Urteil des BPatG vom 23.06.2009

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BPatG 154

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 321/05

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

23. Juni 2009

…

B E S C H L U S S

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 101 31 769

…

- 2 -

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mündliche Verhandlung vom 23. Juni 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr.-Ing. Lischke, der Richterin Eder und der Richter Dipl.-Ing.

Ganzenmüller und Dipl.-Ing. Küest

beschlossen:

Das Patent 101 31 769 wird mit folgenden Unterlagen beschränkt

aufrecht erhalten:

Patentansprüche 1 bis 7, überreicht in der mündlichen Verhandlung,

restliche Unterlagen wie erteilt.

G r ü n d e

I .

Gegen das am 10. März 2005 veröffentlichte Patent 101 31 769 mit der Bezeich-

nung „Bremssystem mit Verbundwerkstoff-Bremsscheibe“ ist mit Schriftsatz der

Einsprechenden am 10. Juni 2005 Einspruch erhoben worden.

Die Einsprechende stützt ihren Einspruch auf geltend gemachte Vorbenutzungs-

handlungen, von denen sie behauptet, diese nähmen den Gegenstand nach An-

spruch 1 neuheitsschädlich vorweg. Daneben verweist sie auf zusätzlich angezo-

gene druckschriftliche Entgegenhaltungen, zu denen sie vorträgt, demgegenüber

sei ein Bremssystem nach Patentanspruch 1 nicht erfinderisch.

- 3 -

Im Prüfungs- und Einspruchsverfahren wurden folgende Entgegenhaltungen an-

gezogen:

Im Prüfungsverfahren:

DE 44 38 456 A1

DE 197 27 586 A1

DE 197 27 585 A1

DE 197 21 473 A1

DE 197 11 829 C1

DE 197 10 105 A1

EP 816 636 A1

DE 198 34 018 C1

DE 197 11 830 A1.

Im Einspruchsverfahren:

DE 44 38 456 C2 und DE 44 38 456 A1 =P1

DE 197 27 585 A1 = P3

DE 296 10 498 U1

DE 197 11 830 A1 = P9

DE 600 04 899 T2 (Übersetzung der vorveröffentlichten

EP 1028 098 B1)

Öffentliche Vorbenutzung von CMC-Bremsscheibe und

Bremsbelag in einem DaimlerChrysler CL 55 AMG F1 Li-

mited Edition

E6-1

Auszug aus dem DaimlerChrysler-internen Bericht,

FT4/T1, PWT/VWM vom April 2001, S. 1 bis 15

E6-1a wie E6-1 mit Unterschriften

- 4 -

E6-2

„Abschluss der praktischen Prüfung im Rahmen der

Zertifizierung Bremse nach 71/320/EWG“ TÜV-Automotive

GmbH (9.6.2000), S. 1 und 2

E6-3

2 Übergabebescheinigungen für Fahrzeuge Mercedes

Benz „CL 55 AMG F1 Limited Edition“

E6-4

Prüfbericht des Fraunhofer Instituts für Keramische

Technologien und Systeme für Rückstellmuster der

Bremsscheibe aus der Produktion CL 55 AMG Limited

Edition

E6-5

Bremsbelag „Pagid 199“

E6-7

Übergabebescheinigung für Fahrzeug Nr. 27/55

„Auto: Hightech-Bremsscheibe im Mercedes CL 55 AMG

F1“ in VDI-Nachrichten vom 18.8.2000

DE 296 15 723 U1

„Hightech-Coupé CL 55 AMG F1 Limited Edition“ motor-

Kommunikation, Stuttgart und Auburn Hills, MI (USA,

3.5.2000)

E10

„Tribologisches, mechanisches und thermisches Verhalten

neuer Bremsenwerkstoffe in KfZ-Bremsscheiben“ (Mai

1997),

Dissertationsschrift,

Universität

Stuttgart,

Dr. Karl-Heinz Füller

E11

Erteilung der Genehmigung des Kraftfahrtbundesamtes

(KBA) vom 19.1.2001.

Die Einsprechende macht eine Vorbenutzungshandlung in Form eines Bremssys-

tems geltend, von dem sie behauptet, dieses sei im Mercedes-Benz CL 55 AMG

F1 Limited Edition eingebaut gewesen und dadurch nach der durch das Kraftfahrt-

Bundesamt am 19. Januar 2001 erfolgten Erteilung der Genehmigung für die

Bremse mit der am 27. März 2001 erfolgten Auslieferung des Fahrzeugs mit der

- 5 -

Nummer 27/55 öffentlich zugänglich gemacht worden. Dieses Bremssystem

nehme das Streitpatentgemäße neuheitsschädlich vorweg.

Daneben zieht die Einsprechende neben der im Prüfungsverfahren berücksichtig-

ten Entgegenhaltung 1 noch die Entgegenhaltungen 3 und 5 heran und bringt vor,

diese legten in der Zusammenschau die beanspruchte Ausbildung des Brems-

systems nach Anspruch 1 des Streitpatents nahe.

Der Vertreter der Einsprechenden stellte den Antrag,

das angegriffene Patent zu widerrufen.

Der Vertreter der Patentinhaberin stellte den Antrag,

das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrecht zu er-

halten:

Patentansprüche 1 bis 7, überreicht in der mündlichen Verhand-

lung,

restliche Unterlagen wie erteilt.

Die Patentinhaberin argumentiert, die Einsprechende habe nicht hinreichend be-

legt, dass die von ihr behauptete Benutzung einer beliebigen Zahl von Personen

kundbar gemacht wurde. Die vorgelegten Unterlagen seien z. T. undatiert bzw. sie

trügen den Aufdruck „streng vertraulich“, das einzige nach der erfolgten Genehmi-

gung durch das Kraftfahrt-Bundesamt (E6-11) als ausgeliefert zu bezeichnende

Fahrzeug mit der Nummer 27/55 sei evtl. zu Testzwecken übergeben worden, so

dass davon auszugehen sei, dass diese Fahrzeuge der Öffentlichkeit nicht zu-

gänglich waren. Außerdem könne den Berichten auch nicht entnommen werden,

dass es sich bei dem angeblich vorbenutzten Bremssystem um eines gehandelt

habe, welches in seiner Zusammensetzung technisch demjenigen nach An-

spruch 1 entsprochen habe.

- 6 -

Zu den als Stand der Technik von der Einsprechenden genannten Druckschriften

führt die Patentinhaberin aus, diese seien teilweise bereits im Prüfungsverfahren

herangezogen worden. Außerdem gehe daraus nicht hervor, wodurch der Fach-

mann angeleitet worden sei, die verschiedenen, darin beschriebenen Bremssys-

teme in der von der Einsprechenden vorgebrachten Art und Weise miteinander zu

kombinieren.

Der geltende Patentanspruch 1 vom 23. Juni 2009 hat folgenden Wortlaut:

Bremssystem umfassend

eine Reibpaarung aus organisch oder anorganisch gebundenen

Metall- oder Sintermetallhaltigen und/oder CFC-haltigen Brems-

belägen

und eine Bremsscheibe aus faserverstärktem Keramikverbund-

werkstoff aus C/SiC, wobei die Bremsscheibe einen Tragkörper

und mindestens eine Reibschicht umfasst,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Reibschicht der Bremsscheibe einen SiC-Anteil oberhalb von

70 %,

einen Si-Anteil unterhalb von 30 % und

eine Dicke von mehr als 1 mm besitzt,

wobei das restliche Material überwiegend aus Kohlenstoff besteht,

und dass die Werkstoff-Zusammensetzungen in Tragkörper und

Reibschicht der Bremsscheibe unterschiedlich sind.

An diesen Anspruch 1 vom 23. Juni 2009 schließen sich die erteilten Ansprüche 2

bis 7 vom selben Tag an. Zu deren Wortlaut sowie wegen der weiteren Äußerun-

gen der Beteiligten wird auf die Akten verwiesen.

- 7 -

II.

Das Bundespatentgericht ist für die Entscheidung über den vorliegenden Ein-

spruch nach § 147 Abs. 3 PatG in der bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fas-

sung zuständig geworden und auch nach der ab 1. Juli 2006 in Kraft getrete-

nen Fassung des § 147 Abs. 3 PatG gemäß dem Grundsatz der perpetuatio

fori zuständig geblieben (vgl. hierzu BGH GRUR 2007, 859, 861 f.

- Informationsübermittlungsverfahren I; BGH GRUR 2007, 86 f. - Informa-

tionsübermittlungsverfahren II; BGH GRUR 2009, 184 f. - Ventilsteuerung).

Der Einspruch wurde fristgerecht erhoben und ist substantiiert auf einen

Widerrufsgrund gem. § 21 PatG gegründet und daher zulässig.

Dem Erfordernis einer hinreichenden Substantiierung genügt es bereits,

wenn zum angegriffenen Haupt- oder Nebenanspruch unter detailliertem

Verweis auf einen druckschriftlichen Stand der Technik ein Merkmalsver-

gleich angestellt wird, der aus Sicht der Einsprechenden die fehlende Pa-

tentfähigkeit des entsprechenden Gegenstandes begründen soll. Ob darüber

hinaus auch noch zu der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung hinrei-

chend substantiiert vorgetragen wurde, ist daher für die Frage der Zulässig-

keit des Einspruchs ohne Belang (vgl. BGH GRUR 2003, 695 „automatisches

Fahrzeuggetriebe“).

Die Merkmale des geltenden Anspruchs 1 stammen aus den ursprünglich

eingereichten bzw. erteilten Ansprüchen 1 und 2 sowie aus Angaben der Be-

schreibung auf Seite 4, 1. Absatz. Die Ansprüche 2 bis 7 entsprechen den

ursprünglich eingereichten Ansprüchen 3, 5, 6, 8 und 9 sowie Angaben aus

Seite 4, 1. Absatz der Originalunterlagen.

- 8 -

Ein Bremssystem mit den Merkmalen des geltenden Patentanspruchs 1 ist

neu.

Fehlende Neuheit wurde von der Einsprechenden nur in Bezug auf die gel-

tend gemachte Vorbenutzung vorgetragen und soll durch die Benutzung des

angegebenen Fahrzeugtyps Mercedes CL 55 AMG F1 Limited Edition in der

Öffentlichkeit erfolgt sein.

Voraussetzungen für die Offenkundigkeit einer Benutzungshandlung liegen

allenfalls im Hinblick auf die Auslieferung des Fahrzeugs mit der Editions-

nummer 27/55 an Herrn Gindorf (E6-7) vor, nachdem bei zwei weiteren

Übergabeprotokollen die Empfängernamen anonymisiert wurden. Beim

Fahrzeug Nr. 27/55 wird zugunsten der Einsprechenden unterstellt, dass es

sich bei Herrn Gindorf um „Öffentlichkeit“ i. S. d. PatG handelt. Durch die

bloße Benutzung des - mit dem in der Entgegenhaltung E6-1 näher be-

schriebenen Bremssystem - angeblich ausgestatteten Fahrzeugs wurde eine

notwendige Offenkundigkeit jedoch bereits deshalb nicht hergestellt, weil

Einzelheiten, wie sie durch die Merkmale des geltenden Patentanspruchs

spezifiziert sind von außen am Fahrzeug nicht erkennbar sind. Selbst bei of-

fen liegender Bremsscheibe (bspw. im Fall einer Reparatur) können die ein-

zelnen Parameter (Reibpaarung aus … entsprechend Oberbegriff, SiC-Anteil

…, Si-Anteil … und Dicke der Reibschicht entspr. kennzeichnendem Teil)

ohne eine komplette Zerlegung der Bremse in ihre Einzelteile und eine spe-

zielle Untersuchung der Bremsscheibe hinsichtlich chemischer Zusammen-

setzung und Abmessung nicht festgestellt werden. Seitens der Einsprechen-

den wurde kein stichhaltiger Grund aufgezeigt, warum eine „nicht zu entfernt

liegende Wahrscheinlichkeit“ (BGH „Pfennigabsatz“) bestanden haben soll,

dass innerhalb des Zeitraums der Auslieferung (27. März 2001) und dem

Anmeldetag des Streitpatents (30. Juni 2001) eine solche Untersuchung

durch beliebige Dritte stattgefunden hat oder stattgefunden haben könnte.

Nachdem das beim Mercedes CL 55 AMG F1 Limited Edition eingesetzte

Bremssystem somit nicht öffentlich i. S. d. PatG geworden ist, kann dahinge-

- 9 -

stellt bleiben, ob eine die Neuheit betreffende merkmalsmäßige Überein-

stimmung mit dem streitpatentgemäßen Bremssystem bestanden hat.

Bezüglich des druckschriftlich aufgezeigten Stands der Technik ist fehlende

Neuheit nicht geltend gemacht worden. Nach einer Überprüfung des Senats

offenbart auch keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften ein

Bremssystem mit allen Merkmalen nach geltendem Patentanspruch 1 des

Streitpatents.

Ein Bremssystem mit den Merkmalen des geltenden Patentanspruchs 1, des-

sen gewerbliche Anwendbarkeit zweifelsfrei ist, stellt auch das Resultat einer

erfinderischen Tätigkeit dar.

4.1

Aus der nächstkommenden DE 44 38 456 A1 (E1) ist bekannt, dass inner-

halb einer Bremsscheibe aus C/C und/oder C/SiC unterschiedliche Anforde-

rungen an die mechanische Festigkeit und die Reibeigenschaften des kera-

mischen Werkstoffes gestellt werden. Daher wird vorgeschlagen, die Brems-

scheibe in einen mechanisch festen Tragkörper und einen fest damit verbun-

denen Reibkörper mit auf die Reibeigenschaften angepassten Eigenschaften

aufzuteilen. Damit ist aus der E1 ein Bremssystem, vergleichbar demjenigen

nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bekannt, bei dem auch schon

eine Reibschicht mit einem SiC-Anteil oberhalb von 70 %

vorgesehen ist,

und die Werkstoff-Zusammensetzungen in Tragkörper und

Reibschicht der Bremsscheibe unterschiedlich sind.

Der mögliche SiC-Anteil in der Reibschicht wird in der E1 an mehreren Stel-

len mit „mehr als 50 % angegeben, was auch einen Gehalt von mehr als

70 % beinhaltet. Die restlichen im Anspruch 1 genannten Merkmale sind die-

- 10 -

ser Schrift nicht entnehmbar, weder der Si-Anteil noch die Dicke der Reib-

schicht werden angesprochen.

Das anspruchsgemäße Bremssystem beruht demgegenüber auf einer erfin-

derischen Tätigkeit.

4.2

Bei der Bremsscheibe nach der DE 296 10 498 A1 (E3) handelt es sich um

eine solche aus faserverstärktem Keramikverbundwerkstoff aus C-C/SiC,

wobei die Bremsscheibe einen Tragkörper und mindestens eine Reibschicht

umfasst. Sie kann mit einer Siliziumkarbidbeschichtung durch Tauchbad oder

Vakuumimprägnierung versehen sein, wobei

die Reibschicht der Bremsscheibe einen SiC-Anteil von

oberhalb 70 %,

einen Si-Anteil von unterhalb 30 % und

eine Dicke von 0,2 bis 0,3 mm besitzt,

und die Werkstoff-Zusammensetzungen in Tragkörper und

Reibschicht der Bremsscheibe unterschiedlich sind.

Diese Bremsscheibe nach der E3 wird direkt in einer Siliziumkarbidschmelze

beschichtet. Sie weist als Erzeugnis damit praktisch keinen Siliziumanteil in

der Reibschicht auf. Das anspruchsgemäße Bremssystem, dessen Brems-

scheibe durch Siliziuminfiltration beschichtet wird, unterscheidet sich somit

vornehmlich durch die Angaben zur Ausbildung des Bremsbelags und durch

die beanspruchte Dicke der Reibschicht von mehr als 1 mm. Die bean-

spruchte Schichtdicke liegt deutlich über allen anderen, aus dem entgegen-

gehaltenen Stand der Technik bekannten Stärken von Reibschichten. Der

Senat ist der Ansicht, dass die Ausbildung einer solchen Schichtdicke aus

dem Stand der Technik daher nicht nahegelegen hat. Zudem sind zur Reali-

sierung, schon wegen der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der

- 11 -

Schichten und der dabei auftretenden Temperaturspannungen zwischen den

Schichten, damit verbundene Schwierigkeiten zu überwinden.

4.3

Die EP 10 28 098 B1 (E5) beschreibt ebenfalls eine Bremsscheibe aus faser-

verstärktem Keramikverbundwerkstoff aus C/SiC, wobei die Bremsscheibe

einen Tragkörper und mindestens eine Reibschicht umfasst, bei welcher vor-

gesehen ist, dass

die Reibschicht der Bremsscheibe einen SiC-Anteil oberhalb

von 70 %,

eine Dicke von mehr als 0,1 mm besitzt.

Das Bremssystem nach dem geltenden Patentanspruch 1 unterscheidet sich

davon durch die Ausbildung des Bremsbelags und hinsichtlich der Brems-

scheibe vor allem durch die

Reibschichtdicke von mehr als 1 mm und

durch die unterschiedliche Werkstoff-Zusammensetzungen in

Tragkörper und Reibschicht, diese ist in der E5 nicht ange-

sprochen.

Das SiC-C/C Verbundmaterial nach der E5 umfasst „im Wesentlichen 20 bis

80 Gew.-% Kohlenstoff und 80 bis 20 Gew.-% SiC“. Weitere Materialien sind

nicht angesprochen. Auch diese Schrift kann damit keine Anregungen für die

Ausbildung der Merkmale nach Anspruch 1 des Streitpatents liefern.

Insgesamt kann der nachgewiesene Stand der Technik die Merkmale des

Anspruchs 1 auch bei einer Zusammenschau nicht nahelegen. Denn die

weiteren, im schriftlichen Verfahren aufgegriffenen Entgegenhaltungen be-

schreiben Ausbildungen, welche merkmalsmäßig noch weiter ab von dem

beanspruchten Bremssystem liegen. Unabhängig davon wurde in allen ent-

- 12 -

gegengehaltenen Schriften die geringe Abrasionsneigung des Werkstoffs Si-

liziumkarbid als vorteilhaft beschrieben, weswegen bis zum Anmeldetag des

Streitpatents nur äußerst dünn ausgeführten Reibschichten mit Stärken von

maximal 0,2 bis 0,3 mm bekannt waren. Insofern erscheint die Argumenta-

tionslinie der Patentinhaberin glaubhaft, wonach zu einer dickeren Ausge-

staltung der Reibschicht am Anmeldetag keine Veranlassung bestanden

habe und aus diesem Grund auch davon abgesehen wurde.

Der geltende Patentanspruch 1 ist daher gewährbar.

Die rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 7 erfüllen die an Unteransprüche

zu stellenden Anforderungen und sind damit ebenfalls gewährbar.

Lischke

Eder

Ganzenmüller

Küest