Urteil des BPatG, Az. 29 W (pat) 146/01

BPatG: beschreibende angabe, werbung, kunst und kultur, internet, marktforschung, dienstleistung, erstellung, verkehr, nachrichten, film
BPatG 152
10.99
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 146/01
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(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 300 43 430.8
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 22. Oktober 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die
Richterin Pagenberg und die Richterin k.A. Fink
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beschlossen:
Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 5. April 2001 wird aufgehoben.
G r ü n d e
I.
Die Wortmarke
family matters
soll für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35, 38 und 42 in das Marken-
register eingetragen werden.
Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit Beschluss vom 5. April 2001 wegen fehlender Unterscheidungs-
kraft teilweise zurückgewiesen für die Waren und Dienstleistungen der
Klasse 16:
Poster; Druckereierzeugnisse jeglicher Art, Fotografien, gedruckte Veröf-
fentlichungen, Zeitschriften, Bücher, Magazine, Kataloge, Leitfäden, Nach-
richtenblätter, gedruckte Programme;
Klasse 35:
Werbung, insbesondere im Internet sowie Marktforschung;
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Klasse 38:
Telekommunikation, insbesondere on- und off-line-Dienste, nämlich insbe-
sondere Sammeln, Bereitstellen und Übermitteln von Informationen, insbe-
sondere über Musik, Kunst und Kultur unter Verknüpfung verschiedener
Medien; Sammlung und Übermittlung von Daten, Internet-Dienstleistungen,
nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art, insbe-
sondere zu den Themenbereichen Film, Fernsehen, Unterhaltung, Musik,
Werbung; E-Mail-Datendienste (Übermittlung von elektronischer Post); Be-
reitstellen von Informationen im Internet, insbesondere zu den Themen
Fernsehen, Film, Unterhaltung, Musik; Informationen, Texten, Zeichnungen
und Bildern im Zusammenhang mit Film- und Fernseh- und Videoprodukti-
onen, insbesondere die Verbindung von Ton- bzw. Bildtonaufnahmen bzw –
sendungen sowie Online-Dienste, nämlich Betrieb von Internet-
Suchmaschinen (soweit in Klasse 38 enthalten);
Klasse 42:
Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung (soweit in Klasse 42
enthalten); Erstellen, Aktualisieren, Vernetzen und Installieren von Compu-
ter-Software, insbesondere für Internet-Suchmaschinen; Design von Com-
putersoftware; Multimediaanwendungen, nämlich Konzeptionierung, Ent-
wicklung, Gestaltung und Programmierung von Software, Erstellung von
CD-ROMs und Online-Produktionen.
Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die angesprochenen Verkehrs-
kreise erfassten die sprachübliche Verbindung der beiden englischsprachigen Be-
standteile ohne weiteres im Sinne von „Familienangelegenheiten/Familiensache“.
Mit dieser Bedeutung werde die Bezeichnung auch beschreibend verwendet. In
Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen enthalte das Zei-
chen daher lediglich einen Hinweis auf deren inhaltlichen Schwerpunkt bzw auf die
mit diesen Dienstleistungen angesprochene Zielgruppe.
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Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die im Verfahren vor dem
Bundespatentgericht hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen
das Verzeichnis eingeschränkt hat auf
Klasse 35:
Werbung, insbesondere im Internet sowie Marktforschung;
Klasse 38:
E-Mail-Datendienste (Übermittlung von elektronischer Post);
Klasse 42:
Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung (soweit in Klasse 42
enthalten); Erstellen, Aktualisieren, Vernetzen und Installieren von Compu-
ter-Software, insbesondere für Internet-Suchmaschinen; Design von Com-
puter-Software; Multimediaanwendungen, insbesondere Konzeptionierung,
Entwicklung und Programmierung von Software, Erstellung von CD-ROMs
und Online-Produktionen.
Zur Begründung trägt sie im Wesentlichen vor, dass das Zeichen die in Klasse 35
beanspruchten Dienstleistungen nicht beschreibe, weil lediglich für die techni-
schen und kreativen Dienstleistungen einer Werbeagentur und nicht für den Inhalt
der Werbung Schutz beansprucht werde. Auch bei E-Mail-Datendiensten handele
es sich um ausschließlich technische Übertragungsdienste, die nicht nach dem
Inhalt der übermittelten Daten bezeichnet würden. Entsprechendes gelte für die
technischen Computerdienstleistungen. Zum Nachweis der Bezeichnungsge-
wohnheiten im Bereich der Werbung und der Marktforschung hat die Anmelderin
umfangreiches Recherchematerial vorgelegt (vgl Anlage Bl 93 ff der Akte). Der
Senat hat der Anmelderin ebenfalls Rechercheunterlagen übersandt, wie aus der
Anlage Bl 23 ff der Akte ersichtlich (vgl BGH, Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 5/03 –
turkey & corn).
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Die Anmelderin beantragt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben.
II.
Die Beschwerde ist zulässig und nach Einschränkung des Dienstleistungsver-
zeichnisses auch in vollem Umfang begründet. Für die nunmehr noch verfahrens-
gegenständlichen Dienstleistungen ist die angemeldete Marke weder auf Grund
fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG noch als be-
schreibende Angabe gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung ausge-
schlossen.
1. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind die Marken von der Eintragung ausge-
schlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr insbeson-
dere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger
Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen oder dienen können. Nach
dieser Vorschrift ist die Eintragung auch dann zu versagen, wenn die Benutzung
des angemeldeten Zeichens als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine
solche Verwendung aber in Zukunft jederzeit erfolgen kann. Denn auch in diesem
Fall ist die Voraussetzung erfüllt, dass die in dem Zeichen enthaltene Aussage als
Sachangabe dienen kann (vgl. BGH GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE – mwN).
Nach Auffassung des Senats stellt das angemeldete Zeichen für die beanspruch-
ten Dienstleistungen jedoch keine in diesem Sinne unmittelbar beschreibende An-
gabe dar.
1.1. Die angemeldete Marke ist regelgerecht aus den beiden englischsprachigen
Bestandteilen „family“ und „matters“ zusammengesetzt. Der Begriff „family“ ent-
spricht dem deutschen Wort „Familie“ und wird in dieser Bedeutung vor allem in
der Umgangs- und Werbesprache in Wortbildungen wie zB „Familycard, Family-
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Dog, family-freundlich, family film, family man, family values“ verwendet, um einen
Familienbezug zum Ausdruck zu bringen (vgl Krämer, Modern Talking auf
deutsch, 2000; http://wortschatz.uni-leipzig.de). Auch der Begriff „matters“ im
Sinne von „Angelegenheiten“ ist im Deutschen in Wortbildungen wie „business
matters, financial matters, practical matters“ gebräuchlich (vgl http://dict.leo.org;
http://wortschatz.uni-leipzig.de). Darüber hinaus kennt der Verkehr „matters“ mit
der Bedeutung von „zählt“ als Bestandteil des häufig verwendeten Slogans „Size
matters – Größe zählt“ (vgl http://wortschatz.uni-leipzig.de). In der Gesamtheit
bedeutet die angemeldete Marke daher soviel wie „Familienangelegenheiten“ oder
„Familie zählt“ und ist dem angesprochenen inländischen Publikum mit dieser
Bedeutung auch ohne weiteres verständlich.
1.2. Wie von der Markenstelle bereits ausgeführt, wird das angemeldete Zeichen
als Buchtitel, als Titel einer Fernsehserie und in der englischen Bezeichnung der
Europäischen Beobachtungsstelle für Familienangelegenheiten „European Obser-
vatory on Family Matters“ verwendet. Bei den genannten Verwendungen enthält
„family matters“ jeweils einen Sachhinweis auf familienbezogene Inhalte. Für die
nunmehr noch beanspruchten Dienstleistungen ist hingegen eine beschreibende
Verwendung der Bezeichnung „family matters“ nicht zu ermitteln.
1.3. Anhand der von der Anmelderin vorgelegten Unterlagen und der vom Senat
durchgeführten Recherche lässt sich nicht feststellen, dass derartige inhaltsbe-
schreibende Angaben auch zur Bezeichnung der in Klasse 35 beanspruchten
Dienstleistung „Werbung, insbesondere im Internet sowie Marktforschung“ üblich
sind. Einerseits werden Werbedienstleistungen häufig unter reinen Fantasiebe-
zeichnungen wie zB „Junges Blut, strawberryfrogs, querspringer, Tomatenfisch“
angeboten (vgl www.werbeagentur.de/branchenbuch/agenturen). Sofern anderer-
seits erläuternde Zusätze verwendet werden, handelt es sich dabei regelmäßig um
Hinweise auf einen bestimmten Kundenkreis, wie zB „Die Mittelstandsagentur;
Werbung für Handwerk, Mittelstand und Existenzgründer; Werbung für Kleinbe-
triebe; Werbeberatung für Medienhäuser und Verlage“ oder eine bestimmte Spe-
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zialisierung, wie zB „Full-Service für Ihre Internetpräsenz; Agentur für audiovisu-
elle Medien; Agentur für Markenkommunikation und Design; Spezialist für Produk-
tion, Verpackung und Display; Content Management mit System; Außenwerbung
vom Profi; Logoerstellung, Imagebroschüren, Visitenkarten, Geschäftspapiere;
Verkaufsförderung; Agentur für politische Kommunikation; Agentur für Sozialmar-
keting, Kommunikation und Fundraising; Spezialagentur für Visualisierung, digitale
Rekonstruktion; Neukundenbeschaffung & Direktverkauf; Marketing und Kommu-
nikation für erklärungsbedürftige Produkte“ (vgl www.werbeagentur.de aaO). Dar-
aus ergibt sich für den Senat die Schlussfolgerung, dass die Spezialisierung auf
bestimmte Modalitäten der Dienstleistungserbringung bzw Besonderheiten der
verschiedenen Werbemedien für das angesprochene Publikum ein bedeutsames
Merkmal ist, wohingegen der thematische Inhalt der Werbung nicht zum Tragen
kommt (vgl auch 27 W (pat) 158/02 - DVD). Dies erscheint bei wirtschaftlicher
Betrachtungsweise auch ohne weiteres nachvollziehbar. Werbedienstleistungen
sind ihrer Art nach unabhängig von den vermittelten Inhalten, da die Festlegung
auf ein bestimmtes Themengebiet die geschäftlichen Möglichkeiten einer
Werbeagentur unnötig einschränken würde. Dies gilt insbesondere vor dem
Hintergrund, dass konkurrierende Hersteller und Anbieter ihre Produkte und
Dienstleistungen nicht von derselben Werbeagentur bewerben lassen möchten.
Sind inhaltbezogene Angaben demnach zur Bezeichnung von
Werbedienstleistungen unüblich, kann das angemeldete Zeichen insoweit auch
keinen klaren Aussagegehalt für diese aufweisen. Für die Annahme, der Verkehr
erkenne in der Bezeichnung „family matters“ einen Hinweis auf Werbung, die sich
inhaltlich mit familienbezogenen Themen und Produkten befasst, bedarf es
jedenfalls einer analytischen Betrachtungsweise, die der angesprochene
durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittskunde
eines Werbedienstleisters regelmäßig nicht vornimmt (vgl EuGH GRUR Int 1998,
795 - Gut Springenheide; BGH GRUR 2002, 812 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II).
1.4. Für die Dienstleistung der Marktforschung gilt Gleiches. Zwar finden sich auch
in diesem Bereich zahlreiche Belege dafür, dass eine Differenzierung nach Art der
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Marktforschung bzw nach den befragten Zielgruppen üblich ist, zB „Marktfor-
schung für die Bereiche Consumer und Business to Business; Assessments für
Einsteiger und Etablierte; Verbraucherbefragung, Konsumentenverhalten; Der
Spezialist für Kinder- und Jugendforschung; Marktforschung und Innovationsbe-
ratung für mittelständische Unternehmen; Kundenbefragungen, Mitarbeiterbefra-
gungen, Bürgerbefragungen; Experten für die internationale Markt- und Bedarfs-
erforschung in den Bereichen Dienstleistung, Technologie und Investitionsgüter“
(vgl http://directory.google.com/Top/World/Deutsch/Wirtschaft/Dienstleistungen.
Der Begriff „family matters“ bzw der entsprechende deutsche Ausdruck „Familien-
angelegenheiten“ bezeichnet aber keine Zielgruppe, sondern lediglich ein auf die
Zielgruppe der Familie bezogenes Thema. Derartige thematische Angaben sind
aber aus den oben ausgeführten Gründen im Bereich der Marktforschung offen-
sichtlich ebenso wenig üblich wie im Bereich der Werbung, so dass die Bezeich-
nung zur unmittelbaren Beschreibung dieser Dienstleistung nicht geeignet er-
scheint.
1.5. Hinsichtlich der Dienstleistung „E-Mail-Datendienste (Übermittlung von elek-
tronischer Post)“ ist ein sachlicher Zusammenhang zwischen der elektronischen
Übermittlung von Daten einerseits und der inhaltsbeschreibenden Angabe „family
matters“ ebenfalls nicht erkennbar. Ein solcher Zusammenhang wäre nur dann
anzunehmen, wenn in der Vorstellung der maßgeblichen Verkehrskreise zwischen
E-Mail-Datendiensten und den mittels dieser Dienste übersandten Nachrichten ein
so enger Zusammenhang bestünde, dass der Verkehr einen für die Nachrichten
beschreibenden Aussagegehalt zugleich auch auf die zugehörige Übermittlungs-
dienstleistung beziehen würde (vgl dazu für den Medienbereich BGH GRUR 2001,
1042 – REICH UND SCHÖN; GRUR 2003, 342 - Winnetou).
Für eine solche Annahme sieht der Senat aber keine hinreichenden Anhalts-
punkte. Das Wesen eines E-Mail-Datendienstes besteht in der elektronischen
Übermittlung von Nachrichten, die andere verfasst haben. Typische Merkmale, mit
denen E-Mail-Datendienste beworben werden, sind daher die Zahl der verfügba-
ren Adressen, die Speicherkapazität der Mailbox, der Virenschutz usw. (vgl zB
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http://www58.gmx.net). Als inhaltsbezogene Angabe ist „family matters“ zur Be-
schreibung derartiger Dienste nicht geeignet, weil sie keine klare Aussage zur Art,
Bestimmung oder sonstiger Merkmale von E-Mail-Datendiensten enthält. Auch
soweit thematische Angaben zur Adressierung von E-Mails üblich sind, gilt nichts
anderes (vgl zB extranews@wrp.de; w@p). Denn ebenso wie bei postalischen
Anschriften geht der Verkehr in der Regel nicht davon aus, dass der Adressat der
E-Mail zugleich auch Betreiber des zugehörigen E-Mail-Dienstes ist.
1.6. Für die in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen „Erstellen von Pro-
grammen für die Datenverarbeitung (soweit in Klasse 42 enthalten); Erstellen,
Aktualisieren, Vernetzen und Installieren von Computer-Software, insbesondere
für Internet-Suchmaschinen; Design von Computer-Software; Multimediaanwen-
dungen, insbesondere Konzeptionierung, Entwicklung und Programmierung von
Software, Erstellung von CD-ROMs und Online-Produktionen“ fehlt es ebenfalls an
einer Eigenschafts- oder Bestimmungsangabe, die zur Beschreibung dieser
Dienstleistungen dienen könnte. Zwar sind bei Datenverarbeitungsprogrammen
inhaltsbeschreibende Angaben häufig. So findet sich der Begriff „Familiensoft-
ware“ als Hinweis auf familienbezogene Software, zB www.klett-verlag.de - „Die
Giga-Maus 2002. Der Preis ... soll für Eltern eine Orientierungshilfe und Empfeh-
lung für kreativitätsfördernde PC-Games, Familiensoftware, Lernprogramme und
Online-Angebote sein“; www.pearl.de - „Highlights aus den Rubriken: Brettspiele,
Unterhaltungs- und Familiensoftware“. Auch im Bereich der Software für Suchma-
schinen sind Bezeichnungen mit zumindest beschreibendem Anklang gebräuch-
lich, zB „BoltSearch, Freefind, Isearch, Atomz Search (vgl www.suchmaschinen-
software.de). Aber der Senat konnte nicht feststellen, dass auch die zugehörigen
Dienstleistungen der Softwareerstellung, des Softwaredesigns und das Aktualisie-
ren, Vernetzen und Installieren von Software üblicherweise nach der Software be-
nannt werden, die sie zum Gegenstand haben. Soweit beschreibende Angaben
verwendet werden, handelt es sich entweder um Hinweise auf den Einsatzbereich,
zB „Lösungen für branchenübergreifendes Wissensmanagement; Software und
Consulting für Knowledge Management, IT-Controlling und eBusiness; Lösungen
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für sprachgesteuerte Zugänge zu Services per Telefon; Softwarelösungen für die
Bereiche Warenwirtschaft, Rechnungswesen und Personalwirtschaft; Soft-
warelösungen für die Bereiche Helpdesk, Call Center, Support und CRM; Erstel-
lung von Individualsoftware und Internetdienstleistungen; Lösungsanbieter für mo-
bile Anwendungen; Plattformübergreifende Unternehmenslösungen im Group-
warebereich; Erstellung von Front-Office-Lösungen und Programmen zum Wis-
sensmanagement; Software-Entwicklungen rund um eBusiness-Lösungen“ oder
um Branchenangaben, zB „Dienstleistungen und Lösungen aus dem Bereich
Bankgewerbe; Softwarelösungen für den Travel- und Transportmarkt; EDV-Lö-
sungen für den Mittelstand; Branchenlösungen für Personaldienstleister und Zeit-
arbeitsfirmen; Software nach Maß für Handwerk, Handel, Industrie und Internet“
(vgl http://directory.google.com/Top/World/Deutsch/Computer/Software). Wie be-
reits oben für die Dienstleistungen der Werbung und Marktforschung ausgeführt,
gilt demnach auch im Bereich der Softwareerstellung, dass die Beschränkung auf
einen bestimmten Programminhalt wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, weil das Erstel-
len von Datenverarbeitungsprogrammen seiner Art nach unabhängig ist vom Inhalt
der zu verarbeitenden Daten. Mit diesen Bezeichnungsgewohnheiten ist das an-
gesprochene Fachpublikum vertraut. Zwischen den Dienstleistungen der Soft-
wareerstellung, des Softwaredesigns sowie des Aktualisierens, Vernetzens und
Installierens von Software und der fertigen Software als dem Gegenstand dieser
Dienstleistung besteht daher – anders als im Medienbereich (vgl BGH aaO –
Winnetou) in der Vorstellung des angesprochenen Verkehrs kein so enger Zu-
sammenhang, dass eine Bezeichnung, die für die Ware „Software“ beschreibend
ist gleichzeitig auch zur Beschreibung der zugehörigen Dienstleistungen dienen
kann.
2. Da die angemeldete Marke für die beanspruchten Dienstleistungen weder eine
eindeutige Sachangabe noch eine werblich anpreisende Aussage enthält, kann ihr
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auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG
abgesprochen werden.
Grabrucker Richterin Pagenberg ist in
Urlaub und kann deshalb
nicht unterzeichnen
Grabrucker
Fink
Cl