Urteil des BPatG, Az. 33 W (pat) 99/07

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BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
33 W (pat) 99/07
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung 306 10 645
_______________________
erin Dr. Hock als Vor-
sitzende, des Richters Kätker und des Richters Dr. Kortbein
hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 27. November 2007 unter Mitwirkung der Richt
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beschlossen:
Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Mar-
kenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 13. Juni 2007 aufgehoben.
G r ü n d e
I.
Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 17. Februar 2006 die Marke
NICE
*
Open Market Allshare Index
für
„Finanzdienstleistungen, soweit in Klasse 36 enthalten“
angemeldet worden.
Die Markenstelle für Klasse 36 hat durch Formalbeschluss vom 13. Juni 2007
durch einen Beamten des höheren Dienstes die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1,
8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbe-
scheid vom 13. April 2007 zurückgewiesen. In ihm ist ausgeführt, dass die Anmel-
demarke die Bedeutung „feiner Freiverkehr-(Gesamt-)Aktienindex“ aufweise. Da-
mit vermittele sie lediglich die beschreibende Aussage, dass die gekennzeichne-
ten Dienstleistungen im Zusammenhang mit einem feinen (ausgesuchten) Index
aller Aktien im Freiverkehr erbracht würden. Somit weise die gegenständliche Be-
zeichnung nur auf die Art, Beschaffenheit und Bestimmung der beanspruchten
Dienstleistungen hin. Hierbei sei insbesondere zu berücksichtigen, dass Englisch
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auf dem Gebiet des Finanzwesens Fachsprache sei. Auch die Ausgestaltung mit
einem wie ein Trennelement wirkenden Stern und die Großschreibung des Be-
standteils „NICE“ ließen dem Zeichen die notwendige Unterscheidungskraft nicht
zukommen.
Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der kein bestimmter An-
trag verbunden ist. Zur Begründung verweist sie auf ein nicht in der Akte des
Deutschen Patent- und Markenamt befindliches, jedoch der Beschwerde beige-
fügtes Schreiben vom 9. Mai 2007. Darin führt sie unter Bezugnahme auf den Be-
anstandungsbescheid vom 13. April 2007 aus, dass es sich bei dem Markenbe-
standteil „NICE“ um die Abkürzung der ihre wesentlichen Geschäftsgegenstände
benennenden Wörter „Network“, „Internet“, „Commerce“ und „e-Business“ han-
dele. Der Stern diene wie bei der bereits eingetragenen Marke 303 58 267 „NICE*-
Nano-Index“ der Unterscheidung. Zudem stelle „NICE“ auch den französischen
Namen der Stadt Nizza dar.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die Beschwerde ist zulässig und auch begründet.
1. Die Anmeldemarke weist die notwendige Unterscheidungskraft noch auf, so
dass sie nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlos-
sen werden kann.
Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Dienst-
leistungen, zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurtei-
len, wobei auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen
Durchschnittsverbraucher der Dienstleistungen abzustellen ist. Kann einer Wort-
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marke ein für die fraglichen Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschrei-
bender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein ge-
bräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache,
das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der
Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden
wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unter-
scheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice). Dies ist
vorliegend jedoch nicht der Fall.
a) Die Bezeichnung „NICE* Open Market Allshare Index“ lässt sich unabhängig
von Groß- und Kleinschreibung sowie der Schreibweise mit und ohne Stern lexi-
kalisch nicht nachweisen. Die darin enthaltenen Begriffe weisen jedoch einen
mehr oder weniger deutlichen Sinngehalt auf:
(1) Das Zeichenelement „NICE“ stellt zum einen die Abkürzung für die Fachaus-
drücke
- „National Institute of Clinical Excellence“ (vgl. Duden, Das Wörterbuch der
Abkürzungen, 5. Auflage, Seite 294) bzw.
- „National Institute for Health and Clinical Excellence“
(vgl. „Wikipedia“ unter „http://de.wikipedia.org/wiki/NICE“),
- „New Industrial Cell Encapsulation“ (vgl. „Wikipedia“, a. a. O.) und
- „Network
Information
and Control Exchange“
(vgl. „www.abkuerzungen.de“ unter „http://www.abkuerzungen.de/result.php?
searchterm=NICE&language=de&style=…“)
dar. Zum anderen wird mit ihm die französische Stadt Nizza benannt (vgl. Pons
Handwörterbuch Französisch - Deutsch, 1. Auflage, Seite 544). Darüber hinaus
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lässt es sich als Eigenname nachweisen (vgl. „Google-Trefferliste“ unter
„http://www.google.de/search?hl=de&q=NICE&btnG=Google-Suche&meta=…“).
Zudem kann „NICE“ entsprechend den Ausführungen der Markenstelle mit dem
englischen Wort für „schön“, „nett“ oder „fein“ in Verbindung gebracht werden (vgl.
Pons Großwörterbuch Englisch - Deutsch, 1. Auflage, Seite 588).
Im Bereich der Wirtschaft, zu dem die angemeldeten Finanzdienstleistungen ge-
hören, ist „NICE“ als Fachwort demgegenüber nicht zu finden (vgl. Schäfer, Wirt-
schaftswörterbuch, Band I: Englisch - Deutsch, 4. Auflage, Seite 498; Dichtl/Issing,
Vahlens Großes Wirtschaftslexikon, Band 2: L - Z, 2. Auflage, Seite 2163; Gabler
Wirtschaftslexikon, 16. Auflage, K - R, Seite 1528; Hamblock/Wessels, Großwör-
terbuch Wirtschaftsenglisch, Englisch/Deutsch, 6. Auflage, Seite 744).
Als Abkürzung für die von der Anmelderin zitierte Wortfolge „Network, Internet,
Commerce, e-Business“ lässt sich „NICE“ im Übrigen nicht nachweisen.
(2) Das weitere Markenelement „Open Market“ weist die Bedeutungen „offen-
marktfähig“ (vgl. Hamblock/Wessels, a. a. O., Seite 768) oder „freier, offener
Markt“ (vgl. Schäfer, a. a. O., Seite 520) auf. Mit ihm wird der sog. Freiverkehr an
deutschen Börsen bezeichnet. Hierbei handelt es sich um ein Börsensegment, in
dem die Preise durch freie Makler ermittelt werden und das auf besonderen Frei-
verkehrsrichtlinien beruht (vgl. „Wikipedia“ unter „http://de.wikipedia.org/wiki-
/Open_Market“). Es werden dort gemäß § 48 Abs. 1 BörsG Wertpapiere gehan-
delt, die weder zum Handel im regulierten Markt zugelassen noch zum Handel in
den regulierten Markt einbezogen sind. Im Gegensatz zum regulierten Markt ist
der Open Market ein nicht amtliches, privatrechtliches Segment (vgl. „Gruppe
Deutsche Börse - Open Market (Freiverkehr)“ unter „http://deutsche-boerse.com-
/dbag/dispatch/de/allInstruments/gdb_navigation/listing/10…“). Im weiteren Sinn
wird auch der unregulierte, außerbörsliche Handel gelegentlich als Freiverkehr
bezeichnet (vgl. „Freiverkehr (Open Market) - FAZ.NET Börsenlexikon“ unter
„http://boersenlexikon.faz.net/freiverk.htm“).
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(3) Der Zeichenbestandteil „Allshare Index“ kann ausgehend von den Grundbe-
deutungen der darin vorkommenden Wörter zunächst im Sinne von „Jede-Aktie-
Index“ interpretiert werden (vgl. Pons Großwörterbuch Englisch
-
Deutsch,
a. a. O., Seiten 23, 447 und 822). Darauf aufbauend benennt er einen Aktienindex
der Financial Times (vgl. Pons Großwörterbuch Englisch - Deutsch, a. a. O.,
Seite 24). Im Verkehr wird er darüber hinaus von der Deutschen Börse verwendet.
Sie bezeichnet damit einen Index mit allen Unternehmen dieses Teilbereichs im
Open Market (vgl. „Gruppe Deutsche Börse - Entry All Share“ unter „http://deut-
sche-boerse.com/dbag/dispatch/de/kir/gdb_navigation/listing/10_Market_Struc-
ture/32_all_share_indizes/60_Entry_All_Share“; „innovations-report“ unter „http://-
www.innovations-report.de/specials/printa.php?id=57523“). Der „Prime All Share-
Index“ umfasst wiederum alle Unternehmen des Prime Standard der Deutschen
Börse (vgl. „Gruppe Deutsche Börse - Prime All Share-Index“ unter „http://deut-
sche-boerse.com/dbag/dispatch/de/kir/gdb_navigation/listing/10_Market_St…“).
Auch von der Londoner Börse wird der Gesamtbegriff „All-Share Index“ im Sinne
eines umfassenden Aktienindexes gebraucht (vgl. „Wikipedia“ unter
„http://en.wikipedia.org/wiki/FTSE_All-Share_Index“).
b)
Unter Zugrundelegung obiger Definitionen vermittelt die Begriffskombination
„Open Market Allshare Index“ die Bedeutung „Index aller Aktien, die im Freiver-
kehr gehandelt werden“. Hierzu ist nunmehr der Bestandteil „NICE“ in einen sinn-
vollen Bezug zu setzen, um der Anmeldemarke im Hinblick auf die gegenständli-
chen Finanzdienstleistungen eine Sachaussage entnehmen zu können. Von den
vielfältigen Möglichkeiten kommt vorliegend allenfalls die Interpretation des Wortes
„NICE“ im Sinne des bekannten englischen Adjektivs in Betracht. Die sich daraus
ergebende - auch von der Markenstelle zugrunde gelegte - Bedeutung „Feiner
Index aller Aktien im Freiverkehr“ ist jedoch unüblich und ungewöhnlich:
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(1) Zum einen wird die Wortkombination „feiner Index“ zumindest im Internet
kaum verwendet (vgl. „Google-Trefferliste“ unter „http://www.google.de-
/search?hl=de&q=%22Feiner+Index%22&btnG=Google-Suche…“). Die wenigen
gefundenen Belege betreffen nicht das Finanzwesen und schon gar nicht Aktien-
indizes. Auch die englische Form „nice index“ lässt sich in diesem Zusammenhang
nicht nachweisen. Die ermittelten Fundstellen (vgl. „Google-Trefferliste“ unter
„http://www.google.de/search?hl=de&q=%22nice+index%22&btnG=Google-Su-
che&meta=“) beziehen sich entweder auf die Anmelderin, auf die Stadt Nizza oder
auf Computerdateien. So lässt sich im IT-Bereich die Wortkombination „nice index
file“ nachweisen (vgl. „bitfolge.de“ unter „http://www.bitfolge.de/snif“ und „The PHP
Resource Index“ unter „http://php.resourceindex.com/detail/03517.html“). Lediglich
ein Beleg konnte ermittelt werden (vgl. „Gary H.
Elsner“ unter „www.ana-
lyticfinancialsolutions.com/TheULcerIndexGaryElsner.pdf“), in dem „Nice Index“ im
Zusammenhang mit Aktien, Fonds und Handelssystemen gebraucht wird („The
Ulcer Index - A Nice Index for Comparing Stocks, Funds and Trading Systems“).
Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die in der Anmeldemarke enthaltene
Wortfolge „Open Market Allshare“ fehlt. Insofern spricht auch dieser Beleg nicht für
die Üblichkeit des Gesamtzeichens.
Es ist nicht zu verkennen, dass die von der Markenstelle vorgenommene Inter-
pretation des Bestandteils „NICE“ im Sinne von „ausgesucht“ besser zu den
nachfolgenden Begriffen der angemeldeten Marke passt und ihr dadurch eher ein
beschreibender Sinngehalt beigemessen werden kann. Allerdings ist diese Form
der Übersetzung weder in den von der Markenstelle selbst verwendeten (vgl.
„LEO-Wörterbuch“ unter „http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc-
=0&cmpType=relaxed§Hd…“; Langenscheidts Großwörterbuch Englisch, Mu-
ret-Sanders, Teil I: Englisch - Deutsch, Seite 757) noch in anderen Nachschlage-
werken (vgl. u. a. Pons Großwörterbuch Englisch - Deutsch, a. a. O., Seite 588) zu
finden. Auch stellt im Deutschen das Wort „ausgesucht“ kein Synonym für „fein“
dar (vgl. „Wie sagt man noch?“ unter „http://www.wie-sagt-man-noch.de-
/synonyme/“).
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(2) Zum anderen weist die Anmeldemarke bereits von Hause aus eine gewisse
Eigenart auf. Die Kombination des Adjektivs „schön“, „nett“ bzw. „fein“ mit „Index
aller Aktien im Freiverkehr“ ist auf den ersten Blick überraschend. Während das
Wort „nice“ vornehmlich außerhalb des Geschäftsverkehrs verwendet wird, enthält
der Markenbestandteil „Open Market Allshare Index“ entsprechend obiger Ausfüh-
rungen spezielle Fachausdrücke aus dem Bereich des Finanzwesens. Somit wird
ein unbestimmter, vornehmlich das Gefühl ansprechender Begriff mit einem eher
den Verstand ansprechenden Terminus technicus verbunden.
Hinzu kommt, dass voraussichtlich ein nicht unerheblicher Teil des Verkehrs den
Bestandteil „NICE*“ nicht mit dem englischen Adjektiv, sondern mit dem Firmen-
namen der Anmelderin assoziieren wird. Hierfür spricht die gemeinsame Groß-
schreibung und der identisch positionierte Stern. In diesem Fall stellt „NICE“ ein
Phantasiewort dar, das der Gesamtbezeichnung ohne weiteres die notwendige
Eigenart zukommen lässt. Ein anderer Teil des Verkehrs wird wiederum „NICE“
allein auf Grund der Großschreibung nicht mit dem englischen Adjektiv in Verbin-
dung bringen. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass es - wie unter a) (1) ausge-
führt - zusätzliche (nicht beschreibende) Bedeutungen des Elements „NICE“ gibt,
die ebenfalls der Interpretation des Gesamtzeichens zugrunde gelegt werden kön-
nen. Damit ist der Kreis derjenigen, die die Anmeldemarke im Sinne von „Feiner
Index aller Aktien im Freiverkehr“ auslegen werden, weiter eingeschränkt.
Demzufolge kann der Bezeichnung „NICE* Open Market Allshare Index“ keine
eindeutige und damit auch keine klar beschreibende Aussage entnommen wer-
den. Des Weiteren liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der Verkehr sie aus
sonstigen Gründen nicht als Hinweis auf die Anmelderin ansehen wird. Insofern
kann ihr eine geringe, aber für den Markenschutz ausreichende Unterscheidungs-
kraft nicht abgesprochen werden. Auf die Kennzeichnungskraft des in dem Zei-
chen enthaltenen Sterns kommt es somit nicht an.
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2.
Darüber hinaus liegt auch das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG nicht vor.
Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen,
die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung
der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale
der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH
GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; EuGH GRUR 2004, 146
- DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Gemeininteresse al-
len Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden (vgl. EuGH GRUR 2004,
680 - BIOMILD).
Unter Berücksichtigung der Ausführungen zur Unterscheidungskraft stellt die an-
gemeldete Marke keine unmittelbar beschreibende Angabe dar. Auch ist nicht er-
kennbar, dass an ihr ein gegenwärtiges oder zukünftiges Freihaltungsbedürfnis
besteht. So wird sie beispielsweise - auch ohne Stern - im Internet nicht verwendet
(vgl. „Google-Trefferliste“ unter „http://www.google.de/search?hl=de&q=%22NICE-
+Open+Market+Allshare+Index%2…“). Zudem sprechen die ermittelten Fundstel-
len nicht dafür, dass in absehbarer Zeit Mitbewerber die Gesamtbezeichnung be-
nötigen werden.
Andere absolute Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich, so dass der Beschwerde
stattzugeben war.
Dr. Hock
Kätker
Dr. Kortbein
Cl