Urteil des BPatG, Az. 33 W (pat) 112/06

BPatG (deutsche demokratische republik, klasse, marke, ostdeutschland, bezeichnung, begründung, inhalt, rückzahlung, beschwerde, unternehmen)
BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
33 W (pat) 112/06
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung 306 22 971.4
_______________________
Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
ender und der Richter Knoll und Kätker
eschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 23. September 2008 unter
B
b
- 2 -
G r ü n d e
I
Am 5. April 2006 ist die Wortmarke
Eastgermany
für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:
Klasse 25:
Bekleidungsstücke, auch Sportbekleidungsstücke,
einschließlich T-Shirts, Sweatshirts, Sportswear,
Jacken, Regenjacken, Lederbekleidungsstücke aller
Art (soweit in Klasse 25 enthalten); Schuhwaren,
auch Freizeitschuhe, Sportschuhe, Stiefel; Kopfbe-
deckungen aller Art, auch Cappies, Kopftücher, Hüte,
Baseballkappen, Mützen, Baskenmützen einschließ-
lich Stirn- und Schweißbänder; Anzüge, Unterwä-
sche, Babywäsche, Badeanzüge, Badehosen, Ba-
demäntel, Bademützen, Büstenhalter, Damenkleider,
Fußballschuhe, Golfschuhe, Gürtel, Gymnastikbe-
kleidung, Gymnastikschuhe, Halstücher, Haus-
schuhe, Hemdblusen, Hemden, Hosen, Hosenträger,
Jacken, Kapuzen, Krawatten einschließlich Binder,
Fliegen, Leibwäsche, Mäntel, Overalls, Pullover,
Radfahrbekleidung, Röcke, Schals, Schlafanzüge,
Nachthemden, Schürzen, Skischuhe, Socken,
Strandanzüge, Sweater, Tricotbekleidung, Tricots,
Uniformen, Unterhosen, Unterwäsche, Handschuhe,
Strumpfhosen;
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Klasse 35: Dienstleistungen einer Werbeagentur, nämlich die
Kundenberatung, Erstellung von Strategien, Umset-
zung und Planung, sowie Konzeption, Produktion,
Durchführung und Erfolgskontrolle von Werbemaß-
nahmen;
Klasse 41: Unterhaltung und kulturelle Aktivitäten; Musikdarbie-
tungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit
den Aufführungen einer Musikgruppe
/
Rock-Pop-
Band, nämlich Aufführung, Durchführung und Orga-
nisation von Konzerten, Herausgabe, Veröffentli-
chung von Druckerzeugnissen, insbesondere Bü-
cher, Zeitschriften, Zeitungen, Periodica, Postern,
Plakaten, Fotografien; Zusammenstellung von Multi-
media-, Rundfunk- und Fernsehprogrammen, Rund-
funkunterhaltung, künstlerische Darbietungen, Dar-
bietungen als Disk-Jockey, Darbietungen von Show-
veranstaltungen, Durchführung von sportlichen, kul-
turellen und informativen (für kulturelle und/oder Un-
terrichtszwecke) Veranstaltungen, Veranstalten von
Konzerten, Events (für kulturelle und/oder Unter-
richtszwecke), Festivitäten, Konferenzen, Tagungen,
Seminaren, Lehrgängen, Symposien und Vorträgen,
Vermittlung von Konzerten, Events (für kulturelle
und/oder Unterrichtszwecke), Festivitäten, Konferen-
zen, Tagungen, Seminaren, Lehrgängen, Symposien
und Vorträgen; Filmproduktion, Filmverleih, Filmvor-
führungen, Unterhaltungsvorstellungen, Betrieb von
Tonstudios, Vermietung von Tonaufnahmen
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(Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in der Fassung des Schriftsatzes vom
8. Mai 2006).
Mit formlos zur Post gegebenem Bescheid vom 8. Mai 2006 hat die Markenstelle
die Anmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG wegen absoluter Schutzun-
fähigkeit beanstandet. Die angemeldete Marke "Eastgermany" sei die ohne weite-
res verständliche Bezeichnung für "Ostdeutschland", dem Gebiet der früheren
DDR. Damit stelle sie lediglich eine rein beschreibende Sachangabe über die Her-
kunft, Thematik, den Inhalt und die Bestimmung der beanspruchten Waren und
Dienstleistungen dar. Als geografische Herkunftsangabe sei sie freizuhalten und
dürfe nicht markenrechtlich geschützt werden. Zudem sei sie nicht geeignet, die
Waren und Dienstleistungen hinsichtlich ihrer Herkunft aus einem Unternehmen
von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dem Bescheid sind Aus-
drucke von Trefferseiten einer Internetsuchmaschine zum Suchbegriff "eastger-
many" und eine PAVIS-Zusammenfassung der Entscheidung des 30. Senats vom
19. November 2001 (30 W (pat) 39/01 - "Design Zentrum Nordrhein Westfalen")
beigefügt worden.
In einem Telefonat vom 6. Juli 2006, später auch in der Erinnerungsbegründung
vom 12. Juli 2006, hat der Anmelder geltend gemacht, den Beanstandungsbe-
scheid zunächst nicht erhalten zu haben, wobei er laut dem Aktenvermerk der
Markenstelle über den Inhalt des o. g. Telefonats um sofortigen Erlass einer Ent-
scheidung gebeten habe. Hierauf hat die Markenstelle durch die Erstprüferin die
Anmeldung mit Beschluss vom 6. Juli 2006 nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und
2 MarkenG zurückgewiesen und dabei zur Begründung auf den Inhalt des Bean-
standungsbescheids vom 8. Mai 2006, dem der Anmelder sachlich nicht wider-
sprochen habe, verwiesen.
In der Begründung seiner hiergegen eingelegten Erinnerung hat der Anmelder
geltend gemacht, dass ihm der Beanstandungsbescheid nicht bekannt gewesen
sei und er die Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung erst aus dem Be-
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schluss erfahren habe. Er sei von der Markenstelle auch nicht über alle rechtlichen
Möglichkeiten und Konsequenzen informiert worden und habe eine ernsthafte
Überprüfung nicht erkennen können. Daher beantrage er die Rückzahlung der
Erinnerungsgebühr.
Im Laufe des Erinnerungsverfahrens ist dem Anmelder der Beanstandungsbe-
scheid vom 8. Mai 2006 per Einschreiben zugestellt worden (Bescheid vom
4. August 2006).
Mit Beschluss vom 21. August 2006 hat die Markenstelle die Erinnerung und
zugleich den Antrag auf Rückzahlung der Erinnerungsgebühr zurückgewiesen.
Nach Auffassung der Erinnerungsprüferin fehlt der angemeldeten Marke jegliche
Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die angemeldete Be-
zeichnung "Eastgermany" werde von den angesprochenen Verkehrskreisen da-
hingehend verstanden, dass es sich um Waren handele, die aus der ehemaligen
DDR (auch als "Ostdeutschland" bezeichnet) stammten oder um Dienstleistungen,
die mit der ehemaligen DDR zu tun hätten. Es handele sich um eine mittelbare
geografische Herkunftsangabe, die im Rahmen des neuerlich aufgelebten Interes-
ses an Produkten aus den neuen Bundesländern verwendet werde. Auch wenn
die Anmeldemarke "Eastgermany" ein englisches Wort sei, so werde sie dennoch
ohne weiteres als "Ostdeutschland" verstanden. Damit sei sie nicht geeignet, Wa-
ren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer zu unter-
scheiden. Insbesondere werde der Verkehr nicht darauf kommen, dass sie einen
Bezug zu dem Familiennamen des Anmelders haben solle. Vielmehr werde der
Verkehr von der nahe liegenden Übersetzung "Ostdeutschland" ausgehen.
Für eine Rückzahlung der Erinnerungsgebühr bestehe kein Anlass, da kein Fehler
der Markenstelle ersichtlich sei, der den Anmelder veranlasst hätte, Erinnerung
einzulegen.
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Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß be-
antragt,
die Beschlüsse der Markenstelle des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts für Klasse 35 vom 6. Juli 2006 und vom 21. August 2006
aufzuheben.
Zur Begründung führt er aus, dass ihm der im Anmeldeverfahren übliche Amtsbe-
scheid nachweislich erst nach Einlegung der Erinnerung zugestellt worden sei.
Entgegen der Auffassung der Erinnerungsprüferin handele es sich dabei sehr wohl
um einen Fehler der Markenstelle. Außerdem weise die Anmeldemarke die erfor-
derliche Unterscheidungskraft auf, da die Vermarktung der Marke "Eastgermany"
ausschließlich über die dem Anmelder gehörende deutsche Domain "eastger-
many.de" erfolge.
Mit Bescheid vom 25. Juli 2008 sind dem Anmelder Kopien des Ergebnisses einer
vom Senat durchgeführten Recherche übersandt worden, wobei der Senat darauf
hingewiesen hat, dass nach seiner vorläufigen Rechtsauffassung die Eintragungs-
hindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG dem Erfolg der Beschwerde
entgegenstehen.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II
1. Die Beschwerde ist nicht begründet. Die angemeldete Marke ist jedenfalls
nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Nach dieser
Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus
Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit,
der Bestimmung, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren
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oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merk-
male der Waren oder Dienstleistungen dienen können.
Der Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben von der Eintragung als Marke
verfolgt nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemein-
schaften (s. u. a. EuGH GRUR 2004, 146, Rdn. 30 - 32 - Doublemint) das im All-
gemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die die beanspruch-
ten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von jedermann frei verwendet wer-
den können.
Die Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erlaubt es daher nicht, dass solche
Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unter-
nehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR
1999, 723, Rdn.
25, 26
- Chiemsee zur entsprechenden Bestimmung des Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der
Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken).
Die angemeldete Marke "Eastgermany" wird von weiten Teilen der angesproche-
nen Verkehrskreise, von denen Grundkenntnisse der englischen Sprache erwartet
werden können, ohne weiteres dem (üblicherweise mit zwei Worten geschriebe-
nen) englischen Ausdruck "East Germany" gleichgesetzt, und wie dieser als die
direkte Übersetzung des geografischen Begriffs "Ostdeutschland" verstanden. Mit
"Ostdeutschland" wird wiederum (je nachdem, ob es sich um einen historischen
oder aktuellen Kontext handelt) die bis 1990 existierende Deutsche Demokrati-
sche Republik oder, in aktuellen Zusammenhängen, das Gebiet der ehemaligen
DDR, also der heutigen fünf neuen Bundesländer, bezeichnet. Hierzu wird auf das
Ergebnis der Senatsrecherche verwiesen, insbesondere die Erläuterung zum
Stichwort "East Germany" in der englischsprachigen Ausgabe des Internet-Lexi-
kons Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/East_Germany). Das Rechercheer-
gebnis zeigt insbesondere, dass der angemeldete Ausdruck auch in deutschspra-
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chigen Presseveröffentlichungen oder in der Werbung und Produktpräsentation
verwendet wird, vgl. etwa
www.manager-magazin.de/unternehmen… (Artikel vom 18. Juli 2001):
(Überschrift:) "Autos "Made in East-Germany""
Die Automobilindustrie ist Konjunkturmotor und einer der wichtigsten Arbeitgeber
in Ostdeutschland. …";
www.yatego.com/tdruck-textil-werbedruck/…:
"Made in East-Germany Sweatjacke …
Jetzt zeigen Sie, woher Sie kommen … die ultimative Sweatjacke "Made in East-
Germany".
Insbesondere konnte die Bezeichnung "Eastgermany" auch für unterhaltende
Dienstleistungen der Klasse 41 als geografische Beschreibung belegt werden:
www.kellyfamily.de/php/output/…:
"The Kelly Family - 1996 – Live in East Germany".
Zudem wird die englische Bezeichnung "East Germany" auch im Rahmen des un-
gehinderten Ex- oder Imports von Waren oder Dienstleistungen benötigt, wie etwa
englischsprachige Hinweise von deutschen Unternehmen zeigen, z. B.
www.archut.de/hawita-englisch…
"… Sales and Advice Centre
East Germany
07751 Jena-Wogau".
Damit handelt es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine geografische
Angabe, die in Bezug auf die hier beanspruchten Bekleidungswaren der Klas-
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se 25, die werbebezogenen Dienstleistungen der Klasse 35 und die Veranstal-
tungs- und Veröffentlichungsdienstleistungen der Klasse 41 von den Mitkonkur-
renten des Anmelders zur freien beschreibenden Verwendung über die geografi-
sche Herkunft oder Bestimmung ihrer Waren und den Ort bzw. das geografische
Schwerpunktgebiet der Erbringung ihrer Dienstleistungen benötigt wird. Sie ist
daher nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.
Auch aus der Tatsache, dass dem Anmelder die entsprechende deutsche Domain
"eastgermany.de" zusteht, können markenrechtlich keine Ansprüche abgeleitet
werden, da für das Markenrecht - wie oben ausgeführt - andere Grundsätze als für
die Domainvergabe gelten. Ebenso wenig hat die Zurückweisung einer Marken-
anmeldung Einfluss auf die Berechtigung zur Führung einer Internet-Domain.
2 Die Beschwerde ist auch nicht begründet, soweit mit ihr die im Erinnerungsbe-
schluss ausgesprochene Zurückweisung des Antrags auf Rückzahlung der Erinne-
rungsgebühr angefochten worden ist.
Nach § 64 Abs. 5 MarkenG kann die Markenstelle anordnen, dass die Gebühr
nach dem Patentkostengesetz für die Erinnerung ganz oder teilweise zurückge-
zahlt wird. Hierbei gelten die gleichen Grundsätze wie bei der Entscheidung über
die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 MarkenG, so dass auf die zu
dieser und den entsprechenden Bestimmungen des Patentgesetzes ergangene
Rechtsprechung zurückgegriffen werden kann. Danach stellt die Rückzahlung der
Gebühr gegenüber dem Grundsatz der vom Verfahrensausgang unabhängigen
Gebührenpflichtigkeit eine Ausnahme dar. Sie wird nur aus Billigkeitsgründen an-
geordnet, d. h. in Fällen, in denen es aufgrund der besonderen Umstände unbillig
wäre, die Gebühr einzubehalten. Billigkeitsgründe können sich insbesondere aus
Verfahrensfehlern ergeben, wobei jedoch stets die erforderliche Kausalität zwi-
schen dem jeweiligen Fehlverhalten und der Notwendigkeit der Einlegung des
Rechtsbehelfs bestehen muss (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71,
Rdn. 32).
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Zwar ist der Beschluss der Erstprüferin durchaus mit einem nicht unerheblichen
Verfahrensfehler behaftet, denn er weist keine Begründung für das Vorliegen von
Eintragungshindernissen auf. Nach dem (auch in ihrem Beschluss wiedergege-
ben) Inhalt ihres Vermerks über das Telefonat mit dem Anmelder vom 6. Juli 2006
ist die Erstprüferin vom Anmelder telefonisch darüber informiert worden, dass die-
ser den Beanstandungsbescheid vom 8. Mai 2006 nicht erhalten habe. Dann aber
hätte die Erstprüferin in ihrem noch am gleichen Tag erlassenen Beschluss zur
Begründung der Zurückweisungsentscheidung nicht pauschal auf den Inhalt die-
ses Bescheides und die darin angegebenen Gründe verweisen dürfen, denn sie
musste nunmehr davon ausgehen, dass diese Gründe dem Anmelder gerade
nicht bekannt waren. Zumindest hätte dem Beschluss eine Kopie des Beanstan-
dungsbescheids beifügt werden müssen. Dies ist nach dem Inhalt der Akten of-
fensichtlich nicht geschehen (vgl. Anlagen-Vermerk im Begleitbescheid vom
6. Juli 2006 (Bl. 14 der Amtsakte), sondern erst später im Erinnerungsverfahren
nachgeholt worden. Damit enthielt weder der Beschluss selbst noch eine seiner
Anlagen auch nur ansatzweise eine Begründung, warum die Eintragungshinder-
nisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG vorliegen. Der Beschluss entspricht
somit nicht dem Begründungserfordernis aus § 61 Abs. 1 MarkenG.
Allerdings liegt die erforderliche Kausalität zwischen dem Verfahrensfehler und der
Einlegung der Erinnerung nicht vor. Denn die Beifügung einer Beschlussbegrün-
dung hätte den Anmelder offensichtlich nicht davon abgehalten, dennoch den
Rechtsbehelf der Erinnerung einzulegen. Dies zeigt schon sein späteres Verhal-
ten. Mit Bescheid vom 4. August 2006 ist ihm der Beanstandungsbescheid über-
sandt worden, so dass er Gelegenheit hatte, die Aufrechterhaltung der Erinnerung
zu überdenken. Daraufhin hat er sich der Eingabe vom 9. August 2006 geäußert
und darin insbesondere mit seiner Bitte, ihm einen eventuellen Termin für eine
Entscheidung zu nennen, erkennen lassen, dass er die Erinnerung aufrechterhal-
ten will. Zudem hat er im Anschluss an den mit einer weiteren Begründung verse-
henen Erinnerungsbeschluss eine Beschwerde eingelegt, die u. a. auch auf inhalt-
liche Gründe gestützt wird und bis heute aufrechterhalten wird. Unter diesen Um-
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ständen ist davon auszugehen, dass der Anmelder die Erinnerung in jedem Fall
auch dann eingelegt hätte, wenn der Beschluss der Erstprüferin mit Gründen ver-
sehen worden wäre. Somit fehlt es an der Kausalität zwischen dem Verfahrenfeh-
ler und der Notwendigkeit der Entrichtung der Rechtsbehelfsgebühr.
Dies gilt im Ergebnis auch, soweit der Anmelder die Verletzung rechtlichen Gehörs
rügt, da ihm der Beanstandungsbescheid vom 8. Mai 2006 und seine Anlagen zu-
nächst nicht zugestellt worden seien. Denn jedenfalls mit Bescheid vom
4. August 2006 ist ihm der Bescheid zugestellt worden und er hat sich hierauf (in-
zwischen mehrfach) geäußert. Die Erinnerungsprüferin und (mit dem vorliegenden
Beschluss) auch der Senat haben jedoch im Ergebnis keine andere Entscheidung
getroffen als die Erstprüferin. Auch bei korrekter Sachbehandlung hätte also keine
andere Entscheidung ergehen können, die die Einlegung der Erinnerung und da-
mit die Entrichtung der Erinnerungsgebühr hätte entbehrlich machen können.
Bender Knoll
Kätker
Cl