Urteil des BPatG vom 07.05.2008
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BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 58/06
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(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Markenanmeldung 304 18 976.6
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 7. Mai 2008 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker sowie die
Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
BPatG 152
08.05
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G r ü n d e
I.
Angemeldet als sonstige Markenform ist die Farbe Gelb für verschiedene Waren
und Dienstleistungen der Klasse 9 und 38 mit der Farbklassifikationsangabe "Bei
der beanspruchten Farbe handelt es sich um RGB 255-200-200, was HEX FF-C8-
00 entspricht. Diese Angaben entsprechen RAL-K5 1003."
Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit Beschluss vom 16. März 2006 wegen fehlender Unterscheidungs-
kraft zurückgewiesen.
Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, dass einer konturunbestimmten
Farbmarke nur unter engen Voraussetzungen Schutz gewährt werden könne,
wenn die Zahl der Waren und Dienstleistungen sehr beschränkt und der betreffen-
de Markt sehr spezifisch sei. Angesichts des Waren- und Dienstleistungsverzeich-
nisses, das jegliche Art von Software sowie eine Vielzahl von Telekommunika-
tionsdienstleistungen umfasse, genüge die Anmeldung diesen Anforderungen
nicht. Der Verkehr sei bei den einschlägigen Waren und Dienstleistungen an die
rein dekorative Verwendung von Farben gewöhnt und erkenne in der angemelde-
ten Marke daher keinen Herkunftshinweis.
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Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die das Ver-
zeichnis im Laufe des Beschwerdeverfahrens eingeschränkt hat auf die Dienstleis-
tungen
Betrieb eines Online-Portals als Plattform für das Angebot und den
Betrieb digitaler Dienste, nämlich kostenloser E-Mail-Dienste; An-
bieten und Betreiben digitaler Dienste, nämlich kostenloser E-Mail-
Dienste.
Zur Begründung ihrer Beschwerde führt sie im Wesentlichen aus, dass es sich bei
den nach der Einschränkung verbleibenden Dienstleistungen der Freemaildienste
um ein sehr spezifisches Marktsegment im Sinne der Rechtsprechung des Ge-
richtshofs der Europäischen Gemeinschaften handele. Zu dieser Spezifität trage
bei, dass es seit Entstehung des Marktes für Freemaildienste in den 1990er Jah-
ren nur eine überschaubare Zahl von Anbietern gebe, zu denen auch die Anmel-
derin zähle. Für die über ein Online-Portal angebotenen Dienste hätten diese An-
bieter von Anfang an die Farbe des Firmenlogos als Hausfarbe zur Kennzeich-
nung verwendet und zwar regelmäßig in Form einer entsprechenden Gestaltung
des Internetauftritts. Aufgrund dieser Kennzeichnungspraxis sei der Verkehr im
maßgeblichen Marktsegment an die herkunftshinweisende Funktion von Farben
gewöhnt. Auch unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses der Mitbewerber
an der freien Verfügbarkeit von Farben könne die Unterscheidungskraft nicht ver-
neint werden, da die Anmelderin lediglich Schutz für eine einzige spezifische
Dienstleistung beanspruche, für die die Farbe Gelb keine beschreibende Bedeu-
tung aufweise.
Hilfsweise macht die Anmelderin die Verkehrsdurchsetzung geltend. Die bean-
spruchte Farbe werde als Hausfarbe und Bestandteil des Firmenlogos der
W… AG seit ihrer Gründung im Jahre 1995 markenmäßig für den Internet
auftritt verwendet. Als Rechtsnachfolgerin der W… AG könne sich die Anmel
derin die Benutzungshandlungen zurechnen lassen. Die W… AG zähle zu
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den Pionieren unter den Anbietern von Freemail-Adressen und habe innerhalb
kürzester Zeit große Beliebheit und Bekanntheit unter den Nutzern erlangt. Das
von ihr betriebene Internetportal sei das zweitgrößte in Deutschland und werde
von über … Millionen Internetanwendern genutzt. Die beanspruchten Dienstleis
tungen seien darüber hinaus vielfach prämiert worden.
Zum Nachweis der Verkehrdurchsetzung hat die Anmelderin verschiedene farbige
Ansichten ihres Internetauftritts eingereicht.
Die Anmelderin beantragt sinngemäß,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben.
II.
Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache
keinen Erfolg. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht das Schutzhin-
dernis fehlender Unterscheidungskraft entgegen (§ 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG).
1.
Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke
innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für
die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegen-
über solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Sie entspricht der
Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Wa-
ren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Die Beurteilung der Unterschei-
dungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen
Verkehrskreise zu orientieren (vgl. EuGH GRUR 2006, 229, Rn. 27 f. - BioID;
GRUR 2004, 674, Rn. 34 - POSTKANTOOR; BGH GRUR 2005, 417, 418
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- BerlinCard; GRUR 2006, 850, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Bei der
Beurteilung der Unterscheidungskraft einer abstrakten Farbmarke ist zusätz-
lich zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum nicht daran ge-
wöhnt ist, allein aus der Farbe von Waren oder ihrer Verpackung auf die
Herkunft der Waren zu schließen, da eine abstrakte Farbe im Handel grund-
sätzlich nicht als Mittel der Identifizierung verwendet wird. Nur unter außerge-
wöhnlichen Umständen kann ihr daher Unterscheidungskraft zukommen, et-
wa wenn die Zahl der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen sehr be-
schränkt und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist (vgl. EuGH GRUR
2003, 604, Rn. 65 f. - Libertel).
2.
Der Prüfung der Schutzfähigkeit ist die Farbe Gelb entsprechend der Farb-
klassifikationsnummer RAL-K5 1003 (Signalgelb) zugrundezulegen, die dem
eingereichten Farbmuster entspricht. Der Senat hat allerdings Zweifel, ob die
von der Anmelderin weiterhin angegebenen Farbklassifikationsnummern
RGB 255-200-200 und HEX FF-C8-00 diesem Farbton entsprechen. Für die
vor allem bei Internetgrafiken gebräuchliche RGB-Skala ergibt sich nach der
Recherche des Senats bei Eingabe der Nummer RGB 255-200-200 eine hell-
rosa Farbe (vgl. http://www.farb-tabelle.de - Dezimal/Hexadezimal-Umrech-
ner). Die Farbe HEX FF-C8-00 konnte nicht ermittelt werden. Die Anmelderin
wurde auf diese Widersprüche aufmerksam gemacht, hat sich dazu aber
nicht geäußert. Die Benennung der Farbklassifikationsnummer ist nicht in der
MarkenV geregelt und gehört damit nicht zu den weiteren Anmeldungser-
fordernissen, deren Nichterfüllung zur Zurückweisung der Anmeldung führt
(§ 32 Abs. 2 i. V. m. § 36 Abs. 4 MarkenG). Vorgeschrieben ist für die farbige
Eintragung einer sonstigen Markenform lediglich die Bezeichnung der Farbe
(§ 12 Abs. 1 S. 2 MarkenV). Da sich aus der Zusammenschau von einge-
reichtem Farbmuster und angegebener RAL-Nummer der Anmeldegegen-
stand für die Prüfung der Schutzfähigkeit hinreichend präzise bestimmen
lässt und die Sache entscheidungsreif ist, bestand für den Senat kein Anlass,
das Verfahren zur Entscheidung über die Zulässigkeit der widersprüchlichen
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Farbangaben an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen
(§ 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG). Die Frage, ob eine mit widersprüchlichen Farb-
klassifikationsnummern bezeichnete Farbe die Voraussetzungen für die Ein-
tragung in das Register erfüllt, war daher nicht zu entscheiden.
3.
Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit ist von der Dienstleistung "Betrieb
eines Online-Portals als Plattform für das Angebot und den Betrieb digitaler
Dienste, nämlich kostenloser E-Mail-Dienste" auszugehen. Bei der weiter be-
anspruchten Dienstleistung "Anbieten und Betreiben digitaler Dienste, näm-
lich kostenloser E-Mail-Dienste" handelt es sich trotz des abweichenden
Oberbegriffs wegen der mit dem Wort "nämlich" vorgenommenen Einschrän-
kung um die identische Dienstleistung in anderer sprachlicher Formulierung,
denn die unterschiedliche Art des Angebots - über ein Online-Portal oder auf
andere Weise - ändert nichts am Charakter der angebotenen E-Mail-Dienste.
4. Bei den verfahrensgegenständlichen kostenlosen E-Mail-Diensten, auch
Freemail-Dienste genannt, handelt es sich um eine einzige und damit im Sin-
ne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften
sehr beschränkte Zahl von Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604,
Rn. 66 - Libertel). Zutreffend hat die Anmelderin außerdem darauf hinge-
wiesen, dass der deutsche Markt sehr überschaubar ist, weil seit Entstehung
des Freemail-Marktes unverändert nur wenige Provider Freemail-Dienste an-
bieten.
5.
Aus der geringen Zahl der Anbieter folgt für den Senat aber nicht die Spezi-
fität des Marktes im Sinne der vorgenannten europäischen Rechtsprechung.
Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nennt die beschränkte
Zahl und den spezifischen Markt als Beispiele außergewöhnlicher Umstände,
die dazu führen können, dass der Verkehr einer Farbe abweichend von sei-
ner gewöhnlichen Wahrnehmung als Warenfarbe oder dekoratives Element
einen betrieblichen Herkunftshinweis beimisst (vgl. EuGH GRUR 2003, 604,
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Rn. 66 - Libertel). Dabei geht er nach Auffassung des Senats davon aus,
dass nur in einem überschaubaren Marktsegment mit eigenen Kennzeich-
nungsgewohnheiten eine "Umgewöhnung" des Verkehrs in der Wahrneh-
mung abstrakter Farben stattfinden kann. Für den Senat folgt daraus, dass
außergewöhnliche Umstände nur angenommen werden können, wenn die
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen Teil eines in sich abgeschlos-
senen, von den Kennzeichnungsgewohnheiten anderer Branchen unabhän-
gigen und somit spezifischen Marktsegments im wirtschaftlichen Sinne sind,
und aufgrund dessen in der Präsentation am Markt Besonderheiten aufwei-
sen (vgl. BGH GRUR 2002, 538 - grün eingefärbte Prozessorengehäuse;
BPatG GRUR 2005, 1056, 1058 - Dunkelblau/Hellblau; 33 W (pat) 143/02
- Zitzengummis für Melkanlagen).
6.
Danach handelt es sich bei kostenlosen E-Mail-Diensten nicht um einen spe-
zifischen Markt. Die Recherche des Senats zeigt keine Unternehmen, die
ausschließlich E-Mail-Dienste anbieten. Unabhängig von der Kostenpflichtig-
keit sind E-Mail-Dienste üblicherweise Bestandteil von Internet- bzw. Provi-
derdienstleistungen, die über Online-Portale angeboten werden und ver-
schiedene, über das Bereitstellen eines Internetzugangs hinausgehende
Dienstleistungen umfassen, wie z. B. E-Mail-Dienste, die Vermietung von
Speicherplatz, die Registrierung von Domains und zahlreiche Informations-
und Unterhaltungsangebote (vgl. http://alice.aol.de; www.arcor.de; www.free-
net.de; www.gmx.net/de/; www.lycos.de; http://web.de/fm/). Die Inanspruch-
nahme dieser Internetdienstleistungen erfolgt über die Website des jeweili-
gen Anbieters durch Aufruf der verschiedenen Rubriken. Der angesprochene
Verbraucher ist daher stets mit dem Marktauftritt für das vollständige Leis-
tungsangebot konfrontiert, selbst wenn er nur eine einzelne Dienstleistung,
wie z. B. kostenlose E-Mail-Dienste, in Anspruch nehmen möchte. Aufgrund
dieser einheitlichen Präsentation nimmt er das angebotene Dienstleistungs-
spektrum einschließlich der E-Mail-Dienste als ein geschlossenes Marktseg-
ment mit einheitlichen Kennzeichnungsgewohnheiten wahr.
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7.
In diesem Markt der Internetdienstleistungen lässt sich eine Gewöhnung des
Verkehrs an die herkunftshinweisende Verwendung abstrakter Farben nicht
feststellen. Die Recherche des Senats zeigt beim Internetauftritt von Provi-
dern einschließlich der Freemail-Anbieter eine beliebige Verwendung von
Farben, insbesondere der Grundfarben Blau, Gelb und Rot. Die Farben wer-
den dabei zur Gliederung der Seite und zur Hervorhebung der verschiedenen
Leistungsangebote und Themenbereiche eingesetzt, etwa als Hinter-
grundfarbe, zur farbigen Umrahmung und zur farbigen Gestaltung von Über-
schriften, Buttons und Reitern. Dieser Eindruck einer rein ordnenden und de-
korativen Funktion der verwendeten Farben wird verstärkt durch die auf jeder
Seite eingestellten Fotos, nämlich einerseits Werbefotos des jeweiligen An-
bieters und andererseits Fotos aus dem aktuellen Tagesgeschehen, deren
Farbigkeit vom dargestellten Motiv bestimmt ist. Die Farben werden daher in
einer Weise verwendet, die es dem angesprochenen Verbraucher nicht er-
möglicht allein anhand der Farbgebung der Internetseite den Anbieter zu
identifizieren, so dass er keine Veranlassung hat, den Farben als solchen
eine herkunftshinweisende Wirkung beizumessen.
8.
Da es bereits an einer Gewöhnung des Verkehrs an abstrakte Farben als
betrieblichem Herkunftshinweis im Sinne einer Marke fehlt, erübrigt sich die
Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichen (vgl.
EuGH a. a. O. Rn. 76 - Libertel). Auf die Frage einer möglichen beschrei-
benden Bedeutung der Farbe Gelb für die beanspruchten Dienstleistungen
kommt es daher nicht an. Lässt sich für das beanspruchte Marktsegment
nämlich keine Gewöhnung der Verbraucher an die markenmäßige Verwen-
dung von Farben feststellen, so ist eine Eintragung grundsätzlich nur im We-
ge der Verkehrsdurchsetzung möglich (vgl. Grabrucker/Fink, GRUR 2008,
371 - Jahresbericht 2007).
- 9 -
9. Die
beanspruchte
Farbe
hat das Schutzhindernis der fehlenden Unterschei-
dungskraft auch nicht infolge ihrer Benutzung für die beanspruchten Dienst-
leistungen im Verkehr überwunden (§ 8 Abs. 3 MarkenG).
9.1. Die Eintragung einer Marke im Wege der Verkehrsdurchsetzung setzt vor-
aus, dass das Zeichen infolge seiner kennzeichenmäßigen Verwendung für
die fraglichen Waren und Dienstleistungen von einem wesentlichen Teil der
angesprochenen Verkehrskreise als von einem bestimmten Unternehmen
stammend erkannt wird. Maßgebliche Kriterien sind dabei nach der Recht-
sprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften insbeson-
dere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografi-
sche Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, der Werbe-
aufwand für die Marke, der Anteil der angesprochenen Verkehrskreise, der
die Ware oder Dienstleistung auf Grund der Marke als von einem bestimmten
Unternehmen stammend erkennt sowie Erklärungen von Industrie- und Han-
delskammern oder anderen Berufsverbänden (vgl. EuGH GRUR 2006, 1022,
Rn. 75 - Wicklerform; GRUR 2002, 804 , Rn. 60 – Philips; GRUR 1999, 723,
Rn. 51 - Windsurfing Chiemsee). Die Tatsache, dass die angesprochenen
Verkehrskreise die Ware oder Dienstleistung einem bestimmten Unterneh-
men zuordnen, muss auf der Benutzung des Zeichens als Marke beruhen,
also auf einer Benutzung, die dazu dient, die in Rede stehenden Waren oder
Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden
(vgl. EuGH GRUR 2002, 804, Rn. 64 - Philips; GRUR Int. 2006, 842 - Form
eines Bonbons II; BGH GRUR 2008, 710, Rn. 23 - VISAGE). Dies ist hier
nicht der Fall.
9.2. Die eingereichten Unterlagen zum Internetauftritt der Anmelderin zeigen kei-
ne Herausstellung der beanspruchten Farbe im Marktauftritt und in der Wer-
bung als Unternehmenshinweis. Die Hinterlegung des Firmenlogos WEB.DE
in der Farbe Gelb ist keine Verwendung einer konturunbestimmten Farbe, so
dass die beteiligten Verkehrskreise keinen Anlass haben, in der Farbe als
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solcher einen betrieblichen Herkunftshinweis zu erkennen (vgl. BGH GRUR
2007, 780, Rn. 28 - Pralinenform; GRUR 2007, 235, Rn. 24 - Goldhase;
GRUR 2003, 712, 7114 - Goldbarren; BGH I ZB 24/05, Rn. 38 - VISAGE;
BPatG - 29 W (pat) 57/07 - Farbmarke Rot). Soweit der beanspruchte Farb-
ton als Hintergrundfarbe der eingefügten Bilder bzw. Ordnungsfarbe für die
verschiedenen Buttons, Reiter usw., verwendet wird, dient er lediglich der
Strukturierung der Seite und wird daher ebenso wenig als Herkunftshinweis
wahrgenommen. Da es somit bereits an einer markenmäßigen Verwendung
der beanspruchten Farbe fehlt, kam die Durchführung eines Verkehrsdurch-
setzungsverfahrens nicht in Betracht.
Grabrucker Fink
Dr.
Mittenberger-Huber
Hu