Urteil des BPatG, Az. 28 W (pat) 400/03

BPatG: verwechslungsgefahr, bildmarke, behörde, rückzahlung, patent, bedingung
BPatG 152
10.99
BUNDESPATENTGERICHT
28 W (pat) 400/03
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(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
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betreffend die Marke 398 60 354
hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 13. April 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel
des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Be-
schluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Marken-
stelle für Klasse 31 – vom 9. Oktober 2003 aufgehoben.
Die Sache wird zu erneuten Entscheidung an die Marken-
stelle zurückverwiesen.
Die Beschwerdegebühr wird zurückerstattet.
G r ü n d e
Gegen die für Waren der Klassen 3, 5, 10 und 31 am 27. April 1999 eingetragenen
und am 27. Mai 1999 veröffentlichten Buchstaben-/Bildmarke 398 60 354 (ein gra-
fisch gestaltetes „S“) ist Widerspruch erhoben worden aus der am
27. August 1992 für Waren der Klasse 31 eingetragenen Buchstaben-/Bildmarke
2 019 510 (ebenfalls ein grafisch gestaltetes „S“).
Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 14. Dezember 1999 die Benutzung
der Widerspruchsmarke für den Fall bestritten, dass die Markenstelle eine Ver-
wechslungsgefahr bejahen sollte. Mit Beschluss des Erstprüfers vom
19. Juni 2001 wurde der Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zu-
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rückgewiesen; die Frage der Benutzung konnte dahingestellt bleiben. Auf die Er-
innerung der Widersprechenden wurde der Erstbeschluss zum Teil aufgehoben
und eine Verwechslungsgefahr bezüglich der Waren der Klasse 31 bejaht. Dabei
hat die Markenstelle die bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke überse-
hen. Die Widersprechende hatte sich hierzu nicht geäußert.
Gegen diesen Beschluss wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde.
Diese Beschwerde ist zulässig und führt zur Aufhebung des Erinnerungsbeschlus-
ses und zur Zurückverweisung der Markensache nach § 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG.
Die Einrede mangelnder Benutzung nach § 43 Abs 1 MarkenG war statthaft und
auch eindeutig erhoben. Dass sie nur für den Fall der Bejahung der Verwechs-
lungsgefahr geltend gemacht wurde, bedeutet nicht, dass sie von einer außerhalb
des Prozessrechtsverhältnisses liegenden Bedingung abhängig gemacht wurde
und damit unzulässig wäre. Die Markeninhaberin wollte vielmehr dieses (schwä-
chere) Recht nur in Anspruch nehmen, wenn ihr das (stärkere) Recht der fehlen-
den Verwechslungsgefahr versagt würde. Die Widersprechende, die im Erstbe-
schluss ausdrücklich auf diesen Nichtbenutzungseinwand hingewiesen worden
war, hat zur Benutzung nichts vorgetragen; es fehlte demnach an Waren, die bei
der Kollisionsprüfung berücksichtigt werden konnten (§ 43 Abs 1 Satz 3 Mar-
kenG).
Das Gericht hat in der Sache nicht selbst entschieden, denn zum einen stellt die
Nichtbeachtung der Einrede mangelnder Benutzung einen erheblichen Verfah-
rensfehler dar und zum anderen würde den Beteiligten damit eine Instanz ge-
nommen.
Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist gerechtfertigt, denn bei einer ord-
nungsgemäßen Sachbehandlung wäre die angefochtene Entscheidung nicht er-
gangen (§ 66 Abs 5 Satz 3 MarkenG). Hinzukommt, dass die Markenstelle mehr-
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fach Schriftsätze der Beteiligten dem Gegner über einen Zeitraum von mehreren
Jahren nicht zur Kenntnis gebracht hat. So wurde der Schriftsatz der Markeninha-
berin vom 14. Dezember 1999, in dem diese Ausführungen zur Sache macht und
insbesondere die Benutzung bestreitet, der Widersprechenden erst zusammen mit
dem Beschluss vom 19. Juni 2001 zugestellt. Einen Schriftsatz der Markeninhabe-
rin vom 1. Oktober 2001, deren Argumenten sich die Markenstelle zumindest teil-
weise anschloss, erhielt die Gegnerin erst zusammen mit dem Beschluss vom
9. Oktober 2003. Sachliche Gründe für die Nichtweiterleitung der Schriftsätze sind
nicht erkennbar. Eine solche Sachbehandlung widerspricht dem Recht der Betei-
ligten auf Durchführung eines offenen und fairen Verfahrens, das nur dann ge-
währleistet ist, wenn jedem Beteiligten bekannt ist, welche Schriftstücke der Be-
hörde oder dem Gericht bei der Entscheidungsfindung vorliegen.
Stoppel
Richter Paetzold ist er-
krankt und kann daher
nicht selbst unterschrei-
ben.
Stoppel
Schwarz-Angele
Bb