Urteil des BPatG vom 28.06.2010
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BUNDESPATENTGERICHT
20 W (pat) 36/06
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(Aktenzeichen)
Verkündet am
28.Juni 2010
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B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 10 2005 006 291.1
…
hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 2010 durch den Vorsitzenden Richter
Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Werner sowie die Richter Dipl.-Ing.
Kleinschmidt und Dipl.-Ing. Musiol
beschlossen:
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Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.
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G r ü n d e
I.
Die am 11. Februar 2005 eingereichte Patentanmeldung trägt die Bezeichnung
„Verfahren mit Integrationselektroden für Wellenleiter und integrierte Schaltungs-
funktionen“.
Mit Bescheid vom 8. September 2005 hat die Prüfungsstelle des Deutschen
Patent- und Markenamts die Anmeldung hinsichtlich der Ausführbarkeit ihrer
Lehre gerügt.
Der Anmelder erwiderte hierzu mit Schriftsatz vom 20. November 2005 und legte
überarbeitete Patentansprüche 1 bis 14 vor.
Die Prüfungsstelle für Klasse H 01 P des Deutschen Patent- und Markenamts hat
die Anmeldung daraufhin mit Beschluss vom 20. April 2006 zurückgewiesen und
zur Begründung ausgeführt, dass die Anmeldung keine Erfindung enthalte, die ein
Fachmann ausführen könne.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders vom
20. Mai 2006 (eingegangen am 23. Mai 2006).
Im Beschwerdeverfahren hat der Anmelder folgende Schriftsätze eingereicht:
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Beschwerdebegründung vom 20. Mai 2006, eingegangen am 23. Mai 2006
beim Deutschen Patent- und Markenamt, Gerichtsakte Bl. 5 bis 31, sowie
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handschriftlicher Schriftsatz vom 29. Juli 2007, eingegangen beim
Deutschen Patent- und Markenamt am 31. Juli 2007, Gerichtsakte Bl. 35
bis 38,
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Darin beantragt der Anmelder sinngemäß,
den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 01 P des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. April 2006 aufzu-
heben und ein Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu
erteilen:
Patentansprüche:
Patentansprüche 1 bis 14 aus dem Schriftsatz vom 29. Juli 2007,
eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am
31. Juli 2007, Gerichtsakte Bl. 38,
Beschreibung:
Beschreibung gemäß Offenlegungsschrift mit Austauschblatt Seite
3/9 aus dem Schriftsatz vom 29. Juli 2007, eingegangen beim
Deutschen Patent- und Markenamt am 31. Juli 2007, Gerichtsakte
Bl. 37,
Zeichnungen:
Figuren 1 bis 25 gemäß Offenlegungsschrift.
Der ordnungsgemäß geladene Anmelder ist ohne Entschuldigung zur mündlichen
Verhandlung nicht erschienen.
Der geltende Patentanspruch 1 lautet (Merkmalsgliederung hinzugefügt):
„Verfahren mit Integrations-Elektroden
M1
für Wellenleiter und integrierte Schaltungsfunktionen, vorzugsweise für
planare Wellenleiter,
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dadurch gekennzeichnet, dass
M2
mit Dipol-Verfahren
M3
bekannte und neue hier angegebene Integrations-Elektroden in Form-
gebung und neuen Funktionen
M4
mit Hieroglyphenzeichen elektronische Oberflächenwirkungen aufzei-
gen.“
Bezüglich der abhängigen Ansprüche 2 bis 14 wird auf die Gerichtsakte ver-
wiesen.
II.
Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, da die Erfindung in der Anmeldung
nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen
kann (§ 34 Abs. 4 PatG).
1.
Der für die Beurteilung der Lehre der Anmeldung zuständige Fachmann ist
nach Überzeugung des Senats ein universitär ausgebildeter Diplom-Ingenieur der
Hochfrequenztechnik mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Mikrowellentechnik.
2.
Aus dem geltende Patentanspruch 1 entnimmt der Fachmann die Lehre, dass
bei einem Verfahren mit Integrations-Elektroden unter Verwendung von Hiero-
glyphenzeichen elektronische Oberflächenwirkungen zustande kommen (vgl.
Merkmal M4).
In keiner Weise kann der Fachmann dem Patentanspruch 1 jedoch entnehmen, in
welcher Wirkbeziehung die Hieroglyphenzeichen zu den elektronischen Ober-
flächenwirkungen stehen sollen.
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Auch unter Zuhilfenahme der Beschreibung und der Figuren des Streitpatents
lässt sich dieser Wirkungszusammenhang nicht erschließen. Zum einen werden
elektronische Oberflächenwirkungen an keiner Stelle der Beschreibung erwähnt.
Zum zweiten wird bezüglich der zu verwendenden Hieroglyphenzeichen lediglich
ausgeführt, Integrationselektroden nach einem alten hieroglyphen-ähnlichen
Muster seien in den Figuren 1 bis 13 aufgeführt (vgl. Offenlegungsschrift, Absatz
[0014]). Diesen Figuren kann der Fachmann jedoch kein einheitliches Muster
entnehmen, das ein Hieroglyphenzeichen definieren soll. Selbst wenn der
Fachmann sich für eines der dargestellten Muster entscheiden sollte, geben ihm
die Zeichnungen keine hinreichenden Realisierungshinweise (es fehlen bei-
spielsweise alle Maße und Hinweise auf Anschlüsse bzw. Einspeisemög-
lichkeiten). Die Beschreibung hilft hierbei nicht weiter, ergänzt sie doch lediglich,
dass die „gestreckte Länge“ eines anmeldegemäßen Dipols größer oder kleiner
als 70 mm sein könne (vgl. Offenlegungsschrift, Absatz [0006] und Patent-
anspruch 8) und weist darauf hin, dass es nicht bekannt sei, welche
kleinstmögliche Abmessung noch wirksame Dipole bzw. Dipolanordnungen liefere
und mit welcher Funktionsdichte man rechnen könne (vgl. Offenlegungsschrift,
Absatz [0035]). Für jedwede Dimensionierung notwendige Angaben bleiben dem
Fachmann somit vorenthalten.
Die zu berücksichtigende Offenbarung der Hauptanmeldung, die unter dem
Aktenzeichen 10 2004 057 983.0 beim Deutschen Patent- und Markenamt geführt
wird, hilft nicht weiter, denn weder „Hieroglyphen“ noch „elektronische Ober-
flächenwirkungen“ oder auch nur „Oberflächenwirkungen“ werden dort erwähnt.
Auch kann der Fachmann sein allgemeines Fachwissen nicht zielführend ein-
setzen, da für ihn schon nicht erkennbar ist, welche technischen Wirkungs-
mechanismen alleine durch geometrische Ähnlichkeiten einer Elektrode mit alten
hieroglyphen-ähnlichen Mustern hervorgerufen werden könnten.
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Im Ergebnis ist festzustellen, dass der Fachmann der Anmeldung nicht entnehmen
kann, in welcher Wirkbeziehung die Hieroglyphenzeichen zu den elektronischen
Oberflächenwirkungen stehen sollen. Ihm wird keine Richtung angegeben, in der
er ohne Aufwendung eigener erfinderischer Tätigkeit mit Erfolg weiterarbeiten
kann (vgl. BGH, Urteil vom 30.04.2009 - Xa ZR 56/05, GRUR 2009, 743 - Airbag-
Auslösesteuerung; vom 21.12.1967 - Ia ZB 14/66, GRUR 1968, 311 - Gar-
machverfahren; vom 24.03.1998 - X ZR 39/95, GRUR 1998, 1003, 1005 -
Leuchtstoff; vom 4.11.2008 - X ZR 154/05, abrufbar im Internet unter
Folglich ist der Fachmann nicht in der Lage, ein Verfahren mit allen Merkmalen
des Patentanspruches 1 zu realisieren; er ist somit nicht im Stande, die Erfindung
im beanspruchten Bereich auszuführen.
Der Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung ist daher nicht patentfähig.
3.
Da der schutzunfähige Patentanspruch 1 nach dem geltenden Antrag des
Anmelders der einzige unabhängige Patentanspruch ist, war die Beschwerde
insgesamt zurückzuweisen. Im Anmeldeverfahren steht immer der gesamte
Antrag auf Erteilung eines Patents zur Entscheidung. Dem liegt der Grundsatz
zugrunde, dass ein Patent nur so erteilt werden kann, wie es vom Patentanmelder
beantragt ist. Es obliegt allein dem Anmelder anzugeben, was als patentfähig
unter Schutz gestellt werden soll (§ 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG). Hingegen darf das
Patent nicht in einer Fassung erteilt werden, die der Anmelder nicht gebilligt hat.
Ohne seine Zustimmung darf daher das Patent auch nicht mit einzelnen
Patentansprüchen aus einem vom Anmelder zur Entscheidung gestellten An-
spruchssatz erteilt werden (BGH GRUR 2007, 862 Rz. 18 - Informations-
übermittlungsverfahren II). Hier hatte der Anmelder nur einen Satz von Patent-
ansprüchen zur Entscheidung gestellt. An der mündlichen Verhandlung hat der
Anmelder nicht teilgenommen. Bei dieser Sachlage konnte der Senat daher nur
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über den einen schriftsätzlich zur Entscheidung gestellten Satz von Patent-
ansprüchen entscheiden und die Beschwerde war aus den dargetanen Gründen
zurückzuweisen.
Dr. Mayer
Werner
Kleinschmidt
Musiol
Me