Urteil des BPatG vom 21.12.2006

Gericht

Bundespatentgericht

Aktenzeichen

21 W (pat) 62/04

Entschieden

21.12.2006

Schlagworte

Stand der technik , Patentanspruch , Technik , Stand , Injektion , Vorbereitung , Verschluss , Druckschrift , Gegenstand , Fachmann

BPatG (stand der technik, patentanspruch, technik, stand, injektion, vorbereitung, verschluss, druckschrift, gegenstand, fachmann)

BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 62/04

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

21. Dezember 2006

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 51 598.4-44

…

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mündliche Verhandlung vom 21. Dezember 2006 unter Mitwirkung …

BPatG 154

08.05

- 2 -

beschlossen:

Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben und das Verfahren

auf der Basis der Ansprüche 1 bis 11 vom 28. Juli 2004 an das

Patentamt zurückverwiesen mit der Maßgabe, dass in Anspruch 3

das Wort „Nadel“ durch „Injektionsnadel“ ersetzt wird und die Wör-

ter „zur Durchführung einer Injektion“ entfallen. Die Rückzahlung

der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 M des Deutschen Patent- und Markenamts hat

die am 5. November 2003 eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Autoinjektionsvorrichtung“ durch Beschluss vom 9. August 2004 zurückgewiesen.

Der Zurückweisung lagen die am 28. Juli 2004 eingereichten Patentansprüche 1

bis 11 zugrunde.

Zur Begründung ist in der Entscheidung ausgeführt, dass der Gegenstand des gel-

tenden, nebengeordneten Patentanspruchs 3 durch die Druckschrift

D1: DE

100

neuheitsschädlich getroffen werde.

Gegen den vorgenannten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie vertritt die Auffassung, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 3 neu sei

und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Entsprechendes gelte für die

Gegenstände der nebengeordneten Patentansprüche 1 und 8.

- 3 -

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Verfahren auf

der Basis der Ansprüche 1 bis 11 vom 28. Juli 2004 an das Pa-

tentamt zurückzuverweisen mit der Maßgabe, dass in Anspruch 3

das Wort „Nadel“ durch „Injektionsnadel“ ersetzt wird und die

Wörter „zur Durchführung einer Injektion“ entfallen.

Die Anmelderin beantragt ferner,

die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Der geltende, mit Gliederungspunkten versehene Patentanspruch 1 lautet:

vorrichtung für eine Injektion

einem

Verbindungselement,

ner Ampulle (11) verbunden ist, oder eine Verbindungsvor-

richtung besitzt,

(8) verbindbar ist,

Vorbereitungsvorrichtung von der Ampulle (11) abziehbar

oder abdrehbar ist.

- 4 -

Der geltende, nebengeordnete Patentanspruch 3 lautet:

vorrichtung für eine Injektion

einem

Halteelement (12.2) für eine Injektionsnadel (5).

Der geltende, nebengeordnete Patentanspruch 8 schließlich hat folgenden Wort-

laut:

tungsvorrichtung zur Vorbereitung der Injektionsvorrichtung

(10) für eine Injektion

einem

Verbindungselement,

(8) oder mit einer Ampulle (11) der Injektionsvorrichtung ver-

bunden ist oder verbindbar ist, insbesondere einer Vorberei-

tungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,

ist,

einen Auslösevorgang gegen Verschieben sichern.

- 5 -

Hinsichtlich der auf die Patentansprüche 1, 3 und 8 rückbezogenen Patentansprü-

che 2, 4 bis 7 und 9 bis 11 sowie hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den

Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere ist sie statthaft sowie form- und fristge-

recht eingelegt (§ 73 Abs. 1 und 2 PatG). Die Beschwerde hat auch insoweit Er-

folg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückver-

weisung an das Patentamt (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 PatG) sowie zur Zu-

rückzahlung der Beschwerdegebühr (§ 80 Abs. 3 PatG) führt.

1) Patentfähigkeit

Der geltende Patentanspruch 1 umfasst die Merkmale des ursprünglichen Patent-

anspruchs 1, der durch das Merkmal aus der Beschreibung ergänzt worden ist,

wonach es möglich sein soll, die Schutzkappe der Ampulle durch Drehen und/oder

Ziehen der Vorbereitungsvorrichtung bzw. des Werkzeugs zu entfernen (Offenle-

gungsschrift Absatz [0006]).

Der geltende, nebengeordnete Patentanspruch 3 basiert auf dem ursprünglichen

Patentanspruch 3 und wurde dahingehend spezifiziert, dass die Nadel (5) nun-

mehr als Injektionsnadel (5) bezeichnet wird. Auch dieses Merkmal findet seine

Stütze in der ursprünglichen Beschreibung (Offenlegungsschrift Absätze [0009]

und [0012]).

Der geltende, nebengeordnete Patentanspruch 8 umfasst die Merkmale der ur-

sprünglichen Patentansprüche 1, 3, 8, 9 und 11.

- 6 -

Die geltenden Patentansprüche 2, 4 bis 7 und 9 entsprechen inhaltlich in dieser

Reihenfolge den ursprünglichen Patentansprüchen 2, 4 bis 7 und 10. Die Patent-

ansprüche 10 und 11 finden ihre Stütze in der ursprünglichen Beschreibung (Of-

fenlegungsschrift Absatz [0013]).

richtung und eine Vorrichtung zur Vorbereitung der Injektionsvorrichtung vorzu-

schlagen, welche es ermöglichen, dass eine Injektionsvorrichtung einfach in einen

einsatzfähigen Zustand gebracht werden kann, in welchem eine Injektion sicher

und mit geringem Kraftaufwand durchgeführt werden kann (Offenlegungsschrift

Absatz [0004]).

tungen befasster, berufserfahrener Fachhochschulingenieur der Fachrichtung

Feinwerktechnik.

der geltenden, nebengeordneten Patentansprüche 1, 3 und 8 neu und beruhen

auch auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns.

)

Absätze [0026] bis [0029]) ist eine Vorbereitungsvorrichtung zur Vorbereitung ei-

ner Injektionsvorrichtung für eine Injektion (Vorratsbehältnis mit einer Dosierein-

bekannte Vorbereitungsvorrichtung - entsprechend dem Wortlaut des geltenden

ches eine Verbindungsvorrichtung (Nadel 6, Klicknocken 8, Klickhalter 9) besitzt

- 7 -

der Schutzkappe (Septum 4) einer Ampulle (Vorratsbehältnis 1) verbunden ist

Beim Stand der Technik ist jedoch nicht vorgesehen, dass der Verschluss bzw. die

Schutzkappe (4) zusammen mit der Vorbereitungsvorrichtung von der Ampulle (1)

richtung dient - im Gegensatz zur Lehre des sinnvoll verstandenen, geltenden Pa-

tentanspruchs 1 - nicht der Vorbereitung einer mit einer Injektionsnadel versehe-

nen Spritze, sondern der Vorbereitung eines nadellosen Injektionsgerätes (3), wel-

ches dadurch mit einem Produkt befüllt wird, dass eine vom Verbindungselement

(2) gehaltene Nadel (6) die Schutzkappe bzw. den Verschluss (4) der Ampulle (1)

beim Aufsetzen des Verbindungselements (2) auf diese durchstößt, so dass eine

Fluidverbindung zwischen der Ampulle (1) und dem Injektionsgerät (3) zustande

kommt. Ein Abziehen oder Abdrehen des Verschlusses bzw. der Schutzkappe (4)

der Technik somit nicht vorgesehen.

zu vermitteln, den Verschluss bzw. die Schutzkappe (4) der Ampulle auf die an-

meldungsgemäße Art und Weise zu entfernen, da dies möglicherweise ein Aus-

laufen des Produktes aus der Ampulle (1) zur Folge hätte und es gemäß der Lehre

dungselements (2) und der von diesem gehaltenen Nadel (6) ist, eine Übertragung

des Produktes von der Ampulle (1) zum Injektionsgerät (3) ohne Verluste zu er-

möglichen.

Demzufolge ist der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 gegenüber dem

einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns.

- 8 -

)

diese Vorbereitungsvorrichtung über ein Halteelement (12.2) für eine Injektionsna-

del (5) verfügt. Dieses Merkmal ist - wie bereits im Zusammenhang mit Patentan-

derum die Figur 1 und die Beschreibung Absätze [0026] bis [0029]) schon insofern

nicht erfüllt, als die dort verwendete Nadel (6) keine Injektionsnadel ist, sondern le-

diglich zum Durchstoßen des Verschlusses bzw. der Schutzkappe (4) der Ampulle

(1) zum Zwecke der Befüllung der eigentlichen, nadellosen Injektionsvorrichtung

(3) dient. Eine Anregung, diese Injektionsvorrichtung (3) entgegen ihrer ausdrückli-

chen Bestimmung mit einer Injektionsnadel zu versehen, wie dies insoweit im

nicht zu geben.

tigkeit des Gegenstandes des geltenden Patentanspruchs 3 in Frage zu stellen.

)

Patentfähigkeit

des

Gegenstandes des auf ein System aus einer Injekti-

onsvorrichtung und einer Vorbereitungsvorrichtung gerichteten, nebengeordneten

Patentanspruchs 8 ergibt sich bereits daraus, dass der im Verfahren befindliche

mit der Injektionsvorrichtung verbunden ist - wie dies insoweit in den Merkmalen

sätze [0026] bis [0029]), den für die Verbindung der Ampulle (1) mit dem Injekti-

onsgerät (3) zuständigen Adapter (2) mit Klicknocken (8) zu versehen, welche an

elastischen Klickhaltern (9) ausgebildet sind. Jedoch sichern diese Elemente le-

diglich den festen Sitz des Adapters (2) auf der Ampulle (1), nicht jedoch auf dem

eigentlichen Injektionsgerät (3), das mit dem Adapter (2) verschraubt wird, so dass

es einer zusätzlichen Sicherung - beispielsweise in Form eines Sicherungsrings

- 9 -

ohnehin nicht bedarf.

Deshalb ist der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 8 gegenüber der Ent-

auch nicht nahegelegt.

2) Zurückverweisung

ergeben sich somit für den zuständigen Fachmann keine Hinweise auf die Ausge-

staltung einer Vorbereitungsvorrichtung zur Vorbereitung einer Injektionsvorrich-

tung bzw. eines Systems aus einer Injektionsvorrichtung und einer Vorbereitungs-

vorrichtung mit sämtlichen, in den nebengeordneten Patentansprüchen 1, 3 und 8

aufgeführten Merkmalen.

Infolge dessen lässt sich mit diesem Stand der Technik eine Zurückweisung der

Anmeldung nicht begründen.

Das Verfahren ist jedoch noch nicht zur Entscheidung reif und die Anmeldung mit

den geltenden Patentansprüchen 1 bis 11 zur weiteren Prüfung an das Patentamt

zurückzuverweisen. § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG bestimmt, dass das Patentge-

richt die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu

entscheiden, wenn die Gründe, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde lie-

gen, beseitigt werden und eine neue Sachprüfung erforderlich ist. Danach kann

die Anmeldung an das Patentamt zurückverwiesen werden, wenn die Patentfähig-

keit noch nicht oder nicht ausreichend Gegenstand der Prüfung war (vgl. Busse,

PatG, 6. Auflage, § 79 Rdn. 64 und 65; Schulte, PatG, 7. Auflage, § 79 Rdn. 19

bis 21, jeweils m. w. N.). Dies ist vorliegend der Fall.

- 10 -

Die geltenden Patentansprüche 1 bis 11 unterscheiden sich von den am 28. Ju-

li 2004 eingereichten Patentansprüchen 1 bis 11, welche der Zurückweisung zu-

ten Patentanspruchs 3, wonach die Vorbereitungsvorrichtung nicht mit einem Hal-

teelement (12.2) (geltender Patentanspruch 3), son-

dern (Patentanspruch 3 vom

28. Juli 2004) versehen sein soll. Die Umschreibung

war von der Anmelderin - zusammen mit dem Bezugszeichen (12.2) für

das Halteelement - in den ursprünglichen Patentanspruch 3 aufgenommen wor-

den, um zu verdeutlichen, dass die Nadel (5) tatsächlich eine Injektionsnadel ist

den Verschluss bzw. die Schutzkappe (4) einer Ampulle (10) zu durchstoßen, um

ein ansonsten nadelloses Injektionsgerät befüllen zu können.

Der Prüfer hat im angefochtenen Beschluss (5. Seite, 2. Absatz) den Standpunkt

vertreten, die Zweckbestimmung der Nadel (5) sei für die Kennzeichnung des Ge-

genstandes nach Patentanspruch 3 „gänzlich unbeachtlich“. In „struktureller Hin-

sicht“ (3. Seite, letzter Absatz bis 4. Seite, 1. Absatz) werde - im Vergleich zum ur-

sprünglichen Patentanspruch 3 - weiterhin unverändert nur eine „Vorrichtung mit

einem Halteelement für eine Nadel“ beansprucht. Eine derartige Vorrichtung sei

spruch 3 werde somit weiterhin durch diesen Stand der Technik neuheitsschädlich

getroffen (5. Seite, 3. Absatz).

Diese Argumentation ist nach Überzeugung des Senats rechtsfehlerhaft. Denn der

Prüfer hat verkannt, dass dem Fachmann durch den im Patentanspruch 3 enthal-

tenen Hinweis auf die Eignung der Nadel (5) für einen bestimmten Zweck - näm-

lich für die Durchführung einer Injektion - gesagt wird, wie er diese Nadel räumlich-

körperlich ausgestalten soll, um sie für die genannte Funktion benutzen zu können

(vgl. BGH GRUR 1981, 259, Ls - „Heuwerbungsmaschine II“). Diese im Patentan-

spruch 3 enthaltene Bestimmungsangabe ist mit anderen Worten eine beachtliche

- 11 -

Funktions- oder Zweckangabe, da erst sie die räumlich-körperliche Ausgestaltung

der Vorrichtung ermöglicht und damit die Verwendung zum funktionellen Merkmal

des Anspruchs selbst erhebt (vgl. BPatG GRUR 2006, 1015 - „Neurodermitis-Be-

handlungsgerät“).

Folglich kann der Gegenstand des Patentanspruchs 3 vom 28. Juli 2004 - ebenso

dernd getroffen werden, da dieser Stand der Technik, wie bereits erörtert wurde,

zwar eine Nadel (6) zum Durchstoßen eines Verschlusses bzw. einer Abdeckkap-

pe (4), nicht jedoch eine Nadel zum Durchführen einer Injektion bzw. eine Injekti-

onsnadel offenbart, was im Übrigen die Prüfungsstelle auch nicht behauptet. In

zeichnet.

Da die Recherche insoweit lediglich als vorläufig anzusehen ist, lässt sich nicht

ausschließen, dass bei einer somit erforderlichen Nachrecherche bezüglich des

geltenden Patentanspruchs 3 noch weitere entscheidungserheblicher Stand der

Technik ermittelt wird. Entsprechendes gilt für die nebengeordneten Patentansprü-

che 1 und 8, die lediglich aufgrund der Antragsbindung zusammen mit dem Pa-

tentanspruch 3 zurückgewiesen worden sind, die aber noch keiner Prüfung unter-

zogen worden sind.

Aus diesem Grunde war der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Anmel-

dung an das Patentamt zurückzuverweisen.

3) Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist immer dann billig, wenn bei ord-

nungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurückwei-

sungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Erhebung der

Beschwerdegebühr hätte vermieden werden können.

- 12 -

Dies ist vorliegend der Fall, da der Prüfer durch die Zurückweisung das rechtliche

Gehör der Anmelderin verletzt hat.

In ihrer Eingabe vom 28. Juli 2004 hat die Anmelderin in Beantwortung des Erst-

bescheids hilfsweise die Anberaumung einer Anhörung beantragt, sofern die Prü-

fungsstelle weitere Einwände bezüglich der Gewährbarkeit der vorliegenden, ge-

änderten Patentansprüche habe. Dieser Antrag wurde im Zurückweisungsbe-

schluss (6. Seite, 1. Absatz) mit dem Hinweis abgelehnt, die Prüfungsstelle habe

keine weiteren Einwände, die über die bereits im Erstbescheid geäußerten Be-

denken hinausgingen. Diese Behauptung trifft nicht zu. Denn im ersten Prüfungs-

bescheid (Seite 2, Abschnitt 1.2) wurde unter anderem bemängelt, dass das Hal-

teelement nach Anspruch 3 ein Bezugszeichen aufweisen müsse. Dieser Forde-

rung ist die Anmelderin - wie bereits erwähnt wurde - durch die Aufnahme des ent-

sprechenden Bezugszeichens

(12.2) nachgekommen. Im Zurückweisungsbe-

schluss (4. Seite, vorletzter Absatz, letzter Satz) wird hierzu nun allerdings ausge-

führt, dass die Aufnahme dieses Bezugszeichens „zu keiner größeren Klarheit“

führe. Der im Erstbescheid bemängelte Anspruch würde also entgegen der Auffas-

sung der Anmelderin durch die Aufnahme des Bezugszeichens „nach wie vor nicht

ausreichend spezifiziert“.

Damit wird die Anmelderin im Zurückweisungsbeschluss erstmals mit dem Ein-

wand konfrontiert, der mit Eingabe vom 28. Juli 2004 eingereichte Patentan-

spruch 3 sei unklar. Die Anmelderin hätte folglich eine Gelegenheit erhalten müs-

sen, zum Vorwurf der mangelnden Klarheit Stellung zu nehmen. Dieses Recht ist

ihr durch die Ablehnung ihres Anhörungsantrags genommen worden.

Im Übrigen wäre die Durchführung einer Anhörung im vorliegenden Fall auch inso-

fern sachdienlich gewesen, als die Bescheidserwiderung vom 28. Juli 2004 und

der daraufhin ergangene Zurückweisungsbeschluss erkennen lassen, dass zwi-

schen der Anmelderin und dem Prüfer erhebliche Meinungsverschiedenheiten so-

wohl in materieller als auch in rechtlicher Hinsicht bestanden haben. Diese unter-

- 13 -

schiedlichen Auffassungen hätten in einer Anhörung ohne weiteres ausgeräumt

und die Beschwerde damit vermieden werden können.

Nach alledem war die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

gez.

Unterschriften