Urteil des BPatG, Az. 27 W (pat) 170/09

BPatG (marke, bestandteil, begriff, verkehr, klasse, verwechslungsgefahr, sprache, zeichen, verhältnis zu, eugh)
BPatG 154
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
27 W (pat) 170/09
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(Aktenzeichen)
Verkündet am
7. Dezember 2009
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
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betreffend die Marke 30554832
hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 7. Dezember 2009 durch den Richter Schwarz als
Vorsitzenden und die Richter Kruppa und Lehner
beschlossen:
1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Kostenantrag wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Die Widersprechende hat gegen die am 7. April 2006 veröffentlichte Eintragung
der am 15. September 2005 angemeldeten, u. a. für
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Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
- beschränkt auf die vorgenannten Waren und Dienstleistungen - Widerspruch
eingelegt aus ihrer seit 28. Februar 2000 u. a. für
international registrierten Marke Nr. 735151
LA CITY
Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit
Beschluss vom 16. März 2009 den Widerspruch zurückgewiesen. Zwar habe die
Widersprechende auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der
angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke
nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG für Klasse 25 glaubhaft gemacht. Auch sei je-
denfalls im Bereich der Klasse 25 Warenidentität gegeben, während zu den ange-
griffenen Waren der Klasse 35 keine Warenähnlichkeit zu den von der Wider-
spruchsmarke benutzten Waren der Klasse 25 bestehe. Auch soweit eine Waren-
ähnlichkeit vorläge, sei aber eine hinreichende Markenähnlichkeit zu verneinen, da
die beiden Marken klanglich und bildlich verschieden sind. Keines der Zeichen
werde allein durch den Begriff „City“ geprägt, da dieser Begriff warenbeschreibend
sei. Darüber hinaus stehe einer Verwechslungsgefahr auch der Umstand entge-
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gen, dass es sich bei dem in der angegriffenen Marke enthaltenen Begriff „city-
sport“ um einen Gesamtbegriff handele, welchen der Verkehr ohne Mühe vom Wi-
derspruchszeichen unterscheiden könne.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaber Sie hält
eine Markenähnlichkeit für gegeben, weil beide Marken durch den überein-
stimmenden Begriff „city“ geprägt würden. Dieser Begriff sei nicht warenbeschrei-
bend. Im angegriffenen Zeichen werde der weitere Bestandteil „sports“ nicht be-
achtet, weil es sich hierbei nur um einen Hinweis auf Sportbekleidung handele.
Der weitere Bestandteil „LA“ in der Widerspruchsmarke werde vom Verkehr als
französischer Artikel erkannt und dementsprechend vernachlässigt, wie dies auch
für die entsprechenden deutschen und englischen bestimmten Artikel „der/die/das“
bzw. „the“ der Fall sei; dass dem französischen Artikel „LA“ der englische Begriff
„CITY“ nachfolge, spiele keine Rolle, da dieser Begriff in der französischen Spra-
che als Anglizismus aufgefasst werde. Dementsprechend habe auch das HABM
bei ähnlichen Kollisionsfällen eine Verwechslungsgefahr bejaht. Auf jeden Fall be-
stehe aber mittelbare Verwechslungsgefahr, da die angegriffene Marke den Ver-
kehr an die Widerspruchsmarke erinnere und daher wirtschaftliche Verbindungen
zwischen den jeweiligen hinter den Marken stehenden Unternehmen vermute.
beantragt,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 16. März 2009 aufzuheben und die
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden.
registrierten Marke Nr. 735151 zu löschen.
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Die Markeninhaberin beantragt,
1. die Beschwerde zurückzuweisen.
2. der Widersprechenden die Kosten aufzuerlegen.
Sie tritt dem Vortrag in allen Punkten entgegen. Die Marken würden nicht allein
durch „city“ geprägt. Der vorangestellte Bestandteil „LA“ in der Widerspruchs-
marke müsse nicht zwingend als französischer Artikel erkannt werden, vielmehr
könne der Verkehr ihn auch als die bekannte Abkürzung für „Los Angeles“ verste-
hen. Darüber hinaus stehe der Umstand, dass es sich bei dem Wortbestandteil in
der angegriffenen Marke um einen Gesamtbegriff handele, der Annahme einer
Verwechslungsgefahr entgegen.
In der mündlichen Verhandlung, an welcher die Widersprechende entsprechend
voriger Ankündigung nicht teilgenommen hat, hat die Inhaberin der angegriffenen
Marke ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.
II.
A. Die nach den §§ 64, 66 MarkenG sowie nach § 165 Abs. 4 und 5 MarkenG in
der bis 31. Dezember 2004 geltenden Fassung zulässige Beschwerde hat in der
Sache Erfolg. Entgegen der Auffassung der Markenstelle kann eine Gefahr von
Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2
Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht festgestellt werden..
1. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer proritätsälteren
Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu löschen, wenn zwischen beiden
Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder
-ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens
die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken mit-
einander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Nach der Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs stehen die vorgenannten Komponen-
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ten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer
Komponente durch den größeren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen
werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 f.] - Canon;
MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 19] - Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241, 243
- Lions). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken,
in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen
Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur
Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den
Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003,
55, 57 f. [Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59]
- Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] - Adam Opel/Autec).
2.
Nach
diesen
Grundsätzen
ist,
selbst
wenn
auf
die
zulässige
Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke eine rechtserhal-
tende Benutzung der Widerspruchsmarke für die eingetragenen Waren der
Klasse 25 unterstellt wird, auf jeden Fall selbst bei unterstellter hochgradiger Wa-
renähnlichkeit und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke der
Grad der Markenähnlichkeit zu gering, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.
a) Marken sind als ähnlich anzusehen, wenn ihre Übereinstimmungen in der Erin-
nerung von nicht nur unmaßgeblichen Teilen der durchschnittlich informierten,
aufmerksamen und verständigen Abnehmer (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605
- Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT. 2), an welche sich die jeweils bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen richten, die daneben vorhandenen Unter-
schiede nach dem Gewicht, das ihnen in der jeweiligen Marke zukommt, so stark
überwiegen, dass die betreffenden Verkehrskreise die Zeichen nicht mehr hinrei-
chend auseinander halten können (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl.
2006, § 9 Rn. 118 m. w. N. [Fn. 311]).
b) Aufgrund ihres jeweiligen Gesamteindrucks, auf den bei der Beurteilung der
Markenähnlichkeit grundsätzlich unabhängig vom Prioritätsalter der gegenüber-
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stehenden Marken abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23
- Sabèl/Puma; GRUR 2005, 1043, 1044 [Rz. 28 f.] - Thomson Life; GRUR 2006,
413, 414 [Rn. 19] - SIR/Zirh; BGH GRUR 2000, 233 f. - Rausch/Elfi Rauch), unter-
scheiden sich beide Marken infolge des vorangestellten Bestandteils „LA“ in der
Widerspruchsmarke und des weiteren Wortbestandteils „sports“ in der angegriffe-
nen Marke so deutlich, dass der Verkehr keine Mühe hat, beide Zeichen
auseinander zu halten.
c) Entgegen der Ansicht der Widersprechenden ist vorliegend eine Markenähn-
lichkeit auch nicht deshalb zu bejahen, weil der übereinstimmende Bestandteil
„city“ bzw. „CITY“ in den gegenüberstehenden Marken den durch die Marke im
Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamtein-
druck dominieren (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 [Rz. 30] - THOMSON LIFE;
BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 18] - Malteserkreuz) oder prägen (vgl. BGH
GRUR 2006, 60 Tz 17 - coccodrillo) würde. Der Verkehr hat nämlich keine Veran-
lassung, bei der Wahrnehmung und Wiedergabe beider Marken die weiteren Be-
standteile „sports“ in der angegriffenen Marke bzw. „LA“ in der Widerspruchs-
marke unberücksichtigt sein zu lassen.
Dabei kann dahinstehen, ob der letztgenannte, dem übereinstimmenden Be-
standteil „CITY“ in der Widerspruchsmarke vorangestellte Bestandteil „LA“ als
französischer bestimmter Artikel oder als Abkürzung für die Stadt Los Angeles
verstanden wird. Diejenigen Teile des Verkehrs, welche der französischen Spra-
che mächtig sind und in „LA“ den französischen Artikel wiederzuerkennen meinen,
werden die Eigentümlichkeit der Markenbildung darin sehen, dass dem französi-
schen bestimmten Artikel ein englischer Begriff nachgestellt und diese Kombina-
tion in der französischen Sprache ungebräuchlich ist. Das englische Wort „city“ ist
nämlich keineswegs, wie die Widersprechende ausgeführt hat, in den allgemeinen
Sprachgebrauch derart integriert worden, dass es als Anglizismus mit
dem französchen bestimmten oder unbestimmten Artikel kombiniert würde. In der
französchen Sprache ist es nämlich nach wie vor üblich, den mit dem englischen
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Begriff „city“ ausgedrückten Sachverhalt in aller Regel mit „centre-ville“ wieder-
zugeben; soweit eine Anlehnung an den englischen Begriff erfolgen soll, steht
hierfür auch das französische Wort „cité“ zur Verfügung. Dementsprechend gibt es
auch keinen lexikalischen Nachweis dafür, dass der Begriff „city“ als Anglizismus
in die französische Sprache eingegangen ist, wie dies etwa mit zahlreichen ur-
sprünglich englischen Begriffen in der deutschen Sprache der Fall ist; dabei ist
auch zu beachten, dass es in Frankreich seit Jahren zur offiziellen Regierungspo-
litik gehört, Anglizismen aus der französischen Sprache, welche ungleich stärker
als die deutsche Sprache vom Staat reglementiert wird, zu verbannen. Schließlich
ist auch nichts dafür ersichtlich oder bekannt, dass diejenigen Ver-
kehrskreise, welche der französischen Sprache mächtig sind und das vorange-
stellte Wort „LA“ in der Widerspruchsmarke als französischen bestimmten Artikel
auffassen, den nachfolgenden Begriff „city“, der ihnen nur als zwi-
schenzeitlich auch in die deutsche Alltagssprache eingegangener Begriff geläufig
ist, als Bestandteil der Alltagssprache ansehen. Vielmehr wirkt die
Verbindung beider Bestandteile der Widerspruchsmarke für diese inländischen
Verkehrskreise wegen ihrer unterschiedlichen sprachlichen Herkunft so eigentüm-
lich, dass sie keine Veranlassung haben, das vorangestellte Wort „LA“ bei der
Wahrnehmung und Wiedergabe der Widerspruchsmarke außer acht zu lassen.
Selbst bei denjenigen, allenfalls als sehr gering zu veranschlagenden Teilen des
Verkehrs, welche tatsächlich die Widerspruchsmarke als einheitlichen
Gesamtbegriff erachten, gibt es keinen Anlass, den als Artikel
vorangestellten Bestandteil „LA“ unbeachtet sein zu lassen; denn anders als der
unbestimmte Artikel bewirkt der bestimmte Artikel eine Betonung des nachfolgen-
den Substantivs, durch welches der mit diesem bezeichnete Gegenstand aus der
Menge gleichartiger anderer Gegenstände herausgehoben wird, was es wiederum
erfordert, bei der Wiedergabe des Substantivs den bestimmten Artikel nicht weg-
zulassen.
Diejenigen Teile des Verkehrs wiederum, welche den vorangestellten Bestandteil
„LA“ als Abkürzung für Los Angeles erachten, haben erst recht keinen Anlass, bei
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der Wahrnehmung und Wiedergabe der Widerspruchsmarke diesen Begriff weg-
zulassen, denn hierdurch wird die bezeichnete (Innen-) Stadt erst hinreichend als
diejenige dieser amerikanischen Stadt in Kalifornien individualisiert.
Schon weil die Widerspruchsmarke nicht allein durch den Bestandteil „CITY“ ge-
prägt ist, hat der Verkehr keine Mühe, beide Marken hinreichend auseiander zu
halten, selbst wenn er den Bestandteil „sports“ in der angegriffenen Marke ledig-
lich als die gekennzeichneten Bekleidungswaren als solche aus dem Sportbereich
beschreibend ansehen sollte. Letzteres ist allerdings kaum anzunehmen, weil die
angegriffene Marke aufgrund ihrer Aufmachung dem Verkehr als Gesamtbegriff
entgegentritt; würde er nämlich das nachgestellte Wort „sports“ allein als waren-
beschreibend ansehen, müsste er schon sprachlich das vorangestellte Substantiv
„city“ als weitere Einschränkung des warenbeschreibenden Begriffs „sports“ und
damit ebenfalls als warenbeschreibend verstehen; da aber nach Auffassung der
Widersprechenden der Begriff „city“ keine warenbeschreibende Bedeutung haben
soll, scheidet ein solches einheitliches beschreibendes Verständnis für den Ver-
kehr auf der Grundlage der Argumentation der Widersprechenden gerade aus. Da
beide Bestandteile aber infolge der Zusammenschreibung ihm als Einheit entge-
gentreten, kann er die Kennzeichnung als warenbeschreibend,
sondern nur als (einheitliche) Warenkennzeichnung erachten und damit den Be-
standteil „sports“ in der angegriffenen Marke nicht bei deren Wahrnehmung und
Wiedergabe außer acht lassen. Damit bestehen in den Augen des Publikums aber
hinreichende Unterschiede zwischen beiden Marken, die es ihm ohne Mühe er-
möglichen, sie auseinander zu halten.
d) Schließlich scheidet entgegen der Ansicht der Widersprechenden auch die An-
nahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr aus. Zwar kann eine gedankliche
Verbindung zwischen den gegenüberstehenden Zeichen bestehen, wenn der Ver-
kehr, obwohl er die gegenüberstehenden Marken auseinanderhält, einem in ihnen
vorhandenen übereinstimmenden Element einen Hinweis auf den Inhaber der älte-
ren Marke entnimmt; dies ist etwa anzunehmen, wenn die Zeichen in einem Be-
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standteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines
einzigen Unternehmens sieht, so dass er auch nachfolgende Bezeichnungen, die
den wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet
(vgl. BGH WRP 2002, 534, 536 – BIG; BGH WRP 2002, 537, 541 – BANK 24).
Eine solche Konstellation scheidet vorliegend aber deshalb aus, weil beide Mar-
ken erkennbar unterschiedlich gebildet sind. Während nämlich dem übereinstim-
menden Bestandteil „city“ in der angegriffenen Marke ein weiterer Bestandteil
folgt, geht der weitere Bestandteil „LA“ in der Widerspruchsmarke dem über-
einstimmenden Bestandteil „CITY“ . Dieser auffällige Unterschied in der je-
weiligen Markenbildung führt das Publikum von der Annahme, zwischen den hinter
der jeweiligen Marke stehenden Unternehmen bestünden irgendwelche insbeson-
dere wirtschaftliche Verbindungen, eindeutig weg. Damit entfällt aber auch die
Grundlage für eine Bejahung einer mittelbaren Verwechslungsgefahr zwischen
beiden Marken.
3. Damit lässt sich im Ergebnis wegen des nicht hinreichenden Grades der Mar-
kenähnlichkeit selbst im Bereich identisch beanspruchter Waren und normaler
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr nicht
festgestellen. Da die Markenstelle somit zu Unrecht eine Verwechslungsgefahr
verneint hat hat, war die anderslautende Entscheidung der Markenstelle auf die
Beschwerde aufzuheben und auf den Widerspruch die Löschung der
angegriffenen Marke anzuordnen.
B. Der zulässige Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke auf Auferlegung
der Verfahrenskosten ist als unbegründet zurückzuweisen, weil ein Billigkeitsgrund
i. S. d. § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, der Widersprechenden die Verfahrenskosten
aufzuerlegen, nicht besteht.
Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG können einem Beteiligten die Verfahrenskosten
nur auferlegt werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Ein Billigkeitsgrund be-
steht dabei nur, wenn besondere Umstände eine Abweichung von der gesetzge-
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berischen Grundentscheidung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, demzufolge die
Beteiligten die ihnen erwachsenen Kosten selbst tragen, rechtfertigen. Die für eine
Billigkeitsentscheidung erforderlichen Umstände liegen nach ständiger Rechtspre-
chung dabei nicht schon deshalb vor, weil ein Rechtsmittel keinen Erfolg hatte
(vgl. BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur). Eine Kostenauferlegung kommt
vielmehr nur in Betracht, sofern ein Beteiligter gegen seine prozessualen Sorg-
faltspflichten verstößt, etwa indem er versucht, in einer nach allgemein anerkann-
ten Beurteilungsgrundsätzen aussichtslosen Situation sein Interesse an dem Er-
halt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen (vgl. BPatGE 12,
238, 240 – Valsette/Garsette). Hierbei ist allerdings Zurückhaltung geboten, weil
die gesetzliche Grundregel auch für Verfahren mit unsicherem Verfahrensausgang
Geltung beansprucht und nicht durch eine rückblickende Aussichtenprüfung zu
weit relativiert werden darf (so zutr. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 71
Rn. 16), zumal es dem grundgesetzlich verbürgten Recht jedes Beteiligten auf
gerichtliche Kontrolle (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG) entspricht, auch bislang aner-
kannte Rechtsprechungsgrundsätze stetig zur erneuten gerichtlichen Überprüfung
zu stellen. Ein Verstoß gegen prozessuale Sorgfaltsplichten liegt daher nur vor,
wenn der Schluss naheliegt, dass ein Beteiligter mit seinem Verhalten verfahrens-
fremde Ziele wie Verzögerung einer Entscheidung oder Behinderung der Gegen-
seite verfolgt (vgl. Ingerl/Rohnke, a. a. O.).
Solche besonderen Umstände sind vorliegend aber weder von der
Markeninhaberin vorgebracht worden noch anderweitig ersichtlich. Dass die
Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden erst unmittelbar vor Sitzungs-
beginn durch telefonische Mitteilung an die Geschäftsstelle mitgeteilt haben, an
der mündlichen Verhandlung, die allein auf den Hilfsantrag der Widersprechenden
anberaumt worden war, nicht teilzunehmen, ist zwar misslich und im Verhältnis zu
den Verfahrensbevollmächtigten der Inhaberin der angegriffenen Marke, von de-
nen den am Verhandlungsort ansässigen Verfahrensbevollmächtigten der Wider-
sprechenden bekannt sein musste, dass sie eine weite Anreise zum Gericht hat-
ten, wenig kollegial, reicht aber für sich genommen nicht aus, die Kosten des
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Verfahrens, die nur zwischen den Beteiligten selbst aufgeteilt werden könnten, der
Widersprechenden aufzuerlegen, zumal auch nicht bekannt ist, ob dieses Verhal-
ten ihrer Verfahrensbevollmächtigten von ihrer Seite gebilligt oder gar intendiert
wurde. Sonstige Anhaltspunkte, welche den Schluss nahelegen würden, dass die
Widersprechende ihr gesetzliches Recht zur Widerspruchs- und Beschwerdeein-
legung aus nicht in der (markenrechtlichen) Sache begründeten Beweggründen
wahrgenommen hätte, sind weder vorgetragen noch ersichtlich, so dass es im Er-
gebnis bei der Grundregel des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG verbleiben muss, dass
jede Beteiligte die ihr erwachsenen Kosten selbst zu tragen hat.
Schwarz
Kruppa
Lehner
Ju