Urteil des BPatG vom 20.04.2007

BPatG: ältere marke, papier, verwechslungsgefahr, eugh, bestandteil, beschreibende angabe, kennzeichnungskraft, gesamteindruck, unternehmen, begriff

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 149/06

_______________

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt

zugestellt am

20. April 2007

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

BPatG 154

08.05

- 2 -

…

betreffend die Marke 301 10 104

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund

der mündlichen Verhandlung vom 24. Januar 2007 durch …

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

Die Wortmarke 301 10 104

Focus-Global

ist u. a. eingetragen für die Waren der Klasse 16

„Schilder aus Papier und Pappe, Papier, Pappe“.

Dagegen hat die A…

KG Widerspruch erhoben aus der älteren Wort-

marke 1 063 539

Focus

- 3 -

die eingetragen ist für die Waren der Klasse 16

„Papier, Pappe (Karton), Papier- und Pappwaren (soweit in Klas-

se 16 enthalten)“.

Der Widerspruch richtet sich gegen die Waren „Schilder aus Papier und Pappe;

Papier, Pappe“ der jüngeren Marke.

Mit Beschluss vom 7. Juli 2003 hat die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen

Patent- und Markenamts den Widerspruch zurückgewiesen. Trotz identischer oder

sehr ähnlicher Waren und eines normalen Schutzumfangs der Widerspruchs-

marke halte die jüngere Marke den erforderlichen großen Abstand ein. Da der Be-

standteil „Focus“ nicht prägend sei, werde ihr Gesamteindruck von ihren beiden

Bestandteilen gleichwertig bestimmt, so dass sich die Marken klanglich, schrift-

bildliche und begrifflich in der gebotenen Weise unterschieden. Eine Verkürzung

der angegriffenen Marke allein auf „Focus“ sei nicht zu erwarten, zumal sie mit der

Bedeutung „Brennpunkt weltweit“ ein Gesamtbegriff sei.

Gegen diesen ihr am 11. Juli 2003 zugestellten Beschluss hat die Widerspre-

chende am 21. Juli 2003 Erinnerung eingelegt. Mit Beschluss der Markenstelle für

Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Oktober 2006 wurde

der Beschluss vom 7. Juli 2003 aufgehoben und die jüngere Marke im beantragten

Umfang für die Waren „Schilder aus Papier und Pappe; Papier, Pappe“ teilweise

gelöscht. Zwischen den Vergleichszeichen bestehe unmittelbare Verwechslungs-

gefahr. Die Marken könnten sich auf identische Waren begegnen. Die Kennzeich-

nungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich. Der Bestandteil „Focus“

präge die jüngere Marke. Er genieße für die verfahrensgegenständlichen Waren

keine überragende Bekanntheit. Daher könne nicht davon ausgegangen werden,

dass er wie eine bekannte Herstellerangabe im jüngeren Zeichen unberücksichtigt

bleibe.

- 4 -

Demgegenüber handle es sich bei dem Bestandteil „Global“ um eine beschrei-

bende Angabe, die ein Hinweis auf ein weltweit operierendes Unternehmen sein

könne. Des Weiteren bestehe assoziative Verwechslungsgefahr, da die Verbrau-

cher der Auffassung sein könnten, die mit den Marken gekennzeichneten Waren

stammten aus demselben Geschäftsbetrieb.

Am 27. Juni 2003 wurde über das Vermögen der ursprünglichen Widersprechen-

den das Insolvenzverfahren eröffnet und ein Insolvenzverwalter bestellt. Nach

dessen im Erinnerungsverfahren vorgelegten Schreiben vom 8. März 2005 waren

die früheren Verfahrensbevollmächtigten zwischen Insolvenzeröffnung und Über-

nahme der Marken durch die jetzige Beschwerdeführerin in seinem Auftrag tätig.

Gegen den Beschluss vom 14. Oktober 2006 hat die Inhaberin der jüngeren

Marke Beschwerde eingelegt. Sie ist der Auffassung, dass keine Verwechslungs-

gefahr bestehe. Die Zeichen unterschieden sich in ihrer Gesamtheit sowohl

schriftbildlich, klanglich als auch begrifflich ausreichend. Der Bestandteil „Focus“

präge die jüngere Marke nicht. Die beiden Bestandteile der angegriffenen Marke

bildeten einen Gesamtbegriff im Sinn von „Brennpunkt weltweit“, was durch den

Bindestrich zwischen „Focus“ und „Global“ verdeutlicht werde. Daher habe „Fo-

cus“ in der angegriffenen Marke auch keine selbständig kennzeichnende Stellung.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 4. Oktober 2006 aufzuheben.

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Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen

und regt die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu

Recht die Löschung der jüngeren Marke für die Waren „Schilder aus Papier und

Pappe, Papier, Pappe“ gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG ange-

ordnet. Zwischen den Vergleichszeichen liegt zwar keine unmittelbare Verwechs-

lungsgefahr vor. Da aber der Bestandteil „Focus“ in der jüngeren Marke neben

dem weiteren Bestandteil „Global“ seine selbständige kennzeichnende Stellung

beibehält, besteht Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 le. Alt. MarkenG.

Die Insolvenz der ursprünglichen Widersprechenden stand der Zulässigkeit des

Erinnerungsverfahrens nicht entgegen.

Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin im Verfahren vor der

Markenstelle ergeben sich aus der Insolvenz der damaligen Widersprechen-

den keine Bedenken gegen die Zulässigkeit des Erinnerungsverfahrens. Der

Erstbeschluss erging am 7. Juli 2003 und wurde am 11. Juli 2003 zugestellt,

die Erinnerung am 21. Juli 2003 eingelegt. Diese Verfahrenshandlungen er-

folgten damit zwar nach Insolvenzeröffnung am 27. Juni 2003. Sie waren

aber wirksam, weil die vormaligen Vertreter der insolventen Widersprechen-

den zu diesem Zeitpunkt bereits im Auftrag des Insolvenzverwalters tätig wa-

ren. Nach dem Verkauf der Widerspruchsmarke war die Insolvenzmasse

nicht mehr betroffen, so dass das Erinnerungsverfahren fortgesetzt werden

konnte. Es wurde gemäß Schriftsatz vom 21. Januar 2005 durch die jetzige

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Markeninhaberin als Rechtsnachfolgerin gem. § 28 Abs. 2 S. 1, S. 2 Mar-

kenG übernommen.

2. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des

Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung

aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei besteht eine

Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbeson-

dere der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und der Identität oder Ähnlich-

keit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der

Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der

Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der

Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.;

EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma; GRUR Int. 1998, 875, 876 f. - Canon;

BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 779, 781

- Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2006, 60 ff. - Rn. 12 - coccodrillo; GRUR 2006,

859 ff. - Rn. 16 - Malteserkreuz).

2.1. Da Benutzungsfragen im Verfahren nicht angesprochen sind, ist bezüglich

der einander gegenüberstehenden Waren von der Registerlage auszugehen.

Der Widerspruch richtet sich nur gegen die Waren „Schilder aus Papier und

Pappe, Papier, Pappe“ der angegriffenen Marke. Diese Waren sind mit den

Waren der Widerspruchsmarke „Papier, Pappe (Karton), Papier- und Papp-

waren“ identisch.

Die hier angesprochenen Verkehrskreise sind sowohl die allgemeinen

Verbraucher als auch Fachkreise wie Groß- und Einzelhändler im Bereich

der Papier- und Pappwaren.

2.2. Die Widerspruchsmarke ist bezüglich der verfahrensgegenständlichen Waren

uneingeschränkt als Herkunftshinweis geeignet und verfügt daher über eine

durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Das Wort „Focus“ mit den Bedeutun-

gen „Brennpunkt; Krankheitsherd“ hat keinerlei beschreibende Beziehung zu

- 7 -

den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren „Papier, Pappe

(Karton), Papier- und Pappwaren (soweit in Klasse 16 enthalten)“.

Anhaltspunkte für eine gesteigerte oder nachträglich verminderte Kennzeich-

nungskraft im Entscheidungszeitpunkt bestehen nicht. Soweit die Markenin-

haberin im Erinnerungsverfahren die Berühmtheit der zu ihren Gunsten ein-

getragenen Marke „FOCUS“ geltend gemacht hat, ist dies ohne Auswirkung

auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Bei der Prüfung der

Verwechslungsgefahr kommt es ausschließlich auf die Kennzeichnungskraft

der älteren Marke an. Denn Zweck des mit der Eintragung gewährten Schut-

zes ist es, die Herkunftsfunktion der älteren Marke gegenüber jüngeren, ver-

wechselbar ähnlichen Zeichen zu gewährleisten. Daher kommt es auf die

von der Markeninhaberin im Erinnerungsverfahren vorgelegten Umfragegut-

achten nicht an, die zudem nur die Bekanntheit des Begriffs „FOCUS“ als

Titel eines Nachrichtenmagazins zum Gegenstand haben.

2.3. Wegen der Identität der einander gegenüber stehenden Waren sowie der

normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke muss die jüngere

Marke einen erheblichen Abstand einhalten.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach de-

ren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinnge-

halt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrs-

kreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Um

die Markenähnlichkeit zu bejahen, reicht in der Regel bereits die Ähnlichkeit

in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche aus (vgl. EuGH

GRUR 1998, 387, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; BGHZ 139, 340, 347 - Lions;

BGH GRUR 2006, 60 ff. - coccodrillo). Maßgeblich für die Beurteilung der

Markenähnlichkeit ist dabei der Gesamteindruck der sich gegenüberstehen-

den Zeichen (BGH a. a. O. - Malteserkreuz Rn. 17). Denn auch der durch-

schnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbrau-

- 8 -

cher nimmt eine Marke normalerweise als Ganzes wahr und achtet nicht auf

verschiedene Einzelheiten.

Nach diesen Grundsätzen besteht vorliegend keine unmittelbare Verwechs-

lungsgefahr

In klanglicher und in schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden

sich die Vergleichszeichen in ausreichendem Maße. Die Wi-

derspruchsmarke ist eine Einwortmarke, während die jün-

gere Marke aus den beiden Begriffen „Focus“ und „Global“

besteht. Dieser Unterschied wird sowohl akustisch als auch

visuell eindeutig wahrgenommen.

Auch in begrifflicher Hinsicht weisen die Marken keine Ähn-

lichkeit vor. Zwar enthalten beide das Wort „Focus“, aber

aufgrund des zweiten Bestandteils der jüngeren Marke, der

in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung hat, fehlt es

an einer inhaltlich-gedanklichen Gemeinsamkeit der Zeichen.

Die jüngere Marke wird nicht durch ihren Bestandteil „Focus“

geprägt. Denn eine solche Prägung setzt voraus, dass die

übrigen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten

und den Gesamteindruck nicht mitbestimmen (vgl. BGH

GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865,

866 - Mustang). Dies ist bei „Focus-Global“ nicht der Fall.

Das Zeichen hat allerdings keine erkennbare Gesamtbe-

deutung im Sinne von „Brennpunkt weltweit“, wie die Mar-

keninhaberin vorträgt. Dazu reicht der Bindestrich zwischen

„Focus“ und „Global“ nicht aus. Er stellt nur eine formale

Verbindung dar und führt nicht zu einer sinnvollen Bedeu-

tung. Denn die Verknüpfung „Brennpunkt weltweit“ gibt es als

Gesamtbegriff in der deutschen Sprache nicht. Da die Art der

- 9 -

Wortbildung mit nachgestelltem Adjektiv zudem sprachre-

gelwidrig ist, kennt der Verkehr - anders als z. B. die Begriffe

„Global

Call, Global

Player“

- auch keine vergleichbaren

Wortzusammensetzungen, die das Verständnis als Gesamt-

begriff nahelegen könnten.

Der Bestandteil „Global“ der jüngeren Marke hat für die ver-

fahrensgegenständlichen Waren aber auch keine eindeutig

beschreibende Bedeutung. Daher wird er beim Zeichenver-

gleich nicht außer Acht gelassen (vgl. BGH GRUR 2004, 778

- Urlaub direkt). Der Senat konnte nicht feststellen, dass im

Bereich der Waren „Schilder aus Papier und Pappe, Papier,

Pappe“ der Begriff „global“ in einer seiner Bedeutungen

„weltweit, welt-, erdumfassend; gesamt, umfassend, allge-

mein“ (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl.

2006 [CD-ROM]; Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 7. Aufl.

2000) zur Beschreibung konkreter Eigenschaften verwendet

wird.

Dies kann aber letztlich offen bleiben. Vorliegend besteht

nämlich Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der

Markenusurpation i. S. d. der Rechtsprechung des Europäi-

schen Gerichtshofs zu „Thomson Life“ (GRUR

2005,

1042 ff.) und des Bundesgerichtshofs zu „Malteserkreuz“

(GRUR 2006, 859 ff.). Danach kann bei identischen Waren

oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr für das

Publikum bestehen, wenn das streitige Zeichen durch die

Verbindung einer Unternehmensbezeichnung eines Dritten

mit einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen

Marke gebildet wird und letztere in dem zusammengesetzten

Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine

- 10 -

selbständig kennzeichnende Stellung behält (vgl. EuGH

a. a. O., Rn. 30; BGH a. a. O., Rn. 18; vgl. auch BGH GRUR

2002, 171, 174 - Marlboro-Dach; GRUR 2004, 865, 866

- Mustang). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig

kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder

eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorlie-

gen von Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch

bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck her-

vorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder

Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander

verbundenen Unternehmen stammen (EuGH a.

O.,

Rn. 31). Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, löst der durch

das jüngere Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck beim

Publikum die Vorstellung aus, die fraglichen Waren oder

Dienstleistungen stammten zumindest aus wirtschaftlich mit-

einander verbundenen Unternehmen (EuGH a.

O.,

Rn. 31).

Der vorliegende Fall unterscheidet sich zwar von dem vom

Europäischen Gerichtshof entschiedenen dadurch, dass die

angegriffene Marke mit der Widerspruchsmarke nicht in dem

einem Unternehmenskennzeichen hinzugefügten Teil über-

einstimmt, sondern das Unternehmenskennzeichen inner-

halb der jüngeren Marke mit der älteren Marke identisch

sind. Dies führt aber nicht dazu, dass deshalb die Ver-

wechslungsgefahr zu verneinen ist. Die berechtigten Interes-

sen der Abnehmer und Mitbewerber an einer irrtumsfreien

Zuordnung der Produkte zu einem Herkunftsbetrieb sowie

die Eigentumsrechte des Inhabers der älteren Marke sind

nicht nur dann berührt, wenn ein weiterhin kennzeichnungs-

kräftiges Zeichen mit dem Firmenkennzeichen des Inhabers

eines jüngeren Zeichens zu einer neuen Marke verbunden

- 11 -

wird. Sie werden in gleichem Maße tangiert, wenn überhaupt

eine gedankliche Verbindung zwischen den Marken herge-

stellt wird, die Anlass zu Verwechslungen gibt (vgl. BPatG

GRUR 2003, 64 ff. -T-Flexitel/FLEXITEL). Ein derartiger An-

lass besteht, wenn die ältere Marke in der jüngeren Marke

ihre selbständig kennzeichnende Stellung beibehält und

damit nicht ihre Hauptfunktion einbüßt, nämlich dem

Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der

gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren,

indem sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung

ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft

zu unterscheiden (EuGH a. a. O., Rn. 23 m. w. N., BPatG

a. a. O.). Dem Schutz der Herkunftsfunktion dient die Lö-

schung verwechselbarer Zeichen (EuGH a. a. O., Rn. 24).

Um den absoluten Schutz umfassend zu gewährleisten, den

eine eingetragene Marke gewährt, erstreckt er sich auch auf

solche Fälle, in denen die weiterhin selbständig kennzeich-

nende ältere Marke die jüngere weder prägt noch dominiert

(EuGH a. a. O., Rn. 30 - 33). Für die Frage, ob die ältere

Marke ihre Herkunftsfunktion verliert, kann es daher auch

nicht darauf ankommen, ob sie einem Unternehmenskenn-

zeichen, einem bekannten Handelsnamen oder einer be-

kannten Marke hinzugefügt wird. Vielmehr ist dies allein an-

hand der Vergleichsmarken zu beurteilen. Die Entscheidung

des Europäischen Gerichtshofs enthält insoweit keine ab-

schließende Aufzählung, sondern führt nur Beispiele an.

Ausgehend von der Vorlagefrage, die sich auf den Fall einer

Unternehmensbezeichnung bezog (vgl. OLG Düsseldorf,

GRUR-RR 2004, 322 - THOMSON-LIFE), hat er lediglich als

weitere Möglichkeiten, in denen die usurpierte Marke ihre

selbständig kennzeichnende Stellung nicht verliert, die Ver-

- 12 -

bindung mit einem bekannten Handelsnamen oder einer be-

kannten Marke genannt. Andernfalls könnte der in Art. 5

Abs.

1 MarkenRichtl, §

14 Abs.

1, 2

MarkenG gewährte

Schutz allein dadurch unterlaufen werden, dass der älteren

Marke beliebige weitere Bestandteile hinzugefügt werden.

Auch der Bundesgerichtshof hat in der Entscheidung „Malte-

serkreuz“ (a. a. O.) für die Frage der selbständig kennzeich-

nenden Stellung nicht darauf abgestellt, welchen weiteren

Bestandteilen die ältere Marke in der jüngeren hinzugefügt

wurde, sondern allein auf den mit der älteren Marke überein-

stimmenden bzw. ähnlichen Teil.

Eine selbständig kennzeichnende Stellung der älteren Marke

ist allerdings dann nicht gegeben, wenn sie ihre Hinweis-

funktion in der jüngeren Marke vollständig verliert. Dies setzt

aber voraus, dass die ältere Marke mit den anderen Be-

standteilen der jüngeren Marke in einer Aussage oder einem

Begriff so zusammenwirkt, dass eine Herausnahme aus der

Aussage oder dem Begriff nicht möglich ist, ohne deren Sinn

zu zerstören. Dies wäre z.

B. bei Wortbildungen wie

„Focusthema, Focusabstand, Autofocus, Servofocus“ oder

Gesamtaussagen wie „Im FOCUS des Interesses“ oder „Im

Focus: Fakten“ oder „Im Focus: Fakten, Fakten, Fakten“ der

Fall (vgl. BPatG 29 W (pat) 195/03 und 29 W (pat) 161/02).

Eine Gesamtaussage liegt hier nicht vor (siehe oben b)),

ebenso wenig ein Gesamtbegriff.

Damit ist eine selbständig kennzeichnenden Stellung der äl-

tere Marke „Focus“ in der jüngeren Marke „Focus-Global“ zu

bejahen, so dass - insbesondere auch, weil „FOCUS“ das

Firmenschlagwort der Inhaberin der jüngeren Marke ist - bei

- 13 -

den angesprochenen Verkehrskreise die Vorstellung ausge-

löst wird, die fraglichen Waren stammten zumindest aus wirt-

schaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. Daher ist

die Löschung der jüngeren Marke im angegriffenen Umfang

anzuordnen (§ 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG; im Ergebnis ebenso

HABM - R 268/2005-4 FOCUS Radio./.Focus; R 319/2005-4

- TOMORROW FOCUS./.Focus).

d) Auf die im Übrigen zu verneinende (siehe BPatG, Be-

schlüsse

vom

24. Januar 2007

29 W (pat) 161/02;

29 W (pat) 192/03; 29 W (pat) 193/03; 29 W (pat) 194/03;

29 W (pat) 195/03) Frage einer mittelbaren Verwechslungs-

gefahr unter dem Gesichtspunkt von Serienzeichen (vgl.

EuGH GRUR 1998, 387 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma;

BGH GRUR 2002, 542 ff. - BIG) kommt es danach nicht

mehr an.

3. Eine

Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen war nicht veranlasst, § 71

Abs. 1 MarkenG.

Der Senat sieht keinen Anlass für eine Vorlage zum Europäischen Gerichts-

hof oder für die Zulassung der Rechtsbeschwerde, da die vorliegende

Entscheidung im Rahmen der Rechtsprechung des Europäischen

Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs ergangen ist.

gez.

Unterschriften