Urteil des BPatG, Az. 32 W (pat) 175/04

BPatG: versicherung, verkehr, kosmetik, ware, patent, verpackung, augenschein, glaubhaftmachung, hersteller, herkunft
BUNDESPATENTGERICHT
32 W (pat) 175/04
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(Aktenzeichen)
Verkündet am
12. Juli 2006
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
BPatG 154
08.05
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betreffend die Marke 395 46 503
hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 12. Juli 2006 unter Mitwirkung …
beschlossen:
Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Die am 16. November 1995 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen unter-
schiedlicher Klassen angemeldete Wortmarke
SALLI
ist am 14. März 1996 in das Markenregister des Deutschen Patent- und Marken-
amts eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 20. Juni 1996. In
Klasse 3 war die Marke zunächst u. a. für die Waren
„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“
registriert.
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Widerspruch erhoben ist u.
a. aus der prioritätsälteren deutschen Marke
395 14 886 (angemeldet am 5. April 1995)
SALLY
die seit dem 11. April 1996 u. a. für folgende Waren eingetragen ist:
„08 handbetätigte Werkzeuge und Geräte zur Körper- und
Schönheitspflege (soweit in Klasse 8 enthalten);
11 elektrotechnische Geräte für Körper-, Schönheits- und Haar-
behandlung (soweit in Klasse 11 enthalten).“
Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts - Beamter des gehobenen Dienstes - vom 14. November 2000 ist die
teilweise Löschung der angegriffenen Marke, nämlich u. a. für die Waren „Mittel
zur Körper- und Schönheitspflege“, angeordnet worden. Im Übrigen wurde der Wi-
derspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, im Verhältnis zu Gerä-
ten zur Körper- und Schönheitspflege komme es zwar nicht auf der Herstellerebe-
ne, wohl aber in Vertrieb und Marktauftritt (gemeinsame Verkaufsstätten) zu Be-
rührungspunkten, so dass von Warenähnlichkeit ausgegangen werden müsse.
Die Markeninhaberin hat Erinnerung eingelegt und mit einem am 16. August 2001
eingegangenen Schriftsatz die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.
Zur Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marke hat die Widersprechende eine
in englischer Sprache gehaltene eidesstattliche Versicherung (Statutory
Declaration) eines Angestellten, einen Internetauszug betreffend Niederlassungen
in Deutschland, Aufkleber sowie Prospektmaterial aus den Jahren 1997 bis 2000
vorgelegt. Die Markeninhaberin hat die Nichtbenutzungseinrede aufrechterhalten.
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Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle hat durch
Beschluss vom 23. März 2004, berichtigt mit Beschluss vom 16. Juni 2004, den
Erstbeschluss insoweit aufgehoben, als die Löschung der jüngeren Marke u. a. für
„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ angeordnet worden war, und den Wi-
derspruch auch insoweit zurückgewiesen. Eine rechtserhaltende Benutzung der
Widerspruchsmarke sei nicht glaubhaft gemacht worden. Die vorgelegten Unterla-
gen zeigten keine mit „SALLY“ gekennzeichneten Produkte, vielmehr ausschließ-
lich mit anderen Marken versehene. Eine unmittelbare Verbindung der Marke mit
den Waren sei nicht belegt. Der nachgewiesene firmenmäßige Gebrauch könne
die betriebliche Herkunftsfunktion nicht erfüllen.
Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.
Sie stellt den Antrag,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 23. März 2004 in der Fassung des Be-
richtigungsbeschlusses vom 16. Juni 2004 aufzuheben.
Als Glaubhaftmachungsunterlagen legt sie (nochmals) ein Preisetikett vor, wie es
nach ihren Angaben auf den Waren angebracht wird, außerdem die Fotografie von
mit der Widerspruchsmarke versehenen Verpackungen von Haarkämmen. Letzte-
re Ware sei unter den Oberbegriff „handbetätigte Werkzeuge zur Schönheits-
pflege“ in Klasse 8 zu subsumieren. In einem weiteren Schriftsatz legt die Wider-
sprechende zusätzlich Kopien von Warenverpackungen für unterschiedliche Er-
zeugnisse vor, die in einer ihrer deutschen Filialen erworben worden seien, außer-
dem Einkaufstüten sowie eine Werbebroschüre.
Die Markeninhaberin hat schriftsätzlich beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
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Ihrer Ansicht nach hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung
ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht. „Haarkämme“ fielen unter den Oberbegriff
„Kämme“, der nach der Klassifikation der Klasse 21 zuzuordnen sei. Sie schränkt
hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen Waren in Klasse 3 das Verzeichnis
ein auf
„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich dekorative
Kosmetik“.
Werkzeuge und Geräte zur Körper- und Schönheitspflege seien mit Mitteln zur
Körper- und Schönheitspflege nicht ähnlich, erst recht nicht mit dekorativer Kos-
metik.
Wenige Tage vor der mündlichen Verhandlung sind seitens der Widersprechen-
den weitere Glaubhaftmachungsunterlagen eingereicht worden, nämlich eine in
englischer Sprache abgefasste eidesstattliche Versicherung eines Vice President
and Secretary der Widersprechenden (deren deutsche Übersetzung in der münd-
lichen Verhandlung vorgelegt wurde) mit Umsatzzahlen für die Jahre 2002 bis
2006 sowie Ausdrucke von Internet-Seiten der Widersprechenden. „Dekorative
Kosmetik“ lasse sich von sonstigen kosmetischen Präparaten nicht eindeutig ab-
grenzen.
Die Markeninhaberin hat nochmals erwidert; eine rechtserhaltende markenmäßige
Benutzung der Widerspruchsmarke auf den registrierten Waren selbst sei nicht
belegt. Es werde nicht einmal behauptet, dass die Waren oder deren Verpackung
mit dieser Marke versehen seien. Weiterhin vertieft sie ihre Ansicht, dass keine
Warenähnlichkeit gegeben sei.
In der mündlichen Verhandlung, an der die Markeninhaberin gemäß vorheriger
Ankündigung nicht teilgenommen hat, sind von der Widersprechenden mehrere
der von ihr vertriebenen Produkte mit Originalverpackung, welche eingehend in
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Augenschein genommen wurden, sowie ein weiterer Internetausdruck vorgelegt
worden.
Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden (§ 66 MarkenG) bleibt in der
Sache ohne Erfolg.
1. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die angegriffene Marke nur inso-
weit, als sie - nach weiterer Teillöschung in der Beschwerdeinstanz - für „Mittel zur
Körper- und Schönheitspflege, nämlich dekorative Kosmetik“ beansprucht wird.
Hinsichtlich aller sonstigen (noch) registrierten Waren und Dienstleistungen steht
sie dagegen außer Streit, weil die Widersprechende gegen den ersten Beschluss
der Markenstelle vom 14. November 2000, der ihren Widerspruch insoweit zurück-
gewiesen hat, keine Erinnerung eingelegt hat, so dass der Erstbeschluss in die-
sem Umfang bestandskräftig geworden ist.
2. Soweit sich der Widerspruch gegen die verfahrensgegenständlichen Waren in
Klasse 3 richtet, kann ihm bereits deshalb nicht stattgegeben werden, weil die Wi-
dersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke, aus der Wider-
spruch erhoben wurde, auch im Beschwerdeverfahren nicht glaubhaft hat.
Die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin war gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2
MarkenG zulässig; im Zeitpunkt ihrer Erhebung (16. August 2001) war der maß-
gebliche Fünf-Jahres-Zeitraum seit Registrierung der Widerspruchsmarke
(11. April 1996) abgelaufen. Die Widersprechende traf und trifft mithin die Oblie-
genheit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke gemäß § 26 MarkenG in
dem - im Laufe des Verfahrens mitwandernden - Zeitraum von fünf Jahren vor der
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Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft zu machen. Dem ist sie weder im
patentamtlichen Verfahren, wie im Erinnerungsbeschluss der Markenstelle zutref-
fend festgestellt, noch im vorliegenden gerichtlichen Verfahren nachgekommen.
Die vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen, d. h. die beiden eidesstattlichen
Versicherungen vom 20. Februar 2002 und vom 29. Juni 2006 sowie die ergän-
zenden, im Laufe des Verfahrens, zuletzt in der mündlichen Verhandlung, einge-
reichten Belege, welche als im Zusammenhang stehend gewertet werden müssen
(vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 43 Rdn. 45), lassen nicht den Schluss
zu, dass die Widerspruchsmarke funktionsgerecht benutzt worden ist. Die Be-
nutzung einer eingetragenen Marke wirkt nämlich nur dann rechtserhaltend, wenn
sie der Hauptfunktion einer Marke entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität
der Waren zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, diese von Waren anderer
Herkunft zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2003, 425 - Ansul/Ajax; BGH GRUR
2005, 1047 - OTTO; GRUR 2006, 150, 151 re. Sp. - NORMA). Dies erfordert eine
für die betreffenden Waren übliche und sinnvolle markenmäßige Verwendung.
Dagegen reicht eine Verwendung (nur) als Unternehmenskennzeichen auch dann
nicht aus, wenn Inhaberin der Marke - wie hier - ein Handelsunternehmen (und
kein Produzent) ist, mithin eine sog. Handels- oder Händlermarke vorliegt. Auch
bei derartigen, für bestimmte Waren eingetragenen Marken ist nur eine Benutzung
für den Gegenstand der Eintragung, d. h. für konkrete unter die registrierten Ober-
begriffe fallende Erzeugnisse (hier solche in den Klassen 8 und 11), rechtser-
haltend (BGH a. a. O. - OTTO und NORMA). Die Widersprechende genießt keinen
Schutz für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Waren (in
Klasse 35), was nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (GRUR
2005, 764 -
Praktiker; vgl. auch BPatG GRUR 2006, 63 -
Einzelhandels-
dienstleistungen II) nunmehr grundsätzlich möglich ist. Die Frage, ob die belegten
Verwendungshandlungen für derartige Dienstleistungen rechtserhaltend wären,
stellt sich deshalb vorliegend nicht.
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Da der nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgebliche Benutzungszeitraum von
fünf Jahren vor der (abschließenden) Entscheidung über den Widerspruch sich
von Juli 2001 bis Juli 2006 erstreckt, kommt vor allem der zweiten eidesstattlichen
Versicherung in Verbindung mit den ergänzenden Unterlagen, d. h. den einge-
reichten und in der mündlichen Verhandlung in Augenschein genommenen Pro-
duktbeispielen, besondere Bedeutung zu. Der eidesstattlichen Versicherung, so
wie sie abgefasst ist, fehlt die Eignung, eine markenmäßige Verwendung der Wi-
derspruchsmarke zu belegen. Zunächst ist zu beanstanden, dass sie „zur Vorlage
beim Deutschen Patentamt“ - nicht aber beim Bundespatentgericht - bestimmt ist
(was der ausländischen Widersprechenden aber möglicherweise trotz anwaltlicher
Vertretung und Beratung als falsa demonstratio nachgesehen werden kann). Ein
entscheidender Mangel liegt jedenfalls darin, dass in Nr. 1) der Erklärung die
registrierten Oberbegriffe angeführt werden, woran auch die mit „insbesondere“
eingeleitete Nennung einzelner Erzeugnisse nichts ändert. Erforderlich ist aber, da
nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nur die als benutzt glaubhaftgemachten Waren
(gemeint ist die Benutzung der Marke für diese Waren) auf Seiten der Wider-
sprechenden berücksichtigt werden können, dass sämtliche benutzten Einzelpro-
dukte gesondert angegeben werden. Die - rein rechtliche - Beurteilung der Sub-
sumtions- und Integrationsfrage ist allein Sache des Gerichts. Da in Nr. 1) der
eidesstattlichen Versicherung Oberbegriffe angeführt werden, ist eine Zuordnung
der in Nr. 3) genannten - durchaus beträchtlichen - Umsätze in den Jahren 2002
bis 2006 zu einzelnen Produkten nicht möglich. Letztlich bleibt offen, für welche
konkreten Waren und in jeweils welchem Umfang die Widerspruchsmarke benutzt
worden sein soll.
Zudem ist die in Nr. 2) der eidesstattlichen Versicherung dargelegte Form der Mar-
kenverwendung, d. h. die Anbringung auf Preislisten, Auftragsformularen, Rech-
nungen, Werbematerial und Katalogen sowie auf Internet-Seiten bei Waren der
vorliegenden Art, die - wie die vorgelegten Produktbeispiele zeigen - üblicherweise
mit (Hersteller-) Marken versehen sind, nicht geeignet, beim angesprochenen
Publikum, d. h. vor allem bei den Endabnehmern derartiger Erzeugnisse, das Ver-
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ständnis aufkommen zu lassen, es würde sich um markenmäßige (Zweit-)Kenn-
zeichnungen handeln. Die Widersprechende kann sich in diesem Zusammenhang
nicht auf die Feststellung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2006, 150, 151 re. Sp.
- NORMA) berufen, es sei nicht stets erforderlich, dass die Marke unmittelbar an
der Ware angebracht oder mit ihr verbunden wird. Insoweit ist eine differenzierte
Betrachtung geboten (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rdn. 15, 38 bis 40).
Zwar gibt es zweifelsfrei Waren, bei denen die Anbringung der Marke auf diesen
oder in unmittelbarer Verbindung mit ihnen unüblich ist. Für handbetätigte oder
elektrotechnische Geräte zur Körper- und Schönheitspflege gilt dies aber nicht;
hier erwartet der Verkehr vielmehr - sofern es ihm um Markenware geht - die
deutliche Erkennbarkeit der Marke (ohne dabei nach Hersteller- und Handels-
marke zu unterscheiden) auf der jeweiligen Ware oder ihrer Verpackung selbst.
Wer am Erwerb derartiger Erzeugnisse interessiert ist, wird deshalb vorliegend in
den zumindest auf den Verpackungen deutlich sichtbaren Bezeichnungen (z. B.
MERCIA) den markenmäßigen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen.
Dass die - nachträglich aufgeklebten - Preisetiketten mit der Angabe „SALLY“
keine markenmäßige Benutzung darstellen, ergibt sich unmittelbar aus der
NORMA-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (a. a. O., 152); das Publikum sieht
hierin lediglich den Hinweis, dass für so ausgezeichnete Waren ein bestimmter
Preis (hier der SALLY-Preis) gefordert wird. Die in der mündlichen Verhandlung
geäußerte Ansicht der Widersprechenden, der Verkehr entnehme der Angabe
„SALLY“ auf dem Etikett - anders als im NORMA-Fall - bestimmte Gütevorstellun-
gen, ist in keiner Weise belegt; selbst wenn dem aber so wäre, folgte aus diesem
Umstand noch keine markenmäßige Benutzung.
Der auf einigen der eingereichten MERCIA-Produkte auf der Rückseite der Ver-
packungen an versteckter Stelle und in geringer Größe enthaltene Vertriebs-
vermerk („Distributed exclusively in the U.K. by SALLY
®
HAIR & BEAUTY
SUPPLIES“) wird vom deutschen Publikum, soweit es ihn überhaupt wahrnimmt
und versteht, nicht als (Zweit-)Marke aufgefasst (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O.,
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§ 26, Rdn. 82 m. w. N.). Zudem bezieht er sich ausschließlich auf den Vertrieb im
United Kingdom (= Großbritannien).
Soweit die Verpackung von Haarkämmen die Marke „SALLY“ aufweist (wie aus
der Anlage 3 zum Schriftsatz vom 24. November 2004 ersichtlich), kann dies der
Widersprechenden nicht zugute kommen, weil sie für diese Waren - „Kämme“ sind
der Klasse 21 zugeordnet, vgl. Anhang zu § 19 Abs. 1 MV - keinen Schutz
genießt.
3. Mangels Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Wider-
spruchsmarke muss dahingestellt bleiben, ob die sich gegenüberstehenden Kenn-
zeichnungen der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2,
§ 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterliegen (wobei hier nicht die Zeichenähnlichkeit
problematisch ist, sondern allein die Frage, ob die jeweiligen Waren im Ähnlich-
keitsbereich liegen).
4. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten (gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG) be-
steht kein Anlass.
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5. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 MarkenG ist nicht
geboten, weil der Fall keine ungeklärten Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeu-
tung aufwirft und eine Befassung des Bundesgerichtshofs auch zur Fortbildung
des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung nicht erforder-
lich ist.
gez.
Unterschriften