Urteil des BPatG vom 23.06.2010, 28 W (pat) 47/10

Entschieden
23.06.2010
Schlagworte
Anspruch auf rechtliches gehör, Wiedergabe, Bestandteil, Markenschutz, Einheit, Eugh, Patent, Form, Bestimmtheit, Ware
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BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 47/10 _______________ Verkündet am 23. Juni 2010

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 307 62 771.3

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 23. Juni 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

BPatG 154

08.05

G r ü n d e

I.

Angemeldet als Positionsmarke (sonstige Markenform) ist das Zeichen

als Kennzeichnung für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klasse 7

„Druckmaschinen, insbesondere Rollenoffset-Druckmaschinen für

Zeitungs- und Illustrationsdruck, Bogenoffset-Druckmaschinen und

Digitaldruckmaschinen; maschinelle Falzapparate; Gehäuse für

Druckmaschinen, insbesondere für Rollenoffset-Druckmaschinen

für Zeitungs- und Illustrationsdruck, für Bogenoffset-Maschinen

und für Digitaldruckmaschinen; Gehäuse für maschinelle Falzapparate“.

Zur Beschreibung der Marke hat die Anmelderin folgende Erklärung hinzugefügt:

„Markenschutz als Positionsmarke wird beansprucht für eine zur

Grundfarbe eines Maschinengehäuses kontrastierende Farbfläche

(im Folgenden genannt: Clip). Der Clip ist auf einer Seitenfläche

des Maschinengehäuses angeordnet und eine Begrenzungslinie

des Clip grenzt an eine Begrenzungslinie der Seitenfläche an. Die

Formgebung des Clip ist eine um mehr als 50 % verkleinerte

Darstellung der Formgebung der Seitenfläche des Maschinengehäuses. Sonstige auf dem Maschinengehäuse erkennbare

Formgebungen, Farbgebungen und/oder Gestaltungsmerkmale

sind nicht Bestandteil dieser Marke.

Die Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, dem Zeichen fehle die erforderliche grafische Darstellbarkeit gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG. Zwar habe die

Anmelderin neben einer grafischen Wiedergabe auch eine wörtliche Beschreibung

der beanspruchten Positionsmarke eingereicht. Dennoch lasse sich nicht mit der

notwendigen Eindeutigkeit feststellen, wie das beanspruchte Zeichen letztlich

genau ausgestaltet sein solle, da von der Formulierung der Beschreibung zahlreiche unterschiedliche Gestaltungsvarianten umfasst würden. Die angemeldete

Marke sei somit auf eine unbestimmte Anzahl unterschiedlicher Gestaltungsformen gerichtet, weshalb ihr neben der grafischen Darstellbarkeit auch die

notwendige, markenrechtliche Bestimmtheit fehle. Die von der Anmelderin vorgeschlagene Neuformulierung der Beschreibung könne schon deshalb kein

anderes Ergebnis begründen, weil sie als substantielle Änderung des ursprünglich

angemeldeten Zeichens unzulässig sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung führt sie

aus, der angemeldeten Marke könnten keine absoluten Schutzhindernisse nach

§ 8 Abs. 2 MarkenG entgegengehalten werden und seien auch in den angefochtenen Beschlüssen nicht dargelegt worden. Zudem fehle der Marke nicht die

erforderliche grafische Darstellbarkeit, denn mit den vorgelegten Unterlagen seien

alle Anforderungen an eine hinreichend eindeutige Bestimmbarkeit des Schutzgegenstands erfüllt worden. Entgegen der von der Markenstelle vertretenen

Rechtsauffassung führten die von der Anmelderin vorgelegten Hilfsanträge zu

keiner unzulässigen Änderung des Schutzgegenstandes. Vielmehr handle es sich

dabei um bloße Klarstellungen, wie sie innerhalb der unveränderlichen Einheit aus

Markenwiedergabe und Beschreibung durchaus vorgenommen werden könnten.

Mit den Hilfsanträgen erfolge keine Änderung der Zeichenform oder des

Schutzgegenstandes, da insoweit lediglich Erläuterungen von Gestaltungsmerkmalen vorgenommen würden, die in der bildlichen Wiedergabe des Zeichens

bereits vorhanden seien. Soweit die grafische Darstellbarkeit nicht schon durch die

ursprünglich eingereichte Beschreibung gewährleistet sei, müsse dies jedenfalls

nach den vorgelegten Hilfsanträgen bejaht werden. Darüber hinaus rügt die

Anmelderin, durch die Vorgehensweise der Markenstelle in ihrem Anspruch auf

rechtliches Gehör verletzt zu sein, weil die Markenstelle sie vor dem Erstprüferbeschluss vom 8. November 2007 nicht auf den Zurückweisungsgrund der

grafischen Darstellbarkeit hingewiesen und ihr zuvor auch keine Möglichkeit zur

Behebung der entsprechenden Mängel gegeben habe.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und

die Eintragung der Marke in der ursprünglich angemeldeten Form

anzuordnen.

Hilfsweise (1) die Eintragung der Marke mit folgender Beschreibung anzuordnen:

„Markenschutz als Positionsmarke wird beansprucht für eine zur

Grundfarbe eines Maschinengehäuses kontrastierende Farbfläche

(im Folgenden genannt: Clip).

Der Clip ist derart auf einer Seitenfläche des Maschinengehäuses

angeordnet und eine Begrenzungslinie des Clip grenzt derart an

eine Begrenzungslinie der Seitenfläche an, wie jeweils durch die

graphische Wiedergabe der Marke definiert. Die Formgebung des

Clip ist eine derart um mehr als 50 % verkleinerte Darstellung der

Formgebung der Seitenfläche des Maschinengehäuses wie durch

die graphische Wiedergabe der Marke definiert.

Sonstige auf dem Maschinengehäuse erkennbare Formgebungen,

Farbgebungen und/oder Gestaltungsmerkmale sind nicht Bestandteil dieser Marke.“.

weiterhin hilfsweise (2) mit der Beschreibung:

„Markenschutz als Positionsmarke wird beansprucht für eine zur

Grundfarbe eines Maschinengehäuses kontrastierende Farbfläche

(im Folgenden genannt: Clip) wie durch die graphische Wiedergabe der Marke definiert.

Das Maschinengehäuse weist eine linke senkrechte Begrenzungslinie auf wie durch die graphische Wiedergabe der Marke

definiert.

Die durch die graphische Wiedergabe der Marke definierte

Formgebung des Clip ist eine um 76 % verkleinerte Darstellung

der Formgebung der Seitenfläche des Maschinengehäuses.

Der Clip ist derart auf einer Seitenfläche des Maschinengehäuses

angeordnet und die linke senkrechte Begrenzungslinie des Clip

grenzt derart an die linke senkrechte Begrenzungslinie der Seitenfläche an wie jeweils durch die graphische Wiedergabe der

Marke definiert, wobei der Abstand der obere Begrenzungslinie

des Clip zur oberen Begrenzungslinie der Seitenfläche des Ma-

schinengehäuses 17 % der linken senkrechten Begrenzungslinie

der Seitenfläche beträgt.

Sonstige auf dem Maschinengehäuse erkennbare Formgebungen,

Farbgebungen und/oder Gestaltungsmerkmale sind nicht Bestandteil dieser Marke.“.

weiterhin hilfsweise (3) mit der Beschreibung:

„Markenschutz als Positionsmarke wird beansprucht für eine zur

Grundfarbe eines Maschinengehäuses kontrastierende Farbfläche

(im Folgenden genannt: Clip) wie durch die graphische Wiedergabe der Marke definiert.

Das Maschinengehäuse weist eine linke senkrechte Begrenzungslinie auf wie durch die graphische Wiedergabe der Marke

definiert.

Die durch die graphische Wiedergabe der Marke definierte

Formgebung des Clip ist eine um 75 % verkleinerte Darstellung

der Formgebung der Seitenfläche des Maschinengehäuses.

Der Clip ist derart auf einer Seitenfläche des Maschinengehäuses

angeordnet und die linke senkrechte Begrenzungslinie des Clip

grenzt derart an die linke senkrechte Begrenzungslinie der Seitenfläche an wie jeweils durch die graphische Wiedergabe der

Marke definiert, wobei der Abstand der obere Begrenzungslinie

des Clip zur oberen Begrenzungslinie der Seitenfläche des

Maschinengehäuses 15 % der linken senkrechten Begrenzungslinie der Seitenfläche beträgt.

Sonstige auf dem Maschinengehäuse erkennbare Formgebungen,

Farbgebungen und/oder Gestaltungsmerkmale sind nicht Bestandteil dieser Marke.“.

Darüber hinaus regt die Anmelderin für den Fall der Zurückweisung der Beschwerde die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt einschließlich des

Protokolls der mündlichen Verhandlung vom 23. Juni 2010 Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

1. Die angemeldete Marke ist gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG von der Eintragung

ausgeschlossen, weil sie nicht grafisch darstellbar ist.

Die Beschwerdeführerin begehrt die Eintragung einer im Anmeldeformular als

„sonstige Markenform“ kategorisierten Marke. Konkret handelt es sich bei dem

beanspruchten Zeichen um eine so genannte Positionsmarke und damit um eine

„sonstige Aufmachung“ i. S. v. § 3 Abs. 1 MarkenG. Bei dieser Markenform soll die

betriebliche Hinweiswirkung durch die Kombination eines Zeichens mit seiner

konkreten Anordnung auf einem bestimmten Produkt gewährleistet werden.

Markenrechtlicher Schutz wird also nicht etwa für die den Anmeldunterlagen zu

entnehmende, bildhaft wiedergegebene Aufmachung in ihrer Gesamtheit beansprucht, sondern nur für das abgebildete Zeichen in einer ganz bestimmten, von

vornherein festgelegten Position innerhalb der Gesamtaufmachung (vgl. hierzu

Kirschneck in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 3 Rdn. 68). Damit

unterscheidet sich diese Zeichenform von Bild- und Formmarken vor allem durch

die festgelegte Art und Weise ihrer Anbringung bzw. ihrer räumlichen Po-

sitionierung auf den mit ihnen gekennzeichneten Produkten (vgl. hierzu auch

Heise, GRUR 2008, 286; Bingener, MarkenR 2004, 377).

Im vorliegenden Fall erfüllen die mit der Anmeldung vorgelegten Unterlagen die

gesetzlichen Mindestanforderungen an eine wirksame Markenanmeldung gemäß

§§ 32 Abs. 2, 33 Abs. 1 MarkenG, da mit der Anmeldung insbesondere auch eine

bildliche Wiedergabe sowie eine Beschreibung der Marke eingereicht wurden.

Damit ist die angemeldete Marke ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Anmeldung

beim Deutschen Patent- und Markenamt als unveränderliche Einheit anzusehen

(vgl. hierzu BGH GRUR 2007, 55, 57, Rdn. 25 f. - Farbmarke gelb/grün II). Das

Verbot einer nachträglichen Änderung der angemeldeten Marke bezieht sich dabei

grundsätzlich auch auf schutzunfähige oder unzulässige Angaben in der Anmeldung (vgl. Kirschneck, a. a. O., § 32, Rdn. 22 m. w. N.). Die von der Anmelderin eingereichte Markenbeschreibung stellt sich insoweit entgegen ihrer

Auffassung nicht nur als ergänzende Erläuterung dar, sondern bildet einen

untrennbaren Bestandteil der grafischen Darstellung i. S. v. § 8 Abs. 1 MarkenG

sowie der grafischen Wiedergabe des Zeichens i. S. d. § 32 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG. Denn die für alle Markenformen notwendige grafische Darstellung im

markenrechtlichen Registerverfahren kann bei Positionsmarken nicht allein durch

ihre bildliche Wiedergabe gewährleistet werden, sondern bedarf zwingend einer

zusätzlichen Beschreibung, da nur auf diese Weise die für die Bestimmung des

beanspruchten Schutzgegenstandes unerlässlichen Angaben über die genaue

Platzierung und Größe des Zeichens auf den beanspruchten Waren vermittelt

werden können (vgl. BPatG Mitt. 2000, 114 Blaue Linie auf Rohr; sowie

Kirschneck, a. a. O., § 3 Rdn. 68; Fezer/Fink, Handbuch der Markenpraxis, Bd. 1,

1. Teil, 1. Kap., Rdn. 167, jeweils m. w. N.).

Die grafische Darstellbarkeit ist nach Art. 2 Markenrechtsrichtlinie (MarkenRL)

eine unabdingbare Eintragungsvoraussetzung für Registermarken, die der

deutsche Gesetzgeber in § 8 Abs. 1 MarkenG übernommen hat. Danach muss der

als Marke beanspruchte Schutzgegenstand stets eindeutig bestimmbar sein, um

der Schutzfähigkeitsprüfung eine festgelegte Form zugrunde zu legen und die

Eintragung der Marke ins Register überhaupt erst ermöglichen zu können. Zudem

ist die grafische Darstellbarkeit nach § 8 Abs. 1 MarkenG notwendige Voraussetzung für die spätere Veröffentlichung des Zeichens, mit der die Allgemeinheit über die durch den Registereintrag begründeten Markenrechte unterrichtet werden soll, wobei auch eine in den Akten befindliche Beschreibung der

Marke mitveröffentlicht wird 25 Nr. 6 MarkenV). Um diese Funktionen erfüllen

zu können, muss die grafische Darstellung eines Zeichens nach den von der

höchstrichterlichen Rechtsprechung aufgestellten Grundsätzen klar, eindeutig, in

sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein

(vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 606, Rdn. 29 Libertel). Für die grafische Darstellung von Positionsmarken ergibt sich daraus, dass die Positionierung des

Zeichens auf einem genau bestimmten Warenteil, in stets gleich bleibender

Positionierung und in abschließend festgelegter Größe bzw. Größenrelation zur

Ware definiert sein muss (vgl. BPatG, Mitt. 2000, 114 Blaue Linie auf Rohr).

Diesen Anforderungen wird die hier angemeldete Marke jedoch nicht gerecht.

Denn gemäß der beigefügten Beschreibung handelt es sich bei dem angemeldeten Zeichen um eine „... mehr als 50 % verkleinerte Darstellung der

Formgebung der Seitenfläche ...“. Das bedeutet, dass die Größe des Zeichens

innerhalb der Werte 50% bis 0% variieren kann. Damit wird aber nicht etwa wie

erforderlich ein ganz bestimmtes Zeichen beansprucht, stattdessen erstreckt

sich der Gegenstand der Anmeldung auf eine Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen und ist daher unbestimmt (vgl. hierzu EuGH GRUR 2007, 231,

Rdn. 37 Dyson). Das Zeichen ist somit nicht grafisch darstellbar i. S. v. § 8

Abs. 1 MarkenG.

Ob die mit der Anmeldung vorgelegte Beschreibung weitere Mängel aufweist,

kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

2. Die mit den Hilfsanträgen begehrte Änderung des Schutzgegenstands der

angemeldeten Marke ist unzulässig.

Mit ihren Hilfsanträgen will die Anmelderin den von der höchstrichterlichen

Rechtsprechung aufgestellten Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit von

Marken Rechnung tragen. Dabei lässt sie jedoch unberücksichtigt, dass sie sich

auf die mit der Anmeldung vorgelegte Beschreibung festlegen lassen muss, denn

diese Beschreibung ist ein wesentlicher Bestandteil der Markenwiedergabe

geworden (vgl. nochmals Kirschneck, a. a. O., § 3 Rdn. 69). Die von der

Anmelderin im Beschwerdeverfahren im Wege mehrerer Hilfsanträge vorgenommene Neuformulierung der Markenbeschreibung würden aber zu einer

Änderung des mit der Anmeldung festgelegten Schutzgegenstandes führen, da

dieser durch die beigefügte Beschreibung maßgeblich mitbestimmt wird. Deshalb

bringt eine Änderung der Beschreibung zwangsläufig auch eine Änderung des

beanspruchten Zeichens mit sich. Wegen des Charakters der angemeldeten

Marke als unveränderliche und unteilbare Einheit ist eine solche Änderung jedoch

unzulässig (vgl. BGH GRUR 2007, 55 ff., Rdn. 25 f. Farbmarke gelb/grün II).

Eine Sachlage, bei der die nachträgliche Änderung der Beschreibung eine

lediglich klarstellende Bedeutung hat, ist im vorliegenden Fall nicht gegeben,

insbesondere stand die eingereichte Beschreibung nicht im Widerspruch zur

bildlichen Wiedergabe. Die von der Anmelderin gestellten Hilfsanträge sind somit

als nachträgliche Änderung des angemeldeten Zeichens unzulässig und können

der Beschwerde daher nicht zum Erfolg verhelfen. Dies verdeutlicht im Übrigen

auch, dass der Einwand der Anmelderin ins Leere geht, die Markenstelle sei ihrer

Verpflichtung nicht nachgekommen, rechtzeitig auf diese Mängel hinzuweisen und

ihr Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Denn ein solcher Beanstandungsbescheid hätte zwangsläufig zur Abänderung des mit der Anmeldung

beanspruchten Schutzgegenstandes führen müssen und wäre damit unzulässig

gewesen.

Soweit sich die Anmelderin in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt sieht,

weil die Markenstelle sie vor dem Erstprüferbeschluss vom 8. November 2007

nicht auf den Zurückweisungsgrund der grafischen Darstellbarkeit hingewiesen

habe, ist dieser Verfahrensfehler jedenfalls durch die Möglichkeit der Stel-

lungnahme im Erinnerungsverfahren geheilt worden. Zudem fehlt es an der

erforderlichen Kausalität zwischen Verfahrensfehler und der Notwendigkeit der

Erinnerungseinlegung, da die Zurückweisung nach § 8 Abs. 1 MarkenG rechtlich

zutreffend war und dementsprechend auch im Erinnerungsbeschluss vom

3. Februar 2010 bestätigt wurde.

Das angemeldete Zeichen ist somit mangels grafischer Darstellbarkeit i. S. v. § 8

Abs. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Die Beschwerde war daher

zurückzuweisen.

Für die angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde fehlt es an den hierfür

notwendigen Voraussetzungen, da weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher

Bedeutung zu entscheiden ist 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs unter dem Gesichtspunkt der Rechtsfortbildung oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich ist

83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Stoppel Martens Schell

Me

Urteil vom 30.04.2015

2 ZA (pat) 10/14 vom 30.04.2015

Urteil vom 23.07.2015

2 Ni 20/13 (EP) vom 23.07.2015

Urteil vom 16.06.2016

10 W (pat) 20/16 vom 16.06.2016

Anmerkungen zum Urteil