Urteil des BPatG, Az. 28 W (pat) 47/10

BPatG: anspruch auf rechtliches gehör, wiedergabe, bestandteil, markenschutz, einheit, eugh, patent, form, bestimmtheit, ware
BPatG 154
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
28 W (pat) 47/10
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
23. Juni 2010
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung 307 62 771.3
hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 23. Juni 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters Schell
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
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G r ü n d e
I.
Angemeldet als Positionsmarke (sonstige Markenform) ist das Zeichen
als Kennzeichnung für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klasse 7
„Druckmaschinen, insbesondere Rollenoffset-Druckmaschinen für
Zeitungs- und Illustrationsdruck, Bogenoffset-Druckmaschinen und
Digitaldruckmaschinen; maschinelle Falzapparate; Gehäuse für
Druckmaschinen, insbesondere für Rollenoffset-Druckmaschinen
für Zeitungs- und Illustrationsdruck, für Bogenoffset-Maschinen
und für Digitaldruckmaschinen; Gehäuse für maschinelle Falz-
apparate“.
Zur Beschreibung der Marke hat die Anmelderin folgende Erklärung hinzugefügt:
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Die Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, dem Zeichen fehle die erfor-
derliche grafische Darstellbarkeit gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG. Zwar habe die
Anmelderin neben einer grafischen Wiedergabe auch eine wörtliche Beschreibung
der beanspruchten Positionsmarke eingereicht. Dennoch lasse sich nicht mit der
notwendigen Eindeutigkeit feststellen, wie das beanspruchte Zeichen letztlich
genau ausgestaltet sein solle, da von der Formulierung der Beschreibung zahl-
reiche unterschiedliche Gestaltungsvarianten umfasst würden. Die angemeldete
Marke sei somit auf eine unbestimmte Anzahl unterschiedlicher Gestaltungs-
formen gerichtet, weshalb ihr neben der grafischen Darstellbarkeit auch die
notwendige, markenrechtliche Bestimmtheit fehle. Die von der Anmelderin vor-
geschlagene Neuformulierung der Beschreibung könne schon deshalb kein
anderes Ergebnis begründen, weil sie als substantielle Änderung des ursprünglich
angemeldeten Zeichens unzulässig sei.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung führt sie
aus, der angemeldeten Marke könnten keine absoluten Schutzhindernisse nach
§ 8 Abs. 2 MarkenG entgegengehalten werden und seien auch in den ange-
fochtenen Beschlüssen nicht dargelegt worden. Zudem fehle der Marke nicht die
erforderliche grafische Darstellbarkeit, denn mit den vorgelegten Unterlagen seien
alle Anforderungen an eine hinreichend eindeutige Bestimmbarkeit des Schutz-
gegenstands erfüllt worden. Entgegen der von der Markenstelle vertretenen
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Rechtsauffassung führten die von der Anmelderin vorgelegten Hilfsanträge zu
keiner unzulässigen Änderung des Schutzgegenstandes. Vielmehr handle es sich
dabei um bloße Klarstellungen, wie sie innerhalb der unveränderlichen Einheit aus
Markenwiedergabe und Beschreibung durchaus vorgenommen werden könnten.
Mit den Hilfsanträgen erfolge keine Änderung der Zeichenform oder des
Schutzgegenstandes, da insoweit lediglich Erläuterungen von Gestaltungsmerk-
malen vorgenommen würden, die in der bildlichen Wiedergabe des Zeichens
bereits vorhanden seien. Soweit die grafische Darstellbarkeit nicht schon durch die
ursprünglich eingereichte Beschreibung gewährleistet sei, müsse dies jedenfalls
nach den vorgelegten Hilfsanträgen bejaht werden. Darüber hinaus rügt die
Anmelderin, durch die Vorgehensweise der Markenstelle in ihrem Anspruch auf
rechtliches Gehör verletzt zu sein, weil die Markenstelle sie vor dem Erst-
prüferbeschluss vom 8. November 2007 nicht auf den Zurückweisungsgrund der
grafischen Darstellbarkeit hingewiesen und ihr zuvor auch keine Möglichkeit zur
Behebung der entsprechenden Mängel gegeben habe.
Die Anmelderin beantragt sinngemäß,
die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und
die Eintragung der Marke in der ursprünglich angemeldeten Form
anzuordnen.
Hilfsweise (1) die Eintragung der Marke mit folgender Beschrei-
bung anzuordnen:
„Markenschutz als Positionsmarke wird beansprucht für eine zur
Grundfarbe eines Maschinengehäuses kontrastierende Farbfläche
(im Folgenden genannt: Clip).
Der Clip ist derart auf einer Seitenfläche des Maschinengehäuses
angeordnet und eine Begrenzungslinie des Clip grenzt derart an
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eine Begrenzungslinie der Seitenfläche an, wie jeweils durch die
graphische Wiedergabe der Marke definiert. Die Formgebung des
Clip ist eine derart um mehr als 50 % verkleinerte Darstellung der
Formgebung der Seitenfläche des Maschinengehäuses wie durch
die graphische Wiedergabe der Marke definiert.
Sonstige auf dem Maschinengehäuse erkennbare Formgebungen,
Farbgebungen und/oder Gestaltungsmerkmale sind nicht Bestand-
teil dieser Marke.“.
weiterhin hilfsweise (2) mit der Beschreibung:
„Markenschutz als Positionsmarke wird beansprucht für eine zur
Grundfarbe eines Maschinengehäuses kontrastierende Farbfläche
(im Folgenden genannt: Clip) wie durch die graphische Wie-
dergabe der Marke definiert.
Das Maschinengehäuse weist eine linke senkrechte Begren-
zungslinie auf wie durch die graphische Wiedergabe der Marke
definiert.
Die durch die graphische Wiedergabe der Marke definierte
Formgebung des Clip ist eine um 76 % verkleinerte Darstellung
der Formgebung der Seitenfläche des Maschinengehäuses.
Der Clip ist derart auf einer Seitenfläche des Maschinengehäuses
angeordnet und die linke senkrechte Begrenzungslinie des Clip
grenzt derart an die linke senkrechte Begrenzungslinie der Sei-
tenfläche an wie jeweils durch die graphische Wiedergabe der
Marke definiert, wobei der Abstand der obere Begrenzungslinie
des Clip zur oberen Begrenzungslinie der Seitenfläche des Ma-
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schinengehäuses 17 % der linken senkrechten Begrenzungslinie
der Seitenfläche beträgt.
Sonstige auf dem Maschinengehäuse erkennbare Formgebungen,
Farbgebungen und/oder Gestaltungsmerkmale sind nicht Bestand-
teil dieser Marke.“.
weiterhin hilfsweise (3) mit der Beschreibung:
„Markenschutz als Positionsmarke wird beansprucht für eine zur
Grundfarbe eines Maschinengehäuses kontrastierende Farbfläche
(im Folgenden genannt: Clip) wie durch die graphische Wie-
dergabe der Marke definiert.
Das Maschinengehäuse weist eine linke senkrechte Begren-
zungslinie auf wie durch die graphische Wiedergabe der Marke
definiert.
Die durch die graphische Wiedergabe der Marke definierte
Formgebung des Clip ist eine um 75 % verkleinerte Darstellung
der Formgebung der Seitenfläche des Maschinengehäuses.
Der Clip ist derart auf einer Seitenfläche des Maschinengehäuses
angeordnet und die linke senkrechte Begrenzungslinie des Clip
grenzt derart an die linke senkrechte Begrenzungslinie der Sei-
tenfläche an wie jeweils durch die graphische Wiedergabe der
Marke definiert, wobei der Abstand der obere Begrenzungslinie
des Clip zur oberen Begrenzungslinie der Seitenfläche des
Maschinengehäuses 15 % der linken senkrechten Begrenzungs-
linie der Seitenfläche beträgt.
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Sonstige auf dem Maschinengehäuse erkennbare Formgebungen,
Farbgebungen und/oder Gestaltungsmerkmale sind nicht Bestand-
teil dieser Marke.“.
Darüber hinaus regt die Anmelderin für den Fall der Zurückweisung der Be-
schwerde die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt einschließlich des
Protokolls der mündlichen Verhandlung vom 23. Juni 2010 Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.
1. Die angemeldete Marke ist gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG von der Eintragung
ausgeschlossen, weil sie nicht grafisch darstellbar ist.
Die Beschwerdeführerin begehrt die Eintragung einer im Anmeldeformular als
„sonstige Markenform“ kategorisierten Marke. Konkret handelt es sich bei dem
beanspruchten Zeichen um eine so genannte Positionsmarke und damit um eine
„sonstige Aufmachung“ i. S. v. § 3 Abs. 1 MarkenG. Bei dieser Markenform soll die
betriebliche Hinweiswirkung durch die Kombination eines Zeichens mit seiner
konkreten Anordnung auf einem bestimmten Produkt gewährleistet werden.
Markenrechtlicher Schutz wird also nicht etwa für die den Anmeldunterlagen zu
entnehmende, bildhaft wiedergegebene Aufmachung in ihrer Gesamtheit bean-
sprucht, sondern nur für das abgebildete Zeichen in einer ganz bestimmten, von
vornherein festgelegten Position innerhalb der Gesamtaufmachung (vgl. hierzu
Kirschneck in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 3 Rdn. 68). Damit
unterscheidet sich diese Zeichenform von Bild- und Formmarken vor allem durch
die festgelegte Art und Weise ihrer Anbringung bzw. ihrer räumlichen Po-
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sitionierung auf den mit ihnen gekennzeichneten Produkten (vgl. hierzu auch
Heise, GRUR 2008, 286; Bingener, MarkenR 2004, 377).
Im vorliegenden Fall erfüllen die mit der Anmeldung vorgelegten Unterlagen die
gesetzlichen Mindestanforderungen an eine wirksame Markenanmeldung gemäß
§§ 32 Abs. 2, 33 Abs. 1 MarkenG, da mit der Anmeldung insbesondere auch eine
bildliche Wiedergabe sowie eine Beschreibung der Marke eingereicht wurden.
Damit ist die angemeldete Marke ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Anmeldung
beim Deutschen Patent- und Markenamt als unveränderliche Einheit anzusehen
(vgl. hierzu BGH GRUR 2007, 55, 57, Rdn. 25 f. - Farbmarke gelb/grün II). Das
Verbot einer nachträglichen Änderung der angemeldeten Marke bezieht sich dabei
grundsätzlich auch auf schutzunfähige oder unzulässige Angaben in der An-
meldung (vgl. Kirschneck, a. a. O., § 32, Rdn. 22 m. w. N.). Die von der An-
melderin eingereichte Markenbeschreibung stellt sich insoweit entgegen ihrer
Auffassung nicht nur als ergänzende Erläuterung dar, sondern bildet einen
untrennbaren Bestandteil der grafischen Darstellung i. S. v. § 8 Abs. 1 MarkenG
sowie der grafischen Wiedergabe des Zeichens i. S. d. § 32 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG. Denn die für alle Markenformen notwendige grafische Darstellung im
markenrechtlichen Registerverfahren kann bei Positionsmarken nicht allein durch
ihre bildliche Wiedergabe gewährleistet werden, sondern bedarf zwingend einer
zusätzlichen Beschreibung, da nur auf diese Weise die für die Bestimmung des
beanspruchten Schutzgegenstandes unerlässlichen Angaben über die genaue
Platzierung und Größe des Zeichens auf den beanspruchten Waren vermittelt
werden können (vgl. BPatG Mitt. 2000, 114 – Blaue Linie auf Rohr; sowie
Kirschneck, a. a. O., § 3 Rdn. 68; Fezer/Fink, Handbuch der Markenpraxis, Bd. 1,
1. Teil, 1. Kap., Rdn. 167, jeweils m. w. N.).
Die grafische Darstellbarkeit ist nach Art. 2 Markenrechtsrichtlinie (MarkenRL)
eine unabdingbare Eintragungsvoraussetzung für Registermarken, die der
deutsche Gesetzgeber in § 8 Abs. 1 MarkenG übernommen hat. Danach muss der
als Marke beanspruchte Schutzgegenstand stets eindeutig bestimmbar sein, um
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der Schutzfähigkeitsprüfung eine festgelegte Form zugrunde zu legen und die
Eintragung der Marke ins Register überhaupt erst ermöglichen zu können. Zudem
ist die grafische Darstellbarkeit nach § 8 Abs. 1 MarkenG notwendige Vor-
aussetzung für die spätere Veröffentlichung des Zeichens, mit der die Allge-
meinheit über die durch den Registereintrag begründeten Markenrechte unter-
richtet werden soll, wobei auch eine in den Akten befindliche Beschreibung der
Marke mitveröffentlicht wird (§ 25 Nr. 6 MarkenV). Um diese Funktionen erfüllen
zu können, muss die grafische Darstellung eines Zeichens nach den von der
höchstrichterlichen Rechtsprechung aufgestellten Grundsätzen klar, eindeutig, in
sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein
(vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 606, Rdn. 29 – Libertel). Für die grafische Dar-
stellung von Positionsmarken ergibt sich daraus, dass die Positionierung des
Zeichens auf einem genau bestimmten Warenteil, in stets gleich bleibender
Positionierung und in abschließend festgelegter Größe bzw. Größenrelation zur
Ware definiert sein muss (vgl. BPatG, Mitt. 2000, 114 – Blaue Linie auf Rohr).
Diesen Anforderungen wird die hier angemeldete Marke jedoch nicht gerecht.
Denn gemäß der beigefügten Beschreibung handelt es sich bei dem ange-
meldeten Zeichen um eine „...
“. Das bedeutet, dass die Größe des Zeichens
innerhalb der Werte 50% bis 0% variieren kann. Damit wird aber nicht etwa – wie
erforderlich – ein ganz bestimmtes Zeichen beansprucht, stattdessen erstreckt
sich der Gegenstand der Anmeldung auf eine Vielzahl unterschiedlicher Er-
scheinungsformen und ist daher unbestimmt (vgl. hierzu EuGH GRUR 2007, 231,
Rdn. 37 – Dyson). Das Zeichen ist somit nicht grafisch darstellbar i. S. v. § 8
Abs. 1 MarkenG.
Ob die mit der Anmeldung vorgelegte Beschreibung weitere Mängel aufweist,
kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.
2. Die mit den Hilfsanträgen begehrte Änderung des Schutzgegenstands der
angemeldeten Marke ist unzulässig.
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Mit ihren Hilfsanträgen will die Anmelderin den von der höchstrichterlichen
Rechtsprechung aufgestellten Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit von
Marken Rechnung tragen. Dabei lässt sie jedoch unberücksichtigt, dass sie sich
auf die mit der Anmeldung vorgelegte Beschreibung festlegen lassen muss, denn
diese Beschreibung ist ein wesentlicher Bestandteil der Markenwiedergabe
geworden (vgl. nochmals Kirschneck, a. a. O., § 3 Rdn. 69). Die von der
Anmelderin im Beschwerdeverfahren im Wege mehrerer Hilfsanträge vorge-
nommene Neuformulierung der Markenbeschreibung würden aber zu einer
Änderung des mit der Anmeldung festgelegten Schutzgegenstandes führen, da
dieser durch die beigefügte Beschreibung maßgeblich mitbestimmt wird. Deshalb
bringt eine Änderung der Beschreibung zwangsläufig auch eine Änderung des
beanspruchten Zeichens mit sich. Wegen des Charakters der angemeldeten
Marke als unveränderliche und unteilbare Einheit ist eine solche Änderung jedoch
unzulässig (vgl. BGH GRUR 2007, 55 ff., Rdn. 25 f. – Farbmarke gelb/grün II).
Eine Sachlage, bei der die nachträgliche Änderung der Beschreibung eine
lediglich klarstellende Bedeutung hat, ist im vorliegenden Fall nicht gegeben,
insbesondere stand die eingereichte Beschreibung nicht im Widerspruch zur
bildlichen Wiedergabe. Die von der Anmelderin gestellten Hilfsanträge sind somit
als nachträgliche Änderung des angemeldeten Zeichens unzulässig und können
der Beschwerde daher nicht zum Erfolg verhelfen. Dies verdeutlicht im Übrigen
auch, dass der Einwand der Anmelderin ins Leere geht, die Markenstelle sei ihrer
Verpflichtung nicht nachgekommen, rechtzeitig auf diese Mängel hinzuweisen und
ihr Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Denn ein solcher Beanstan-
dungsbescheid hätte zwangsläufig zur Abänderung des mit der Anmeldung
beanspruchten Schutzgegenstandes führen müssen und wäre damit unzulässig
gewesen.
Soweit sich die Anmelderin in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt sieht,
weil die Markenstelle sie vor dem Erstprüferbeschluss vom 8. November 2007
nicht auf den Zurückweisungsgrund der grafischen Darstellbarkeit hingewiesen
habe, ist dieser Verfahrensfehler jedenfalls durch die Möglichkeit der Stel-
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lungnahme im Erinnerungsverfahren geheilt worden. Zudem fehlt es an der
erforderlichen Kausalität zwischen Verfahrensfehler und der Notwendigkeit der
Erinnerungseinlegung, da die Zurückweisung nach § 8 Abs. 1 MarkenG rechtlich
zutreffend war und dementsprechend auch im Erinnerungsbeschluss vom
3. Februar 2010 bestätigt wurde.
Das angemeldete Zeichen ist somit mangels grafischer Darstellbarkeit i. S. v. § 8
Abs. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Die Beschwerde war daher
zurückzuweisen.
Für die angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde fehlt es an den hierfür
notwendigen Voraussetzungen, da weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher
Bedeutung zu entscheiden ist (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch eine Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs unter dem Gesichtspunkt der Rechtsfort-
bildung oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich ist
(§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).
Stoppel
Martens
Schell
Me