Urteil des BPatG, Az. 33 W (pat) 70/07

BPatG: weltorganisation für geistiges eigentum, glaubhaftmachung, verwechslungsgefahr, werbung, buchhaltung, international, bildmarke, auflage, veröffentlichung, patent
BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
33 W (pat) 70/07
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
_______________________
- 2 -
betreffend die Marke 302 36 755
hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 10. März 2008 unter Mitwirkung des Richters Bender als Vorsitzen-
der, des Richters Kätker und des Richters Dr. Kortbein
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Markeninhaber zu 1.) und 2.) werden
die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse
35 vom
30. Juni 2005 und vom 28. März 2007 aufgehoben.
2. Der Widerspruch aus der IR-Marke 739 878 wird zurückgewie-
sen.
- 3 -
G r ü n d e
I.
Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke 302 36 755
eingetragen für
5 Pharmazeutische
Erzeugnisse;
Sanitärprodukte für medizini-
sche Zwecke; diätische Erzeugnisse für medizinische Zwecke;
16 Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Photographien; Lehr-
und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Drucklettern;
35 Werbung; Büroarbeiten; Schreibarbeiten; Buchhaltung; Ge-
schäftsführung; Unternehmensverwaltung,
ist Widerspruch erhoben worden aus der IR-Marke 739 878
MAK
- 4 -
eingetragen für
9 Supports d'enregistrement magnétiques dans le cadre
d’activité d’un musée; disques acoustiques dans le cadre
d’activité d’un musée; équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs;
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris dans cette
classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour les artistes; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés;
35 Publicité;
38 Télécommunications dans le cadre d’activité d’un musée;
39 Emballage et entreposage de marchandises; organisation de
voyages;
41 Education; formation; divertissement; activités sportives et cul-
turelles;
42 Recherche scientifique; hébergement temporaire; programma-
tion pour ordinateurs dans le cadre d’activité d’un musée.
- 5 -
Der Widerspruch richtet sich gegen die Waren und Dienstleistungen der Klassen
16 und 35 des jüngeren Zeichens.
Mit Beschlüssen der Markenstelle für Klasse 35 vom 30. Juni 2005 und vom
28. März 2007, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wurde
die teilweise Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke für die Waren
„Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Photographien; Lehr- und Unterrichts-
mittel (ausgenommen Apparate); Drucklettern“ sowie für die Dienstleistung „Wer-
bung“ angeordnet und im Übrigen der Widerspruch zurückgewiesen. Die Ent-
scheidung wurde damit begründet, dass wegen der Waren- und Dienstleistungs-
identität als auch auf Grund des gemeinsamen und den Gesamteindruck des jün-
geren Zeichens prägenden Bestandteils „MAK“ Verwechslungsgefahr bestünde.
Im Erinnerungsverfahren haben die Inhaber der jüngeren Marke erstmals die Ein-
rede der Nichtbenutzung gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 116 Abs. 1 MarkenG
erhoben. Daraufhin hat die Markenstelle den Parteien mit Schreiben vom 9. und
30. September 2005 mitgeteilt, dass die fünfjährige Benutzungsschonfrist noch
nicht abgelaufen sei und die Einrede danach gegebenenfalls erneut erhoben wer-
den müsste.
Mit ihrer Beschwerde beantragen die Markeninhaber,
die Beschlüsse vom 30. Juni 2005 und vom 28. März 2007 aufzu-
heben als auch den Widerspruch zurückzuweisen.
Gleichzeitig erheben sie erneut die Einrede mangelnder Benutzung gemäß § 43
Abs. 1 Satz 2 MarkenG. Darüber hinaus liegt ihrer Ansicht nach keine Verwechs-
lungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen vor.
- 6 -
Dem Widersprechenden ist der die Nichtbenutzungseinrede enthaltene Schriftsatz
der Markeninhaber vom 3. Mai 2007 am 11. September 2007 zugestellt worden.
Er hat sich hierzu nicht geäußert. Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benut-
zung liegen auch in der Akte des Deutschen Patent- und Markenamts nicht vor.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die Beschwerde ist zulässig und begründet.
Die von den Markeninhabern im Beschwerdeverfahren erneut erhobene Nichtbe-
nutzungseinrede gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ist zulässig. Gemäß § 116
Abs. 1 i. V. m. § 115 Abs. 2 MarkenG tritt bei einem Widerspruch aus einer inter-
national registrierten Marke an die Stelle des Tages der Eintragung in das Regis-
ter der Tag, an dem die Frist des Artikels 5 Abs. 2 des Madrider Markenabkom-
mens abgelaufen ist. Dies war der 21. September 2001. Auf den Tag des Zugangs
der abschließenden Mitteilung über die Schutzbewilligung beim Internationalen
Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum ist demgegenüber nicht abzu-
stellen, da die Mitteilung dem Internationalen Büro bereits am 8. August 2001 zu-
ging. Demzufolge lief die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke am
21. September 2006 und damit nach der Veröffentlichung der Eintragung der an-
gegriffenen Marke (17. Oktober 2003) ab. Somit hat der Widersprechende gemäß
§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG die Benutzung der IR-Marke für den Zeitraum von
März 2003 bis März 2008 glaubhaft zu machen.
Dem Widersprechenden obliegt es, sich gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG
i. V. m. § 138 Abs. 2 ZPO zu der Behauptung der Nichtbenutzung zu erklären.
Dies ist vorliegend jedoch nicht geschehen, da auf den zugestellten Schriftsatz
vom 3. Mai 2007 keinerlei Reaktion erfolgte. Ein weiteres Zuwarten ist nicht erfor-
- 7 -
derlich. Der Widersprechende hatte über sechs Monate Zeit, sich zu der Nichtbe-
nutzungseinrede zu äußern. Jedoch hat er weder erklärt, ihr entgegentreten zu
wollen, noch sind seinerseits Glaubhaftmachungsunterlagen vorgelegt worden.
Der Widersprechende musste zudem nicht zur Glaubhaftmachung der Benutzung
aufgefordert werden. Der im Rahmen des Benutzungszwangs herrschende Bei-
bringungsgrundsatz verbietet es grundsätzlich, den Widersprechenden auf die
Notwendigkeit einer Glaubhaftmachung aufmerksam zu machen (vgl. Ströbele-
/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 43, Rdnr. 37). Vorliegend sind auch keine
Umstände erkennbar, die ausnahmsweise ein Abweichen von diesem Grundsatz
rechtfertigen würden. Insbesondere liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der
Widersprechende gemäß § 139 Abs. 2 ZPO einen Gesichtspunkt übersehen oder
für unerheblich gehalten hat. Ein Hinweis ist auch nicht deshalb angezeigt, weil die
Markenstelle in ihrem Schreiben an den Widersprechenden vom 30. Septem-
ber 2005 für den Beginn der Benutzungsschonfrist auf den Tag des Zugangs der
abschließenden Mitteilung über die Schutzbewilligung beim Internationalen Büro
der Weltorganisation für geistiges Eigentum abgestellt hat. Auch unter Zugrunde-
legung des 8. August 2001 wäre die Benutzung für den Zeitraum von März 2003
bis März 2008 glaubhaft zu machen gewesen.
Gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG können bei der Entscheidung nur die Waren
und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke berücksichtigt werden, für die die
Benutzung glaubhaft gemacht worden ist. Da eine solche Glaubhaftmachung
- 8 -
jedoch nicht erfolgt ist, muss bereits aus diesem Grund der Widerspruch zurück-
gewiesen werden.
Bender Kätker
Dr.
Kortbein
Cl