Urteil des BPatG vom 23.06.2009

BPatG: unterscheidungskraft, beschreibende angabe, geographische angabe, verkehr, gestaltung, bestandteil, form, eugh, freihaltebedürfnis, unternehmen

BPatG 152

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 12/09

_______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung 30 2008 019 527.4

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter

Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters

Eisenrauch und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 23. Juni 2009

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

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G r ü n d e

Das Zeichen

ist als Wort-/Bildmarke für die Waren und Dienstleistungen

„Computer-Hardware; Aufbau und Betrieb von e-commerce-Web-

sites; Installation und Wartung von Software, Design von Com-

putersoftware, EDV-Beratung, Konfiguration von Computer-Netz-

werken durch Software, technisches Projektmanagement im EDV-

Bereich“

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Mit Beschlüssen vom 7. August 2008 und vom 15. Oktober 2008, von denen

letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 42

des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung wegen fehlender Unter-

scheidungskraft zurückgewiesen. Das angemeldete Zeichen weise in Bezug auf

die beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich darauf hin, dass es sich

hierbei um EDV-Produkte und EDV-Dienstleistungen handle, die in Schwaben

hergestellt bzw. vertrieben und angeboten würden. Entgegen der Auffassung der

Anmelderin sei der Bestandteil „Schwäbisch“ nicht diffus, sondern stelle einen

- vom inländischen Verkehr auch ohne weiteres als solchen verstandenen - Hin-

weis auf die geographische Herkunft der so gekennzeichneten Waren und

Dienstleistungen dar. Nachdem die Region Schwaben sich einen Namen als

Spitzenreiter der Technologie erworben habe, wie das Bundespatentgericht in

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seinem Beschluss vom 4. Juni 2003 (32 W (pat) 141/02 - Schwäbisch High Tech)

festgestellt habe, würden mit der Herkunftsbezeichnung sogar bestimmte Quali-

tätsvorstellungen, aber keine betriebsindividualisierende Funktion verbunden. Ob

für die Beurteilung der Unterscheidungskraft allein auf den Fachverkehr abzu-

stellen sei, könne letztlich offen bleiben, da auch Fachkreise die angemeldete

Wortfolge wegen des sich unmittelbar erschließenden, sachbezogenen Aussage-

gehalts – Datentechnik aus Schwaben – nur als solche und nicht im Sinne eines

individualisierenden Herkunftshinweises verstünden. Auch die bildliche Aus-

gestaltung des Zeichens, die in der Wiedergabe des Umlauts „ä“ in Form des @

bestehe, könne die erforderliche Unterscheidungskraft nicht begründen. An die

graphische Gestaltung seien umso höhere Anforderungen zu stellen, je kenn-

zeichnungsschwächer die weiteren Zeichenelemente seien. Die vorliegende

Gestaltung genüge den hier mit Rücksicht auf den beschreibenden Charakter der

Wortbestandteile zu stellenden hohen Anforderungen nicht. Die Verwendung des

@-Zeichens sei auf dem vorliegenden Waren- und Dienstleistungssektor üblich.

Im vorliegenden Fall werde es in leicht erkennbarer Abwandlung für den Umlaut

„ä“ verwendet. Dieses Element werde aufgrund seiner Position im Wortinnern

ohne weiteres als „ä“ erkannt und gelesen, so dass diese Ausgestaltung nicht

ausreichend sei, um den Schutz des angemeldeten Zeichens zu begründen. Auf

ihrer Meinung nach vergleichbare Voreintragungen könne sich die Anmelderin

nicht berufen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie macht

geltend, dass die angemeldete Bezeichnung über die erforderliche Unterschei-

dungskraft verfüge und keinem Freihaltebedürfnis unterliege. Gerade das ver-

fremdete „ä“ springe besonders ins Auge, weil es im Schriftverlauf als fehlerhafte

Darstellung aufgefasst werde. Außerdem sei es in den angesprochenen Verkehrs-

kreisen zur Unterscheidung geeignet. Im IT-Bereich sei es nicht üblich, einen Na-

men mit Umlauten zu verwenden, da derartige Bezeichnungen nicht als Domain-

Namen dargestellt und im anglo-amerikanischen Sprachgebrauch auf dem IT-

Sektor nicht verarbeitet werden könnten. So trete auch im DAX kein Unternehmen

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unter Verwendung von Umlauten auf. Die Besonderheit der angemeldeten

Wort-/Bildmarke zeige sich ferner darin, dass auch das Deutsche Patent- und

Markenamt Schwierigkeiten gehabt habe, das Zeichen in seinen Schreiben darzu-

stellen. Die von der Anmelderin genannten Voreintragungen mit den Begriffen

„Schwaben“ oder „schwäbisch“ seien entgegen der Auffassung der Erinnerungs-

prüferin durchaus mit der vorliegenden Anmeldung vergleichbar. Der Bestandteil

„schwäbisch“ sei zu diffus, um beschreibend zu wirken. Er könne sich auf Angehö-

rige einer Volksgruppe, einen Dialekt oder eine Landschaft beziehen, deren Gren-

zen jedoch sehr unklar seien. Außerdem könne der Begriff auch die „schwäbische

Art“ meinen, was auch immer damit assoziiert werde (sparsam, genau). Die Aus-

führungen der Markenstelle zur bildlichen Ausgestaltung der Marke seien nicht

geeignet, die Unterscheidungskraft zu verneinen. Das „@“ mit den Umlaut-Punk-

ten werde unzutreffenderweise mit dem häufig anstelle des Buchstabens „a“ ver-

wendeten „@“ gleichgesetzt, obwohl das „ä“ ein eigenständiger Buchstabe des

deutschen Alphabets sei. Es sei daher inkonsequent anzunehmen, dass die Ver-

fremdung eines „d“ oder „q“ mit einem @-Zeichen schutzfähig sei, während ein

- auf die gleiche Weise verfremdetes - auf dem vorliegenden Waren- und Dienst-

leistungsgebiet abwegiges „ä“ den Anforderungen nicht genügen solle. Die Präg-

nanz des Zeichens liege darin, dass durch die beiden Punkte über dem „@“ ein

neues, ungewohntes und in den entsprechenden Verkehrskreisen nicht genutztes,

weil unnötiges Zeichen geschaffen werde, das von einem professionellen

Betrachter im gewerblichen Bereich als zur Abgrenzung von anderen Marken ge-

eignet betrachtet werde.

An dem angemeldeten Zeichen bestehe auch kein Freihaltebedürfnis. Bereits das

„@“ sei nicht notwendig, um die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu

beschreiben. Die Buchstaben des Alphabets seien hierfür ausreichend. Entspre-

chendes gelte für das „@“mit den Umlaut-Punkten, das weder existiere noch ohne

weiteres darstellbar sei. Da Umlaute im IT-Bereich nicht gängig seien, liege es

nicht im Interesse der Wettbewerber, eine derart verfremdete Version verwenden

zu können.

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Die Anmelderin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, in der Sache aber nicht begründet. Die angemeldete

Marke ist wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

von der Eintragung ausgeschlossen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher

zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist die einem Zeichen innewohnende (kon-

krete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke er-

fassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen

anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion der Marke

besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienst-

leistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR 2006, 229, 230 [Nr. 27 ff.]

- BioID; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2006, 850, 854 - FUSS-

BALL WM 2006; GRUR 2008, 710 [Nr. 12] - VISAGE; GRUR 2009, 411 [Nr. 8]

- STREETBALL). Keine Unterscheidungskraft kommt zunächst solchen Bezeich-

nungen zu, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage

stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als

solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tat-

sächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht

(BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard).

Darüber hinaus fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft auch solchen Anga-

ben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienst-

leistung zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender

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Bezug zu der betreffenden Ware oder Dienstleistung hergestellt wird (BGH

GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 1998, 465, 468 - BONUS;

GRUR 2009, 411 [Nr. 9] - STREETBALL). Die Eignung, Produkte ihrer Herkunft

nach zu unterscheiden, kommt schließlich auch solchen Angaben nicht zu, die aus

gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer be-

kannten Fremdsprache bestehen, die etwa wegen einer entsprechenden Verwen-

dung in der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unter-

scheidungsmittel

verstanden

werden

(BGH

GRUR 2006,

850,

854

- FUSSBALL WM 2006; GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHÖN; GRUR 2001,

1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Nach diesen Grundsätzen kann der

angemeldeten Marke in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen

die erforderliche Unterscheidungskraft nicht zuerkannt werden.

Der Begriff „Datentechnik“ umfasst - wie die Markenstelle zutreffend und ausführ-

lich dargelegt hat - neben der Datenverarbeitung alle technischen Einrichtungen

zum Verarbeiten von Daten. Bei der beanspruchten Ware „Computer-Hardware“

handelt es sich um einen elementaren Bestandteil der Datentechnik. Die bean-

spruchten Dienstleistungen, die im EDV- und IT-Bereich angesiedelt sind, können

sich auf Datentechnik beziehen. Der Bestandteil „schwäbisch“ ist entgegen der

Auffassung der Anmelderin nicht in dem Sinne diffus oder mehrdeutig, dass er die

Unterscheidungskraft der angemeldeten Bezeichnung begründen könnte. In Ver-

bindung mit dem weiteren Bestandteil „Datentechnik“ steht die Bedeutung im

Sinne einer geographischen Herkunftsangabe im Vordergrund. Auch wenn mögli-

cherweise in den Verkehrskreisen unterschiedliche Vorstellungen darüber beste-

hen, wie die Grenzen Schwabens exakt verlaufen, erkennt der Verkehr in der Be-

zeichnung „schwäbisch“ in jedem Fall eine geographische Angabe und wird diese

nicht als individuellen betrieblichen Herkunftshinweis auffassen. Die Bezeichnung

„SCHWÄBISCHE DATENTECHNIK“ beschreibt daher lediglich in allgemeiner

Form den fachlichen Bereich, auf dem die beanspruchten Waren und Dienst-

leistungen angesiedelt sind, und weist gleichzeitig auf deren geographische Her-

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kunft hin. Der angemeldeten Marke kann somit nicht der Charakter eines indivi-

duellen betrieblichen Herkunftshinweises beigemessen werden.

Auch die graphische Ausgestaltung der angemeldeten Bezeichnung vermag die

erforderliche Unterscheidungskraft nicht zu begründen. Zwar kann durch eine be-

sondere bildliche oder graphische Ausgestaltung nicht unterscheidungskräftiger

Wortbestandteile ein eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis entstehen. An

eine solche Ausgestaltung sind aber - worauf auch schon die Markenstelle zutref-

fend hingewiesen hat - um so größere Anforderungen zu stellen, je kennzeich-

nungsschwächer die fragliche Angabe ist (BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK;

früher schon BPatG GRUR 1996, 410, 411 - Color COLLECTION; BPatGE 38,

239, 243 ff. - Jean's; s. auch BPatG 2007, 324, 326 Kinder (schwarz-rot); Ströbele

in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rdn. 126). Einfache graphische

Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbildes, an die der Verkehr gewöhnt ist,

vermögen in der Regel den beschreibenden Charakter einer Angabe nicht zu be-

seitigen (Ströbele in: Ströbele/Hacker a. a. O., § 8 Rdn. 127). Hierbei handelt es

sich nicht um über das zulässige Maß hinausgehende Anforderungen an die Un-

terscheidungskraft. Da den Wortbestandteilen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,

geht es hier vielmehr darum, dass gerade mit der graphischen Gestaltung die

Schwelle von der beschreibenden Angabe zum unterscheidungskräftigen, betrieb-

lichen Herkunftshinweis überwunden werden muss. Da auch eine Kombinations-

marke mit einem Bildbestandteil, der lediglich das Markenwort näher ausgestaltet,

sowohl klanglich als auch optisch in erster Linie über das Wort aufgenommen

wird, muss die graphische Ausgestaltung eines beschreibenden Wortbestandteils

in einer Weise in Erscheinung treten, dass darüber das Wort quasi vergessen ge-

macht wird. Denn je unmittelbarer die Sachaussage hervortritt, umso mehr wird

sie sich in den Augen des angesprochenen Verkehrs gegenüber der graphischen

Gestaltung in den Vordergrund drängen. Die Unterscheidungskraft eines solchen

Kombinationszeichens kann daher nur bejaht werden, wenn der Verkehr in der

bildlichen Ausgestaltung oder in dem von ihr mitbestimmten Gesamteindruck der

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Marke eine betriebliche Herkunftskennzeichnung sieht (BPatG a. a. O. - Color

COLLECTION). Davon kann hier nicht ausgegangen werden.

Der Anmelderin ist zwar zuzugeben, dass es in der Regel das @-Zeichen (ohne

Umlautpunkte) ist, dem als Hinweis auf einen Bezug zum Internet und als Ersatz

für den Buchstaben „a“ (vgl. hierzu Ströbele in: Ströbele/Hacker a. a. O., § 8

Rdn. 128) keine herkunftshinweisende Funktion beigemessen wird, während dies

bei anderen in dieser Form verfremdeten Buchstaben nicht ohne weiteres ange-

nommen werden kann. Im vorliegenden Fall kann jedoch der Umstand, dass nicht

ein „a“, sondern der Umlaut „ä“ ersetzt wird, den beschreibenden Charakter des

Markenwortes nicht überwinden. Die Ersetzung des Buchstabens „ä“ durch das

@-Zeichen mit Umlautpunkten stellt eine nur minimale graphische Gestaltung dar,

die den Wortbestandteil nicht in einer Weise zu verfremden vermag, dass er nicht

mehr als beschreibende Angabe wahrgenommen würde. Wie die Markenstelle

zutreffend ausgeführt hat, wird dieses Element aufgrund des gesamten Erschei-

nungsbildes der Marke ohne weiteres als „ä“ gelesen und verstanden. Die An-

melderin kann auch nicht mit Erfolg geltend machen, dass sich die Unterschei-

dungskraft daraus ergebe, dass es im IT-Bereich nicht üblich sei, Namen und Be-

zeichnungen mit Umlauten zu verwenden. Anders als früher ist die Darstellung

von Umlauten in der elektronischen Datenverarbeitung schon seit längerem kein

Problem mehr.

Schließlich ist die Markenstelle zu Recht davon ausgegangen, dass sich aus nach

Auffassung der Anmelderin vergleichbaren Voreintragungen kein Anspruch auf

Eintragung der vorliegenden Anmeldung ergibt. Diese Voreintragungen sind nicht

Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Im übrigen führen Voreintragungen

weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu

einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden

haben. Denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine

Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar (EuGH, GRUR 2004, 674, [Nr. 43, 44]

- Postkantoor; GRUR 2004, 428, [Nr. 63] - Henkel; BGH GRUR 1997, 527, 529

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- Autofelge; GRUR 2008, 1093, 1095 [Nr. 18] - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG

GRUR 2007, 333, 335 ff. - Papaya; MarkenR 2007, 178, 180 ff. - CASHFLOW;

MarkenR 2007, 527, 531 - Rapido; BlPMZ 2008, 29 f. - Topline; bestätigt durch

EuGH BlPMZ 2009, 197, 198 f. - Schwabenpost).

Die Markenstelle hat die angemeldete Marke nach alledem zu Recht von der Ein-

tragung ausgeschlossen.

Hacker

Eisenrauch

Kober-Dehm