Urteil des BPatG vom 30.08.2004, 28 W (pat) 289/04

Entschieden
30.08.2004
Schlagworte
Widerspruchsverfahren, Schweigen, Sicherheit, Hinweispflicht, Unverzüglich, Wortmarke, Patent, Glaubhaftmachung
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BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 289/04

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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152

08.05

betreffend die Marke 397 18 572

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 26. April 2006 durch

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der

Markenstelle für Klasse 29 vom 30. August 2004 aufgehoben,

soweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden

ist, und auch insoweit die Erinnerung zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für diverse Waren der Klassen 29 und 30 eingetragene und am

9. August 1997 veröffentlichte Wort-Bild-Marke "Thospa" ist Widerspruch erhoben

worden aus der seit dem 13. Januar 1997 für eine Vielzahl von Waren, u. a. der

Klasse 30, eingetragenen Wortmarke 396 32 825 "drospa".

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit

Beschluss des Erstprüfers zunächst den Widerspruch mangels Warenähnlichkeit

zurückgewiesen, auf die Erinnerung der Widersprechenden dann aber die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, wogegen die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt hat, mit der sie u. a. erstmals die Benutzung der

Widerspruchsmarke bestreitet.

Die Widersprechende hat weder Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht noch sich im Übrigen zur Sache eingelassen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

Die Inhaberin der jüngeren Marke hat mit Schriftsatz vom 26. April 2005 die

Benutzung der seit 1997 eingetragenen Widerspruchsmarke bestritten. Diese

Einrede war auch zulässig. Zwar begann die fünfjährige Benutzungsschonfrist

nicht bereits mit dem Eintragungszeitraum, sondern erst mit Abschluss des

Widerspruchsverfahrens, dem die Widerspruchsmarke selbst ausgesetzt war (vgl.

26 Abs. 5 MarkenG), nämlich am 25. April 2000, so dass die Benutzungsschonfrist

am 25. April 2005 abgelaufen war und seitdem die Widersprechende mit der

Erhebung der Einrede rechnen musste. Das konnte, da die Einrede keiner

Ausschlussfrist unterliegt, auch noch im Beschwerdeverfahren geschehen.

Nachdem der Schriftsatz an die Widersprechende ausweislich des Zustellungsnachweises (EB) am 28. April 2005 zugestellt worden ist, wäre es Aufgabe der

Widersprechenden gewesen, vorzutragen und glaubhaft zu machen, dass sie ihre

Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch benutzt hat 43 Abs 1 MarkenG). Das ist nicht geschehen.

Für einen solchen Sachvortrag und der Einreichung von Glaubhaftmachungsunterlagen bedurfte es keiner besonderen Aufforderung durch das Gericht. Die Widersprechende hat nach Übermittlung der Einrede von sich aus unverzüglich alle erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Der im Rahmen des Benutzungszwanges

herrschende Beibringungsgrundsatz lässt es grundsätzlich auch nach der seit dem

1. Januar 2002 geltenden Fassung des § 139 ZPO nicht zu, die Widersprechende

auf diese Verpflichtung zum Vortrag hinzuweisen (vgl. BPatG GRUR 1996, 981,

982 - ESTAVITAL m. w N. zur früheren Rechtslage). Zwar besteht die Hinweispflicht des Gerichtes entsprechend § 139 ZPO auch im Widerspruchsverfahren.

Sie hat aber ihre Grenze in Fällen, in denen ein solcher Hinweis eine Selbstverständlichkeit wäre, in denen nicht ersichtlich ist, dass dieser Gesichtspunkt übersehen worden ist oder wenn der Hinweis die Stellung der einen Partei stärken und

gleichzeitig die der anderen schwächen würde, also zu einer Parteinahme des

Gerichts führen würde.

Die Widersprechende hat auch ausreichend Gelegenheit gehabt, zur Beschwerde

und zur Nichtbenutzungseinrede vorzutragen. Seit Übersendung des entsprechenden Schriftsatzes ist mittlerweile ein ganzes Jahr vergangen, ohne dass

sie sich auch nur formal auf dieses Bestreiten eingelassen hat. Das Schweigen

der Widersprechenden ist vom Senat daher als Zugeständnis des gegnerischen

Sachvortrags nach Artikel 138 Abs 3 ZPO zu werten, womit von der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

Eine Kostenauferlegung unter Billigkeitsgesichtspunkten nach Artikel 71 MarkenG

ist nicht veranlasst, da weder behauptet wurde noch mit Sicherheit feststeht, dass

die Widersprechende bewusst aus einer nichtbenutzten Marke Widerspruch

eingelegt hat.

gez.

Unterschriften

Urteil vom 30.04.2015

2 ZA (pat) 10/14 vom 30.04.2015

Urteil vom 23.07.2015

2 Ni 20/13 (EP) vom 23.07.2015

Urteil vom 16.06.2016

10 W (pat) 20/16 vom 16.06.2016

Anmerkungen zum Urteil