Urteil des BPatG, Az. 28 W (pat) 289/04

BPatG: widerspruchsverfahren, schweigen, sicherheit, hinweispflicht, unverzüglich, wortmarke, patent, glaubhaftmachung
BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
28 W (pat) 289/04
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(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
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betreffend die Marke 397 18 572
hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 26. April 2006 durch …
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der
Markenstelle für Klasse 29 vom 30. August 2004 aufgehoben,
soweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden
ist, und auch insoweit die Erinnerung zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Gegen die für diverse Waren der Klassen 29 und 30 eingetragene und am
9. August 1997 veröffentlichte Wort-Bild-Marke "Thospa" ist Widerspruch erhoben
worden aus der seit dem 13. Januar 1997 für eine Vielzahl von Waren, u. a. der
Klasse 30, eingetragenen Wortmarke 396 32 825 "drospa".
Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit
Beschluss des Erstprüfers zunächst den Widerspruch mangels Warenähnlichkeit
zurückgewiesen, auf die Erinnerung der Widersprechenden dann aber die teil-
weise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, wogegen die Markenin-
haberin Beschwerde eingelegt hat, mit der sie u. a. erstmals die Benutzung der
Widerspruchsmarke bestreitet.
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Die Widersprechende hat weder Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Be-
nutzung eingereicht noch sich im Übrigen zur Sache eingelassen.
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten Bezug genommen.
II.
Die Beschwerde ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.
Die Inhaberin der jüngeren Marke hat mit Schriftsatz vom 26. April 2005 die
Benutzung der seit 1997 eingetragenen Widerspruchsmarke bestritten. Diese
Einrede war auch zulässig. Zwar begann die fünfjährige Benutzungsschonfrist
nicht bereits mit dem Eintragungszeitraum, sondern erst mit Abschluss des
Widerspruchsverfahrens, dem die Widerspruchsmarke selbst ausgesetzt war (vgl.
26 Abs. 5 MarkenG), nämlich am 25. April 2000, so dass die Benutzungsschonfrist
am 25. April 2005 abgelaufen war und seitdem die Widersprechende mit der
Erhebung der Einrede rechnen musste. Das konnte, da die Einrede keiner
Ausschlussfrist unterliegt, auch noch im Beschwerdeverfahren geschehen.
Nachdem der Schriftsatz an die Widersprechende ausweislich des Zustellungs-
nachweises (EB) am 28. April 2005 zugestellt worden ist, wäre es Aufgabe der
Widersprechenden gewesen, vorzutragen und glaubhaft zu machen, dass sie ihre
Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Wider-
spruch benutzt hat (§ 43 Abs 1 MarkenG). Das ist nicht geschehen.
Für einen solchen Sachvortrag und der Einreichung von Glaubhaftmachungsunter-
lagen bedurfte es keiner besonderen Aufforderung durch das Gericht. Die Wider-
sprechende hat nach Übermittlung der Einrede von sich aus unverzüglich alle er-
forderlichen Unterlagen vorzulegen. Der im Rahmen des Benutzungszwanges
herrschende Beibringungsgrundsatz lässt es grundsätzlich auch nach der seit dem
1. Januar 2002 geltenden Fassung des § 139 ZPO nicht zu, die Widersprechende
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auf diese Verpflichtung zum Vortrag hinzuweisen (vgl. BPatG GRUR 1996, 981,
982 - ESTAVITAL m. w N. zur früheren Rechtslage). Zwar besteht die Hinweis-
pflicht des Gerichtes entsprechend § 139 ZPO auch im Widerspruchsverfahren.
Sie hat aber ihre Grenze in Fällen, in denen ein solcher Hinweis eine Selbstver-
ständlichkeit wäre, in denen nicht ersichtlich ist, dass dieser Gesichtspunkt über-
sehen worden ist oder wenn der Hinweis die Stellung der einen Partei stärken und
gleichzeitig die der anderen schwächen würde, also zu einer Parteinahme des
Gerichts führen würde.
Die Widersprechende hat auch ausreichend Gelegenheit gehabt, zur Beschwerde
und zur Nichtbenutzungseinrede vorzutragen. Seit Übersendung des ent-
sprechenden Schriftsatzes ist mittlerweile ein ganzes Jahr vergangen, ohne dass
sie sich auch nur formal auf dieses Bestreiten eingelassen hat. Das Schweigen
der Widersprechenden ist vom Senat daher als Zugeständnis des gegnerischen
Sachvortrags nach Artikel 138 Abs 3 ZPO zu werten, womit von der Nicht-
benutzung der Widerspruchsmarke auszugehen ist.
Eine Kostenauferlegung unter Billigkeitsgesichtspunkten nach Artikel 71 MarkenG
ist nicht veranlasst, da weder behauptet wurde noch mit Sicherheit feststeht, dass
die Widersprechende bewusst aus einer nichtbenutzten Marke Widerspruch
eingelegt hat.
gez.
Unterschriften