Urteil des BPatG vom 09.01.2008

Gericht

Bundespatentgericht

Aktenzeichen

5 W (pat) 416/06

Entschieden

09.01.2008

Schlagworte

Stand der technik , Verwendung , Zugabe , Gegenstand , Einstellung , Gebrauchsmuster , Zusammensetzung , Aufgabe , Wasser , Herstellung

BPatG (stand der technik, verwendung, zugabe, gegenstand, einstellung, gebrauchsmuster, zusammensetzung, aufgabe, wasser, herstellung)

BPatG 154

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 416/06

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

9. Januar 2008

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

- 2 -

…

betreffend das Gebrauchsmuster 298 25 037

hier: Löschungsantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts

auf die mündliche Verhandlung vom 9. Januar 2008 durch den Vorsitzenden

Richter Müllner sowie die Richterin Dipl.-Chem. Dr. Proksch-Ledig und den Richter

Dipl.-Chem. Dr. Gerster

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsstellerin wird der Beschluss

des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmuster-

abteilung I - vom 19. Dezember 2005 aufgehoben.

2. Das Gebrauchsmuster 298 25 037 wird gelöscht.

3. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.

4. Die Kosten des Löschungsverfahrens in beiden Rechtszügen

trägt die Antragsgegnerin.

G r ü n d e

Die Antrags- und Beschwerdegegnerin zu

II Frau N… ist Inhabe-

rin des am 25. Februar

2004 als Abzweigung der europäischen Patentanmeldung

- 3 -

3893.2 (EP

014

916

A1) vom 18. August

1998 angemeldeten und am

29. April

2004 unter der Bezeichnung

„Schaum-Hautcreme mit Harnstoff“

mit 14 Schutzansprüchen eingetragenen Gebrauchsmusters 298 25 037, dessen

Unterlagen am 3. Juni 2004 bekannt gemacht wurden und dessen Schutzdauer

auf 10 Jahre verlängert ist.

Der eingetragene Schutzanspruch 1 lautet:

1. Schaum-Hautcreme

erhältlich durch

- Herstellung einer Phase I durch Aufschmelzen bei 75° C ei-

ner Mischung enthaltend Fettsäuren, insbesondere C

Fettsäuren, ggf. ungesättigte und/oder mehrfach unge-

sättigte Fettsäuren, Emulgatoren, Coemulgatoren, wie Tri-

ceteareth-4-phosphat,

- gefolgt von einer dosierten Zugabe unter Rühren zu einer

- auf 75° C temperierten Phase II, die aus einer wässrigen

Mischung enthaltend Moisturiser, wie Propylenglykol

und/oder mehrwertige Alkohole, insbesondere Glycerin,

Emulgatoren, wie Alkyl-Sarcosinate, sowie Hautpflegeaddi-

tive, wie Allantoin,

- unter Zusatz von Harnstoff erhalten wird,

- wobei eine homogene Vermischung der Phasen I und II ein-

zustellen ist und die dosierte Zugabe bei einer Temperatur

von 75° C erfolgt,

- nach Zugabe die Temperatur für eine Zeit zwischen 5 und

20 Minuten bei 75° C gehalten wird, wonach

- 4 -

- die Temperatur der so erhaltenen Mischung unter ständi-

gem Rühren auf eine Temperatur zwischen 30 und 40° C

heruntergefahren wird,

- und Abfüllung der erhaltenen Mischung in Darreichungsfor-

men unter Zugabe eines Treibgases.

Bezüglich der eingetragenen Schutzansprüche 2 bis 14 wird auf die Gebrauchs-

musterschrift DE 298 25 037 U1 verwiesen.

Die Antragsstellerin (Beschwerdeführerin II und Beschwerdegegnerin zu I)

G… GmbH hat zunächst mit Schriftsatz vom 6. Juli 2004 die

Teillöschung und zuletzt mit Schriftsatz vom 6. Juli 2005 die Löschung des

Gebrauchsmusters in vollem Umfang beantragt. Sie hat insbesondere die Auffas-

sung vertreten, das Gebrauchsmuster sei nicht mehr neu und beruhe auch nicht

auf einem erfinderischen Schritt. Weiter hat sie vorgetragen, der Gegenstand des

Gebrauchsmusters sei offenkundig vorbenutzt. Außerdem sei die Anspruchskate-

gorie (product by process) der Schutzansprüche unzulässig und müsse zur Lö-

schung führen. Darüber hinaus sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters

gegenüber der europäischen Ursprungsanmeldung unzulässig erweitert. Zur Be-

gründung ihres Vorbringens hat die Antragstellerin u. a. auf folgende Druckschrif-

ten hingewiesen:

E1:

EP 598 412 A2

E2:

K. Schrader, „Grundlagen und Rezepturen der Kosmetika“, 2. Aufl.

(1989), S. 157, 264, 265, 342 bis 349, 390 bis 394, 410, 436, 437,

470, 471, 501 bis 503, 582, 906 bis 909

E6:

DE 19 11 144 B2

Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen und be-

antragt die Zurückweisung des Löschungsantrags gemäß Hauptantrag mit den

eingetragenen Schutzansprüchen, hilfsweise im Umfang der mit Schriftsatz vom

- 5 -

28. November 2005 eingereichten Schutzansprüche nach einem der Hilfsanträge I

bis IX.

In den Hilfsanträgen I bis IV wurden dabei verschiedene einschränkende Merk-

male in Bezug auf die Zusammensetzung der beanspruchten Schaum-Hautcreme

hinzugefügt. Die Hilfsanträge V bis IX entsprechen den Schutzansprüchen gemäß

Hauptantrag sowie den Hilfsanträgen I bis IV unter jeweiligem Hinzufügen des

Merkmals „Einstellung des pH-Wertes auf 7,6 bis 8,2“. Zum Wortlaut der Hilfsan-

träge I bis IX wird auf die Akten verwiesen.

Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 sei neu gegenüber E6, da daraus keine

Schaum-Hautcreme, wie auch aus dem weiteren Stand der Technik, bekannt sei.

Insbesondere enthielten die Zusammensetzungen der E6 keine Fettsäuren ent-

sprechend der Schaum-Hautcreme nach Anspruch 1. Da sich der Anspruchsge-

genstand eindeutig strukturell bzw. aufgrund der Zusammensetzung vom Stand

der Technik unterscheide, bestehe kein Zweifel, dass er dem Gebrauchsmuster-

schutz zugänglich sei. Der Schutzanspruch 1 in Form eines product-by-process-

Anspruchs sei zulässig, da dieser Anspruch sich nicht in der Angabe von Verfah-

rensmerkmalen erschöpfe. Die Schaum-Hautcreme des Anspruchs 1 weise auch

einen erfinderischen Schritt auf, da keines der genannten Dokumente tatsächlich

eine Harnstoffschaumformulierung lehre.

Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf

die mündliche Verhandlung vom 19. Dezember 2005 die Teillöschung des

Gebrauchsmusters 298 25 037, soweit es über die Schutzansprüche 1 bis 12 nach

Hilfsantrag IX vom 28. November 2005 der Antragsgegnerin hinausgeht, be-

schlossen und den weitergehenden Löschungsantrag zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie im Wesentlichen ausgeführt, dass die Schutzansprüche

nach dem Hauptantrag (die eingetragenen Schutzansprüche) und nach den Hilfs-

anträgen I bis IV wegen unzulässiger Erweiterung nicht rechtsbeständig seien, da

- 6 -

die Einstellung des pH-Werts auf einen Wert zwischen 7,6 und 8,2 zwingendes

Merkmal der Abzweigungsanmeldung E5 sei, wogegen die Schaum-Hautcreme

mit Harnstoff des Streitgebrauchsmusters im Schutzanspruch 1 ohne diesen Ver-

fahrensschritt beansprucht werde.

Trotz der Aufnahme des Merkmals der pH-Einstellung in die jeweiligen Ansprü-

che 1 der Hilfsanträge V bis VIII seien die jeweiligen Gegenstände der Ansprü-

che 1 nicht neu gegenüber E6. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsan-

trag IX sei hingegen gegenüber E6 neu und weise auch einen erfinderischen

Schritt auf.

Gegen diesen Beschluss richten sich die Beschwerden der Antragsstellerin und

der Antragsgegnerin.

Die Antragsgegnerin verteidigt das Gebrauchsmuster in der mündlichen Verhand-

lung am 9. Januar 2008 gemäß Hauptantrag im Umfang der Schutzansprüche 1

bis 14 vom 23. August 2007, hilfsweise im Umfang der Schutzansprüche nach ei-

nem der Hilfsanträge I bis IX vom 23. August 2007, höchst hilfsweise im Umfang

der Schutzansprüche 1 bis 14 nach Hilfsantrag X vom 23. August 2007, wobei sie

im Schriftsatz vom 23. August 2007 in Bezug auf die Hilfsanträge II bis IX auf die

am 12. Juli 2006 eingereichten Hilfsanträge II bis IX verweist:

Die Schutzansprüche 1 bis 14 gemäß Hauptantrag lauten:

1. Verwendung einer Schaum-Hautcreme erhältlich durch

- Herstellung einer Phase I durch Aufschmelzen bei 75° C ei-

ner Mischung enthaltend Fettsäuren, insbesondere C

Fettsäuren, ggf. ungesättigte und/oder mehrfach unge-

sättigte Fettsäuren, Emulgatoren, Coemulgatoren, wie Tri-

ceteareth-4-phosphat,

- gefolgt von einer dosierten Zugabe unter Rühren zu einer

- 7 -

- auf 75° C temperierten Phase II, die aus einer wässrigen

Mischung enthaltend Moisturiser, wie Propylenglykol

und/oder mehrwertige Alkohole, insbesondere Glycerin,

Emulgatoren, wie Alkyl-Sarcosinate, sowie Hautpflegeaddi-

tive, wie Allantoin,

- unter Zusatz von Harnstoff erhalten wird,

- wobei eine homogene Vermischung der Phasen I und II ein-

zustellen ist und die dosierte Zugabe bei einer Temperatur

von 75° C erfolgt,

- nach Zugabe die Temperatur für eine Zeit zwischen 5 und

20 Minuten bei 75° C gehalten wird, wonach

- die Temperatur der so erhaltenen Mischung unter ständi-

gem Rühren auf eine Temperatur zwischen 30 und 40° C

heruntergefahren wird,

- und Abfüllung der erhaltenen Mischung in Darreichungsfor-

men unter Zugabe eines Treibgases,

zum Schutze der Haut und zur Linderung dermatologischer

Fehlfunktionen.

2. Verwendung gemäß Anspruch 1, wobei die Mischung aus

Phase I und II unter Rühren bei 30 bis 40° C mit einem

Konservierungsmittel versetzt wird.

3. Verwendung gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei eine Einstel-

lung des pH-Wertes auf 7,6 bis 8,2 vorzugsweise mit einer

hautverträglichen basischen organischen Verbindung erfolgt.

4. Verwendung

gemäß

mindestens

einem der Ansprüche 1 bis 3

enthalten 1 bis 20 Gew.-% Harnstoff.

- 8 -

5. Verwendung gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4,

enthaltend

- 4 bis 15 Gew.-% Öl-in-Wasser-Emulgator,

- 1 bis 10 Gew.-% Fettsäure,

- 0,4 bis 2,3 Gew.-% Coemulgator,

- 1 bis 10 Gew.-% Moisturiser,

0,05 bis 1 Gew.-% Hautpflegemittel sowie Wasser zum

Ausgleich auf 100 Gew.-%.

6. Verwendung

gemäß

mindestens

einem der Ansprüche 1 bis 5

enthaltend

- 1 bis 3 Gew.-% Glyceryl Stearat,

- 3 bis 6 Gew.-% Getearylalkohol,

- 4 bis 6 Gew.-% Stearinsäure,

- 0,5 bis 2 Gew.-% Paraffin,

- 0,4 bis 2,3 Gew.-% Triceteareth-4-phosphat,

- 1,5 bis 4 Gew.-% Propylenglykol,

- 1,3 bis 4,2 Gew.-% Glycerin,

- 1 bis 3 Gew.-% Cetyl-Sarcosinat,

- 0,05 bis 1 Gew.-% Allantoin sowie

- Wasser zum Ausgleich auf 100 % Gew.-%.

7. Verwendung gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6,

enthaltend zusätzlich in Phase I eine siliconhaltige Verbin-

dung, wie Dimethicon, vorzugsweise in Mengen von 0,05 bis

1 Gew.-%.

8. Verwendung gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7,

enthaltend zusätzlich in Phase I einen oder mehrere rückfet-

tende Stoffe, wie Decyloleat, Isohexadecan, Stearinsäuregly-

kolester, Kokosfettsäureethanolamid, Maisöl, Erdnussöl, Man-

- 9 -

delöl, Sesamöl, Olivenöl, Jojobaöl, Wollwachsalkohole, Paraf-

fin, mittelkettige Trigylceride, Ölsäureoleylester, weißes Vase-

lin, Macrogol-Glycerolhydroxistearat, hydriertes Rizinzusöl, Ri-

cinusöl communis, Avocadoöl, Weizenkeimöl, Palmitinsäurei-

sopropylester, Cetylpalmitat, Myristinsäuremyristilester und/-

oder Octyldodecanol.

9. Verwendung gemäß Anspruch 8, enthaltend

- 0,5 bis 2 Gew.-% Decyloleat und/oder

- 0,5 bis 2 Gew.-% Octyldekanol.

10. Verwendung gemäß Anspruch 8, enthaltend

- 3 bis 6 Gew.-% Decyloleat und/oder

- 3 bis 6 Gew.-% Octyldekanol.

11. Verwendung gemäß Anspruch 8, enthaltend

- 6 bis 9 Gew.-% Decyloleat und/oder

- 6 bis 9 Gew.-% Octyldekanol.

12. Verwendung gemäß mindestens einem der Ansprüche 1

bis

11, enthaltend in Phase

II zusätzlich hydriasierende

(feuchtigkeitsbindende), wie Ethoxydiglycol, Natriumchlorid,

Magnesiumchlorid, Sorbit, Dexpanthenol, Natriumlactat.

13. Verwendung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 12, enthal-

tend mehrfach ungesättigte Fettsäuren wie ω-6-Fettsäuren,

reizlindernde Substanzen, wie Kamilleextrakt, und/oder haut-

wirksame Vitamine.

14. Verwendung gemäß einem der Ansprüche 8 bis 13, enthal-

tend,

- 10 -

- 3-7 Gew.-% Calendula-Extrakt,

- 3-7 Gew.-% Hamamelis-Extrakt,

- 3-7 Gew.-% Kamillen-Extrakt,

- 3-7 Gew.-% Teebaumöl-Extrakt,

- 1-5 Gew.-% Decyloleat,

- 1-5 Gew.-% Octyldodecanol.

Die Schutzansprüche 1 bis 14 gemäß Hilfsantrag I entsprechen den Schutzan-

sprüchen gemäß Hauptantrag, wobei im Schutzanspruch 1 anstelle der Verwen-

dung einer Schaum-Hautcreme zum Schutz der Haut und zur Linderung dermato-

logischer Fehlfunktionen, die Verwendung einer Mischung zur Herstellung einer

Schaum-Hautcreme zum Schutz der Haut und zur Linderung dermatologischer

Fehlfunktionen beansprucht wird.

Im Hilfsantrag II wurde gegenüber dem Hauptantrag im Schutzanspruch 1 bezüg-

lich der zu verwendenden Schaum-Hautcreme die Angabe „wobei die Schaum-

Hautcreme Fettsäuren, Emulgatoren umfassend Alkyl-Sarcosinate, Coemulgato-

ren, Moisturiser umfassend Glycerin, Hautpflegeadditive und Harnstoff“ hinzuge-

fügt.

Im Schutzanspruch 1 des Hilfsantrags III sind gegenüber dem Schutzanspruch 1

des Hilfsantrags II die Fettsäuren auf „C

-C

Fettsäuren“ beschränkt.

Der Schutzanspruch 1 des Hilfsantrags IV weist gegenüber dem Schutzan-

spruch 1 des Hilfsantrags III die weitere Beschränkung auf, dass die zu verwen-

dende Schaum-Hautcreme „1 bis 10 Gew.-%“ C

-C

Fettsäuren umfasst.

Gegenüber dem Schutzanspruch 1 des Hilfsantrags IV weist der Schutzan-

spruch 1 des Hilfsantrags V bezüglich der zu verwendenden Schaum-Hautcreme

die Angabe auf „und 1 - 20 Gew.-% Harnstoff sowie ein oder mehrere rückfettende

Stoffe, wie Decyloleat, Isohexadecan, Stearinsäureglykolester, Kokosfettsäu-

reethanolamid. Maisöl, Erdnussöl, Mandelöl, Sesamöl, Olivenöl, Jojobaöl, Sojaöl,

Wollwachsalkohole, Paraffin, mittelkettige Triglyceride, Ölsäureoleylester, weißes

Vaselin, Macrogol-Glycerolhydroxistearat, hydriertes Rizinusöl, Ricinusöl commu-

- 11 -

nis, Avocadoöl, Weizenkeimöl, Palmitinsäureisopropylester, Cetylpalmitat, My-

ristinsäuremyristilester und/oder Octyldodecanol umfasst“.

Die Schutzansprüche 1 der Hilfsanträge VI bis IX weisen gegenüber den entspre-

chenden jeweiligen Schutzansprüchen 1 des Hauptantrags und der Hilfsanträge II

bis IV bezüglich des zur Kennzeichnung herangezogenen Herstellungsverfahrens

jeweils die Angabe „ - Einstellung des pH-Wertes auf 7,6 bis 8,2“ auf.

Im mit Schriftsatz vom 23. August 2007 höchst hilfsweise gestellten Hilfsantrag X

weist der Schutzanspruch 1 in einem der vorstehend genannten Anspruchssätze

die Maßgabe auf „…zum Schutz der Haut und zur Linderung von allergischem

Kontaktekzem vom Typ I und IV, kumulativ-subtoxisches Ekzem, atopische Der-

matitis, atopisches PalmoPlantar-Ekzem, Dyshidrosis, Hyperhidrosis, Kontakturti-

karia, intertriginöse Ekzeme bei Hämorrhoiden, diverse nässende Pilzinfektionen,

z. B. Interdigitalmykose, Perleches, Psoriasis vulgaris, Ulkus cruris, cholinerge Ur-

ticaria, Windeldermatitis, sowie zur Prophylaxe und Behandlung des diabetischen

Fußes.“

Bezüglich des Wortlauts der jeweiligen Schutzansprüche 1 bis 14 der Hilfsan-

träge I bis III und VI bis VIII bzw. der jeweiligen Schutzansprüche 1 bis 13 der

Hilfsanträge IV und IX sowie der Schutzansprüche 1 bis 12 des Hilfsantrags V und

der Schutzansprüche 1 bis 14 des höchst hilfsweise beantragten Hilfsantrags X

wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass Kern der Erfindung die Verwendung

einer Mischung als Schaum-Hautcreme zum Schutz der Haut und zur Linderung

dermatologischer Fehlfunktionen sei. Ausgehend von der von der Antragsstellerin

im Verlauf des Beschwerdeverfahrens genannten, einen milden Reinigungs-

schaum betreffenden Druckschrift

E33:

AT E 52 185 B

- 12 -

sei die beanspruchte Verwendung nicht nahegelegt. Auch die Druckschriften E1

und E6 könnten weder für sich betrachtet noch in Zusammenschau mit E33 den

Gegenstand des Gebrauchsmusters nahelegen. Bezüglich des Einflusses von

Harnstoff auf Schaum-Hautcremes verweist sie auf

(10) Gutachten von Herrn Professor Dr R. Daniels von der

Eberhard Karls Universität Tübingen

(10.8) R. Hüttenrauch, U. Möller, „Bedeutung der Wasserstruktur für die

Stabilität von Öl-in-Wasser-Emulsionen“, Pharmazie 38(4) 267 -

268 (1993).

Im Übrigen sei ein product-by-process-Anspruch im vorliegenden Fall zulässig und

der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 des Hauptantrags nicht unzulässig er-

weitert, da der Offenbarungsgehalt der zugrunde liegenden Gebrauchsmusteran-

meldung bzw. der zugrunde liegenden Patentanmeldung keinen Hinweis enthalte,

dass eine pH-Wert-Einstellung erfindungswesentlich wäre.

Die Antragsgegnerin beantrag sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom

19. Dezember 2005 aufzuheben und den Beschluss dahingehend

abzuändern, dass das Gebrauchsmuster teilgelöscht wird, soweit

es über Schutzansprüche 1 bis 14 gemäß Hauptantrag vom

23. August 2007 hinausgeht;

hilfsweise den Beschluss dahingehend abzuändern, dass das

Gebrauchsmuster teilgelöscht wird, soweit es über die jeweiligen

Schutzansprüche gemäß einem der Hilfsanträge I bis X jeweils

vom 23. August 2007 hinausgeht.

- 13 -

Die Antragsstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Gebrauchs-

muster 298 25 037 vollumfänglich zu löschen.

Sie tritt dem Vorbringen der Antragsgegnerin entgegen und verweist im Zusam-

menhang mit dem Vorwurf der unzulässigen Erweiterung zusätzlich auf die der

Gebrauchsmusterabzweigung zugrunde liegende Anmeldung

E30:

WO 99/08649 A2.

Sie hält weiterhin im vorlegenden Fall die Charakterisierung des Gegenstandes

des Schutzanspruchs 1 durch einen product-by-process-Anspruch für nicht zuläs-

sig, da sich die Verfahrensschritte im Endprodukt nicht wiederspiegelten und der

Anspruch nicht das Erfordernis der eindeutigen und klaren Definition der Erfindung

erfülle. Auch fehle es den nunmehr beanspruchten Gegenständen des Streit-

gebrauchsmusters an der sachlichen Schutzfähigkeit, da die Zusammensetzungen

gegenüber E6 und der von ihr im Beschwerdeverfahren eingeführten E33 nicht

neu seien und die beanspruchte Verwendung der Hautschutzcreme ausgehend

von E1 nahegelegt sei.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsstellerin ist begründet, weil der geltend ge-

machte Löschungsgrund der fehlenden Schutzfähigkeit (§

15 Abs.

1 Nr.

GebrMG) besteht. Sie führt zur vollständigen Löschung des streitbefangenen

Gebrauchsmusters.

1. Die jetzt gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag I verteidigten Schutzansprüche 1

bis 14 sind zwar aus den eingetragenen Unterlagen ableitbar, weil sich ihre Ge-

genstände aus den eingetragenen Schutzansprüchen 1 bis 14 i. V. m. S. 5 Abs. 4

- 14 -

der eingetragenen Unterlagen bzw. S. 3 Abs. [0017] der Gebrauchsmusterschrift

DE 298 25 037 U1 entnehmen lassen. Sie gehen auch nicht über die Gegen-

stände der im Löschungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung I des Deut-

schen Patent- und Markenamts verteidigten eingetragenen Fassung der Schutz-

ansprüche hinaus. Das gleiche gilt für die Schutzansprüche 1 bis 14 der Hilfsan-

träge II und III und die Schutzansprüche 1 bis 13 bzw. 1 bis 12 der Hilfsanträge IV

und V, deren jeweiliger Schutzanspruch 1 sich zusätzlich auf S. 3 Abs. [0016]

(Hilfsantrag II), S. 3 Abs. [0014, 0016] (Hilfsantrag III), S. 3 Abs. [0014, 0016,

0020] (Hilfsantrag IV), S. 3 und 4 Abs. [0013, 0014, 0016, 0020, 0023] i. V. m.

Anspruch

8 (Hilfsantrag

V) und S.

4 Abs. [0026, 0028] (Hilfsantrag X) der

DE 298 25 037 U1 stützt. Der Senat hat aber erhebliche Bedenken, ob die nun-

mehr verteidigten jeweiligen Schutzansprüche 1 dieser Anträge, wie auch bereits

der eingetragene Schutzanspruch 1 durch das Weglassen des Merkmals, „Ein-

stellung des pH-Wertes auf

7,6 bis

8,2“ gegenüber der der vorliegenden

Gebrauchsmusterabzweigung zugrunde liegenden internationalen Anmeldung E30

überhaupt zulässig sind, womit der von der Antragstellerin weiterhin vorgebrachte

Löschungsgrund der unzulässigen Erweiterung gegeben wäre, der auch im ange-

griffenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des deutschen Patent- und

Markenamts zur Löschung der seinerzeit geltenden Schutzansprüche nach

Hauptantrag und den Hilfsanträgen I bis IV führte.

Keine Bedenken bestehen im vorliegenden Fall jedenfalls gegen die Eintragung

eines Gebrauchsmusters für die auf die Verwendung einer bekannten Zusammen-

setzung, nämlich zum Schutz der Haut und zur Linderung dermatologischer Fehl-

funktionen, gerichteten Ansprüche nach Haupt- und sämtlichen Hilfsanträgen (vgl.

BGH GRUR 2006, 135 - Arzneimittelgebrauchsmuster). Auch die Charakterisie-

rung der zu verwendenden Zusammensetzung durch ein Herstellungsverfahren

mittels eines product-by-process-Anspruchs ist zulässig, da auf diese Weise cha-

rakterisierte Erzeugnisse dem Gebrauchsmusterschutz zugänglich sind (vgl.

Bühring Gebrauchsmustergesetz 6. Aufl. § 1 Rdn. 156).

- 15 -

2. Dies kann vorliegend aber letztlich dahin stehen, da die Gegenstände der

Schutzansprüche 1 bis 14 nach Hauptantrag sowie den Hilfsanträgen I bis III,

VI bis VIII und X bzw. der Schutzansprüche 1 bis 13 nach den Hilfsanträgen IV

und IX sowie der Schutzansprüche 1 bis 12 nach dem Hilfsantrag V nicht schutz-

fähig sind, da sie nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhen (§ 1 GebrMG).

3. Dem Streitgebrauchsmuster in seiner verteidigten Fassung liegt nunmehr die

Aufgabe zugrunde, eine Schaum-Hautcreme bereitzustellen, die sich zum Schutz

der Haut und zur Linderung dermatologischer Fehlfunktionen eignet, wie die An-

tragsgegnerin in der mündlichen Verhandlung zutreffend vorträgt.

Gelöst wird diese Aufgabe durch den Gegenstand des verteidigten Schutzan-

spruchs

1 nach Hauptantrag mit folgenden Merkmalen:

Verwendung einer Schaumhautcreme, erhältlich durch

1.1 Herstellung einer Phase I durch Aufschmelzen bei 75° C ei-

ner Mischung enthaltend

a) Fettsäuren, insbesondere C

-C

Fettsäuren, ggf. unge-

sättigte und/oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren,

Emulgatoren

c) Coemulgatoren, wie Triceteareth-4-phosphat,

1.2 gefolgt von einer dosierten Zugabe unter Rühren zu einer

1.3 auf 75° C temperierten Phase II, die aus einer

wässrigen

Mischung

enthaltend

e) Moisturiser, wie Propylenglykol und/oder mehrwertige Al-

kohole, insbesondere Glycerin,

f) Emulgatoren, wie Alkyl-Sarcosinate,

g) Hautpflegeadditive, wie Allantoin,

1.4 unter Zusatz von

h) Harnstoff erhalten wird,

- 16 -

1.5 wobei eine homogene Vermischung der Phasen I und II

einzustellen ist und die dosierte Zugabe bei einer Tempera-

tur von 75° C erfolgt,

1.6 nach Zugabe die Temperatur für eine Zeit zwischen 5 und

20 Minuten bei 75° C gehalten wird, wonach

1.7 die Temperatur der so erhaltenen Mischung unter ständigem

Rühren auf eine Temperatur zwischen 30 und 40° C herun-

tergefahren wird, und

1.8 Abfüllung der erhaltenen Mischung in Darreichungsformen

unter Zugabe eines

Treibgases

2. zum Schutz der Haut und zur Linderung dermatologischer

Fehlfunktionen.

Zur Lösung der Aufgabe konnte der Fachmann, ein Diplomchemiker oder Phar-

mazeut, der sich in das spezielle Gebiet der Bereitstellung von Zusammensetzun-

gen zur kosmetischen und insbesondere dermatologischen Behandlung der Haut

intensiv eingearbeitet hat, von E1 ausgehen. Aus E1 sind nämlich Hautschutzmit-

tel in Schaumform bekannt, die Stearinsäure als Fettsäure, Glycerylstearat und

Cetearylalkohol als Emulgatoren, Trilaureth-4-Phosphat als Coemulgator, Wasser,

Propylenglykol und Glycerin als Moisturiser, Natriumcetylsarcosinat als Emulgator,

Allantoin als Hautpflegeadditiv und Treibgas zur Abfüllung der erhaltenen Mi-

schung in Dosen entsprechend den Merkmalen a) bis g) und i) des geltenden

Schutzanspruchs 1 enthalten. Diese Zusammensetzungen werden nach E1 als

Hautschutzmittel zum Schutz der Haut verwendet (vgl. Sp. 4 Z. 1 bis 46). Die die

Haut schützende Wirkung wird dabei nicht nur dem in sehr geringer Menge

von 0,05 bis 0,3 Gew.-% bei E1 als zwingender Bestandteil zugesetzten Polytetra-

fluorethylen zugeschrieben, dessen Zusatz beim Streitgebrauchsmuster wegen

der nicht abschließenden Angabe der Inhaltsstoffe in den Schutzansprüchen nicht

ausgeschlossen ist, sondern auch den oben genannten weiteren Bestandteilen,

vgl. Sp. 2 Z. 3 bis 28 i. V. m. Sp. 3 Z. 25 bis 48 und Sp. 4 Z. 1 bis 46. Bis auf den

- 17 -

Zusatz von Harnstoff entsprechen die bekannten Hautschutzmittel den gemäß

Schutzanspruch 1 zu verwendenden Zusammensetzungen. Weitere unterschiedli-

che Merkmale der zu verwendenden Schaum-Hautcreme gemäß Schutzan-

spruch 1, die von dem zu ihrer Charakterisierung herangezogenen Herstellungs-

verfahren ausgehen könnten, sind nicht erkennbar. Die Antragsgegnerin hat

hierzu auch nichts vorgetragen.

Aus der DE 19 11 144 B2 (E6) erhält der Fachmann die Anregung der Zusam-

mensetzung gerade Harnstoff zuzusetzen, um die Aufgabe zu lösen und eine

Schaum-Hautcreme bereitzustellen, die sich gleichzeitig zur Linderung dermatolo-

gischer Fehlfunktionen eignet. Aus E6 sind nämlich Öl-in-Wasser-Emulsionen in

Form von Schaumaerosolen bekannt, die Harnstoff enthalten. Harnstoff wird dabei

aufgrund seines glättenden, wohltuenden und heilenden Effekts bei leichten infek-

tiösen Läsionen in Cremes als Zusatz in Hautbehandlungsmitteln empfohlen. Da-

bei sind die Hautbehandlungsmittel der E6 bis auf den Gehalt an Fettsäure weit-

gehend entsprechend den gemäß Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters

zu verwendenden Zusammensetzungen aufgebaut (vgl. Anspruch 1, Sp. 1 Z. 25

bis 33, Sp. 2 Z. 53 bis 55, Sp. 3 Z. 43 bis 52 i. V. m. den Beispielen 5 und 6). Dar-

über hinaus wird der Fachmann auch aufgrund seines allgemeinen Fachwissens

darin bestärkt, gerade Harnstoff zur Lösung der Aufgabe zuzusetzen, denn Harn-

stoff weist bekanntlich in Emulsionen und Shampoos wundheilende und wasserre-

tinierende Wirkungen auf und wird in Emulsionen gegen Kontaktdermatitis einge-

setzt (vgl. E2 S. 157). Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 ist daher vom

Stand der Technik nahegelegt.

Die Auffassung der Antragsgegnerin unter Hinweis auf 10.8 und das Gutach-

ten 10, dass der Fachmann Harnstoff einer Schaum-Hautcreme wegen seiner

emulsionsbrechenden Eigenschaften nicht zusetzen würde, kann nicht durchgrei-

fen, da aus E33 die Verträglichkeit von Harnstoff in milden Reinigungsschäumen

bzw. Emulsionsschäumen bekannt ist. Diese Schäume weisen nämlich, wie die

Antragsgegnerin selbst einräumt, eine Zusammensetzung gemäß Schutzan-

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spruch 1, also mit Harnstoff auf, das als nicht-verschließendes Feuchthaltemittel

sogar in einer Menge von 10 bis 60 % eingesetzt wird, vgl. insbesondere An-

spruch 1. Zur Lösung der Aufgabe wird der Fachmann im Gegensatz zur Auffas-

sung der Antragsgegnerin jedoch nicht von der E33 als nächst liegendem Stand

der Technik ausgehen, da die Schäume der E33 zur Reinigung eingesetzt werden

und die Formulierung auf diese Verwendung abgestellt ist und deshalb reini-

gungsaktive Bestandteile enthält, wie die Haut irritierende grenzflächenaktive Mit-

tel, z. B. Natriumkokosglycerylethersulfonat (S. 8 Abs.

2 und 3). Die Verwendung

zum Schutz der Haut und zur gleichzeitigen Linderung dermatologischer Fehlfunk-

tionen wird deshalb bei E33 auch nicht in Betracht gezogen.

Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 des Hauptantrags beruht nach alledem

nicht auf einem erfinderischen Schritt.

4. Die Gegenstände der jeweiligen Schutzansprüche 1 der Hilfsanträge I bis X

beruhen ebenfalls nicht auf einem erfinderischen Schritt.

Der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag I entspricht in der Sache dem Schutzan-

spruch 1 des Hauptantrags, da er die Verwendung einer Mischung zur Herstellung

einer Schaum-Hautcreme zum Schutz der Haut und zur Linderung dermatologi-

scher Fehlfunktion beansprucht, ohne dass im Schutzanspruch vom Schutzan-

spruch 1 des Hauptantrags abweichende Merkmale angegeben sind. Der Schutz-

anspruch 1 ist daher auch gleich dem Schutzanspruch 1 des Hauptantrags zu be-

urteilen.

Auch die jeweiligen Gegenstände der Schutzansprüche 1 der Hilfsanträge II bis IX

beruhen aus den vorstehend zum Schutzanspruch 1 des Hauptantrags genannten

Gründen ebenfalls ausgehend von E1 nicht auf einem erfinderischen Schritt. E1

erfüllt nämlich auch weitgehend sämtliche in den Schutzansprüchen 1 dieser

Hilfsanträge vorgenommen Beschränkungen der stofflichen Zusammensetzung

(vgl. E1 Sp. 4 Z. 12 bis 46). Auf die die Schaum-Hautcreme umfassenden Be-

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standteile nach Schutzanspruch 1 des Hilfsantrags II wurde bereits beim Haupt-

antrag hingewiesen. Die Beschränkungen in den Schutzansprüchen 1 der Hilfs-

anträge III und IV auf C

-C

Fettsäuren und deren Gehalt von 1 bis 10 Gew.-%

werden in E1 durch den Gehalt an 3,5 bis 6,5 Gew.-% Stearinsäure vorwegge-

nommen. Die aus E1 bekannten Mittel enthalten auch die im Schutzanspruch 1

des Hilfsantrags V als rückfettende Stoffe genannten Decyloleat und Octyldode-

canol, und die Menge an Harnstoff von 1 bis 20 Gew.-% wird von der bei E6 an-

gegebenen Menge von 2 bis 30% umfasst. Die in den jeweiligen Schutzansprü-

chen 1 der Hilfsanträge VI bis IX gegenüber dem Hauptantrag und den Hilfsanträ-

gen I bis IV zusätzlich angegebene Maßnahme der Einstellung des pH-Werts

auf 7,6 bis 8,2 wird bei der Herstellung der Schäume der E1 ebenfalls durchge-

führt, vgl. Sp. 4 Z. 38 bis 40. Auch die im Schutzanspruch 1 des Hilfsantrags X

genannten medizinischen Indikationen fallen im Wesentlichen unter die Angaben

in E1 und E6 (vgl. E1, Sp. 1 Z. 49 bis 54, Sp. 3 Z. 29 bis 40; E6, Sp. 2 Z. 10

bis 15).

5. Die nachgeordneten Schutzansprüche 2 bis 14 gemäß Hauptantrag und den

Hilfsanträgen I bis III, VI bis VIII und X bzw. der Schutzansprüche 2 bis 13 nach

den Hilfsanträgen IV und IX sowie der Schutzansprüche 2 bis 12 nach dem Hilfs-

antrag V betreffen Merkmale, die im entgegengehaltenen Stand der Technik E1

und E6 bereits weitgehend beschrieben sind. Ein bestandfähiger Rest ist für den

Senat in diesen Ansprüchen nicht zu erkennen. Die Antragsgegnerin hat auch

nicht vorgetragen, dass ihnen ein eigenständiger schutzfähiger Gehalt zukäme.

Sie werden von dem Löschungsausspruch zum Hauptantrag und den Hilfsanträ-

gen erfasst.

6. Damit erweist sich die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin als nicht

begründet.

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7. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84

Abs. 2 Satz 1 und 2 PatG, §§ 91 ff. ZPO. Die Billigkeit erfordert keine andere Ent-

scheidung.

Müllner

Dr. Proksch-Ledig

Dr. Gerster