Urteil des BPatG vom 22.08.2007
BPatG (einheit, grundsatz der verfahrensökonomie, anforderung, patg, gerät, patentanspruch, antwort, stand der technik, patent, anmeldung)
BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
17 W (pat) 87/07
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 102 34 992.4 - 53
_______________________
sowie des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und der Richterin
Dipl.-Ing. Wickborn
…
hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgericht am
28. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch,
der Richterin Eder
- 2 -
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Teil-Beschluss der
Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 22. August 2007 aufgehoben. Die Sache wird zur
weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zu-
rückverwiesen.
Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
G r ü n d e
I.
Die vorliegende Patentanmeldung ist am 31. Juli 2002 beim Deutschen Patent-
und Markenamt in englischer Sprache angemeldet worden unter der Bezeichnung
„Retry mechanism for blocking interfaces“. Die am 30. Oktober 2002 eingegan-
gene Übersetzung trägt den Titel:
„Retry-Mechanismus für blockierende Schnittstellen“.
Die Anmeldung wurde von der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen
Patent- und Markenamts durch Teil-Beschluss vom 22. August 2007 zurückgewie-
sen. Nach § 34 Absatz 3 Satz 3 PatG sei der beanspruchte Gegenstand bzw. das
beanspruchte Verfahren klar und präzise anzugeben, und zwar präzise auf den
Bereich eingeschränkt, bei dem der Kern der Erfindung angesiedelt sei. Dies
beträfe im vorliegenden Fall allenfalls eine Schnittstelleneinrichtung. Der im Pa-
tentanspruch 25 weitgefasste generische Begriff „PCI-Gerät“ sei nicht zulässig, da
hiermit nicht klar sei, was eigentlich unter Schutz gestellt werden solle. Der Anmel-
derin stehe in diesem Sinne das Privileg nicht zu, konzeptionell ein neues PCI-
- 3 -
Gerät erfunden zu haben. Die erfinderische Tätigkeit liege in einer Teilkomponente
eines PCI-Gerätes, nämlich in einer Schnittstelleneinrichtung. Im Übrigen seien
aus diesen Gründen auch die Patentansprüche 1 (Datenverarbeitungsvorrichtung)
und 58 (Computersystem) nicht gewährbar. Der Verfahrensanspruch 31 sei wie im
Bescheid vom 17. April 2007 angegeben, d. h. weil das beanspruchte Arbeitsver-
fahren lediglich die mit der beanspruchten Vorrichtung durchzuführenden Schritte
wiederhole und der Anspruch somit nicht über den sachlichen Gehalt des Patent-
anspruchs 1 hinausgehe, entsprechend der BGH-Entscheidung „Handhabungsge-
rät“ nicht gewährbar. (Zum ebenfalls nebengeordneten Verfahrensanspruch 52
wird keine Feststellung getroffen.)
Da es nach der BGH-Entscheidung „Mikroprozessor“ möglich und zulässig sei, zu-
nächst über den Hauptantrag zu entscheiden, unterbleibe eine Stellungnahme
zum Hilfsantrag, der jedoch grundsätzlich gewährbar sei; sein Schicksal hänge
jedoch von der Entscheidung über den Hauptantrag ab, deren Rechtsbeständig-
keit daher vorher zu klären sei.
Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde der Anmelderin vom
18. September 2007. Sie beantragt:
• den Beschluss aufzuheben und die Sache zur weiteren Prüfung
an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen,
• hilfsweise, ein Patent auf Grundlage der Unterlagen gemäß
Hauptantrag eingeg. am 13. Oktober 2006 zu erteilen,
• hilfshilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Anhörung.
Sie verweist auf die Entscheidung 17 W (pat) 49/07 des erkennenden Senats vom
13. Juli 2007, in der in einem vergleichbaren Sachverhalt festgestellt worden sei,
dass kein Mangel nach § 34 Absatz 3 Satz 3 PatG vorliege. In ihrer Eingabe vom
- 4 -
15. Mai 2007 habe sie zu den Ausführungen im vorangegangenen Prüfungsbe-
scheid detailliert Stellung genommen; insbesondere die Punkte 2 und 4 - 9 dieser
Eingabe habe die Prüfungsstelle aber nicht weiter berücksichtigt. Sie merkt noch
an, dass die erfolgte Zurückweisung ihrer Anmeldung dem Grundsatz der Verfah-
rensökonomie widerspreche, da ein gewährbarer Hilfsantrag vorgelegen habe.
Die geltenden nebengeordneten Patentansprüche 1, 25, 31, 52 und 58 gemäß
Hauptantrag, eingegangen am 13. Oktober 2006, lauten:
„1. Datenverarbeitungsvorrichtung, umfassend:
eine
Schnittstelleneinrichtung
(300), die mit einer ersten Si-
gnalleitung zum Empfangen von Anforderungen von wenigs-
tens einer anfordernden Einheit (220, 340) verbunden ist,
wobei die Anforderungen erfordern, dass Antworten an die
jeweilige anfordernde Einheit zurückgesendet werden, wobei
die Anforderungen von der jeweiligen anfordernden Einheit
durch Setzen eines Anforderungssignals auf der ersten Si-
gnalleitung plaziert werden, wobei das Anforderungssignal
von der jeweiligen anfordernden Einheit zurückgesetzt wird,
wenn eine Antwort an die jeweilige anfordernde Einheit zu-
rückgesendet worden ist; und
eine
Anforderungsverarbeitungseinrichtung
(320), die ver-
bunden ist, um die empfangenen Anforderungen zu verarbei-
ten;
wobei
die
Schnittstelleneinrichtung weiterhin mit einer zwei-
ten Signalleitung verbunden ist, um eine Retryanforderung
an die aktuelle anfordernde Einheit zu senden, um die aktu-
elle anfordernde Einheit aufzufordern, ihr Anforderungssignal
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herunterzusetzen, obwohl eine Antwort noch nicht zurückge-
sendet worden ist, und das Anforderungssignal später erneut
zu setzen, und
wobei
die
Schnittstelleneinrichtung weiterhin mit einer dritten
Signalleitung verbunden ist, um ein Erledigungssignal an die
aktuelle anfordernde Einheit zusammen mit der Retryanfor-
derung zu senden, wobei das Erledigungssignal angibt, ob
die von der aktuellen anfordernden Einheit empfangene An-
forderung von der Anforderungsverarbeitungseinrichtung ver-
arbeitet werden konnte.
25. PCI-Gerät
(PCI:
Peripheral Component Interconnect), umfas-
send:
eine
Masterschnittstelleneinrichtung (340), die mit einer ers-
ten Signalleitung zum Senden einer Anforderung an ein PCI-
Targetgerät verbunden, wobei die Anforderung eine Antwort
erfordert, wobei die Masterschnittstelleneinrichtung ange-
passt ist zum Plazieren der Anforderung durch Setzen eines
Anforderungssignals auf der ersten Signalleitung und Herun-
tersetzen des Anforderungssignals, wenn die Antwort emp-
fangen wird, wobei die Masterschnittstelleneinrichtung wei-
terhin mit einer zweiten Signalleitung zum Empfangen einer
Retryanforderung von dem PCI-Targetgerät verbunden ist,
wobei die Masterschnittstelleneinrichtung weiterhin mit einer
dritten Signalleitung zum Empfangen eines Erledigungssi-
gnals von dem PCI-Targetgerät zusammen mit der Retryan-
forderung verbunden ist, wobei das Erledigungssignal angibt,
ob die an das PCI-Targetgerät gesendete Anforderung von
dem PCI-Targetgerät verarbeitet werden konnte,
- 6 -
wobei
die
Masterschnittstelleneinrichtung imstande ist, das
Anforderungssignal beim Empfang der Retryanforderung he-
runterzusetzen, obwohl eine Antwort noch nicht empfangen
worden ist, und das Anforderungssignal später erneut zu set-
zen, und
wobei
die
Masterschnittstelleneinrichtung imstande ist, beim
erneuten Setzen des Anforderungssignals eine modifizierte
Anforderung zu senden, wenn das Erledigungssignal angibt,
dass die an das PCI-Targetgerät gesendete Anforderung von
dem PCI-Targetgerät nicht verarbeitet werden konnte.
31. Verfahren zum Betreiben eines integrierten Schaltkreischips,
wobei das Verfahren umfasst:
Empfangen (500) von Anforderungen von wenigstens einer
anfordernden Einheit (220, 340), wobei die Anforderungen
erfordern, dass Antworten an die jeweilige anfordernde Ein-
heit zurückgesendet werden, wobei die Anforderungen von
der jeweiligen anfordernden Einheit durch Setzen eines An-
forderungssignals plaziert werden, wobei das Anforderungs-
signal von der jeweiligen anfordernden Einheit zurückgesetzt
wird, wenn eine Antwort an die jeweilige anfordernde Einheit
zurückgesendet worden ist; und
Verarbeiten (510) der empfangenen Anforderungen;
wobei das Verfahren weiterhin umfasst:
Senden (520, 950, 990) einer Retryanforderung an die aktu-
elle anfordernde Einheit, um die aktuelle anfordernde Einheit
- 7 -
aufzufordern, ihr Anforderungssignal herunterzusetzen, ob-
wohl eine Antwort noch nicht zurückgesendet worden ist, und
das Anforderungssignal später erneut zu setzen; und
Senden eines Erledigungssignals an die aktuelle anfor-
dernde Einheit zusammen mit der Retryanforderung, wobei
das Erledigungssignal angibt, ob die von der aktuellen anfor-
dernden Einheit empfangenen Anforderung bereits verar-
beitet werden konnte.
52. Verfahren zum Betreiben eines PCI-Geräts (PCI: Peripheral
Component Interconnect), wobei das Verfahren umfasst:
Senden
(500) einer Anforderung an ein PCI-Targetge-
rät
(200, 300) durch Setzen eines Anforderungssignals,
wobei die Anforderung eine Antwort erfordert;
Empfangen (520) einer Retryanforderung und eines Erledi-
gungssignals von dem PCI-Targetgerät, wobei das Erledi-
gungssignal angibt, ob die an das PCI-Targetgerät gesen-
dete Anforderung von dem PCI-Targetgerät verarbeitet wer-
den konnte;
Bestimmen (530), ob das Anforderungssignal herunterzuset-
zen ist, obwohl eine Antwort noch nicht empfangen worden
ist, und wenn dies der Fall ist, Heruntersetzen (540) des
Anforderungssignals und erneutes Setzen (560) des Signals
zu einem späteren Zeitpunkt; und
Heruntersetzen
(580)
des
Anforderungssignals, wenn die
Antwort empfangen wird,
- 8 -
wobei das erneute Setzen des Anforderungssignals das Be-
stimmen umfasst, ob eine modifizierte Anforderung zu sen-
den ist, wenn das Erledigungssignal angibt, dass die an das
PCI-Targetgerät gesendete Anforderung von dem PCI-Tar-
getgerät nicht verarbeitet werden konnte.
58. Computersystem,
umfassend:
ein PCI-Gerät (PCI: Peripheral Component Intercon-
nect) (220); und
eine
Southbridge
(200),
die
mit dem PCI-Gerät verbunden
ist,
wobei das PCI-Gerät eine Anforderung an die Southbridge
durch Setzen eines Anforderungssignals senden kann, wobei
die Southbridge eine Antwort an das PCI-Gerät zurücksen-
den kann und das PCI-Gerät eingerichtet ist zum Herunter-
setzen des Anforderungssignals beim Empfang der Antwort,
wobei
die
Southbridge weiterhin eingerichtet ist zum Senden
einer Retryanforderung an das PCI-Gerät zum Auffordern
des PCI-Geräts, sein Anforderungssignal herunterzusetzen,
obwohl eine Antwort noch nicht zurückgesendet worden ist,
und das Anforderungssignal später erneut zu setzen,
wobei die Southbridge weiterhin zum Senden eines Erledi-
gungssignals an das PCI-Gerät zusammen mit der Retryan-
forderung eingerichtet ist, wobei das Erledigungssignal an-
gibt, ob die von der aktuellen anfordernden Einheit empfan-
gene Anforderung verarbeitet werden konnte.“
- 9 -
Bezüglich der Unteransprüche wird auf die Akte verwiesen.
Aufgabe
stellen, die die Betriebsgeschwindigkeit erhöhen und die Effizienz insbesondere
dann verbessern kann, wenn Schnittstellentechnologien verwendet werden, die
den Datenverkehr blockieren können (siehe Beschreibung Seite
5 eingeg.
04.05.2005).
II.
Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Teil-Beschlus-
ses und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Marken-
amt gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG.
1.
Die Anmeldung betrifft die Steuerung der Datenübertragung über eine digi-
tale Schnittstelle, wie sie beispielsweise bei Personal Computern zwischen der
sog. „Southbridge“ und PCI-Bus-Geräten stattfindet, wobei eine Geräteeinheit
(„Source“, „Master“) eine Datenübertragung bei einer anderen Einheit („Target“)
anfordert und eine zugeordnete Datenübertragungsschnittstelle solange belegt,
bis die angeforderte Übertragung abgeschlossen ist. Erst danach wird die Daten-
übertragungsschnittstelle freigegeben; wenn sich also die angeforderte Übertra-
gung verzögert, ist die Schnittstelle blockiert. Zur Signalisierung und Steuerung
stehen gewöhnlich eine Anforderungs-Signalleitung und eine Erledigungs-Signal-
leitung zur Verfügung.
Zur Vermeidung derartiger Blockaden schlägt die Anmeldung vor, ein zusätzliches
Signal („Retry“) vorzusehen, mit der die Einheit, bei der die Datenübertragung
angefordert wurde, anzeigen kann, dass sich die angeforderte Datenübertragung
verzögern wird; die anfordernde Einheit kann daraufhin ihre Anforderung zurück-
- 10 -
nehmen und sie zu einem späteren Zeitpunkt, ggf. modifiziert, neu senden (siehe
Offenlegungsschrift Absätze [0002], [0003], [0011], [0012], [0035] - [0039]).
Fachmann
(Univ.) für Datenübertragungsschnittstellen-Konzepte und -Schaltungen mit mehr-
jähriger Berufserfahrung anzusehen.
2.
Zurückweisungsbeschluss
(Teil-Beschluss) der Prüfungsstelle wurde
i. W. damit begründet, dass gemäß § 34 Absatz 3 Satz 3 PatG klar und präzise
anzugeben sei, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll, und zwar
präzise auf den Bereich eingeschränkt, bei dem der Kern der Erfindung angesie-
delt sei. Dies beträfe im vorliegenden Fall allenfalls eine Schnittstelleneinrichtung.
Der im Patentanspruch 25 weitgefasste generische Begriff „PCI-Gerät“ sei nicht
zulässig, da hiermit nicht klar sei, was eigentlich unter Schutz gestellt werden
solle. Der Anmelderin stehe in diesem Sinne das Privileg nicht zu, konzeptionell
ein neues PCI-Gerät erfunden zu haben. Die erfinderische Tätigkeit liege in einer
Teilkomponente eines PCI-Gerätes, nämlich in einer Schnittstelleneinrichtung.
Daher sei der Patentanspruch 25 nicht gewährbar.
3.
Diese Begründung kann den Zurückweisungsbeschluss jedoch nicht tragen.
3.1
Zwar wäre es problemlos möglich (vgl. die Patentansprüche gemäß dem
am 13.
Oktober
2006 gestellten Hilfsantrag), die vorliegende Erfindung als
„Schnittstellenvorrichtung“ zu formulieren, wobei dann jedes PCI-Gerät, dessen
Schnittstelle die beanspruchten Merkmale aufweist, automatisch mit geschützt
wäre. Außerdem ließen sich Unteransprüche darauf richten („PCI-Gerät mit einer
Schnittstellenvorrichtung nach Patentanspruch 1“). Es ist auch gut vorstellbar,
dass ein Patent mit derart aufgebauten Patentansprüchen kompakter und über-
sichtlicher, somit insgesamt besser verständlich wäre.
- 11 -
3.2
Das Patentgesetz legt es aber nicht in die Hand der Prüfungsstelle, den
Kern einer Erfindung herauszuarbeiten, um dann dem Anmelder vorzuschreiben,
worauf er Patentansprüche richten darf.
Wie der Senat bereits in seiner Entscheidung zu 17 W (pat) 49/07 ausgeführt hat,
kann vielmehr der Anmelder die Erteilung eines Patents grundsätzlich mit dem
Inhalt (d. h.: mit jedem Inhalt) verlangen, der der gegebenen neuen Lehre ent-
spricht. Daraus folgt sein Recht, durch die Fassung der Patentansprüche zu
bestimmen, für welche Lehre zum technischen Handeln er um Patentschutz nach-
sucht (BGH GRUR 1986, 237, II. 2b „Hüftgelenkprothese“). „Die Entscheidung
darüber, welchen Inhalt das Schutzrecht letztlich haben soll, muss demjenigen
überlassen sein, der es wirtschaftlich nutzen will“ (BGH BlPMZ 1989, 32, III. 2d
„Verschlussvorrichtung für Gießpfannen“).
3.3
Dass die Anmelderin möglicherweise „nur“ eine Teilkomponente eines PCI-
Gerätes erfunden hat, steht einem Patentschutz für die übergeordnete Geräteein-
heit nicht grundsätzlich entgegen. Denn irgendeine Norm der Art, dass sich ein
Anmelder mit seinen Patentansprüchen auf die kleinstmögliche Einheit im Sinne
eines „Kerns der Erfindung“ beschränken müsste, existiert nicht.
Eine solche Vorgabe lässt sich insbesondere nicht aus § 34 Absatz 3 Satz 3 PatG
ableiten, welcher lediglich verlangt, dass die Anmeldung Patentansprüche enthal-
ten muss, anhand derer identifiziert werden kann, was als patentfähig unter
Schutz gestellt sein soll. Im Erteilungsverfahren ist für Patentansprüche zu sorgen,
die die unter Schutz gestellte Erfindung klar und deutlich umschreiben (BGH
GRUR 1988, 757, Abschnitt V „Düngerstreuer“) und geeignet sind, den Anmel-
dungsgegenstand eindeutig zu kennzeichnen und vom Stand der Technik abzu-
grenzen (BGH GRUR 1979, 461, II. 2d „Farbbildröhre“). Der Schutzbereich muss,
ggf. unter Auslegung mittels der Beschreibung, so klar und eindeutig definiert sein,
dass er „für Außenstehende hinreichend sicher vorhersehbar ist“ (BGH BlPMZ 90,
240 „Batteriekastenschnur“).
- 12 -
3.4
Der beanstandete Patentanspruch 25 genügt diesen Kriterien.
Den Gattungsbegriff „PCI-Gerät“ an sich versteht der Fachmann im vorliegenden
Zusammenhang problemlos als eine an einen PCI-Bus angeschlossene Geräte-
einheit („device“), die eine Datenübertragungs-Anforderung an eine Host-Einheit
stellen kann, vgl. Offenlegungsschrift Absatz [0005] - [0009].
Die weiteren Merkmale des Patentanspruchs 25 betreffen erforderliche Signallei-
tungen sowie eine Unter-Einheit (Masterschnittstelleneinrichtung), die weitgehend
durch ihre Arbeitsweise, also funktional definiert ist. Das ist grundsätzlich zulässig,
weil die beanspruchte Masterschnittstelleneinrichtung nach dieser Definition hier
so ausgebildet sein muss, dass sie die betreffende Funktion erfüllen kann (vgl.
BGH GRUR 2006, 923 „Luftabscheider für Milchsammelanlage“; GRUR 1972, 707
„Streckwalze“). Dass die Lehre des Patentanspruchs 25 insoweit unverständlich
wäre oder ein Widerspruch vorläge, hat die Prüfungsstelle nicht geltend gemacht
und ist auch nicht ersichtlich.
Daher erfüllt der geltende Patentanspruch 25 die Anforderung, den unter Schutz
zu stellenden Gegenstand klar zu definieren. Die beanspruchte Vorrichtung ist für
den Fachmann identifizierbar und von anderen Vorrichtungen unterscheidbar (vgl.
Busse, PatG, 6. Auflage (2003), § 1 Rdnr. 8).
Das schließt allerdings nicht aus, dass noch Anpassungen einzelner Formulierun-
gen erforderlich sein könnten (Ergänzung des Wortes „ist“ hinter „verbunden“ in
Zeile 4; „Heruntersetzen des Anforderungssignals“?).
3.5
Die Auslegung der Prüfungsstelle, aus dem Verweis auf den „Grundsatz der
Erschöpfung des Patentrechts“ in der BGH-Entscheidung „Mikroprozessor“ sei
ableitbar, dass im Prüfungsverfahren neben dem Rechtsschutzbedürfnis noch wei-
tere Kriterien des Patentrechts für die Gewährbarkeit eines Patentanspruchs zu
prüfen seien, ist nicht nachvollziehbar.
- 13 -
Wie die Anmelderin richtig darlegt, ist die in der genannten Entscheidung getrof-
fene Feststellung, wonach sachliche Überschneidungen im Schutzbereich von
Patentansprüchen über den Grundsatz der Erschöpfung des Patentrechts zu
lösen sind, dahingehend zu verstehen, dass geschützte Erzeugnisse mit Inver-
kehrbringen durch den Patentinhaber (oder mit dessen Zustimmung) gemeinfrei
werden, d. h. der geschützte Gegenstand wird patentfrei, so dass ein Dritter die
Sache in beliebiger Weise benutzen darf, dem Inhaber stehen also die Rechte aus
dem Patent nur „einmal“ zu (siehe z. B. Schulte, PatG, 7. Auflage (2005), § 9
Rdnr. 14 ff.). Diese Regelung kann das Prüfungsverfahren ersichtlich nicht beein-
flussen.
3.6
Prüfungsstelle
argumentiert, nach der BGH-Entscheidung „Mikropro-
zessor“ könne es gestattet sein, einen Patentanspruch auf „das komplette Univer-
sum“ in Verbindung mit dem eigentlich erfundenen Gegenstand zu richten, und
einem solchen Missbrauch sei vorzubeugen. Derartige Überlegungen liegen weit
neben der Sache. Der vorliegende Patentanspruch 25 hängt technologisch eng
mit dem von der Prüfungsstelle beschriebenen Kern der Erfindung zusammen,
irgendein Anhaltspunkt für einen Missbrauch ist dabei nicht erkennbar.
Ob diese Sichtweise auch noch angemessen wäre, wenn ein Patentanspruch auf
einen von der eigentlichen Erfindung weit abliegenden Gegenstand gerichtet ist,
der ersichtlich nicht im geringsten durch die gegebene neue Lehre ausgebildet
wird, kann hier offen bleiben.
Der Zurückweisungsbeschluss ist sonach unbegründet und war daher aufzuhe-
ben.
4.
Die Prüfungsstelle hat in ihrem Zurückweisungsbeschluss zusätzlich noch
festgestellt, dass auch die nebengeordneten Patentansprüche 1, 31 und 58 nicht
gewährbar seien. Diese Festsstellung kann so keinen Bestand haben.
- 14 -
4.1
der
nebengeordneten Vorrichtungsansprüche 1 („Datenverarbei-
tungsvorrichtung“) und 58 („Computersystem“) verweist die Prüfungsstelle auf ihre
Argumentation zum Patentanspruch 25. Diese ist jedoch nicht tragfähig (s. o.).
Patentanspruch 1 ist (im Vergleich mit Patentanspruch 25) auf die Gegenseite der
Schnittstelle (Anspruch 25: „Senden einer Anforderung“ - Anspruch 1: „Empfangen
von Anforderungen“, u. a.) gerichtet, die als „Datenverarbeitungsvorrichtung“ so
ausgebildet sein muss, dass sie die entsprechenden Gegenfunktionen erfüllen
kann. Patentanspruch 58 richtet sich auf ein „Computersystem“ mit einem PCI-
Gerät mit den wesentlichen Merkmalen nach Patentanspruch 25 und ferner mit
einer „Southbridge“ als Datenverarbeitungsvorrichtung mit den wesentlichen Merk-
malen nach Patentanspruch 1, wobei anscheinend diejenigen Merkmale umfasst
sind, welche laut Anhörungsprotokoll vom 11. Oktober 2006 eine Patentfähigkeit
tragen könnten.
3.
che, für sich betrachtet, die formalen Voraussetzungen für eine Patentierung.
Eine Nebenordnung derartiger Ansprüche verletzt auch nicht die Anforderung der
Einheitlichkeit (§ 34 Abs. 5 PatG), da hier verschiedene Ausgestaltungen bean-
sprucht werden, die alle auf demselben Lösungsprinzip beruhen.
Nachdem es sich bei den drei Vorrichtungsansprüchen offensichtlich nicht um „ein
und denselben Gegenstand“ handelt, kann ein Rechtsschutzbedürfnis ebenfalls
nicht abgesprochen werden (vgl. BGH BlPMZ 2006, 285 „Mikroprozessor“).
4.2
nebengeordneten
Verfahrensanspruch 31 beruft sich der Zurückwei-
sungsbeschluss auf den Prüfungsbescheid vom 17. April 2007, wonach das bean-
spruchte Arbeitsverfahren lediglich die mit der beanspruchten Vorrichtung durch-
zuführenden Schritte wiederhole und der Anspruch somit nicht über den sachli-
chen Gehalt des Anspruchs 1 hinausgehe. Entsprechend der BGH-Entscheidung
- 15 -
„Handhabungsgerät“ fehle daher das Rechtsschutzbedürfnis, sodass Anspruch 31
nicht gewährbar sei.
Dieses Verständnis des Anspruchs 31 erweist sich als unzutreffend.
Denn der Vorrichtungsanspruch 1 enthält das Merkmal, dass „die Schnittstellen-
einrichtung weiterhin mit einer zweiten Signalleitung verbunden ist, um eine Retry-
anforderung an die aktuelle anfordernde Einheit zu senden“. Der Verfahrensan-
spruch 31 ist hier nur auf das „Senden einer Retryanforderung“ gerichtet. Darin
liegt ein unterschiedlicher sachlicher Gehalt: dem Fachmann ist es vertraut, dass
eine Anforderung auch anders als über eine speziell dafür vorgesehene Leitung
- etwa durch einen Befehlscode auf Datenleitungen - gesendet werden kann.
Die BGH-Entscheidung „Handhabungsgerät“ (BlPMZ 1998, 81) stützte sich ganz
wesentlich auf die Feststellung der Vorinstanz, dass der dortige nebengeordnete
Verfahrensanspruch sich „nach Art einer Bedienungsanleitung in der bestim-
mungsgemäßen Verwendung der in den Ansprüchen 1 und 3 beschriebenen Vor-
richtung zu dem bereits in Patentanspruch 1 genannten Zweck erschöpft“, dass
der Verfahrensanspruch somit nichts enthalte, „was über den sachlichen Gehalt
des Patentanspruchs 1 hinausgeht“.
An dieser wesentlichen Voraussetzung fehlt es im vorliegenden Fall - das bean-
spruchte Verfahren lässt sich anders als mit der Vorrichtung nach Anspruch 1
durchführen. Der Senat erkennt ein Rechtsschutzbedürfnis daher als gegeben an
(vgl. BGH „Mikroprozessor“).
Die gleiche Argumentation gilt auch für den - von der Prüfungsstelle nicht bean-
standeten - Verfahrensanspruch 52 („ … Empfangen einer Retryanforderung … “)
gegenüber dem Vorrichtungsanspruch 25 („ … mit einer zweiten Signalleitung zum
Empfangen einer Retryanforderung … “).
- 16 -
Eine Nebenordnung dieser Ansprüche verletzt ebenfalls nicht die Anforderung der
Einheitlichkeit (§ 34 Abs. 5 PatG), da weiterhin verschiedene Ausgestaltungen
beansprucht werden, die auf demselben Lösungsprinzip beruhen.
5.
Irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass in dem Antrag auf Erteilung eines
Patents mit den Patentansprüchen 1, 25, 31, 52 und 58 ein Missbrauch liegen
könnte, sind nicht festzustellen.
6.
Nachdem der Hauptantrag der Anmelderin auf eine Zurückverweisung der
Anmeldung gerichtet ist und ihr keine Tatsacheninstanz genommen werden soll,
sieht der Senat von einer weiteren eigenen Prüfung auf Patentfähigkeit ab.
Die Anmeldung war daher lediglich mit der Maßgabe zurückzuverweisen, dass
eine Nebenordnung der Patentansprüche 1, 25, 31, 52 und 58 gemäß Hauptan-
trag eingeg. am 13. Oktober 2006 grundsätzlich zulässig ist und insbesondere ein
Mangel nach § 34 Absatz 3 Satz 3 PatG nicht vorliegt.
III.
Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war gemäß § 80 Abs. 3 PatG anzuord-
nen. Danach ist die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, wenn dies der Billigkeit
entspricht. Maßgebend dafür sind alle Umstände des Falles. Die Billigkeit der
Rückzahlung kann sich danach aus einem Verfahrensverstoß durch das Deutsche
Patent- und Markenamt ergeben (vgl. Benkard, PatG, 10. Auflage (2006), § 80
Rdnr. 21; Schulte, PatG, 7. Auflage (2005), § 80 Rdnr. 66 ff.).
Ein solcher Verfahrensverstoß ist hier darin zu sehen, dass die Prüfungsstelle ein
Patent gemäß Hilfsantrag nicht erteilt hat, obwohl sie den Hilfsantrag im Zurück-
weisungsbeschluss als „grundsätzlich gewährbar“ bezeichnet hat.
- 17 -
Zwar hat der BGH in seiner „Mikroprozessor“-Entscheidung ein teilweise ähnliches
Vorgehen des 17. Senats für zulässig erklärt. Im Unterschied zum vorliegenden
Verfahren war dort aber eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu klä-
ren, und es bestand noch Ungewissheit über das Schicksal des Hilfsantrags, an
dessen Patentierbarkeit es ausweislich der Gerichtsakte damals Zweifel gab.
Wenn - wie vorliegend dem Zurückweisungsbeschluss entnehmbar - der Hilfsan-
trag für „grundsätzlich gewährbar“ erachtet wird, gebietet es schon der Grundsatz
der Verfahrensökonomie, aber darüber hinaus auch noch das Recht des Erfinders
bzw. des Anmelders auf das Patent, unverzüglich ein entsprechendes Patent zu
erteilen; denn die Patenterteilung steht nicht mehr im Ermessen der Erteilungsbe-
hörde, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. Benkard / Melullis,
PatG, 10. Auflage (2006), § 6 Rdnr. 11). Zudem war die Anmelderin durchaus mit
der vorliegenden Problematik vertraut und hat in deren Kenntnis ausdrücklich
darum gebeten, wenigstens den von der Prüfungsstelle für erteilbar erachteten
Hilfsantrag zu gewähren. Insoweit hätte dem von der Anmelderin geäußerten Wil-
len (anders als im „Mikroprozessor“-Fall) ohne weiteres entsprochen werden kön-
nen; dabei wäre ihr hinsichtlich des versagten Hauptantrags keine Instanz genom-
men worden.
Im Übrigen spricht vieles dafür, eine Entscheidung allein über einen Hauptantrag
unter Zurückstellung der Entscheidung über einen zugeordneten Hilfsantrag
grundsätzlich nur in besonderen Ausnahmefällen als zulässig zu erachten, vgl.
Benkard / Schäfers, PatG, 10. Auflage (2006), § 48 Rdnr. 5; Busse / Schwendy,
PatG, 6. Auflage (2003), § 48 Rdnr. 19, 21; Schulte, PatG, 7. Auflage (2005), § 48
Rdnr. 13, jew. m. w. N.. Allein die Tatsache, dass das Verfahrensrecht diese Mög-
lichkeit als solche zur Verfügung stellt, darf nicht ohne triftigen Grund dazu benutzt
werden, den Anmelder mit einer Vielzahl von Teilbeschlüssen über seinen Haupt-
antrag und (ggf. mehrere) Hilfsanträge zu überziehen und ihn so zu mehrfachen
Beschwerden zu zwingen.
- 18 -
Schließlich war die Vorgehensweise der Prüfungsstelle für die Einlegung der
Beschwerde kausal, da der Anmelderin angesichts der fehlenden Entscheidung
über den für gewährbar erachteten Hilfsantrag keine andere Möglichkeit als die
der gerichtlichen Klärung blieb.
Angesichts all dessen entspricht die Zurückzahlung der Beschwerdegebühr der
Billigkeit.
IV.
Von einer mündlichen Verhandlung hat der Senat nach § 78 Nr. 3 PatG abgese-
hen.
Dr. Fritsch
Eder
Baumgardt
Wickborn
Fa