Urteil des BPatG vom 26.04.2007

BPatG: doppelvertretung, gütliche beilegung, patentverletzung, patentanwalt, nichtigkeitsklage, gebühr, abstimmung, patentgericht, rechtsgrundlage, produkt

BPatG 152

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

10 ZA (pat) 5/08

zu 10 Ni 8/07 (EU)

_______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Patentnichtigkeitssache

…

- 2 -

…

betreffend das europäische Patent …

(…)

(hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-

despatentgerichts am 31. März 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Schülke, der Richterin Püschel und des Richters Dipl.-Ing. Hilber

beschlossen:

Die Erinnerung der Beklagten gegen den Beschluss der

Rechtspflegerin vom 16. Juli 2008 wird zurückgewiesen.

Die Beklagte trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.

Gründe

Mit Urteil vom 26. April 2007 hat der Senat die gegen das europäische Patent

… (DE

…)

gerichtete

Klage

abgewiesen

und

der

Klägerin

die

Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Der Streitwert für das Nichtigkeitsverfahren vor

dem Bundespatentgericht ist auf 500.000,- € festgesetzt worden. Ein das Streit-

patent betreffendes Verletzungsverfahren war während des Nichtigkeitsverfahrens

nicht anhängig.

- 3 -

Die Beklagte hat Kostenfestsetzung beantragt. Dabei hat sie u. a. für den mitwir-

kenden Rechtsanwalt eine 1,3 Verfahrensgebühr in Höhe von 3.894,80 € und eine

1,2 Terminsgebühr in Höhe von 3.595,20 € beansprucht und sich hierbei auf die

ständige Rechtsprechung berufen (hier auf den Beschluss des 2. Senats vom

13. August 2007, 2 ZA (pat) 56/06, BPatGE 50, 85 - Doppelvertretung im Patent-

nichtigkeitsverfahren), wonach die Kosten einer Doppelvertretung "in der Regel"

zu erstatten seien. Der hier mitwirkende Rechtsanwalt sei für ein etwaiges Verlet-

zungsverfahren eingeschaltet gewesen, sei im Vorfeld der mündlichen Verhand-

lung mit der Vorbereitung eines möglichen Vergleichs befasst gewesen und habe

in der mündlichen Verhandlung den Patentanwalt unterstützt, sei dort während der

Unterbrechung der mündlichen Verhandlung an den Vergleichsverhandlungen

beteiligt gewesen.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 16. Juli 2008 hat die Rechtspflegerin des

Bundespatentgerichts die der Beklagten von der Klägerin zu erstattenden Kosten

auf insgesamt 8.118,02 € festgesetzt und den weitergehenden Kostenfestset-

zungsantrag zurückgewiesen, wobei u. a. die geltend gemachten Kosten des mit-

wirkenden Rechtsanwalts als nicht erstattungsfähig angesehen worden sind. Zur

Begründung hat die Rechtspflegerin insoweit im Wesentlichen ausgeführt, Vor-

aussetzung für die Anerkennung der Notwendigkeit einer Doppelvertretung durch

Patent- und Rechtsanwalt sei, dass im Verfahren "besondere rechtliche Schwie-

rigkeiten" (vgl. BPatG, Beschluss vom 13. August 2007, 2 ZA (pat) 56/06) gege-

ben seien, denen der Patentanwalt ohne die Hilfe des Rechtsanwalts allein nicht

zu begegnen vermöge. Da das Betreiben des Nichtigkeitsverfahrens zum Kernbe-

reich der beruflichen Tätigkeit eines Patentanwalts gehöre, bedürfe es allein für

die Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens nicht der Mitwirkung eines Rechts-

anwalts. Bei einem parallel anhängigen Verletzungsprozess sei zwar davon aus-

zugehen, dass die Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren not-

wendig

sei

(vgl.

Beschlüsse

des

4. Senats

vom

24. Oktober 2006,

4 ZA (pat) 36/06, und vom 7. Dezember 2006, 4 ZA (pat) 33/06), ein solcher sei

aber nicht in die Wege geleitet worden. Somit habe es auch keinen Abstimmungs-

- 4 -

bedarf dahingehend gegeben, das Vorgehen in zwei parallel geführten Verfahren

aufeinander abzustimmen. Allein die Befürchtung, die Erhebung der Verletzungs-

klage könne erforderlich werden, vermöge die Notwendigkeit der Doppelvertretung

nicht zu begründen. Anderweitige besondere rechtliche Schwierigkeiten, die ge-

gebenenfalls die Notwendigkeit der Einschaltung eines Rechtsanwalts begründet

hätten, seien nicht angeführt worden.

Gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss richtet sich die Erinnerung der Beklag-

ten, soweit die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts hinsichtlich der 1,3 Ver-

fahrensgebühr in Höhe von 3.894,80 € und hinsichtlich der 1,2 Terminsgebühr in

Höhe von 3.595,20 € als nicht erstattungsfähig angesehen worden sind. Zur Be-

gründung trägt sie im Wesentlichen vor, zu Recht werde im angefochtenen Be-

schluss davon ausgegangen, dass die Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Nich-

tigkeitsverfahren notwendig und mithin die Erstattungsfähigkeit seiner Kosten zu

bejahen sei, wenn parallel zu dem Nichtigkeitsverfahren ein Verletzungsprozess

anhängig sei. Dies werde zutreffend mit der engen Verknüpfung des Nichtigkeits-

verfahrens und des Verletzungsprozesses begründet, die eine enge Abstimmung

zwischen beiden Verfahren bereits zu Beginn des Nichtigkeitsverfahrens erforder-

lich mache. Entsprechende Erwägungen rechtfertigten die Erstattung der Kosten

des mitwirkenden Rechtsanwalts im vorliegenden Fall. Aufgrund des vor der Er-

hebung der Nichtigkeitsklage an die Beklagte gerichteten Schreibens des patent-

anwaltlichen Vertreters der Klägerin vom 13. Dezember 2004, in dem nicht nur die

Rechtsbeständigkeit des Streitpatents, sondern auch "dessen Verletzung durch

zukünftige Umformmaschinen" der Klägerin thematisiert worden sei, habe die Be-

klagte davon ausgehen müssen, dass eine Verletzung des Streitpatents drohe.

Dass aus Sicht der Beklagten zu diesem Zeitpunkt konkret eine Verletzung des

Streitpatents durch die Klägerin gedroht habe, werde auch gestützt durch ein Te-

lefongespräch, das die Geschäftsführer der Parteien im September 2004 geführt

haben und in dem die Klägerin mitgeteilt habe, dass sie unter dem Schlagwort

"Axial-Impulsumformen" ein neues Produkt auf den Markt bringen wolle. Ganz of-

fensichtlich habe auch der Geschäftsführer der Klägerin die Gefahr gesehen, dass

- 5 -

das Streitpatent durch dieses neue Produkt verletzt werden könnte, denn nur da-

mit lasse sich die telefonische Kontaktaufnahme erklären. Insoweit seien die Ver-

hältnisse im vorliegenden Fall, in welchem sich parallel zu dem Nichtigkeitsverfah-

ren ein Verletzungsprozess konkret abgezeichnet habe, als gleichwertig anzuse-

hen mit dem Fall eines parallel zu einem Nichtigkeitsverfahren anhängigen Verlet-

zungsprozess. Denn auch bereits dann, wenn eine Patentverletzung konkret

drohe und sich daher ein Patentverletzungsprozess konkret abzeichne, habe die

Nichtigkeitsbeklagte die enge Verknüpfung von Nichtigkeitsverfahren und Patent-

verletzungsprozess zu bedenken und die enge, durch Mitwirkung eines Rechts-

anwalts im Nichtigkeitsverfahren mögliche Abstimmung zwischen beiden Verfah-

ren zu sichern. Die Vorbereitung einer Verletzungsklage setze zudem nicht erst

dann ein, wenn ein "Verletzungsmuster" bereits vorliege; vielmehr gehörten be-

reits die Suche nach einem "Verletzungsmuster" sowie dessen Beschaffung zu

den eine Patentverletzungsklage vorbereitenden Aktivitäten, wobei sich in diesem

Zusammenhang prozessrechtliche Fragen stellten wie die Fragen der Darle-

gungslast und der Beweissituation, in denen typischerweise rechtsanwaltliche Be-

ratung benötigt werde.

Die Beklagte beantragt,

den angefochtenen Beschluss insoweit aufzuheben, als er

die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts in folgendem

Umfang als nicht erstattungsfähig absetzt:

1,3 Verfahrensgebühr gemäß § 13, § 33, § 2 Anl. 1 VVNR

3100 RVG: 3.894,80 €

1,2 Terminsgebühr gemäß § 13, § 33, § 2 Anl. 1 VVNR 3104

RVG: 3.595,20 €,

auch die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts in dem

vorstehenden Umfang als von der Klägerin an die Beklagte

zu erstatten festzusetzen.

- 6 -

Die Klägerin beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Sie hält die Erinnerung für unbegründet, denn es habe keine konkret drohende

Patentverletzung und kein sich konkret abzeichnender Patentverletzungsprozess

vorgelegen. Es gebe weder ein Streitmuster noch ein Streitverfahren noch eine

sonstige Handlung, die als Patentverletzung angesehen oder anhand derer man

zumindest die Frage, ob eine Patentverletzung vorliege, diskutieren könne. Das

Schreiben des patentanwaltlichen Vertreters der Klägerin vom 13. Dezember 2004

enthalte die Mitteilung, dass die Klägerin vor Einführung neuer Technologien Re-

cherchen nach entgegenstehenden Schutzrechten durchführe und dabei das

Streitpatent gefunden habe, des Weiteren werde ausdrücklich gesagt, die Klägerin

möchte keine Patentverletzung begehen. Im Folgenden werde im Schreiben aus-

geführt, dass sich die Klägerin nicht hindern lassen möchte, lang bekannte Um-

formtechniken wie die Impulshydraulik zu verwenden, und begründet, weswegen

sie das Patent als nicht rechtsbeständig ansehe. In dem Schreiben gebe es an

keiner Stelle eine Andeutung, die Klägerin würde das Streitpatent nicht beachten,

in der Überzeugung, es sei nicht rechtsbeständig. Aus der Androhung und Erhe-

bung der Nichtigkeitsklage könne nicht geschlossen werden, die Klägerin werde

das Patent nicht beachten. Selbst in dem hypothetischen Fall, in dem eine Patent-

verletzung ausdrücklich angekündigt wäre, könnte ein Rechtsanwalt erst tätig

werden, wenn es ein Verletzungsmuster gebe, oder jedenfalls Unterlagen vorhan-

den seien, aus denen die Merkmale des Verletzungsmusters entnehmbar seien.

Im Übrigen seien nach der sich abzeichnenden Änderung der Rechtsprechung

des Bundespatentgerichts zu den Kosten einer Doppelvertretung die Kosten des

mitwirkenden Rechtsanwalts nicht mehr als grundsätzlich erstattungsfähig anzu-

sehen, sondern verlangen eine Prüfung im Einzelfall (vgl. BPatG, Beschluss vom

13. August 2007, 2 ZA (pat) 56/06), bzw. seien nur in besonders gelagerten Aus-

nahmefällen als notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO anzusehen (vgl. BPatG, Be-

schluss vom 21. August 2008, 3 ZA (pat) 44/08, Mitt. 2008, 570). Im vorliegenden

- 7 -

Fall habe es keine rechtlichen Schwierigkeiten gegeben, es handle sich um einen

Standardfall, in dem ein Patentanwalt ohne Zuziehung eines Rechtsanwalts in der

Lage sein müsse, sachgerechte Anträge zu stellen und das Verfahren zu führen.

Nachdem der BGH in seiner Entscheidung "Demonstrationsschrank" festgestellt

habe, dass die erfinderische Tätigkeit eines Patents nicht höher als der erfinderi-

sche Schritt eines Gebrauchsmusters sei, stelle sich zudem die Frage, ob nicht

auch aus diesem Grunde eine Angleichung der Rechtsprechung der Kostener-

stattung im Falle einer Doppelvertretung bei Gebrauchsmusterlöschungssachen

und Patentnichtigkeitssachen angezeigt sei.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.

II.

Die gemäß § 23 Abs. 2 RPflG i. V. m. § 104 Abs. 3 ZPO, § 84 Abs. 2 PatG zuläs-

sige Erinnerung, die auch zulässigerweise auf einen Teil des Kostenfestsetzungs-

beschlusses, nämlich die Verfahrens- und Terminsgebühr für den mitwirkenden

Rechtsanwalt, beschränkt ist, ist unbegründet. Die in Ansatz gebrachten Kosten

des mitwirkenden Rechtsanwalts waren hier nicht zur zweckentsprechenden

Rechtsverfolgung notwendig.

Rechtsgrundlage für die Erstattungsfähigkeit von Kosten eines mitwirkenden

Rechtsanwalts im Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Patentgericht ist - anzu-

wenden über die Verweisungsnorm des § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG - § 91 Abs. 1

Satz 1 ZPO und nicht die analoge Heranziehung des § 143 Abs. 3. PatG, der die

Kosten eines neben dem Rechtsanwalt im Patentstreitverfahren mitwirkenden

Patentanwalts regelt. Der Senat teilt die Auffassung der anderen Nichtigkeitsse-

nate, dass eine solche analoge Heranziehung (angewendet seit dem Beschluss

des 2. Senats vom 17. Oktober 1989, 2 ZA (pat) 10/89, BPatGE 31, 51) mangels

Vorliegens einer planwidrigen gesetzlichen Regelungslücke nicht mehr in Betracht

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kommt (vgl. Beschlüsse des 4. Senats vom 24. Oktober 2006, 4 ZA (pat) 36/06 zu

4 Ni 47/04 (EU) und vom 7. Dezember 2006, 4 ZA (pat) 33/06 zu 4 Ni 56/00 (EU);

2. Senat, BPatGE 50, 85 = BlPMZ 2008, 62 = GRUR 2008, 735 - Doppelvertre-

tung im Patentnichtigkeitsverfahren; 3. Senat, BPatGE 51, 62 - Kosten des mitwir-

kenden Rechtsanwalts; 1. Senat, BPatGE 51, 67, 72 = GRUR 2009, 706, 707 -

Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren I und II; ebenso für das

Gebrauchsmusterrecht BPatGE 51, 81 - Medizinisches Instrument). Denn die für

Patentstreitsachen geltende Vorschrift des § 143 Abs. 5 PatG (i. d. F. bis

31. Dezember 2001: "Von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentan-

walts in dem Rechtsstreit entstehen, sind die Gebühren bis zur Höhe einer vollen

Gebühr nach § 11 der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte und außerdem

die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.") ist ab dem

1. Januar 2002 durch Art. 7 Nr. 36 des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenre-

gelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums (siehe BlPMZ 2002, 25) abge-

ändert worden, in dem die Einschränkung "bis zur Höhe einer vollen Gebühr" ge-

strichen worden ist, wobei sie zudem ab dem 1. August 2002 durch Art. 3 Nr. 2

OLG-Vertretungsänderungsgesetz (siehe BlPMZ 2002, 353) zu § 143 Abs. 3 PatG

geworden ist, ohne dass der Gesetzgeber die Gelegenheit dazu genutzt hätte, den

Anwendungsbereich auch auf Patentnichtigkeitsverfahren zu erstrecken. Zunächst

ist zwar auch nach dieser Änderung § 143 Abs. 3 PatG weiterhin analog im Nich-

tigkeitsverfahren angewendet worden (z. B. BPatGE 46, 167 - Christbaumständer;

BPatGE 47, 50 - Kosten des Patentanwalts). Da aber dem Gesetzgeber nicht zu

unterstellen ist, er habe die von der Rechtsprechung des Patentgerichts hierzu

entwickelten Grundsätze nicht erwogen oder nicht gekannt, bleibt für die Annahme

einer planwidrigen Regelungslücke und die dadurch eröffnete Möglichkeit einer

analogen Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG kein Raum (vgl. BPatGE 50, 85 =

BlPMZ 2008, 62 = GRUR 2008, 735 - Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsver-

fahren; Benkard, PatG, 10. Aufl., § 84 Rdn. 31). Daraus, dass für eine analoge

Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG im Patentnichtigkeitsverfahren kein Raum

mehr ist, folgt aber nicht zwingend, dass die Erstattungsfähigkeit von Doppelver-

tretungskosten grundsätzlich ausgeschlossen oder auf besonders gelagerte Aus-

- 9 -

nahmefälle zu beschränken wäre. Sie ist vielmehr nur allein anhand der allgemei-

nen Rechtsgrundlage des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG

zu beurteilen.

Nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechts-

streits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten,

soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung

notwendig waren. Insoweit kommt es darauf an, ob eine verständige und wirt-

schaftlich vernünftige Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt

ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte. Dabei darf die Partei ihr be-

rechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange er-

forderlichen Schritte ergreifen. Zudem ist bei der Prüfung der Notwendigkeit einer

bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme für geeig-

nete Fallkonstellationen eine typisierende Betrachtungsweise geboten. Denn der

Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im

Einzelfall zu erzielen ist, steht in keinem Verhältnis zu den sich einstellenden

Nachteilen, wenn in nahezu jedem Einzelfall mit Fug darüber gestritten werden

kann, ob die Kosten einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidi-

gungsmaßnahme zu erstatten sind oder nicht (vgl. zu Fällen der Beauftragung ei-

nes auswärtigen Rechtsanwalts bzw. Unterbevollmächtigten z. B. BGH NJW-RR

2008, 1378; GRUR 2005, 1072 - Auswärtiger Rechtsanwalt V; GRUR 2005, 271 -

Unterbevollmächtigter III; NJW 2003, 901 - Auswärtiger Rechtsanwalt I).

Ausgehend von diesen Grundsätzen hat der 1. Senat des Bundespatentgerichts in

den beiden Entscheidungen "Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren I

und II" vom 21. November 2008, 1 ZA (pat) 15/07, und vom 22. Dezember 2008,

1 ZA (pat) 13/08 (BPatGE 51, 67, 72 = GRUR 2009, 706, 707) die Hinzuziehung

eines Rechtsanwalts bei der Einleitung eines Patentnichtigkeitsverfahrens bzw.

bei der Verteidigung im Patentnichtigkeitsverfahren jedenfalls dann für notwendig

gehalten, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent

betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist: "In diesen Fällen ist regelmäßig

- 10 -

das Vorgehen in beiden Verfahren aufeinander abzustimmen, beispielsweise im

Hinblick auf die Beurteilung der Tragweite einer beschränkten Verteidigung im

Nichtigkeitsverfahren (…). Das Gleiche gilt im Hinblick auf eine erschöpfende güt-

liche Beilegung der zwischen den Parteien bestehenden Rechtsstreitigkeiten, auf

die das Gericht in jeder Lage des Verfahrens hinwirken soll (§ 99 Abs. 1 PatG

i. V. m. § 278 Abs. 1 ZPO). Ein Vergleich im Nichtigkeitsverfahren beinhaltet in der

Regel auch eine umfassende Erledigung des Verletzungsstreits. Auch insofern ist

eine enge Abstimmung zwischen beiden Verfahren und damit eine Beteiligung von

Patentanwalt und Rechtsanwalt erforderlich und sinnvoll (…)." (siehe 1. Senat

a. a. O).

Dieser Beurteilung ist zuzustimmen. Das Patentnichtigkeitsverfahren hat entschei-

dende Bedeutung für den Ausgang eines korrespondierenden oder auch erst noch

beabsichtigten Verletzungsprozesses. Abgesehen von einer möglichen Nichtiger-

klärung oder Beschränkung des Patents kann selbst im Fall der Abweisung der

Nichtigkeitsklage eine vom Nichtigkeitssenat in den Entscheidungsgründen vorge-

nommene Auslegung des Patentanspruchs von wesentlichem Einfluss für die vom

Verletzungsgericht vorzunehmende Ermittlung des Schutzbereichs des Streitpa-

tents und damit für die Verletzungsfrage sein (vgl. BGH GRUR 1988, 757, 760/761

- Düngerstreuer). In solchen Fällen eines parallelen Verletzungs- und Nichtigkeits-

verfahrens geht es weniger um die Frage, ob ein Patentanwalt kraft seiner Ausbil-

dung zur alleinigen Führung eines Nichtigkeitsverfahrens imstande ist, sondern es

geht um die enge Verzahnung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren, auf-

grund derer es für eine effektive Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung sach-

dienlich erscheint, dass der Rechtsanwalt, der die Partei im Verletzungsverfahren

vertritt, auch zu der Vertretung im Nichtigkeitsverfahren hinzugezogen wird. Da in

den meisten Fällen neben dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betref-

fendes Verletzungsverfahren anhängig ist, führt eine solche Beurteilung bei der

Notwendigkeit der Kosten zwar dazu, dass in den meisten Fällen die Kosten des

mitwirkenden Rechtsanwalts zu erstatten sein werden. Dies ist aber als Folge der

typisierenden Betrachtungsweise hinzunehmen, zumal allein die Häufigkeit einer

- 11 -

Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme nicht deren Notwendig-

keit in Frage zu stellen vermag. Es erscheint jedenfalls nicht sachgerecht, in je-

dem einzelnen Fall einer Parallelität von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren zu

prüfen, ob die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren not-

wendig gewesen ist. Die Vertretung im Nichtigkeitsverfahren sowohl durch einen

Patentanwalt als auch durch einen Rechtsanwalt hat insbesondere bei gleichzeitig

anhängigem Verletzungsverfahren vor dem Patentgericht häufig stattgefunden,

nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass in jahrelanger Rechtsprechung der Nich-

tigkeitssenate die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts jedenfalls in Höhe ei-

ner Gebühr nach § 143 Abs. 5 PatG a. F. für erstattungsfähig angesehen worden

sind. Dies hat sich auch als sachdienlich erwiesen. Im Gegensatz dazu ist im

Gebrauchsmusterlöschungsverfahren schon seit jeher eine regelmäßige Erstat-

tung der Kosten einer Doppelvertretung abgelehnt worden (vgl BPatGE 45, 129 -

Doppelvertretungskosten) und wird auch derzeit nicht anders gesehen (vgl.

BPatGE 51, 81 - Medizinisches Instrument).

Abgesehen von den Fällen eines parallelen Verletzungsverfahrens wird darüber

hinaus die Notwendigkeit einer Hinzuziehung eines Rechtsanwalts dann anzuer-

kennen sein, wenn im Patentnichtigkeitsverfahren über den Regelfall hinausge-

hende besondere rechtliche Fragestellungen auftreten. Dass der Gesetzgeber im

Übrigen das Nichtigkeitsverfahren in besonderem Maße vom regelmäßigen Auf-

treten nicht nur technischer, sondern auch rechtlicher Fragen als gekennzeichnet

ansieht, zeigt sich auch darin, dass nach der gesetzlich vorgeschriebenen Beset-

zung die Nichtigkeitssenate - anders als die technischen Beschwerdesenate - mit

zwei rechtskundigen Mitgliedern besetzt sind statt nur mit einem, wobei einer da-

von der Vorsitzende ist, § 67 Abs. 2 PatG.

Auf dieser Grundlage ist hier eine Erstattungsfähigkeit der Kosten des mitwirken-

den Rechtsanwalts nicht als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwen-

dig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzuerkennen. Ein das Streitpatent

betreffendes Verletzungsverfahren ist nicht anhängig gewesen. Die Auffassung

- 12 -

der Beklagten, bei der Notwendigkeit der Kosten den Fall eines anhängigen Ver-

letzungsverfahrens mit dem eines unmittelbar drohenden gleichzustellen, kann

zwar durchaus in Betracht kommen, doch liegt hier kein derartiger Fall vor. Auf-

grund des vorgelegten vorgerichtlichen Schreibens und des dargestellten Telefon-

gesprächs (wobei zugunsten der Beklagten unterstellt wird, es habe so stattgefun-

den), ist nicht zu erkennen, dass die Beklagte konkret habe fürchten müssen, eine

Patentverletzung stehe unmittelbar bevor. Auch andere Gründe sind nicht erkenn-

bar, warum es für die die Beklagte bei der Verteidigung gegen die Nichtigkeits-

klage notwendig gewesen sein sollte, gleich einen Rechtsanwalt einzuschalten.

Die Nichtigkeitsklageschrift lässt nicht darauf schließen, dass die Behandlung gra-

vierender Rechtsprobleme hätte anstehen können. Die Erstattung der Kosten für

den mitwirkenden Rechtsanwalt ist daher zu Recht abgelehnt worden.

2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 1 ZPO,

wonach der Erinnerungsführerin die Kosten des Erinnerungsverfahrens aufzuerle-

gen sind. Der Wert des Erinnerungsverfahrens wird entsprechend der Höhe der

geltend gemachten Kosten mit 7.490,- €. festgesetzt.

Schülke

Püschel

Hilber

prö