Urteil des BPatG vom 06.12.2007
BPatG (marke, klasse, berlin, bestandteil, gesamteindruck, verwechslungsgefahr, beschwerde, grund, kennzeichnungskraft, unternehmen)
BPatG 154
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 18/09
_______________
(Aktenzeichen)
An Verkündungs Statt
zugestellt am
8. Januar 2010
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 304 40 097
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hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 28. September 2009 unter Mitwirkung der Vorsit-
zenden Richterin Grabrucker, der Richterin Kopacek und des Richters Dr. Kortbein
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Gegen die Eintragung der Wortmarke 304 40 097
East Side Gallery
eingetragen für
Klasse 09: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiederga-
be von Ton und Bild;
Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus her-
gestellte oder damit plattierte Waren, soweit in
Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren,
Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente;
Klasse 16: Buchbindeartikel;
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Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, so-
weit in Klasse 18 enthalten, Reise- und Handkoffer,
Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke;
Klasse 19: Baumaterialien (nicht aus Metall), Denkmäler (nicht
aus Metall), insbesondere von der Mühlenstraße und
von Berlin Friedrichshain-Kreuzberg; transportable
Bauten (nicht aus Metall);
Klasse 25: Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Bekleidungsstücke,
insbesondere T-Shirts, Jacken, Pullover;
ist Widerspruch erhoben worden aus der Wort-/Bildmarke 301 15 980
eingetragen für
Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Papier, Pappe und Waren aus
diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten;
Klasse 18: Taschen, soweit in Klasse 18 enthalten und Ruck-
säcke;
Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.
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Der Widerspruch ist beschränkt eingelegt worden und richtet sich gegen die Wa-
ren der Klassen 16, 18 und 25.
Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschlüssen vom 6. Dezember 2007 und vom 13. Januar 2009, von denen letzte-
rer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch mangels Verwechs-
lungsgefahr zurückgewiesen. Sie führt hierzu aus, dass sich identische bzw. ähn-
liche Waren gegenüberstehen würden. Doch halte die angegriffene Marke den da-
durch gebotenen großen Abstand zu der Widerspruchsmarke ein, die zumindest
einen normalen Schutzumfang aufweise. Die beiden Marken würden sich durch
ihre abweichenden Wortbestandteile "Gallery" und "BERLIN" klanglich, schriftbild-
lich und begrifflich ausreichend deutlich voneinander unterscheiden. Eine unmittel-
bare Verwechslungsgefahr auf Grund der Elemente "EASTSIDE" und "East Side"
sei zu verneinen, da letztgenanntes den Gesamteindruck der jüngeren Marke nicht
präge. Bei ihr handele es sich um einen Gesamtbegriff, mit dem ein bemaltes
Stück der Berliner Mauer zwischen dem Berliner Ostbahnhof und der Oberbaum-
brücke entlang der Spree bezeichnet werde. Auch die Widerspruchsmarke sei ein
einheitlicher Gesamtbegriff, der auf den Ostteil von Berlin hinweise. Ebenso beste-
he nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung ge-
bracht würden. Zum einen sei nicht liquide, inwieweit die von der Widersprechen-
den geltend gemachte Markenserie mit dem Bestandteil "EASTSIDE" benutzt wor-
den sei. Zum anderen trete das Element "East Side" innerhalb der angegriffenen
Marke nicht selbständig in Erscheinung. Der Hinweis der Widersprechenden auf
die wiederholte Feststellung der Schutzunfähigkeit der Bezeichnung "East Side
Gallery" sei ohne Bedeutung.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Beschwerdeführers, mit
der er beantragt,
die Beschlüsse vom 6. Dezember 2007 und vom 13. Januar 2009
aufzuheben.
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Seiner Auffassung nach kann nicht nur von einer schwachen Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Die insbesondere in Berlin vorhan-
dene Marktpräsenz und die bei der anvisierten Zielgruppe vorhandene Bekannt-
heit hätten keine ausreichende Beachtung in den angegriffenen Beschlüssen ge-
funden. Auch gehörten dem Beschwerdeführer weitere benutzte Marken mit dem
Bestandteil "EASTSIDE", aus denen er ebenso Widerspruch hätte einlegen kön-
nen. Das kennzeichnende Element "EASTSIDE" präge den Gesamteindruck der
Marken und identifiziere sie. Es habe Verkehrsgeltung erworben und sei auch ein
Firmenschlagwort. Demgegenüber handele es sich bei den Zusätzen um reine
Sachangaben. Der Bestandteil "EASTSIDE" sei nicht nur eine Ortsangabe, son-
dern stehe für einen Lebensabschnitt, ein bestimmtes Lebensgefühl oder ein po-
litisches Statement. Damit komme lediglich dem Bestandteil "BERLIN" beschrei-
bende Bedeutung zu. Waren der Klassen 18 und 25 würden ausweislich der ein-
gereichten Unterlagen unter dem Begriff "EASTSIDE" bereits seit 1989 in immer
größerem Umfang vertrieben. Selbst wenn der Gesamteindruck der jüngeren Mar-
ke nicht durch den Bestandteil "East Side" geprägt werde, so sei doch zu berück-
sichtigen, dass zwischen ihren einzelnen Elementen keine feste Bindung bestehe
und dem Wort "Gallery" ein beschreibender Sinngehalt zukomme. Zudem begeg-
neten sich die beiderseitigen Marken im Zusammenhang mit identischen oder
ähnlichen Waren. Demzufolge könnten sie zumindest gedanklich miteinander in
Verbindung gebracht werden. Die angegriffene Marke werde allenfalls in Bezug
auf ein Baudenkmal, nicht jedoch im Hinblick auf die gegenständlichen Waren als
geschlossener Begriff aufgefasst. Schließlich sei sie bereits als nicht eintragungs-
fähig angesehen worden.
Der Beschwerdegegner beantragt demgegenüber
die Beschwerde zurückzuweisen.
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der
mündlichen Verhandlung vom 28. September 2009 Bezug genommen.
II.
Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet.
1.
Das Rechtsmittel ist innerhalb der Monatsfrist gemäß § 66 Abs. 2 MarkenG
und damit rechtzeitig erhoben worden.
Ausweislich des Begleitschreibens zum Beschluss vom 13. Januar 2009 wur-
de dieser an die damaligen Verfahrensbevollmächtigten des Beschwerdefüh-
rers geschickt. Auf dem Empfangsbekenntnis sind zwar weder das Datum
des Erhalts noch der Empfänger angegeben. Doch ist trotz der schlechten
Wiedergabequalität der zur Akte gelangten Kopie des Empfangsbekennt-
nisses
zu
erkennen,
dass
der
gegenständliche
Beschluss
am
28. Januar 2009 vom Deutschen Patent- und Markenamt abgesandt worden
ist. Hierfür spricht auch die entsprechende Erklärung des zu diesem Zeit-
punkt federführend für den Beschwerdeführer tätigen Rechtsanwalts, dem
das Original vorgelegen hat. Somit kann der Beschluss vom 13. Januar 2009
frühestens am 28. Januar 2009 zugestellt worden sein. Innerhalb eines Mo-
nats nach diesem Zeitpunkt hat der Beschwerdeführer mit Schreiben vom
26. Februar 2009, eingegangen am gleichen Tag, den Entzug des Mandats
mitgeteilt und selbst Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdegebühr ist eben-
falls an diesem Tag eingegangen, so dass das Rechtsmittel alle Zulässig-
keitsvoraussetzungen erfüllt.
2.
Die Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu
Recht den Widerspruch wegen mangelnder Verwechslungsgefahr nach § 43
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Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückge-
wiesen.
Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Um-
stände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Ob eine solche vorliegt, be-
misst sich nach dem Zusammenwirken der Ähnlichkeit der Waren und
Dienstleistungen, der Kennzeichnungskraft und der Ähnlichkeit der Marken.
Eine völlig fehlende Ähnlichkeit in einem Bereich kann durch das Vorliegen
der anderen Tatbestandsmerkmale nicht kompensiert werden (vgl. EuGH
GRUR 98, 922 - CANON; BGH GRUR 99, 995 - HONKA). Verwechslungs-
gefahr ist dann anzunehmen, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass
die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen
oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unterneh-
men stammen. Hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild,
Klang oder in der Bedeutung ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den
die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden bzw.
dominierenden Elemente und die Wirkung der Marke auf den Durchschnitts-
verbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen zu berücksichtigen sind. Er
nimmt nämlich eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf
die verschiedenen Einzelheiten (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044,
Rdnr. 27 und 28 - THOMSON LIFE).
2.1. Die für die ältere Marke geschützten Waren und die geschützten Waren der
Klassen 16, 18 und 25 der jüngeren Marke sind identisch oder ähnlich. Hier-
bei ist von der Registerlage auszugehen, da vom Beschwerdegegner eine
Nichtbenutzungseinrede nicht erhoben wurde.
Unter "Buchbindeartikel" der jüngeren Marke können Buchrücken oder Ein-
bände aus Pappe fallen. Es handelt sich somit um Waren aus Pappe, so
dass zu "Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in
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Klasse 16 enthalten" der älteren Marke teilweise Identität besteht. Demge-
mäß ist ein großer Abstand zwischen den Marken zu fordern.
"Leder und Lederimitationen" der jüngeren Marke weisen als Rohprodukt
noch geringe Ähnlichkeit zu Fertigwaren aus diesen Materialien auf (vgl.
Richter/Stoppel; Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen,
14. Auflage, Seite 185, linke Spalte). Als solche sind zumindest die "Ta-
schen, soweit in Klasse 18 enthalten und Rucksäcke" sowie die "Schuhwa-
ren" der älteren Marke anzusehen, da sie häufig aus Leder oder Kunstleder
gefertigt sind. Dementsprechend sind sie darüber hinaus identisch mit den
"Waren [aus Leder und Lederimitationen], soweit in Klasse 18 enthalten" der
jüngeren Marke, so dass insoweit ein großer Abstand zwischen den Ver-
gleichszeichen bestehen muss.
"Reise- und Handkoffer" der jüngeren Marke sind wiederum hochgradig ähn-
lich zu "Taschen, soweit in Klasse 18 enthalten" der älteren Marke (vgl.
Richter/Stoppel, a. a. O., Seite 306, rechte Spalte, und Seite 307, linke Spal-
te). Demzufolge müssen die beiden Marken auch diesbezüglich einen gro-
ßen Abstand zueinander einhalten.
Zwischen den Waren "Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke"
der jüngeren Marke und "Bekleidungsstücke" der älteren Marke besteht
entfernte Ähnlichkeit (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., Seite 269, mittlere Spalte;
Seite 289, linke Spalte). Der Abstand zwischen den zu vergleichenden Mar-
ken kann demzufolge geringer sein.
Die sich gegenüberstehenden Waren der Klasse 25 der jüngeren und der äl-
teren Marke sind identisch und bedingen damit einen großen Markenab-
stand.
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2.2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Hause aus
schwach. In Bezug auf die für sie geschützten Waren kommt ihr nämlich ein
beschreibender Anklang zu, da sie lediglich zum Ausdruck bringt, dass die
gekennzeichneten Produkte aus dem Ostteil von Berlin stammen (vgl. Pons
Großwörterbuch Englisch - Deutsch, 1. Auflage 2002, Seiten 263 und 833).
Ausreichende Anhaltspunkte für die von dem Beschwerdeführer geltend ge-
machte Erhöhung der Kennzeichnungskraft kraft Benutzung liegen nicht vor.
Zwar ist auf Grund der vorgelegten Abbildungen von Etiketten und Aufkle-
bern, Verwendungsbeispiele, Aufnahmen von Verkaufsstätten, eidesstattli-
chen Versicherungen und Erklärungen von Vertriebspartnern, Ausdrucke von
Internetauftritten und Zeitungsausschnitte von der Ernsthaftigkeit der Benut-
zung durch den Beschwerdeführer auszugehen. Allerdings belegen die Un-
terlagen im Wesentlichen, dass vornehmlich Bekleidungsstücke und Kopf-
bedeckungen, nicht jedoch die weiteren im Verzeichnis der Widerspruchs-
marke enthaltenen Waren geografisch begrenzt innerhalb von Berlin bzw. in
der näheren Umgebung von Berlin unter der Widerspruchsmarke angeboten
werden. Schließlich fehlen weitere für die Beurteilung der Kennzeichnungs-
kraft der Marke im gesamten Bundesgebiet erforderliche Angaben, wie bei-
spielsweise zum Marktanteil, zum Werbeaufwand sowie zum Teil der betei-
ligten Verkehrskreise, die die Waren auf Grund der Marke als von einem be-
stimmten Unternehmen stammend erkennen (vgl. BGH GRUR 2007, 1071,
1072, Rdnr. 27 - Kinder II). Insbesondere ist nicht bekannt, welche Stückzah-
len innerhalb welchen Zeitraums abgesetzt worden sind und welcher Umsatz
damit erzielt worden ist. Insgesamt ist somit von einer schwachen, Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Auf Grund dessen
kann der unter 2.1. genannte Abstand der Marken zueinander geringer aus-
fallen.
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2.3. Im Gesamteindruck unterscheiden sich die Vergleichszeichen durch ihre ab-
weichenden Wortbestandteile "Gallery" und "BERLIN" deutlich voneinander,
so dass unmittelbare Verwechslungen in rechtserheblichem Umfang nicht zu
befürchten sind.
Sie ist auf Grund der beiderseitigen klanglich übereinstimmenden Bestand-
teile "EASTSIDE" und "East Side" zu verneinen. Nur wenn diese den Ge-
samteindruck der beiden Marken prägen oder maßgeblich mitbestimmen
würden, wären die Zeichen als ähnlich anzusehen (vgl. BGH GRUR 2008,
1002, 1005, Rdnr. 35 - Schuhpark; GRUR 2008, 505, 510, Rdnr. 35 - TUC-
Salzcracker). Hiervon kann jedoch bei der jüngeren Marke nicht ausgegan-
gen werden. Die Wortkombination "East Side Gallery" ist, wie die Marken-
stelle bereits zutreffend ausgeführt hat, ein in der Mühlenstraße befindlicher
bemalter Abschnitt der Berliner Mauer zwischen dem Berliner Ostbahnhof
und der Oberbaumbrücke. Es handelt sich hierbei um eine feststehende Be-
zeichnung (vgl. auch Google-Trefferliste, Suchbegriff: "East Side Gallery"),
die zum Ausdruck bringt, dass sich der bemalte Mauerstreifen im Ostteil von
Berlin befindet (vgl. ergänzend Pons, a. a. O., Seite 356). Als Gesamtbegriff
wird der Verkehr die angegriffene Marke daher nicht in ihre Einzelbestand-
teile zerlegen und insbesondere nicht die Wortfolge "East Side" gesondert
herausgreifen (vgl. BGH GRUR 2004, 598, Rdnr. 17 - Kleiner Feigling). Hier-
bei kommt dem von dem Beschwerdeführer geltend gemachten Umstand,
dass das Element "Gallery" beschreibend sei, keine entscheidungserhebliche
Bedeutung zu. Der Bestandteil "East Side" ist als Ortsangabe ebenso kenn-
zeichnungsschwach. Der Verkehr hat folglich keine Veranlassung, sich allein
an ihm zu orientieren. Der Gesamteindruck der jüngeren Marke wird somit
durch kein Einzelelement geprägt oder maßgeblich mitbestimmt.
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2.4. Schließlich werden die beiden Marken auch nicht gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2,
letzter Halbsatz, MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht.
Vor allem kann nicht von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr ausgegan-
gen werden. Sie setzt voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise zwar die
Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen und insoweit keinen
unmittelbaren Verwechslungen unterliegen, gleichwohl einen in beiden Mar-
ken übereinstimmend oder wesensgleich enthaltenen Bestandteil als Stamm-
zeichen des Inhabers der älteren Marke werten, diesem Stammbestandteil
also für sich schon die maßgebliche Herkunftsfunktion beimessen und des-
halb die übrigen (abweichenden) Markenteile nur noch als Kennzeichen für
bestimmte Waren aus dem Geschäftsbetrieb des Inhabers der älteren Marke
ansehen (vgl. u. a. BGH GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem; GRUR
2008, 258, 261, Rdnr. 31 - INTERCONNECT/T-InterConnect).
Das Wort "EASTSIDE" ist zwar ein Element, das der Beschwerdeführer auch
in weiteren Marken führt wie 304 20 454 - EASTSIDE STREETWEAR,
304 33 259 - EASTSIDE STREETWEAR, 304 35 250 - Eastside Textilver-
edelung und 304 33 261 - EASTSIDE DRESDEN. Allerdings liegen auf
Grund der Kennzeichnungsschwäche keine ausreichenden Gründe zur Be-
jahung des darin liegenden erforderlichen Hinweischarakters vor. Darüber
hinaus ist auch im Zusammenhang mit der mittelbaren Verwechslungsgefahr
zu berücksichtigen, dass die jüngere Marke einen Gesamtbegriff bildet.
Dadurch tritt das mit "EASTSIDE" wesensgleiche Element "East Side" in der
angegriffenen Marke nicht eigenständig als Stammbestandteil hervor. Somit
wird der Verkehr nicht annehmen, es handele sich um eine weitere Serien-
marke des Beschwerdeführers (vgl. u. a. BGH GRUR 1999, 735, 737 - MO-
NOLAM/POLYFLAM).
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Die Beschwerde war demnach als unbegründet zurückzuweisen.
Grabrucker
Kopacek
Dr. Kortbein
Hu