Urteil des BPatG vom 04.12.2007
BPatG: produktion, eugh, montage, handel, besteller, begriff, wettbewerber, identifikation, beratung, herkunft
BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
27 W (pat) 67/08
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung 307 28 620.7
_______________________
…
Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Dr. van Raden
und Richter Kruppa
hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
16. Juni 2008 durch
- 2 -
beschlossen:
Der Beschluss der Markenstelle vom 4. Dezember 2007 wird in-
soweit aufgehoben, als der angemeldeten Marke 307 28 620.7 der
Schutz versagt wurde.
G r ü n d e
I.
Die Anmeldung der farbigen (dunkelblau, hellblau) Bildmarke 307 28 620 für eine
Reihe von Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 7, 8, 9, 10, 11, 40 und 42
hat die Markenstelle mit Beschluss vom 4. Dezember 2007 für
„Herstellung, Fertigung und Montage von Maschinen und Werk-
zeugmaschinen; Motoren; Kupplungen und Vorrichtungen zur
Kraftübertragung; nicht handbetätigten Werkzeugen und Gerä-
ten; Brutapparaten für Eier, handbetätigten Werkzeugen; hand-
betätigten Geräten; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel;
Hieb- und Stichwaffen; Rasierapparaten; wissenschaftlichen,
Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografischen, Film-, optischen,
Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichts-
apparaten und -instrumenten; Apparaten und Instrumenten zum
Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kon-
trollieren von Elektrizität; Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung
und Wiedergabe von Daten, Ton und Bild; Magnetaufzeich-
nungsträgern; Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken
für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen,
Datenverarbeitungsgeräten und Computern; Feuerlöschgeräten;
chirurgischen, medizinischen, ärztlichen, Zahn- und tierärztlichen
- 3 -
Apparaten und Instrumenten; künstlichen Gliedmaßen, Augen
und Zähnen; medizinischen und orthopädischen Artikeln; chi-
rurgischem Nahtmaterial; Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampfer-
zeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserlei-
tungsgeräten und -anlagen; sanitären Apparaten und Anlagen
sowie von Teilen, Bestandteilen und Zubehör der vorgenannten
Waren im Auftrag und auf Rechnung Dritter"
zurückgewiesen. Das ist damit begründet, Herstellung, Fertigung und Montage
von Waren seien keine Dienstleistungen. Die Anmeldung für Waren umfasse
regelmäßig deren Produktion.
Diesen Beschluss hat die Anmelderin am 12. Dezember 2007 erhalten.
Die Anmelderin hat am 7. Januar 2008 Beschwerde eingelegt und dazu vorge-
tragen, Dienstleistungen könnten sich durchaus auf die Produktion von Waren
beziehen, wenn die Verantwortung für die Waren und die Berechtigung zu ihrem
Vertrieb bei einem Dritten lägen. Auftragsfertigung durch Zulieferbetriebe sei eine
gängige Praxis. Zulieferer dürften ihre Marke nicht auf den Waren anbringen, so
dass ihnen eine Benutzung einer für Waren angemeldeten Marke nicht möglich
wäre.
Sie beantragt,
den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Marke auch
für die Dienstleistungen, für welche die Anmeldung zurückge-
wiesen wurde, einzutragen und
die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.
- 4 -
II.
Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache Erfolg.
Die versagten Dienstleistungen fallen unter Klasse 40. Das Herstellen von Waren
im Auftrag Dritter ist keine bloße Hilfsdienstleistung, solange das selbständige
Herstellen der Waren für Dritte wirtschaftlich vorstellbar ist (Kirschneck in
Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 32 Rn. 61). Lohnproduktion bzw. Zu-
lieferung werden im Gegensatz zu Dienstleistungen eines Einzelhändlers ge-
sondert in Rechnung gestellt. Dass dies beim Handel nicht direkt der Fall ist, war
ja das Argument, das zunächst gegen die Dienstleistung „Einzelhandel“ vor-
gebracht wurde; aber selbst dies ist seit der EuGH-Entscheidung „Praktiker“
(GRUR 2005, 764) überholt.
Die Auffassung des Senats findet eine weitere Stütze in der erläuternden
Anmerkung zu Klasse 40 in der Klasseneinteilung gemäß dem Nizzaer Ab-
kommen: „… wird ein Zeichen nur in den Fällen als Dienstleistungsmarke an-
gesehen, in denen Bearbeitung oder Umwandlung auf Rechnung einer anderen
Person erfolgt. ... Diese Klasse enthält insbesondere Dienstleistungen in Bezug
auf die Materialbearbeitung bei der Herstellung eines ... Gegenstandes ...“.
Die Richtlinie bezweckt nach ihrer ersten Begründungserwägung eine Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, um Unterschiede zu beheben,
durch die der freie Warenverkehr und der freie Dienstleistungsverkehr behindert
und die Wettbewerbsbedingungen im gemeinsamen Markt verfälscht werden
können. Sie findet nach ihrem Art.
1 auch Anwendung auf „Dienstleis-
tungsmarken”. Sie enthält selbst keine Definition des Begriffes „Dienstleistungen”,
Art. 50 EG beschreibt diese aber als „Leistungen, die in der Regel gegen Entgelt
erbracht werden”. Dies gilt auch vorliegend, da die Mitgliedstaaten für die Be-
stimmung des Begriffes „Dienstleistungen” keine unterschiedlichen Regelungen
treffen können. Dies würde zu unterschiedlichen Voraussetzungen für die Ein-
tragung von Dienstleistungsmarken führen, und das Ziel eines Erwerbs des
- 5 -
Rechts an der Marke unter „gleichen Bedingungen” in allen Mitgliedstaaten wäre
nicht erreicht (vgl. EuGH GRUR 2002, 156 - Zino Davidoff und Levi Strauss).
Der Zweck der Dienstleistung „Herstellen von Gegenständen für andere“ besteht
darin, gegen Entgelt produzierende Dienstleistungen zu übernehmen, die Dritte
nicht selbst ausführen wollen. Zur Tätigkeit eines zuliefernden Wirtschafts-
teilnehmers gehört ein Qualitätsversprechen, zuverlässig zu produzieren und
fristgerecht die bestellten Produkte in der geforderten Qualität zu liefern. Dies soll
einen Besteller dazu veranlassen, den Auftrag gerade diesem Produzenten, der
zu seiner Identifikation eine Dienstleistungs-Marke einsetzt, statt einem seiner
Wettbewerber zu geben. Weder aus der Richtlinie noch aus den allgemeinen
Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts ergibt sich ein zwingender Grund da-
gegen, diese Leistungen unter den Begriff „Dienstleistungen” im Sinne der
Richtlinie zu fassen und dem Produzenten das Recht zu geben, durch die
Eintragung den Schutz seiner Marke als Hinweis auf die Herkunft der von ihm
erbrachten Dienstleistungen zu erlangen.
Zur notwendigen Konkretisierung der „Produktions-Dienstleistungen” wäre eine
zwingende Unterscheidung zwischen verschiedenen Tätigkeiten bei der Pro-
duktion von Gegenständen nicht praktikabel, denn der Auftragsproduzent muss
auf Kundenwünsche flexibel reagieren. Zwar würde eine enge Begrenzung den
Schutz, der dem Inhaber der Marke gewährt wird, und infolgedessen die Zahl der
Kollisionsfälle verringern. Eine solche Erwägung genügt jedoch nicht, um eine
enge Auslegung zu rechtfertigen. Kollisionsfälle sind auf der Grundlage der
gegebenen Bestimmungen und ihrer Handhabung bzw. Auslegung durch Be-
hörden und Gerichte zu lösen. So ist eine Verwechslungsgefahr unter Berück-
sichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Im Rahmen
dieser umfassenden Beurteilung können bei Bedarf Besonderheiten bei Dienst-
leistungen des Herstellens so berücksichtigt werden, dass den berechtigten
Interessen der Betroffenen Rechnung getragen wird. Ebenso ist es für die
Eintragung einer Marke für Dienstleistungen, die als Herstellen für Dritte erbracht
- 6 -
werden, nicht in jedem Fall notwendig, die herzustellenden Gegenstände sehr
weitgehend zu konkretisieren, weil der Produzent - anders als der Händler - von
den Wünschen der Besteller abhängig ist, etwa was Material, Form und Be-
arbeitungsvorgänge betrifft.
Vorliegend enthält das Dienstleistungsverzeichnis zwar keine Angaben über
Material oder Bearbeitungsvorgänge, aber konkrete Waren, auf die sich die
Herstellung bezieht. Dadurch ist einer unbegrenzten Ausdehnung der Dienst-
leistung ein ausreichender Riegel vorgeschoben.
Dass die zu produzierenden Waren durch Semikolons - statt durch Kommata -
getrennt sind, erschwert zwar das Verständnis. Da alle herzustellenden Waren
aber im Genitiv stehen, ist der Bezug zur Herstellung ausreichend deutlich ge-
geben.
Die Rechtsprechung, auf die sich die Markenstelle für eine generelle Unzu-
lässigkeit von Anmeldungen für Produktionsdienstleistungen berufen hat, betraf
wie im Fall, den der Senat am 29. August 1995 entschieden hat (Az: 27 W (pat)
39/94 - fesch & pfundig) „Damenoberbekleidung; Beratung, Fertigung und Ver-
trieb", also keine Fertigung für andere. Entsprechendes gilt für „Fertigung und
Handel mit ... Telefonkarten", wo der 30. Senat allerdings eine Zurückverweisung
zur Aufklärung des Sachzusammenhangs der Dienstleistungen mit den Waren
vorgenommen hat (Beschluss vom 10.
August 1998, Az: 30 W (pat) 90/97 -
Scratch'n sniff).
Die
angemeldete Marke
ist für die noch strittigen Dienstleistungen unpro-
blematisch unterscheidungskräftig im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG; auch ist
kein Freihaltungsbedürfnis nach Nr. 2 dieser Vorschrift gegeben. Die Markenstelle
hat deshalb die Marke für die übrigen Waren und Dienstleistungen eingetragen.
Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein
Anlass, zumal entsprechende Dienstleistungen bislang durchaus als dem Mar-
- 7 -
kenschutz nicht zugängliche Hilfsdienstleistungen galten (vgl. Althammer, WZG
4. Aufl., § 1 Rn. 46).
Dr. Albrecht
Dr. van Raden
Kruppa
Me
- 8 -