Urteil des BPatG vom 05.03.2002
BPatG: werbung, dienstleistung, kennzeichnung, eugh, verwechslungsgefahr, ergänzung, versicherung, papier, monopol, nebenleistung
BUNDESPATENTGERICHT
24 W (pat) 77/01
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(Aktenzeichen)
An Verkündungs Statt
zugestellt am
5. März 2002
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B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
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BPatG 154
6.70
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betreffend die Marke 397 49 286
hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 15. Januar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Dr. Hacker und der Richterin Werner
beschlossen:
Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Gegen die am 30. Dezember 1997 veröffentlichte Eintragung der nachstehend
widergegebenen farbigen Bildmarke 397 49 286
siehe Abb. 1 am Ende
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ist beschränkt auf die für diese Marke beanspruchte Dienstleistung "Werbung"
Widerspruch erhoben worden aus der Wortmarke 2 097 125
APEX
die seit 30. Mai 1995 für die Waren und Dienstleistungen
"Ausstellungsstücke für die Werbebranche und Schaufensteraus-
stellungstücke, nämlich Gummi- und Plastikbälle, Werbeluftbal-
lons, Werbetaschen, Verpackungshüllen und Verpackungsbeutel
aus Gummi und Plastik, Kunststoffolien für Dekorationszwecke;
Werbegeschenke, nämlich Feuerzeuge, Schlüsselanhänger aus
Metall Aufkleber (Sticker) aus Papier; Verteilung von Waren für
Werbezwecke für Dritte; Vermietung und Aufstellung von Ver-
kaufsautomaten für Dritte"
eingetragen ist.
Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluß vom 3. April 2000 den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungs-
gefahr zurückgewiesen. Hierbei ist sie zwar von einer Ähnlichkeit der angegriffe-
nen Dienstleistung "Werbung" mit den Waren und Dienstleistungen "Werbege-
schenke, nämlich Feuerzeuge, Schlüsselanhänger aus Metall, Aufkleber (Sticker)
aus Papier, Verteilung von Waren für Werbezwecke für Dritte" der Widerspruchs-
marke ausgegangen. Die Ähnlichkeit der beiderseitigen Marken hat sie jedoch mit
der Begründung verneint, die Wortbestandteile "APEX DATA" stünden gleichwer-
tig nebeneinander, so daß nicht von einer Prägung des Gesamteindrucks der
Marke durch das Wort "APEX" ausgegangen werden könne. Der geschlossene
Gesamtbegriff "APEX DATA" sei aber mit der Widerspruchsmarke "APEX" in
keiner Hinsicht zu verwechseln.
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Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die im Hinblick auf
den beschreibenden Charakter des Markenbestandteils "DATA" von einer selb-
ständig kollisionsbegründenden Bedeutung des vorangestellten Markenteils
"APEX" ausgeht.
Die Widersprechende beantragt,
unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Löschung
der angegriffenen Marke für die Dienstleistung "Werbung" anzu-
ordnen.
Demgegenüber stellen die Markeninhaber den Antrag,
die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.
Die Markeninhaber haben im Laufe des Beschwerdeverfahrens mit Schriftsatz
vom 30. August 2001 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Hierauf
hat die Widersprechende verschiedene Unterlagen zur Glaubhaftmachung der
bestrittenen Benutzung der Marke 2 097 125 vorgelegt. Die tatsächlichen Benut-
zungsbeispiele beziehen sich auf eine Verwendung der Marke "APEX" (in gra-
phisch ausgestalteter Form) zur Kennzeichnung von Schlüsselanhängern, Ta-
schen, Luftmatratzen usw.
Nach der eingereichten eidesstattlichen Versicherung des geschäftsführenden
Gesellschafters der Widersprechenden vom 4. Januar 2002 ist die Marke "APEX"
in den Jahren 1996 bis 2000 zur Kennzeichnung der im Warenverzeichnis der
Widerspruchsmarke enthaltenen Waren eingesetzt worden, soweit die Art und
Funktion dieser Waren eine Anbringung der Marke zuließen.
Die Markenanmelder erachten die Benutzung der Widerspruchsmarke für die ein-
getragenen Dienstleistungen als nicht glaubhaft gemacht sowie die von der Benut-
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zung betroffenen Waren als nicht ähnlich mit der angegriffenen Dienstleistung
"Werbung".
II.
Die Beschwerde der Widersprechenden erweist sich als unbegründet.
Auf die gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG zulässige Einrede mangelnder Benut-
zung der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende lediglich Glaubhaftma-
chungsunterlagen vorgelegt, die sich auf eine Verwendung der Marke "APEX" zur
Kennzeichnung von Waren beziehen, welche zu Werbezwecken eingesetzt wor-
den sind. So wird auch in der eidesstattlichen Versicherung des geschäftsführen-
den Gesellschafters der Widersprechenden ausdrücklich nur auf einen Vertrieb
der im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Waren hingewie-
sen. Die insoweit betroffenen Ausstellungsstücke (wie Werbetaschen, Verpak-
kungshüllen, Bälle und dergleichen) sowie Werbegeschenke (zB Schlüsselan-
hänger) erachtet der Senat jedoch nicht als ähnlich iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG
mit der angegriffenen Dienstleistung "Werbung" der jüngeren Marke.
Bei der Beurteilung einer Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ist der
grundlegende Unterschied zwischen der Herstellung bzw dem Vertrieb einer kör-
perlichen Ware einerseits und der Erbringung einer unkörperlichen Leistung ande-
rerseits zu beachten. Insoweit sind Dienstleistungen im Regelfall weder den zu
ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch den durch sie erzielten
Ergebnissen in Warenform ähnlich (vgl BGH GRUR 1999, 731, 733 "Canan II";
GRUR 1999, 586, 587 "White Lion", Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl,
§ 9 Rdn 67). Allerdings können besondere Umstände gleichwohl die Feststellung
der Ähnlichkeit nahelegen. Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang, ob bei den
angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Ware und
Dienstleistungen unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei es, daß
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der Dienstleistungsbetrieb sich selbständig auch mit der Herstellung oder dem
Vertrieb der Waren befaßt, sei es daß der Warenhersteller oder –händler sich
auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig gewerblich be-
tätigt. Nur wenn der Verkehr zur der Auffassung gelangt, die miteinander in Berüh-
rung kommenden Waren und Dienstleistungen könnten auf einer selbständigen
Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beru-
hen, kann er einer unzutreffenden Vorstellung über deren betriebliche Zuordnung
unterliegen. Geht er dagegen von einer unselbständigen Nebenleistung oder –wa-
re aus, besteht in der Regel keine Veranlassung, diesen Bereich über die Ähnlich-
keitsbetrachtung dem markenrechtlichen Monopol zu unterwerfen (vgl BGH GRUR
1999, 731, 733 "Canon II").
Im Hinblick auf diese Grundsätze wird in ständiger Spruchpraxis eine Ähnlichkeit
der Dienstleistung "Werbung" mit den zur Werbung benutzten Waren verneint (vgl
Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 11. Aufl, S 388).
Dies gilt zB für das Verhältnis von Werbung zu Druckereierzeugnissen (vgl BPatG
Mitt 1989, 218, 219 f) sowie zu sonstigen für die Werbung verwendeten Geräten
und Produkten (vgl BPatGE 41, 258, 262 ff "INDIGO"). Die insbesondere in der
"INDIGO"-Entscheidung (aaO) mit zahlreichen Hinweisen dargestellten und vom
erkennenden Senat geteilten Erwägungen gegen eine relevante Gefahr einer be-
trieblichen Herkunftstäuschung bezüglich der Dienstleistung "Werbung" und der
bei ihrer Erbringung eingesetzten Waren sprechen auch im vorliegenden Fall ge-
gen die Annahme der Ähnlichkeit zwischen der angegriffenen Dienstleistung "Wer-
bung" und den Waren der Widerspruchsmarke, für die eine Benutzung geltend ge-
macht worden ist. Soweit die Markenstelle in dem angefochtenen Beschluß bei-
läufig und ohne weitere Begründung gleichwohl die Ähnlichkeit von "Werbung"
und "Werbegeschenken" bejaht hat, kann ihr jedenfalls in dieser Allgemeinheit
nicht gefolgt werden. Es ist zwar nicht zu bestreiten, daß sich Werbung und Wer-
bematerialien von Fall zu Fall ergänzen können. Ein dahingehender funktioneller
Zusammenhang zwischen miteinander konkurrierenden oder einander ergänzen-
den Waren oder Dienstleistungen kann auch durchaus ein für die Beurteilung der
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Ähnlichkeit beachtliches Kriterium darstellen (vgl EuGH GRUR 1998, 922, 923
(Nr 23) "Canon"). Im Hinblick auf die insbesondere für die Frage der Verwechs-
lungsgefahr vorrangige Bedeutung der Herkunftsfunktion im Markenrecht (vgl
EuGH GRUR 1998, 922, 924 (Nr 28) "Canon"; vgl auch EuGH GRUR 2001, 1148,
1149 (Nr 22-24) "Bravo") reicht jedoch der Umstand, daß sich Waren oder
Dienstleistungen in irgend einer Hinsicht ergänzen, zur Feststellung der Ähnlich-
keit noch nicht aus. Vielmehr ist eine gegenseitige Ergänzung in dem Sinne erfor-
derlich, daß dadurch die Annahme gemeinsamer oder zumindest miteinander ver-
bundener Ursprungsstätten nahegelegt wird (vgl den zur Veröffentlichung vorge-
sehenen Senatsbeschluß vom 16. Oktober 2001 – 24 W pat) 153/99 "ASTRO
BOY/Boy").
Bei dieser Betrachtungsweise kann eine für die Beurteilung der Ähnlichkeit maß-
gebliche Ergänzung zwischen Werbung und Werbematerialien nicht festgestellt
werden (vgl auch BPatGE 41, 258, 263 f "INDIGO").
Inwieweit von einer Ähnlichkeit der angegriffenen Dienstleistung "Werbung" im
Verhältnis zu den Dienstleistungen "Verteilung von Waren für Werbezwecke für
Dritte" der Widerspruchsmarke auszugehen wäre, kann vorliegend dahingestellt
bleiben, weil diese Dienstleistungen gemäß § 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG bei der
vorliegenden Entscheidung nicht zu berücksichtigen sind, nachdem die Wider-
sprechende hierfür eine Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht hat.
Da deshalb die Zurückweisung des Widerspruchs durch die Markenstelle im Er-
gebnis zu Recht erfolgt ist, muß die dagegen gerichtete Beschwerde der Wider-
sprechenden zurückgewiesen werden.
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Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgrün-
den (§ 71 Abs 1 MarkenG) besteht keine Veranlassung.
Dr. Ströbele
Dr. Hacker
Werner
Hu
Abb. 1