Urteil des BPatG vom 18.02.2010

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BPatG 154

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 67/07

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

18. Februar 2010

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 199 61 693

…

- 2 -

…

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mündliche Verhandlung vom 18. Februar 2010 unter Mitwirkung des Vorsit-

zenden Richters Dr. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Ganzenmüller und

Dipl.-Ing. Küest

beschlossen:

Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I .

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des Patents 199 61 693 mit der Bezeich-

nung „Verlegeverfahren für einen wasserdichten Belag und Bahnen zur Herstel-

lung eines wasserdichten Belags“, gegen das von der Beschwerdegegnerin Ein-

spruch eingelegt worden ist.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

Verlegeverfahren für einen wasserdichten Belag, bei dem Bahnen

(1, 1´, 1“) überlappend miteinander verbunden werden, wobei die

Bahnen (1, 1´, 1“) eine Schicht (2) aus Elastomer-Bitumenkaut-

schuk aufweisen, diese Schichten (2) mit dem Untergrund (10, 11)

kalt verklebt und in Überlappungsbereichen (6, 6´) unmittelbar

aufeinandergelegt werden, wodurch eine kaltvulkanisierende Ver-

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bindung entsteht, und wobei ein Teil der Bahnen (1, 1) an ihrer

nicht für eine Überlappung (6, 6´) vorgesehenen Oberseite eine

Deckschicht (4) aufweisen, dadurch gekennzeichnet,

dass vor der Verlegung der Bahnen (1, 1“) mit Deckschicht (4)

Eck- und ähnliche problematische Bereiche (3) des Untergrundes

(10, 11) mit Bahnen (1´) ausgekleidet werden, die keine Deck-

schicht (4) aufweisen,

so dass zwischen der letztgenannten Bahn (1´) und den erstge-

nannten, darüber verlegten Bahnen (1, 1“) ebenfalls eine kaltvul-

kanisierende Verbindung entsteht.

Hieran schließen sich rückbezogene Unteransprüche 2 bis 4 an.

Der Gegenstand nach dem erteilten, nebengeordneten Patentanspruch 5 betrifft

Bahnen (1, 1´, 1“) zur Herstellung eines wasserdichten Belags

nach dem Verlegeverfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4

des die überlappend verbindbar verlegt werden können, wobei die

Bahnen (1, 1´, 1“) eine Schicht (2) aus Elastomer-Bitumenkaut-

schuk für eine Kaltverklebung mit dem Untergrund (10, 11) sowie

für eine kaltvulkanisierende Verbindung beim Aufeinanderlegen in

Überlappungsbereichen (6, 6´) aufweisen und wobei ein Teil der

Bahnen (1, 1“) an ihrer nicht für eine Überlappung (6, 6´) vorgese-

henen Oberseite eine Deckschicht (4) aufweisen, dadurch ge-

kennzeichnet,

dass für die Auskleidung von Eck- und ähnlichen problematischen

Bereichen (3) des Untergrundes (10, 11) Bahnen (1´) vorgesehen

sind, die keine Deckschicht (4) aufweisen,

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so dass zwischen diesen Bahnen (1´) und darüber verlegten Bah-

nen (1, 1“) ebenfalls eine kaltvulkanisierende Verbindung entste-

hen kann.

Hieran schließen sich rückbezogene Unteransprüche 6 bis 12 an.

Im Erteilungs- und Einspruchsverfahren wurde u. a. folgender Stand der Technik

in Betracht gezogen:

(D0) DE 36 01 371 C2,

(D2) DE 87 09 517 U1.

Die Patentabteilung 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das Patent

mit Beschluss vom 3. April 2007 widerrufen, da der Gegenstand des erteilten An-

spruchs 5 gegenüber dem Stand der Technik nicht neu sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin vom

23. April 2007, eingegangen am 25. April 2007 beim Deutschen Patent- und Mar-

kenamt.

Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das angegriffene

Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten,

sowie

Beweis zu erheben durch die Vernehmung eines Sachverständi-

gen zu der Frage, ob das Material der D2 eine kaltvulkanisierende

Verbindungseigenschaft derart aufweist, dass die Materialgrenzen

durch das Ineinanderfließen des Materials mit sich selbst ver-

schwinden.

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Die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

II.

Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt und auch im Übrigen

zulässig. Sie ist nicht erfolgreich, weil der Senat im Ergebnis wie der angefochtene

Beschluss der Auffassung ist, dass der Patentgegenstand in der erteilten Fassung

keine patentfähige Erfindung im Sinne des PatG § 1 bis § 5 darstellt.

Es kann dahinstehen, ob das zweifelsfrei gewerblich anwendbare Verlege-

verfahren für einen wasserdichten Belag nach dem erteilten Patentanspruch 1 neu

ist. Es handelt sich dabei jedenfalls nicht um das Resultat einer erfinderischen Tä-

tigkeit.

Der Durchschnittsfachmann ist hier ein Techniker aus dem Baubereich mit mehr-

jähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Abdichtung von Flachdächern, Nasszellen

usw.

Die DE 36 01 371 C2 (D0) beschreibt in Spalte 2 ein Verlegeverfahren für einen

wasserdichten Belag, bei dem Bahnen überlappend miteinander verbunden wer-

den.

Jede Bahn hat Schichten 2, 3 aus Elastomer-Bitumenkautschuk (vgl. Anspruch 1).

Die Schicht 2 wird mit dem Untergrund kalt verklebt, und in Überlappungsberei-

chen 6 werden die Schichten 2, 3 unmittelbar aufeinandergelegt, wodurch eine

kaltvulkanisierende Verbindung entsteht.

Jede Bahn weist an ihrer außerhalb des Überlappungsbereichs 6 befindlichen

Oberseite eine Deckschicht 4 auf (vgl. Fig.).

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Zwischen diesem bekannten Verfahren und dem Verlegeverfahren nach dem er-

teilten Patentanspruch 1 besteht der Unterschied darin, dass vor der Verlegung

der Bahnen mit Deckschicht Eck- und ähnliche problematische Bereiche des Un-

tergrundes mit Bahnen ausgekleidet werden, die keine Deckschicht aufweisen, so

dass zwischen der letztgenannten Bahn und den erstgenannten, darüber verleg-

ten Bahnen ebenfalls eine kaltvulkanisierende Verbindung entsteht.

Die DE 87 09 517 U1 (D2) zeigt Verstärkungsscheiben und vermittelt insb. durch

die Figur 2 sowie durch die Beschreibung, Seite 4, unten, ein Verlegeverfahren,

bei dem vor der Verlegung der Bahnen 12 mit Deckschicht Eck- und ähnliche

problematische Bereiche des Untergrundes mit den Bahnen 1’ des Streitpatents

entsprechenden Verstärkungsscheiben 10 ausgekleidet werden, die keine Deck-

schicht aufweisen. Zwischen jeder Verstärkungsscheibe 10 und den darüber ver-

legten Bahnen 12 entsteht so ebenfalls eine zumindest klebende und offensicht-

lich auch kaltvulkanisierende Verbindung, weil der in der D2 angegebene und die

kaltvulkanisierende Verbindung bewirkende Styrol-Butadien-Kautschukanteil 10

bis 20 % (vgl. Seite 2, unten) beträgt und damit im Bereich liegt, der auch für Bah-

nen sowohl nach der D0, Spalte 1, Zeilen 61, 62, als auch nach der Streitpatent-

schrift, Spalte 1, Abs. [0003] vorgesehen ist.

Wenn der Fachmann das Verlegeverfahren und die Bahnen gem. der D0 so wei-

terbilden will, dass diese auf einfache und sichere Weise auch in Eck- oder ähnli-

chen problematischen Bereichen eine zuverlässige Wasserdichtigkeit ergeben,

führt die D0 zusammen mit der D2 in naheliegender Weise zum Verlegeverfahren

nach dem Patentanspruch 1 gemäß Streitpatent, weil, wie oben dargelegt, genau

die den Unterschied ausmachenden Maßnahmen für Eck- oder ähnliche, proble-

matische Bereiche Gegenstand der D2 sind.

Sollte die stoffliche Zusammensetzung der Bahnen nach der D2 im Vergleich zu

den Bahnen nach der D0 nicht das gleiche kaltvulkanisierende Verbindungsver-

mögen haben, liegt es für den Fachmann unmittelbar auf der Hand, die Bahnen,

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aus denen die Verstärkungsscheiben gefertigt werden, auch in der durch die D0

bekannten stofflichen Zusammensetzung herzustellen.

Der erteilte Patentanspruch 1 ist damit nicht bestandsfähig.

Hiermit haben zwingend weder die auf das Verlegeverfahren rückbezoge-

nen Patentansprüche noch der auf Bahnen gerichtete Patentanspruch 5 und die

auf diesen rückbezogenen Patentansprüche Bestand, da sie Gegenstand dessel-

ben Antrags auf Aufrechterhaltung des Patents sind und deshalb ohne eigene

Prüfung das Rechtsschicksal des nicht patentfähigen Patentanspruchs 1 teilen

(vgl. BGH GRUR 1980, 716 - Schlackenbad i. V. m. BlPMZ 1989, 103

- Verschlussvorrichtung für Gießpfannen; BGH GRUR 2007, 862, 864 - Informa-

tionsübermittlungsverfahren II; BGH GRUR 2010, 87, 88 - Schwingungsdämpfer).

Der Senat konnte in der Sache entscheiden, ohne - wie von der

Patentinhaberin beantragt - ein Sachverständigengutachten zur Frage, ob das

Material der D2 eine kaltvulkanisierende Verbindungseigenschaft derart aufweist,

dass die Materialgrenzen durch das Ineinanderfließen des Materials mit sich

selbst verschwinden, einzuholen.

Erstens ist es nach allgemeiner Rechtsprechung originär richterliche Aufgabe, den

objektiven Sinngehalt der mit dem jeweiligen Schutzrecht unter Schutz gestellten

Lehre eigenständig durch Auslegung der Patentansprüche - gegebenenfalls unter

Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen - zu ermitteln (vgl. dazu etwa

BGH X ZR 56/08 vom 22. Dezember 2009 - Kettenradanordnung II Rn. 25 ff.). So

auch im vorliegenden Fall, in dem es maßgeblich auf die Auslegung des Inhalts

der Streitpatentschrift und der D2 und die durch diese vermittelten Lehren an-

kommt.

Zweitens dient der Sachverständigenbeweis dazu, dem Gericht Fachwissen zur

Beurteilung von Tatsachen zu vermitteln oder entscheidungserhebliche Tatsachen

festzustellen, soweit hierzu besondere Sachkunde erforderlich ist. Hieraus folgt,

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dass das Gericht trotz eines entsprechenden Antrags nicht gezwungen ist, sich

eines Sachverständigen zu bedienen, wenn es die erforderlichen Sachkenntnisse

selbst besitzt oder sich diese etwa durch Studium der Fachliteratur selbst be-

schaffen kann (vgl. Thomas-Putzo, ZPO, 30. Aufl., § 402 Vorbem. Rn. 1, 3). Vom

Vorliegen dieser Voraussetzungen geht der Senat aber aus, da ihm technische

Mitglieder und ein technischer Vorsitzender angehören, die aufgrund ihrer Fach-

kenntnisse, der zur Verfügung stehenden Fachliteratur und sonstiger Druckschrif-

ten sowie der entscheidungserheblichen Patentschriften in der Lage sind, den ge-

gebenen Sachverhalt umfassend zu erkennen und zu würdigen (vgl. dazu

Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 88 Rn. 6; § 139 Rn. 125).

Drittens ergibt sich die stoffliche Zusammensetzung der Bahnen für den Fach-

mann, wie unter Punkt 2 dargelegt, auch unmittelbar aus der D0.

Bei dieser Sachlage war das Patent zu widerrufen.

Lischke

Guth

Ganzenmüller

Küest