Urteil des BPatG vom 20.02.2006

BPatG: open source software, beschreibende angabe, verwechslungsgefahr, drucker, bestandteil, gesamteindruck, architektur, kennzeichnungskraft, kommunikation, bus

BPatG 154

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 248/03

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

20. Februar 2006

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

- 2 -

…

betreffend die angegriffene Marke 394 08 810

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 20. Februar 2006 unter Mitwirkung …

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

Am 17. August 1995 in das Markenregister eingetragen und am 10. Oktober 1995

PROMED-OPEN

Datenverarbeitungsgeräten bestehende Systeme, auf Datenträger aufgezeichnete

Computerprogramme“.

Widerspruch erhoben hat am 29.

Dezember

1995 die Inhaberin der am

PROMED

zeichnis lautet:

„Elektrische Datenverarbeitungsanlagen und deren Teile, Compu-

ter, Drucker; elektronische Prüfgeräte und Messgeräte; auf ma-

schinenlesbaren Datenträgern aufgezeichnete Computerpro-

gramme, Computersoftware in Form von Programmhandbüchern“.

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Die Benutzung der Widerspruchsmarke ist bereits im Patentamtsverfahren mit

Schriftsatz vom 3. Dezember 1996 nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bestritten

worden. Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung sind von der Wider-

sprechenden vorgelegt worden.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat im

Erinnerungsbeschluss die Benutzung für glaubhaft gemacht erachtet und die Lö-

schung der angegriffenen Marke angeordnet; es Verwechslungsgefahr, da es sich

bei „open“ um eine beschreibende Angabe handele.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat Beschwerde eingelegt. Sie hält mit nä-

heren Ausführungen schon die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht für hin-

reichend glaubhaft gemacht und zudem Verwechslungsgefahr nicht für gegeben,

weil die angegriffene Marke nicht allein durch den Bestandteil „PROMED“ geprägt

werde.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamts vom 11. Juni 2003 aufzuheben und den Wi-

derspruch zurückzuweisen,

hilfsweise, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält unter Vorlage weiterer Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung

den angefochtenen Beschluss für zutreffend.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

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II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache nicht begründet. Es besteht Ver-

wechslungsgefahr i.S.v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG; die Markenstelle hat deshalb

zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die hier nur nach § 43 Abs. 1 Satz 2

MarkenG zulässige Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke

bereits im Verfahren vor dem Patentamt erhoben und diese Einrede schriftsätzlich

sowie in der mündlichen Verhandlung ohne Einschränkung aufrechterhalten; die

Widersprechende hat demnach die Benutzung der Marke für die Zeit innerhalb der

letzten fünf Jahre vor Zugang dieser Entscheidung bei den Verfahrensbeteiligten

(April 2001 bis April 2006) glaubhaft zu machen (vgl. hierzu Ströbele/Hacker

MarkenG 7. Aufl. § 43 Rdn. 20ff m.w.N.).

Den von der Widersprechenden eingereichten Glaubhaftmachungsunterlagen ist

zu entnehmen, dass im Zeitraum von 1999 bis Oktober 2005 die Widerspruchs-

marke kennzeichenmäßig jedenfalls für Drucker, Codierer, Software, elektronische

Prüfgeräte, Ersatzteile für Drucker und Codierer benutzt worden ist. Dies ergibt

sich aus den eidesstattlichen Versicherungen des Herrn A… vom

30. August 2004 (Anlage 1 zum Schriftsatz vom 17. September 2004) und vom

26. November 2005 (Anlage zum Schriftsatz vom 28. November 2005) in Verbin-

dung mit den dazu weiter vorgelegten Anlagen mit den Abbildungen von Waren,

die die Art der Verwendung der Marke belegen. Die von der Widersprechenden in

den eidesstattlichen Versicherungen genannten Umsätze haben auch einen Um-

fang, der die Ernstlichkeit der Benutzung belegt. Die mit der Marke benutzten Wa-

ren Drucker, Codierer, Software, elektronische Prüfgeräte, Ersatzteile für Drucker

und Codierer lassen sich unter die Begriffe „Elektrische Datenverarbeitungsanla-

gen und deren Teile, Computer, Drucker; elektronische Prüfgeräte und

Messgeräte; auf maschinenlesbaren Datenträgern aufgezeichnete Computerpro-

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gramme…“ des Warenverzeichnisses subsumieren. Bei der Entscheidung sind

diese Waren damit zu berücksichtigen (vgl. § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG).

Soweit den vorgelegten Unterlagen eine von der Eintragung abweichende Mar-

kenform zu entnehmen ist, verändert dies den kennzeichnenden Charakter der

Marke nicht (vgl. § 26 Abs. 3 MarkenG). Die Unterstreichung des Buchstaben „O“

ist geringfügig und ohne kennzeichnende Funktion, so dass sie für die Zeichen-

identität als unerheblich anzusehen ist (vgl. Ströbele/Hacker a.a.O. § 26 Rdn. 161

m.w.N.). Elemente, die die Eigenart der eingetragenen Marke prägen, sind nicht

verändert. Entsprechendes gilt, soweit bei einigen Produkten Bezeichnungen wie

„Printer V“ oder „MP II“ hinzugefügt sind: insoweit handelt es sich um beschrei-

bende Angaben bzw. Typenbezeichnungen, die der Verkehr nicht als Teil einer

betrieblichen Herkunftsbezeichnung auffasst (vgl. Ströbele/Hacker a.a.O. § 26

Rdn. 144 m.w.N.).

Die Inhaberin der angegriffenen Marke kann nicht mit Erfolg einwenden, die Be-

nutzung der Widerspruchsmarke erfolge nur firmenmäßig; zwar ist bei einem

Flachbrettdrucker unterhalb der größenmäßig herausgestellten Marke in wesent-

lich kleinerer Schrift „COMPUTERTECHNIK GMBH“ hinzugefügt; abgesehen da-

von, dass es angesichts der oben dargelegten Benutzung für eingetragene Waren

im für die Entscheidung maßgeblichen Zeitraum auf dieses konkrete Produkt nicht

entscheidend ankommt, kann eine Verwendung der Marke in herausgestellter

Form im Zusammenhang mit den übrigen Firmenbestandteilen aber auch nicht

mehr als nur firmenmäßige Verwendungsform angesehen werden (vgl. BPatGE

23, 233, 241 - Pro-Pecton). Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke sich zur

Frage der Nichtbenutzung darauf bezieht, dass vor 1999 die Benutzung nur fir-

menmäßig erfolgt sei, kommt es hierauf für die Beschwerdeentscheidung nicht an:

maßgeblich ist nach der gesetzlichen Regelung von § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG

jetzt allein der Zeitraum von April 2001 bis April 2006.

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Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt durch Gewichtung von in Wech-

selbeziehung zueinander stehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der

Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeich-

nunskraft der Widerspruchsmarke, so dass ein geringer Grad der Ähnlichkeit der

Waren durch einen hohen Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden

kann und umgekehrt (ständige Rechtsprechung z. B. BGH WRP 2004, 1037, 1038

– EURO 2000; BGH WRP 2004, 1173, 1174 – URLAUB DIREKT; BGH GRUR

2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd; BGH GRUR 2004, 598 - Kleiner Feigling).

In ihrer Gesamtheit werden die sich gegenüberstehenden Markenwörter

PROMED-OPEN

in der angegriffenen Marke zusätzlich enthaltene Wort „OPEN" findet bei der Wi-

derspruchsmarke keine Entsprechung - nicht miteinander verwechselt werden, so

dass die Gefahr von Verwechslungen nur dann in Betracht kommt, wenn allein der

Bestandteil „PROMED" der jüngeren Marke der Widerspruchsmarke gegenüber-

zustellen ist.

Selbständig kollisionsbegründend ist einer von mehreren Markenbestandteilen

nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann, wenn er den Gesamt-

eindruck der mehrgliedrigen Marke prägt; kennzeichnungsschwachen Elementen

fehlt grundsätzlich die Eignung, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen, wie

zum Beispiel beschreibenden Angaben (vgl. Ströbele/Hacker a.a.O. § 9 Rdn. 411

m.w.N.).

Das englische Adjektiv „open“ hat in der Computer- und IT-Fachterminologie die

Bedeutung „offen“, wobei „offen“ je nach Sachzusammenhang vor allem im Sinn

von „jedermann zugänglich“ (z. B. „open shop“ = offener, für jeden zugänglicher

Rechenzentrumsbetrieb; vgl. Schulze, Computer-Englisch, 2002, S. 236; „open

acess“ = system where many workstations are available for anyone to use =

offener Zugang; vgl. PONS, Fachwörterbuch Datenverarbeitung, Engl-Dt, 1997,

S. 262; „Open Source Software“ = eine Software, deren Quellcode frei zugänglich

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ist; vgl. Der Brockhaus, a.a.O., S. 657) oder im Sinn von „system-, hersteller- bzw.

plattformunabhängig“ zu verstehen ist (z. B. „open (communcation) system“ =

offenes (nicht herstellergebundenes) (Kommunikations-) System = System von

miteinander verbundenen Datenendsystemen, deren Kommunikation durch An-

forderungen festgelegt ist, so dass jedes weitere Endsystem, das diese An-

forderungen erfüllt, in das System aufgenommen werden kann; vgl. Duden, In-

formatik, 3. Aufl., S. 459; „open bus“ = offener Bus (erlaubt den Anschluss

beliebiger Peripherie); „open messaging interface“ = systemfreie Nachrichten-

schnittstelle; „open network architecture“ = systemfreie Netzarchitektur; „open

standard“ = systemfreier Standard; vgl. Hans Herbert Schulze, a.a.O., S. 235 f;

„Open ML“ (Abk. für „Open Multimedia Language“, dt „offene Multimediasprache“)

= Kodierungsstandard, der in Anlehnung an OpenGL die plattformübergreifende

Kommunikation von Multimediadaten zulässt; „Open Document Archtecture“ (dt

„offene Architektur für Dokumente“) = eine in der ISO-Norm 8613 definierte

plattformunabhängige Architektur von Programmen („offene Systeme“) ...; vgl. Der

Brockhaus, a.a.O., S. 656 u. 655; vgl. auch BPatG 24 W (pat) 197/03 - b2b-open,

Zusammenfassung veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM).

Ausgehend von der Bedeutung des Bestandteils „open“ speziell auf dem hier be-

troffenen Gebiet der aus Datenverarbeitungsgeräten bestehenden Systeme sowie

der Computerprogramme beschreibt das Wort unmittelbar Merkmale der bean-

spruchten Waren.

Nach den oben genannten Beurteilungsgrundsätzen der Rechtsprechung ist somit

PROMED-OPEN

das Wort „PROMED“ geprägt wird und dem weiteren Wortbestandteil „OPEN"

keine den Gesamteindruck mitprägende Funktion zuerkannt werden kann.

Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke meint, die Alleinprägung durch

„PROMED“ scheitere an der Schwäche dieses Wortes als Sachhinweis im Sinn

von „für die Medizin“, vermag der Senat dem nicht zu folgen. Zwar setzt sich das

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Wort aus den Bestandteilen „PRO“ (= „für, vor“, aber auch „Profi“) und „MED“ (=

„medizinisch, Medizin“) zusammen; abgesehen davon, dass dies allein nicht ohne

weiteres für die Annahme fehlender Kennzeichnungskraft spricht (vgl. BGH GRUR

1995, 408, 409 -

PROTECH), ist selbst bei der von der Markeninhaberin

angenommenen Kennzeichnungsschwäche noch kein Gleichgewicht mit dem be-

schreibenden und deshalb schutzunfähigen Bestandteil „OPEN“ gegeben; der

markenmäßige Schwerpunkt liegt auch in diesem Fall in dem kennzeichnungs-

kräftigen Bestandteil „PROMED“ (vgl. Ströbele/Hacker a.a.O. § 9 Rdn. 375ff

m.w.N.).

Die sich damit beim Markenvergleich gegenüberstehenden Markenwörter sind

identisch. Unter diesen Umständen bedarf es, selbst wenn zu Gunsten der Inha-

berin der angegriffenen Marke von einer verminderten Kennzeichnungskraft der

Widerspruchsmarke ausgegangen wird, im Bereich der Waren einer gewissen Ab-

setzung, um Verwechslungsgefahr verneinen zu können. Das ist hier nicht der

Fall; die Waren der angegriffenen Marke können mit den zu berücksichtigenden

Waren der Widerspruchsmarke identisch sein.

Der Hinweis der Inhaberin der angegriffenen Marke auf die Entscheidung des

EuGH THOMSON LIFE (vgl. GRUR 2005, 1042ff) führt zu keinem anderen

Ergebnis; dort ist Verwechslungsgefahr für den Fall bejaht worden, dass die ältere,

normal kennzeichnungskräftige Marke (LIFE) von einem Dritten in einem zusam-

mengesetzten Zeichen neben seiner Unternehmensbezeichnung identisch über-

nommen wird; daraus folgt indessen nicht, dass im Fall der Übernahme der Unter-

nehmenskennzeichnung der Widerspruchsmarke unter Hinzufügung einer schutz-

unfähigen Angabe Verwechslungsgefahr ausscheidet; es gelten vielmehr die

Rechtsgrundsätze zur Bedeutung schutzunfähiger Markenbestandteile.

Für die angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde fehlt es an den gesetzlichen

Voraussetzungen des § 83 Abs. 2 MarkenG. Angesichts der vorliegenden konkre-

ten Einzelfallgestaltung sieht der Senat weder den Zulassungsgrund der grund-

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sätzlichen Rechtsfrage noch den der Fortbildung des Rechts oder der Sicherung

einer einheitlichen Rechtsprechung als gegeben. Die Entscheidung des Senats

erschöpft sich vielmehr in der einzelfallbezogenen Anwendung der maßgeblichen

Vorschriften der Markengesetzes und höchstrichterlich geklärter Beurteilungs-

grundsätze. Die Frage, ob bei § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG eine Benutzungsform, die

erst nach Erhebung der Einrede aufgenommen wird, unbeachtlich ist, erscheint

angesichts des klaren Gesetzeswortlauts nicht klärungsbedürftig und ist hier

zudem nicht (allein) entscheidend.

Zu einer Kostenentscheidung besteht keine Veranlassung, § 71 MarkenG.

gez.

Unterschriften