Urteil des BPatG vom 22.10.2003
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BPatG 152
10.99
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 82/02
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(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
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betreffend die IR-Marke 730 556
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 22. Oktober 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die
Richterin Pagenberg und die Richterin k.A. Fink
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I
Gegen die Schutzgewährung der Wortmarke
BIC CELEBRATE
,die am 17. März 2000 für die Waren
„Instruments d’écriture et leurs composants“
in Klasse 16 mit Wirkung für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland unter der
Nummer IR 730 556 international registriert worden ist, hat die Inhaberin der am
21. August 1996 für die Waren der Klasse 16
„Schreib-, Zeichen- und Malgeräte, Tinte“
eingetragenen Wortmarke 396 12 752
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Celebry
Widerspruch erhoben.
Die Markenstelle für Klasse 16 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat der
IR-Marke 730 556 mit Beschluß vom 12. Dezember 2001 den Schutz in der
Bundesrepublik Deutschland wegen Verwechslungsgefahr verweigert. Die
Widerspruchsmarke verfüge über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und
sie könne wie die jüngere Marke zur Kennzeichnung identischer und unbedenklich
ähnlicher Waren Verwendung finden. Die Markenähnlichkeit ergebe sich, weil der
Verkehr wegen des Marktauftritts der Inhaberin der jüngeren Marke BIC als
Herstellername erkenne und die eigentliche Produktkennzeichnung in dem
weiteren, normal kennzeichnungskräftigen Bestandteil „CELEBRATE“ sehe.
„Celebry“ und „CELEBRATE“ kämen sich auf Grund der Übereinstimmung in der
Lautfolge insbesondere in klanglicher Hinsicht verwechselbar nahe. Der
Unterschied im Vokal der Endsilben sei bei der zu erwartenden englischen
Artikulation nicht sehr groß, so daß insgesamt Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1
Nr 2 MarkenG bestehe.
Die Inhaberin der jüngeren Marke hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung
trägt sie im wesentlichen vor, „BIC“ sei zwar das Firmenkürzel der
Markeninhaberin. Es habe bei den in Betracht kommenden Produkten, die auf
Sicht gekauft würden, ebenso wie bei Bekleidungsartikeln aber sehr wohl einen
Einfluß auf die Gesamtbezeichnung. Der Kunde erkenne, daß es sich um ein
Produkt der Firma BIC und danach, daß es sich um ein spezielles Produkt
„CELEBRATE“ handele. „CELEBRATE“ sei ein üblicher Begriff der englischen
Sprache, der in fast jede europäische Sprache in ähnlicher Form eingegangen sei
(„zelebrieren“, „celebrare“, „célébrer“). Er sei als Marke allein nicht schutzfähig,
was die im einzelnen genannten Zurückweisungen belegten. Die angegriffene
Marke sei nur auf Grund des Bestandteils „BIC“ eingetragen worden. Auf dem
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relevanten Warengebiet sei es üblich, den Wortbestandteil „BIC“ in der
Produktkennzeichnung zu benutzen. Im übrigen verweist die Markeninhaberin auf
eine parallele schweizerische Entscheidung, die die Verwechslungsgefahr verneint
habe.
Die Markeninhaberin beantragt,
den Beschluß der Markenstelle vom 12.
Dezember
2001
aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen. Sie regt ferner
an, die Angelegenheit dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen,
beziehungsweise die Rechtsbeschwerde zuzulassen.
Die Widersprechende beantragt sinngemäß,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie führt im Wesentlichen aus, daß angesichts der Identität der sich
gegenüberstehenden Waren zwischen den Wortzeichen Verwechslungsgefahr
bestehe. Sowohl der Zeichenbestandteil „CELEBRATE“ als auch die
Widerspruchsmarke „Celebry“ seien durchschnittlich kennzeichnungskräftig, da sie
die beanspruchten bzw geschützten Schreibgeräte nicht beschrieben. Der weitere
Bestandteil „BIC“ sei als Herstellerangabe nach der Rechtsprechung zu
vernachlässigen. Das gelte umso mehr, als die Markeninhaberin den
Zeichenbestandteil „BIC“ ihren einzelnen Produktmarken systematisch voranstelle.
Es bestehe Ähnlichkeit zwischen den maßgeblichen Zeichenwörtern „Celebry“ und
„CELEBRATE“ in klanglicher und in begrifflicher Hinsicht, weil sie in den
Zeichenanfängen übereinstimmen und jeweils der gleiche Begriff des Zelebrierens
anklinge. Die Widerspruchsmarke werde in Alleinstellung ohne die
Herstellerangabe „Pelikan“ verwendet, so daß nicht verallgemeinernd darauf
abgestellt werden könne, ob auf dem betroffenen Warengebiet die Produktmarke
stets mit der Herstellerangabe benutzt werde.
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II
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zwischen den beiden
Wortmarken ist Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG anzunehmen.
1. Bei
der
Beurteilung
der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung
aller Umstände des Einzelfalls von einer Wechselwirkung der maßgeblichen
Faktoren auszugehen, so daß die Frage der Ähnlichkeit der Waren oder
Dienstleistungen sowie der Marken und die Kennzeichnungskraft der älteren
Marke derart in Zusammenhang zu bringen ist, daß ein hoher Grad der
Warenähnlichkeit ebenso einen geringeren Grad der Ähnlichkeit der Marken
auszugleichen vermag wie eine hohe Kennzeichnungskraft oder umgekehrt
(stRspr; vgl BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 9/01 - Kelly, m.w.N.).
1.1
Die Ware „Schreibgeräte“ der Widerspruchsmarke ist identisch mit den
Waren, für die die jüngere Marke in Klasse 16 „Instruments d’écriture et leurs
composants“ international registriert ist.
1.2 Bei der älteren Marke kann eine normale Kennzeichnungskraft
zugrundegelegt werden, weil es sich bei „Celebry“ um eine Fantasiebezeichnung
handelt, die als solche keine beschreibende Bedeutung für die betroffenen Waren
hat. „Celebry“ als eine Verkürzung des Begriffs „celebrity“ oder als eine
Abwandlung des englischen Verbs „to celebrate“ konnte vom Senat nicht als
sprachüblich oder häufig vorkommend belegt werden.
1.3
Hinsichtlich der Prüfung der Markenähnlichkeit geht der Senat von dem das
Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz aus, daß es auf den jeweiligen
Gesamteindruck der zu beurteilenden Zeichen ankommt (st.Rspr.; vgl BGH GRUR
2002, 167, 169 -
Bit/Bud; GRUR 2002, 1067, 1069 -
DKV/OKV). Der
Gesamteindruck ist jedoch bei einer Mehrwortmarke, die aus mehreren
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selbständig kennzeichnenden Teilen besteht, nicht mit der Gesamtheit der
Bestandteile gleichzusetzen. Vielmehr kann auch ein Markenbestandteil den
Gesamteindruck der mehrteiligen Marke prägen, wenn er eine eigenständige
kennzeichnende Funktion aufweist (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl 2003,
§ 9 Rdn 370, 379 m.w.N.).
1.3.1 So kommt bei einer aus Unternehmens- und Produktkennzeichnung
gebildeten Marke nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dem
Bestandteil des Zeichens, der - für den Verkehr erkennbar - nicht das Produkt,
sondern das dahinterstehende Unternehmen bezeichnet, im allgemeinen keine
prägende Bedeutung zu (BGH GRUR 1996, 404, 405 - Blendax Pep; GRUR 1996,
406, 407 - JUWEL; GRUR 1997, 897, 898 - IONOFIL; GRUR 1999, 583, 584
-
LORA DI RECOARO). Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen
schematisch anzuwendenden Regelsatz, was die Markenstelle auch zu Recht
berücksichtigt hat. Denn die Frage der Prägung eines Zeichens durch einzelne
Bestandteile kann nicht abstrakt, sondern nur bezogen auf die jeweilige
Branchenübung sowie sonstige Kollisionslage beantwortet werden (vgl BGH, Urt
v. 13. März 2003, GRUR 2003, 880 - City Plus). So kommt es darauf an, ob der
den Hersteller angebende Bestandteil für den Verkehr überhaupt als solcher
erkennbar ist und/oder ob er als beim Kauf der Waren bedeutungsloser Umstand
nicht in den Hintergrund tritt. Dies ist anhand der Marktsituation festzustellen. Der
allein für eine Kollision in Frage kommende Bestandteil „Celebrate“ wird jedoch
vom Verkehr ohne den Bestandteil „BIC“ aufgenommen werden, denn im Bereich
der Schreibgeräte ist festzustellen, daß die Hersteller ihrem Unternehmens-
kennzeichen in der Regel weitere Bezeichnungen - teils rein beschreibender teils
kennzeichnungskräftiger Art - beifügen, um das einzelne Schreibgerät innerhalb
des umfangreichen Sortiments und der Vielfalt des Angebots unterschiedlicher
Typen, Ausführungen, Formen, Funktionen oder Prestigemodellen als spezielles
Produkt kenntlich und markenmäßig unterscheidbar zu machen. Der Verkehr sieht
in ihnen die eigentliche Produktkennzeichnung, unabhängig davon, ob die im
Inland nicht erforderlichen Zusätze „TM“ oder das „R im Kreis“ wie bei den
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Mehrfachkennzeichnungen der Markeninhaberin z.B. „BIC Matic, BIC TopGum“
etc. verwendet werden. Daher ist für den Senat die Rechtslage wie in der
Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu Blendax Pep (GRUR 1996, 404) zu
beurteilen.
1.3.3 Darüber hinaus besteht die Widerspruchsmarke ihrerseits nur aus der
Produktmarke und sie wird auch so angeboten und beworben. Soweit nach den
Feststellungen des Senats bei den betroffenen Verkehrskreisen überwiegend der
Herstellername der eigentlichen Produktkennzeichnung angefügt wird, bedeutet
dies, daß der maßgebliche Durchschnittsverbraucher die eigenständige
kennzeichnende Funktion der eigentlichen Produktmarke gleichwohl erkennt und
als solche auffaßt. Auch ist nicht erforderlich, daß die IR-Marke bei der
Wiedergabe auf den Bestandteil „CELEBRATE“ verkürzt wird (vgl Ströbele/Hacker
aaO Rdn 379). Die Kollisionslage würde sich unter Umständen anders darstellen,
wenn die Widerspruchsmarke stets in gleichgeordneter Kombination mit der
Herstellerangabe Pelikan erschiene. Da die Widerspruchsmarke „Celebry“ dem
Verkehr aber allein entgegentritt und das Produkt nicht notwendigerweise fest mit
der Widersprechenden verbunden oder benannt wird, besteht die Gefahr, daß er
wegen der klanglichen Ähnlichkeit mit „CELEBRATE“ die Widerspruchsmarke der
Markeninhaberin zuordnet.
Hierbei ist zu berücksichtigen, daß der Verkehr die jeweiligen Bezeichnungen
regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnimmt, so daß die übereinstimmenden
Merkmale in einem undeutlichen Erinnerungseindruck stärker ins Gewicht fallen
als die Unterschiede. Aus diesen Gründen bilden für die Frage der
Markenähnlichkeit grundsätzlich nicht die gegebenen Unterschiede den
Beurteilungsmaßstab, sondern das Maß an Übereinstimmungen (BGH Urt. v.
28.08.2003 - I ZR 9/01 - Kelly).
1.3.4 „CELEBRATE“ und „Celebry“ stimmen hinsichtlich der Lautfolge „celebr-“,
der Anzahl und Gliederung der Silben sowie in Betonung und Sprechrhythmus
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überein. Die Gemeinsamkeiten befinden sich am regelmäßg stärker beachteten
Wortanfang und in der Wortmitte. Der Unterschied am Wortende reicht bei der
überwiegend zu erwartenden englischen Aussprache wie „ce-le-bri“ und „ce-le-
bräit“ nicht aus, um das Gesamtklangbild hinreichend zu verändern.
Verwechslungsfördernd wirkt sich außerdem aus, daß in beiden Zeichenwörtern
die gleichen Begriffe des „Zelebrierens“ oder des „Feierns“ anklingen.
2.
Angesichts der Identität der Waren, der normalen Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke sowie der Ähnlichkeit des den Gesamteindruck prägenden
Markenteils „CELEBRATE“ mit der Widerspruchsmarke besteht unter Berücksich-
tigung der Wechselwirkung der maßgeblichen Faktoren insgesamt unmittelbare
Verwechslungsgefahr.
3.
Die von der Markeninhaberin genannten schweizerischen Entscheidungen
unterliegen anderen Beurteilungsmaßstäben und Kriterien hinsichtlich des
Sprachverständnisses der dreisprachigen Schweiz sowie der Prägung einer
mehrfach kennzeichnenden Marke mit einer bekannten Herstellerangabe in einer
konkreten Kollisionslage, die allein die Frage der unmittelbaren Verwechslungs-
gefahr betrifft.
4. Die
Voraussetzungen
für die Zulassung der Rechtsbeschwerde liegen nicht
vor. Der Beschluß des Senats beruht auf anerkannten Beurteilungsgrundsätzen,
die insbesondere durch neuere Entscheidungen des Bundesgerichtshofs eine
höchstrichterliche Klärung bzw. Festigung erfahren haben. Die Beschwerdesache
wirft auch keine Rechtsfragen auf, die die Auslegung des harmonisierten Marken-
rechts betreffen oder eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof zur Vor-
abentscheidung rechtfertigen.
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5.
Für eine Auferlegung von Kosten besteht keine Veranlassung (§ 71 Abs 1
MarkenG).
Grabrucker Pagenberg
Fink
Cl