Urteil des BPatG vom 10.06.2008
BPatG (eintragung, marke, eugh, kennzeichnung, papier, auto, veranstaltung, anmeldung, unternehmen, bezeichnung)
BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
27 W (pat) 65/09
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die angemeldete Marke 30 2008 005 829.3
hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
17. Februar 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht und die Richter
Schwarz und Kruppa
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beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I .
Der Anmelder hat die Kennzeichnung
AUTOAUTO!
als Wortmarke für die folgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet:
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Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Erstbeschluss vom 10. Juni 2008 die Anmeldung insgesamt nach § 37 Abs. 1, § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen.
Auf die Erinnerung des Anmelders hat sie mit Erinnerungsbeschluss vom
6. August 2008 den Erstbeschluss insoweit aufgehoben, als der Anmeldemarke
die Eintragung für versagt worden ist und im
Übrigen die Erinnerung zurückgewiesen. Dies ist damit begründet, dass es sich
bei der angemeldeten Kennzeichnung um eine den beschreibenden Aussagege-
halt lediglich verstärkenden werbeübliche Doppelung des beschreibenden Begriffs
"Auto" mit einem ebenfalls werbeüblichen Ausrufezeichen handele. Für die ange-
sprochenen Verkehrskreise enthalte die Anmeldemarke damit lediglich den be-
schreibenden Hinweis, dass die angemeldeten Waren und Dienstleistungen für
den Gebrauch im Auto bestimmt oder sich hiermit thematisch befassten. Damit
könne dem Publikum der Gedanke, dass die Marke auf die Herkunft der Waren
und Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen hinweise, erst gar nicht
kommen. Soweit der Anmelder auf angeblich identische oder vergleichbare Vor-
eintragungen hingewiesen habe, ändere sich hieran nichts, da eine Bindung des
Patentamts an frühere Eintragungen nach überwiegender Ansicht nicht bestehe.
Lediglich für die obengenannten Waren gälten die vorstehenden Ausführungen
nicht, weil diese regelmäßig nicht für den Einsatz in einem Kraftfahrzeug bestimmt
seien, so dass nur insoweit ein Schutzversagungsgrund nicht bestehe.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders vom
4. September 2009, mit der er beantragt,
die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 10. Juni 2008 und 6. August 2008
aufzuheben, soweit die Anmeldung hierin zurückgewiesen worden
sei.
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Hilfsweise beantragt er,
unter teilweiser Aufhebung der vorgenannten Beschlüsse die
Marke für die Waren und Dienstleistungen
einzutragen.
Darüber hinaus beantragt er,
das Verfahren bis zur Entscheidung des Europäischen Gerichts-
hofs über den Vorlagebschluss des 29. Senats vom 19. Dezem-
ber 2007 auszusetzen.
Hierzu führt er in seiner Beschwerdebegründung vom 4. September 2009 aus,
dass die Anmeldemarke für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen
schutzfähig sei, weil zwar der Begriff "Auto" einen beschreibenden Inhalt aufwei-
sen könne, dies aber nicht für seine Verdoppelung gelte; auch fehlten Nachweise
für eine angebliche werbeübliche Verwendung. Eine beschreibende Bedeutung
der Anmeldemarke in ihrer konkreten Ausgestaltung liege daher nicht vor, so dass
die Verbraucher sie eher als produkt- und herkunftsidentifizierenden Hinweis auf-
fassten. Zumindest bei den mit dem Hilfsantrag begehrten Waren und Dienstleis-
tungen scheide ein solcher beschreibender Sinngehalt aus. Darüber hinaus seien
im Register bereits drei identische Marken u. a. für Waren und Dienstleistungen,
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die eindeutig im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen stünden, eingetragen; es
stelle daher eine Ungleichbehandlung dar, wenn der vorliegenden Anmeldemarke
ohne sachliche und rechtliche Änderung die Eintragung versagt werde.
II.
1) Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.
Zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung
von Wiederholungen anschließt, hat die Markenstelle der angemeldeten Bezeich-
nung die Eintragung nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt. Die Be-
schwerdebegründung bietet für eine abweichende Beurteilung keinen Anlass.
2) Einer Entscheidung des Senats steht der Aussetzungsantrag des Anmelders
nicht entgegen. Eine Vorgreiflichkeit i. S. d. § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 148
ZPO begründet die Vorlageentscheidung des 29. Senats des Bundespatentge-
richts vom 19. Dezember 2009 (vgl. MarkenR 2008, 124- Schwabenpost) nicht.
Nach § 148 ZPO kann, sofern die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder teil-
weise von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt,
das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet, angeordnet
werden, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits aus-
gesetzt wird.
Abgesehen davon, dass die Entscheidung über die Aussetzung im pflichtgemäßen
Ermessen des Senats steht, mithin grundsätzlich kein Rechtsanspruch auf deren
Anordnung besteht, begründet das Vorabentscheidungsersuchen des 29. Senats
des Bundespatentgerichts zu „Schwabenpost“ (a. a. O.) keine Vorgreiflichkeit für
die Entscheidung im vorliegend anhängigen Beschwerdeverfahren (vgl. auch BGH
GRUR 2005, 615, 616). In der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist
nämlich bereits geklärt, dass Voreintragungen - wie hier - nur ähnlicher (nicht
identischer) Marken keine rechtliche Bindungswirkung entfalten und dass die
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Rechtmäßigkeit der Entscheidung über die Eintragbarkeit von Marken ausschließ-
lich auf der Grundlage des (geschriebenen) Gesetzesrechts, nicht aber im Hinblick
auf eine vorherige Entscheidungspraxis zu beurteilen ist (vgl. auch die zeitlich
nach dem Vorlagebeschluss zu „Schwabenpost“ ergangenen Beschlüsse
MarkenR 2008, 160, Nr. 43, 44 - HAIRTRANSFER, und MarkenR 2008 163
- Terranus).
Nur der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass auch der Bundesge-
richtshof - zeitlich nach Veröffentlichung zu „Schwabenpost“ - an der gefestigten
bisherigen Rechtsprechung zur (fehlenden) Bedeutung von Voreintragungen fest-
hält (vgl. WRP 2008, 1428, 1431, Nr. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis). Dass ein
Marken-Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts (von insgesamt acht) unter
Hinweis auf das gemeinschaftsrechtliche Gebot der Gleichheit der Wettbewerbs-
chancen und den (verwaltungsrechtlichen) Grundsatz der Selbstbindung der Ver-
waltung eine - durch allgemeine Verwaltungsvorschriftten gesteuerte - nachvoll-
ziehbare und vorhersehbare Amtspraxis der Markenstellen des Deutschen Patent-
und Markenamts im (absoluten) Verfahren der Eintragung von Marken anmahnt,
rechtfertigt nicht die Aussetzung des anhängigen Verfahrens. Der Europäische
Gerichtshof betont zwar die Verpflichtung zur Kohärenz in der Entscheidungsfin-
dung (MarkenR 2008, 160, 163, Nr. 50 -HAIRTRANSFER), weicht aber deshalb
nicht von seiner bisherigen Rechtsprechung zur ausschließlichen Maßgeblichkeit
der rechtlichen Regelungen (und nicht einer vorherigen Entscheidungspraxis) ab.
Von daher besteht kein Anlass, das vorliegende Verfahren auszusetzen und in
diesem ein Vorabentscheidungsersuchen (gemäß Art. 234 EG) an den Europäi-
schen Gerichtshof zu richten.
Damit entspricht es der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs, dass ein Anmelder aus der Schutzgewährung für andere, seiner Ansicht
nach vergleichbarer Marken keinen Anspruch auf Eintragung ableiten kann, da
Voreintragungen weder für sich noch in Verbindung mit dem - auch im europäi-
schen Primärrecht geltenden - Gleichheitssatz zu einer Selbstbindung derjenigen
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Stellen führen, welche über die Eintragung zu befinden haben; denn die Entschei-
dung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine
Rechtsfrage (vgl. EuGH MarkenR 2008, 163, 167 [Rz. 39] Terranus; GRUR 2004,
674, Nrn. 43, 44 Postkantoor; GRUR 2004, 428, Nr. 63 Henkel; ebenso BPatG
MarkenR 2007,351, 352 f. Topline; GRUR 2007, 333, 335 ff. Papaya). Die aus
Anlass der Anmeldung einer mit früheren Eintragungen identischen Kennzeich-
nung vorgenommene Bewertung der Eintragbarkeit anhand der Vorga-
ben der Markenrichtlinie und der diese ins deutsche Recht umsetzenden Vor-
schriften des § 8 MarkenG stellt stets eine rechtliche Änderung dar, die der
Schutzversagung einer späteren identischen Anmeldung nicht entgegensteht; an-
dernfalls würden nämlich Gesetzesverstöße, welche den früheren Eintragungen
zugrunde lagen, ohne jeden Rechtsgrund nachträglich geheilt, was das marken-
rechtliche Schutzsystem insgesamt in Frage stellen würde. Schließlich ist jeder
Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Anmeldemarke ausschließlich der
sachliche und rechtliche Erkenntnisstand zum Zeitpunkt dieser Entscheidung
zugrunde zu legen, was durchaus dazu führen kann, dass ein im Zeitpunkt der
Voreintragungen nicht erkannter oder noch nicht bestehender tatsächlicher oder
rechtlicher Schutzversagungsgrund erst aus Anlass der späteren Nachanmeldung
aufgedeckt wird. Dass dies dazu führen kann, dass auch eine nachträgliche Lö-
schung der Voreintragung ausscheidet, weil das Vorhandensein des Schutzversa-
gungsgrundes zum Zeitpunkt ihrer Eintragung nicht nachweisbar ist, ist hinzuneh-
men und den markenrechtlichen Vorgaben immanent.
Im Ergebnis kann daher über das vorliegende Beschwerdeverfahren eine ab-
schließende Entscheidung getroffen werden, ohne wie vom Anmelder beantragt
die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs über das Vorabent-
scheidungsersuchen des 29. Senats abzuwarten.
3) Mit der Markenstelle geht der Senat davon aus, dass die angemeldete Be-
zeichnung für die noch beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen
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nach § 37 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mangels jeglicher Unterschei-
dungskraft von der Eintragung ausgeschlossen ist.
a) Die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geht auf die Vorgaben des Art. 3
Abs. 1 Buchst. b) der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. Nr. L 40
vom 11.2.1989) zurück, der wiederum mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. b) GMV wortiden-
tisch ist. Da die Auslegung der vorgenannten europarechtlichen Normen nach
Art. 234 EGV allein dem Europäischen Gerichtshof vorbehalten ist, ist auch für die
Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der "Unterscheidungskraft" in § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausschließlich dessen Rechtsprechung maßgeblich und für
alle nationalen Gerichte bindend. Danach ist für die Beurteilung, ob einer ange-
meldeten Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, auf die
Hauptfunktion einer Marke abzustellen, derzufolge diese den Abnehmern die Ur-
sprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistun-
gen garantieren soll, indem sie es ihnen ermöglicht, diese ohne Verwechslungs-
gefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl.
EuGH WRP 2002, 924, 927 [Rz. 30] - Philips/Remington; GRUR 2004, 943, 944
[Rz. 23] - SAT. 2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 27] - BioID). Unter Berücksichtigung
des Allgemeininteresses an der nicht ungerechtfertigten Einschränkung der Ver-
fügbarkeit der angemeldeten Kennzeichnung für die anderen Wirtschaftsteilneh-
mer, die entsprechende Waren oder Dienstleistungen anbieten (vgl. EuGH GRUR
2004, 943, 944 [Rz. 26] - SAT. 2), ist deshalb die Unterscheidungskraft einer an-
gemeldeten Bezeichnung zu verneinen, wenn diese nicht geeignet ist, die Waren
oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, in der Anschauung
ihrer durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. EuGH
GRUR 2003, 604, 607 [Rz. 46] - Libertel; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 24] - SAT. 2)
Abnehmer als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen
und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu
unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] - Philips/Remington;
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MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler; MarkenR 2005, 22, 25 f. [Rz. 33]
- Das Prinzip der Bequemlichkeit).
b) Dies ist bei der vorliegend zu beurteilenden angemeldeten Kennzeichnung der
Fall, weil sie nur einen im Vordergrund stehenden, die noch beschwerdegegen-
ständlichen Waren und Dienstleistungen beschreibenden Begriffsinhalt hat (vgl.
BGH GRUR 2001, 1151, 1153 - marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051
- City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m. w N.- RATIONAL SOFTWARE
CORPORATION). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es
bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend
verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in
einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleis-
tungen bezeichnen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 59 [Rz. 21] - Companyline;
MarkenR 2003, 450, 453 [Rz. 32] - DOUBLEMINT; MarkenR 2004, 99, 109
[Rz. 97] - POSTKANTOOR; MarkenR 2004, 111, 115 [Rz. 38] - BIOMILD); dies gilt
auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus einem oder mehreren Begrif-
fen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind,
sofern das Gesamtzeichen infolge einer ungewöhnlichen Veränderung - etwa
syntaktischer oder semantischer Art - nicht hinreichend weit von der bloßen Zu-
sammenfügung ihrer schutzunfähigen Bestandteile abweicht (vgl. EuGH
MarkenR 2004, 99, 109 [Rz. 98] - POSTKANTOOR; MarkenR 2004, 111, 115
[Rz. 39 f.] - BIOMILD; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 28] - SAT. 2; GRUR 2006, 229,
230 [Rz. 29] - BioID; MarkenR 2007, 204, 209 [Rz. 77 f.] - CELLTECH).
c) Wie auch der Anmelder nicht in Abrede stellt, besteht die Anmeldemarke aus
der Verdoppelung des für Kraftfahrzeuge gebräuchlichen und üblichen Wortes
"Auto" und einem angefügten Ausrufezeichen. Wie die Markenstelle im Einzelnen
zutreffend ausgeführt hat, ist es möglich, dass sämtliche von der Zurückweisung
der Anmeldung betroffenen Waren und Dienstleistungen zum Einsatz in einem
Kraftfahrzeug geeignet oder bestimmt sein können oder sich mit diesen inhaltlich
befassen können. Dies gilt auch für die im Hilfsantrag genannten Waren und
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Dienstleistungen, denn die dort genannten Waren aus Klasse 9 werden üblicher-
weise über das Audiosystem des Fahrzeuges wiedergegeben oder können sich
ebenso wie die weiteren Waren aus Klasse 16 und die Dienstleistungen aus den
Klassen 35 und 41 ihrem Inhalt nach mit Kraftfahrzeugen befassen; dies gilt auch,
soweit das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auf Musikdarbietungen und
Theateraufführungen eingeschränkt ist, denn diese können gerade Kraftfahrzeuge
- insbesondere sog. Kultautos - zum Gegenstand haben.
Von diesem bloß beschreibenden Begriffsinhalt führen entgegen der Ansicht des
Anmelders auch die Verdoppelung des beschreibenden Begriffs "Auto" und das
hinzugefügte Ausrufezeichen nicht weg. Wortverdoppelungen und Ausrufezeichen
sind nämlich - was wegen der Offenkundigkeit (§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m.
§ 291 ZPO) keines Nachweises bedarf - nach Kenntnis des Senats häufig anzu-
treffende und übliche Stilmittel bei der Werbeanspreisung. Der Verkehr wird in
diesen Stilmitteln daher nur eine Verstärkung auf den Sachhinweis sehen (ebenso
HABM, Beschluss der 1. Beschwerdekammer vom 21.10.2003, R0026/2003-1 -
MEX
MEX;
veröffentlicht
auf
https://www.pavis-proma.de/index.htm
und
Damit wird ihm
aber der Gedanke, dass hiermit zumindest gleichzeitig auch auf die Herkunft der
so gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem einzigen bestimm-
ten Unternehmen hingewiesen werden soll, erst gar nicht kommen, so dass die
angemeldete Kennzeichnung die Hauptfunktion einer Marke, welche in einem sol-
chen Hinweis besteht, nicht erfüllen kann.
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4) Da die Markenstelle somit im Ergebnis der Anmeldemarke zutreffend die Ein-
tragung wegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die
noch beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen versagt hat, war
die Beschwerde zurückzuweisen.
Dr. Albrecht
Kruppa
Schwarz
Ju