Urteil des BPatG vom 14.07.2004
BPatG: spielzeug, beschreibende angabe, gesamteindruck, kennzeichnungskraft, bestandteil, tierart, verkehr, verwechslungsgefahr, glaubhaftmachung, hund
BPatG 152
10.99
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 179/02
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
- 2 -
betreffend die Marke 399 59 783
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 14. Juli 2004 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter
Baumgärtner und die Richterin Fink
beschlossen:
1.
Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 29. Dezember 2000 und
13. Mai 2002 werden teilweise aufgehoben hinsichtlich der
Waren „Spiele, Spielzeug“. Insoweit wird die Löschung der
Marke 399 59 783 angeordnet.
2.
Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
3.
Der Antrag auf Kostenauferlegung wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I
Gegen die Eintragung der Wortmarke 399 59 783
Benni Bär
- 3 -
für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 9, 14, 16, 18, 20,
21, 24, 28, 29, 30, 32 und 35 ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritäts-
älteren Wortmarke 395 49 319
Fenny
eingetragen für die Waren
Kinderluftballons und Modell-Luftfahrzeuge für Spielzwecke; Spielwaren,
Spiele und Spielzeug, einschließlich sportlicher Spielzeuge; Turn-, Spiel-
und Sportgeräte, soweit in Klasse 28 enthalten.
Der Widerspruch richtet sich gegen die Waren
Spiele, Spielzeug; Christbaumschmuck
im Verzeichnis der angegriffenen Marke.
Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch mit zwei Beschlüssen vom 29. Dezember 2000 und 13. Mai 2002
zurückgewiesen. Die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke, die von der
Markeninhaberin bestritten werde, könne dahingestellt bleiben, da auch bei einer
zu Gunsten der Widersprechenden unterstellten Benutzung keine Verwechslungs-
gefahr bestehe. Die angegriffene Marke sei nach Art eines aus Vor- und Nachna-
men bestehenden Namens gebildet und werde daher im Gesamteindruck nicht
ausschließlich von dem Wort „Benni“ geprägt. Bei „Benni“ handele es sich um ei-
nen geläufigen Kurznamen, dem als solchem auf dem vorliegenden Warengebiet
nur geringe Kennzeichnungskraft zukomme, so dass der weitere Bestandteil „Bär“
den Gesamteindruck mitpräge. Der Verkehr sei gerade im Bereich der Zeichen-
trick- und Spielfiguren an entsprechend gebildete Bezeichnungen, wie zB Donald
Duck, Mickey Mouse, Bugs Bunny, gewöhnt und habe daher keinen Anlass, die
- 4 -
angegriffene Marke auf den Vornamen „Benni“ zu verkürzen. Wegen fehlender
Markenähnlichkeit bestehe für das Publikum keine Gefahr von Verwechslungen.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung
trägt sie im Wesentlichen vor, die von der Markeninhaberin gemäß § 43 Abs 2 S 1
MarkenG erhobene Benutzungseinrede sei unzulässig, weil es diese Einrede nicht
gebe. Für die Beurteilung der Warenähnlichkeit sei daher von der Registerlage
auszugehen. Die beiderseitigen Waren „Spiele, Spielzeug“ seien identisch, hin-
sichtlich der Ware „Christbaumschmuck“ bestehe eine hochgradige Ähnlichkeit.
Die Widerspruchsmarke weise eine normale Kennzeichnungskraft auf. Bei der
Beurteilung der Markenähnlichkeit sei zu berücksichtigen, dass der Verkehr den
Zeichenanfang in der Regel stärker beachte, so dass insbesondere bei einer
mündlichen Wiedergabe der Bestandteil „Bär“ kaum wahrgenommen werde. Da
die Unterschiede am jeweiligen Zeichenanfang nur geringfügig seien, bestehe
zwischen den beiderseitigen Marken eine erhebliche klangliche Ähnlichkeit. Der
Verkehr werde die angegriffene Marke auf den Bestandteil „Benni“ verkürzen, weil
das Wort „Bär“ auf dem Spielwarensektor immer ein Hinweis auf eine Bärenfigur
sei. Zum Nachweis der Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem Spielwarensektor
hat die Widersprechende verschiedene Seiten aus ihren eigenen Katalogen der
Jahrgänge 1996 bis 2002 sowie Auszüge aus den Prospekten anderer Spielfigu-
renhersteller überreicht. Da der beschreibende Bestandteil „Bär“ in der Wahrneh-
mung der Verkehrskreise zurücktrete, seien die Marken klanglich und schriftbild-
lich ähnlich. Zur Glaubhaftmachung der Benutzung hat die Widersprechende eine
eidesstattliche Versicherung ihres Marketingleiters zu den Umsatzzahlen im Zeit-
raum von 1999 bis 2001 sowie eine Katalogseite eingereicht, die eine mit der Wi-
derspruchsmarke versehene Tierspielfigur zeigt.
Die Widersprechende beantragt sinngemäß,
die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Löschung der
angegriffenen Marke anzuordnen.
- 5 -
Die Markeninhaberin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen und der Beschwerdeführerin die
Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.
Sie hält die Einrede der Nichtbenutzung für zulässig erhoben. Bei der fehlerhaften
Angabe der Rechtsgrundlage handele es sich um einen offensichtlichen Schreib-
fehler. Die Benutzung sei nicht glaubhaft gemacht, denn die bloße eidesstattliche
Versicherung reiche zur Glaubhaftmachung nicht aus. Weitere notwendige Unter-
lagen, wie Rechnungen, Preislisten oder Kataloge fehlten. Die im Beschwerde-
verfahren eingereichten Benutzungsunterlagen seien als verspätet zu werten. An-
gesichts der geringen Stückzahlen könne eine ernsthafte Benutzung nicht ange-
nommen werden. Es fehle außerdem an einer Markenähnlichkeit, denn die ange-
griffene Marke werde im Gesamteindruck nicht ausschließlich von dem Wort
„Benni“ geprägt. Bei „Benni Bär“ handele es sich um zwei aufeinanderbezogene
Markenelemente, die aufgrund der melodischen und eingängigen Alliteration einen
Gesamtbegriff nach Art eines Vor- und Nachnamens bildeten. Der Verkehr werde
die angegriffene Marke daher nicht auf den Bestandteil „Benni“ verkürzen. Der
Zusatz „Bär“ konkretisiere außerdem den Vornamen „Benni“. Als gängige Na-
menskurzform weise der Markenbestandteil „Benni“ eine geringe Kennzeich-
nungskraft auf und sei daher nicht geeignet, den Gesamteindruck der angegriffe-
nen Marke alleine zu prägen. Für die Annahme einer Branchenübung, wonach bei
Spielfiguren die Art der Figur als beschreibende Angabe hinzugefügt werde, gebe
es keine hinreichenden Anhaltspunkte. Der Verkehr kenne auch eine Vielzahl von
Spielfiguren, die einen Vornamen und die Angabe der Tierart als Nachnamen trü-
gen. Zum Nachweis hat die Markeninhaberin Ausdrucke einer Internetrecherche
eingereicht.
- 6 -
Beide Beteiligten regen hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde an. Der
Senat hat den Beteiligten vor der Beschlussfassung das Ergebnis seiner Recher-
che zu den Bezeichnungsgewohnheiten im Bereich der Tierspielfiguren übersandt.
II.
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg. Die angegriffene
Marke ist für die Waren „Spiele, Spielzeug“ zu löschen, weil insoweit für das Pub-
likum die Gefahr von Verwechslungen besteht (§ 42 Abs 2 Nr 1 iVm § 9 Abs 1
Nr 2 MarkenG).
1. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1
Nr 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfas-
send zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurtei-
lungsfaktoren der Waren- und Dienstleistungsidentität oder –ähnlichkeit, der Mar-
kenidentität oder –ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der
Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Mar-
ken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen
werden kann und umgekehrt (st Rspr; vgl BGH WRP 2003, 521, 524 – Abschluss-
stück mwN). Nach diesen Grundsätzen ist im vorliegenden Fall für die Waren
„Spiele, Spielzeug“ die Gefahr von Verwechslungen gegeben.
2. Die Markeninhaberin hat zulässig die Einrede der Nichtbenutzung gemäß § 43
Abs 1 S 2 MarkenG erhoben. Dass es sich bei der fehlerhaften Angabe der
Rechtsgrundlage um einen offensichtlichen Schreibfehler handelt, der nicht zur
Unzulässigkeit der Einrede führt, bedarf keiner weiteren Ausführungen. Ebenso
anerkannt ist, dass eine eidesstattliche Versicherung über Umfang, Art und Dauer
der Benutzung zur Glaubhaftmachung ausreichend sein kann. Die Einreichung
von Unterlagen ist auch im Rechtsmittelverfahren möglich, weil die Einrede der
- 7 -
Nichtbenutzung für alle Instanzen gilt (Ingerl/Rohnke MarkenG, 2. Aufl 2003, § 43
Rdn 19; 23; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl 2003, § 43 Rn 77, 83).
3. Die Widersprechende hat die Benutzung der Marke für eine Tierspielfigur
glaubhaft gemacht. Die Eintragung der angegriffenen Marke ist am 25. Novem-
ber 1999 veröffentlicht worden. Zu diesem Zeitpunkt war die fünfjährige Benut-
zungsschonfrist für die am 12. April 1996 eingetragene Widerspruchsmarke noch
nicht abgelaufen. Gemäß § 43 Abs 1 S 2 MarkenG war die Benutzung daher für
den Zeitraum von 1999 bis 2004 glaubhaft zu machen. Angesichts der Umsatz-
zahlen, die die Widersprechende in den Jahren von 1999 bis 2001 mit der mit der
Widerspruchsmarke gekennzeichneten Tierspielfigur erzielt hat, bestehen für den
Senat keine Zweifel an der ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke iSd
§ 26 Abs. 1 MarkenG.
4. Zwischen Tierspielfiguren und den Waren „Spiele, Spielzeug“ der angegriffenen
Marke bestehen hinsichtlich ihrer Verwendung als Spielzeug, der regelmäßigen
betrieblichen Herkunft und ihres gemeinsamen Vertriebs in Spielwarengeschäften
und -abteilungen enge Berührungspunkte, so dass von einer erheblichen Waren-
ähnlichkeit auszugehen ist (vgl BGH WRP 1999, 928, 930 – Canon II).
5. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. Anhalts-
punkte für eine Schwächung oder Steigerung der Kennzeichnungskraft sind nicht
ersichtlich und auch nicht dargetan. Unter Berücksichtigung der erheblichen Wa-
rennähe und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft reicht der Abstand zwi-
schen den Marken nicht aus, um für das Publikum die Gefahr von Verwechslun-
gen auszuschließen.
6. Die Markenähnlichkeit ist nach Schriftbild, Klang und Sinngehalt zu beurteilen,
wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr in der Regel genügt, wenn
die Zeichen in einer Hinsicht ähnlich sind (st Rspr; vgl BGH WRP 2003, 1436,
1438 – Kelly mwN). Auszugehen ist dabei vom jeweiligen Gesamteindruck der
- 8 -
Vergleichszeichen, der bei mehrgliedrigen Zeichen durch einzelne Bestandteile
geprägt werden kann. Dies setzt voraus, dass die übrigen Bestandteile weitge-
hend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck nicht mitbestimmen
(st Rspr; vgl BGH GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling).
6.1. Die angegriffene Marke „Benni Bär“ ist nach Art eines aus Vor- und Nachna-
men bestehenden Eigennamens gebildet. Sie ist der Widerspruchsmarke „Fenny“
dann verwechselbar ähnlich, wenn das angesprochene Publikum in dem Be-
standteil „Bär“ nur den beschreibenden Hinweis auf eine Bärenfigur erkennt und
ihm keine kennzeichnende Wirkung beimisst. Im hier einschlägigen Spielwarenbe-
reich ist das der Fall.
6.2. Tierspielfiguren richten sich in erster Linie an Kinder, werden aber von allen
Bevölkerungsschichten gekauft, so dass es auf die Auffassung des durchschnitt-
lich informierten, aufmerksamen und verständigen Endverbrauchers ankommt (vgl
BGH GRUR 2002, 812, 813 – FRÜHSTÜCKSDRINK II).
6.3. Hinsichtlich der Bezeichnungsgewohnheiten bei Tierspielfiguren ergibt sich
aus den eingereichten Unterlagen und dem Ergebnis der vom Senat durchge-
führten Recherche Folgendes: Tierspielfiguren werden einerseits unter der jeweili-
gen Tierart angeboten, zB „Katze liegend, Elefant, Bär, Husky, Tiger“ (Obletter
Spielwarenkatalog 1999, S 4 f, 14); „Pinguin, Ente, Maus, Frosch, Schwein, Schaf“
(hess natur Babykatalog 2003/2003, S 77); „Skunk stehend, Dalmatiner sitzend,
Reh stehend, Hase hellbraun, aufwartend“ (Steiff Kataloge 1996, S 84; 1997,
S 41; 2000, S 52; 2001, S 33). Üblich ist es außerdem, Tierspielfiguren mit einer
Kombination aus Kosenamen und Tierart zu bezeichnen, zB „Dotty Maus, Poppy
Bär“ (Obletter Spielwarenkatalog 1999, S 5, 14); „Bussi Hund, Bussi Elefant“
(Obletter Spielwarenkatalog 2001, S 6); „Diggy Maulwurf, Bernie Hund,
Friedericke Gans, Wutzi Wildschwein, Browny Bär, Kiddi Bär, Lommy Eisbär“
(Steiff Kataloge 1996, S 84; 1997, S 40; 1998, S 40; 1999, S 52; 2000, S 52; 2001,
S 32; 2002). Auch die umgekehrte Kombination mit vorangestellter Tierart ist
gebräuchlich, zB Hund Bello Buff, Maus Spitzzahn (sigikid Katalog 2004);
„Lämmchen Lilli, Eisbär Julius“ (Coppenrath Katalog 2003). Diese Art der Be-
zeichnung mit einer Kombination aus Vor- und Tiernamen findet sich außerdem
- 9 -
bei Tierspielfiguren, die eine unter diesem Namen aus Comic, Fernsehen oder
Literatur bekannte Figur darstellen, wie zB „Lars der Eisbär, Petzi Bär, Yogi Bär,
Fozzie Bär, Pu der Bär“. In Einzelfällen werden zur Bezeichnung reine Fanta-
sienamen verwendet, die keinen erkennbaren Zusammenhang mit der Tierart
aufweisen, zB „Rudi Sturzflug, Karo Kurt“ (sigikid Katalog 1998/99, S 22).
Angesichts der geschilderten Bezeichnungsarten ist davon auszugehen, dass das
angesprochene Publikum bei Tierspielfiguren in der Angabe „Bär“ in der Regel
den Hinweis auf die dargestellte Tierart sieht. Nur wenn es sich um eine aus den
Medien bekannte Figur handelt, wird der Begriff „Bär“ als ein den Gesamteindruck
mitprägender Namenszusatz erfasst. Dass „Benni Bär“ eine bekannte Tierfigur
darstellt, hat die Markeninhaberin nicht vorgetragen und ist für den Senat auch
nicht ersichtlich.
6.4. Für den Zeichenvergleich stehen sich daher die Wörter „Fenny“ und „Benni“
gegenüber, die im Klang bis auf die unterschiedlichen, stimmlosen Anfangskonso-
nanten identisch sind. Aufgrund dieser beachtlichen klanglichen Markenähnlichkeit
kann daher für die Waren „Spiele, Spielzeug“ die Gefahr von Verwechslungen
nicht ausgeschlossen werden.
7. Hingegen besteht keine Verwechslungsgefahr bezüglich der Ware
„Christbaumschmuck“, denn Christbaumschmuck unterscheidet sich von Tier-
spielfiguren sowohl in der Beschaffenheit als auch in der Nutzung und im Ver-
triebsweg so wesentlich, dass diese Waren nicht als einander ähnlich angesehen
werden können.
8. Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde fehlen die gesetzlichen Vorausset-
zungen des § 83 Abs. 2 MarkenG. Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeu-
tung ist im vorliegenden Fall nicht zu entscheiden. Die Beurteilung der Marken-
ähnlichkeit liegt im Wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet. Auch unter dem Ge-
sichtspunkt der Sicherung einer einheitliche Rechtssprechung ist eine Zulassung
der Rechtsbeschwerde nicht veranlasst, weil der Senat in seiner Entscheidung
nicht von den Grundsätzen der Rechtssprechung zur Beurteilung beschreibender
- 10 -
Angaben im Gesamteindruck von Marken abweicht (vgl BGH aaO 908 f – Kleiner
Feigling).
9. Der Antrag auf Kostenauferlegung war zurückzuweisen. Es liegen keine Gründe
vor, die es rechtfertigen könnten, von dem im Beschwerdeverfahren geltenden
Grundsatz abzuweichen, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst
trägt (§ 71 Abs 1 S 2 MarkenG). In welcher Hinsicht die Beschwerdeführerin ge-
gen die prozessuale Sorgfaltspflicht verstoßen habe sollte, ist für den Senat nicht
erkennbar. Auch die Beschwerdegegnerin hat zur Begründung ihres Antrags
nichts vorgetragen. Für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen gemäß
§ 71 Abs 1 S 1 MarkenG bestand daher keine Veranlassung.
Grabrucker Baumgärtner
Fink
Cl