Urteil des BPatG vom 27.10.2009

BPatG (stand der technik, fachmann, druck, bundesrepublik deutschland, treibmittel, verwendung, zusammensetzung, stand, gegenstand, technik)

BPatG 253

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

3 Ni 9/08 (EU)

(Aktenzeichen)

URTEIL

Verkündet am

27. Oktober 2009

…

In der Patentnichtigkeitssache

…

- 2 -

betreffend das europäische Patent 1 131 051

(DE 699 29 358)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mündlichen Verhandlung vom 27. Oktober 2009 unter Mitwirkung des Richters

Engels als Vorsitzenden, des Richters Harrer, der Richterin

Dipl.-Chem. Dr. Proksch-Ledig, des Richters Dipl.-Chem. Dr. Gerster und der

Richterin Dipl.-Chem. Dr. Münzberg

für Recht erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung

in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig

vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 23. November 1999 beim euro-

päischen Patentamt angemeldeten, die Prioritäten der italienischen Anmeldungen

MI982559 vom 25. November 1998 und MI991712 vom 30. Juli 1999 in Anspruch

nehmenden mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäi-

schen Patents 1 131 051 (Streitpatent), das vom Deutschen Patent- und Marken-

amt unter der Nummer 699 29 358 geführt wird. Das Streitpatent betrifft „Druckdo-

sierinhalatoren“ und umfasst 12 Patentansprüche. Die unabhängigen, nicht rück-

bezogenen Patentansprüche 1 und 12 gemäß EP 1 131 051 B1 lauten:

Mit Druck beaufschlagte Dosierinhalatoren, enthaltend eine

Zusammensetzung für die Aerosolverabreichung, enthaltend

- 3 -

eine Lösung von Budesonid oder Epimeren davon, ein Fluor-

kohlenwasserstoff-Treibmittel und ein Cosolvens, wobei ein

Teil der oder die gesamten Innenoberflächen der Inhalatoren

aus Edelstahl oder anodisiertem Aluminium besteht/bestehen

oder mit einer inerten organischen Beschichtung, ausgewählt

aus einem Perfluoralkoxyalkan, einem Epoxy-Phenol-Harz

oder einem fluorierten Ethylen-Propylen-Polyethersulfon, aus-

gekleidet ist/sind.

12. Verwendung der mit Druck beaufschlagten Dosierinhalatoren

nach den Ansprüchen 1-11 zur Verhinderung des chemischen

Abbaus des aktiven Ingredienz.

Die Patentansprüche 2 bis 11 betreffen besondere Ausgestaltungen der mit Druck

beaufschlagten Dosierinhalatoren nach Patentanspruch 1.

Die Klägerin greift mit der vorliegenden Klage das Streitpatent uneingeschränkt an

und begründet ihre Klage damit, der Gegenstand des Streitpatentes beruhe ge-

mäß Artikel Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ und

Art. 56 EPÜ nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. In diesem Zusammenhang

verweist sie auf die Druckschriften:

TM1:

EP 1 131 051 B1 (Streitpatent)

TM2:

Registerauszug zu EP 1 131 051 B1

TM3:

DE 699 29 358.8 T2 (Übersetzung des Streitpatents)

TM4:

Registerauszug zu DE 699 29 358.8 T2

TM5:

WO 95/17195 A1

TM6:

WO 98/24420 A1

TM7:

E. Mutschler, „Arzneimittelwirkungen“, 7. Auflage, 1996, S. 514

TM8:

WO 97/01329 A1

TM9:

WO 96/32345 A1 = EP 820 414 A1

- 4 -

TM10: WO 98/13031 A2

TM11: R. Voigt, Pharmazeutische Technologie für Studium und Beruf,

Verlag Ullstein Mosby, 1993, S. 516 bis 517

TM12: L.V. Sevenko et al., Khimiko-Farmat. Zhurnal, Vol. 10, No. 4,

1976, S. 94 bis 99 (Übersetzung)

TM13: Erklärung von Herrn Dave Watson von der Firma Presspart

TM14: G. Roth et al., Proc. of Symp. Anal. Steroids, 1981, S: 389 bis 394

TM15: H. Bundgaard et al., Arch. Pharm. Chemi, Sci. Ed. 8, 1980, S: 995

bis 1014

TM16: Einspruchsabteilung EPA, Entscheidung vom 25. Januar 2008

TM17: Gebrauchmusterabteilung I

DPMA,

Bescheid

vom

7. Dezember 2006

TM18: Gebrauchmusterabteilung I

DPMA,

Beschluss

vom

21. Januar 2008

TM19: Landgericht Düsseldorf, Beschluss vom 13. Juni 2006

TM20: Rücknahmeerklärung vom 6. Februar 2008 im Einspruchsverfah-

ren vor dem EPA

TM21: Prof. F. Bracher, Expertengutachten vom 23. Juni 2009

TM22: R.O. Williams III et al., European J. of Pharmaceutics and

Biopharmaceutics, 44, 1997, S. 195 bis 203

TM23: Prof. A. J. Hickey, Expertengutachten vom 30. Juni 2009

Die Klägerin bestreitet die Patentfähigkeit im Hinblick auf die erfinderische Tätig-

keit des Gegenstandes des Streitpatents, da der hier angesprochene Fachmann

bei der angestrebten Problemlösung unter Vermeidung der Nachteile einer Sus-

pension des Wirkstoffs Budesonid in mit Druck beaufschlagten Dosierinhalatoren

und Beseitigung der mit einer Lösung verbundenen chemischen Stabilitätsprob-

leme von der Druckschrift der TM10 als nächstkommenden Stand ausgegangen

sei, und zwangsläufig bei der Suche nach einer anderen Problemlösung auf die

TM5 und die dort für den Wirkstoff Flunisolid gefundene Lösungsformulierung ge-

stoßen sei, welche der Fachmann auf den Wirkstoff Budesonid übertragen habe

und deren Erfolg er durch einfaches Ausprobieren habe feststellen können. Insbe-

- 5 -

sondere habe wegen der Ähnlichkeit der Wirkstoffe Budesonid und Flunisolid auch

kein technisches Vorurteil dieser naheliegenden Vorgehensweise entgegenge-

standen.

Die Klägerin beantragt:

das europäische Patent EP 1 131 051 B1 mit Wirkung für das Ho-

heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für

nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie verteidigt ihr Patent in unverändertem Umfang und verweist auf die Druck-

schriften

KW1:

Rote Liste 1998

KW2:

Bekanntmachung des Bundesinstituts für Arzneimittel und

Medizinprodukte (BfArM) vom 24. Oktober 2002

KW3:

Rote Liste 2004

KW4:

„Der Hausarzt“ 01/03, S. 2 und 3

KW5:

M.J. Kontny, et al., Journal of Aerosol Medicine, Bd. 4, Nr. 3,

1991, S. 181 bis 187

KW6: E. Preisegger et al., Int. J. Refrig., 1992, Bd. 15, Nr. 6, S. 326

bis 331

KW7a: Fachinformation zu Forair®

KW7b: Fachinformation zu Foster®

KW8:

Urteil des LG Düsseldorf vom 18. März 2008

KW9:

EP 1 194 121 B1

KW10: Schriftsatz der Nichtigkeitsklägerin vom 7. Februar 2008 an das

Landgericht Düsseldorf

- 6 -

KW11: Streitwieser/Heathcock,

Organische

Chemie,

Verlag

Che-

mie GmbH, Weinheim 1980, S. 656 bis 667

KW12: EP 0 794 767 B1 (zitiert in TM21)

KW13: Expertengutachten von Herrn Dr. Karsten Cremer vom

14. Oktober 2009

Die Beklagte macht geltend, dass die Argumentation der Klägerin auf einer unzu-

lässigen rückschauenden Betrachtungsweise in Kenntnis der dem Streitpatent

zugrundeliegenden Erfindung beruhe. Zur Lösung der dem Streitpatent zugrunde

liegenden Aufgabe, eine chemisch stabile Aerosolformulierung für Budesonid oder

Epimeren davon zur inhalativen Verabreichung unter Vermeidung der ozonschä-

digenden Chlorkohlenwasserstoff-Treibmittel bereitzustellen, sei es für den Durch-

schnittsfachmann nicht naheliegend gewesen, eine Fluorkohlenwasserstoff ent-

haltende Lösungs-Aerosolformulierung anstatt einer Suspensionsformulierung,

Pulverformulierung oder treibmittelfreien Lösungs-Aerosolformulierung von Bude-

sonid bereitzustellen, und auch nicht naheliegend gewesen, ein bestimmtes Be-

hältermaterial bzw. Material auf den Innenoberflächen des mit Druck beauf-

schlagten Dosierinhalators zur Stabilisierung des Budesonid in der Lösungs-Aero-

solformulierung, umfassend ein chlorfreies Fluorkohlenwasserstoff-Treibmittel und

ein Cosolvens, auszuwählen.

Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Parteien sowie hinsichtlich der einge-

reichten Unterlagen wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die gegen den deutschen Teil des Streitpatents gerichtete und auf den Nichtig-

keitsgrund fehlender Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138

Abs. 1 lit. a) EPÜ, Art. 56 EPÜ) gestützte Klage ist zulässig, aber unbegründet und

deshalb abzuweisen.

- 7 -

Das Streitpatent betrifft mit Druck beaufschlagte Dosierinhalatoren, die eine

Zusammensetzung für die Aerosolverabreichung enthalten, und die Verwendung

der mit Druck beaufschlagten Dosierinhalatoren. Im einzelnen enthält die Zusam-

mensetzung für die Aerosolverabreichung eine Lösung von Budesonid oder Epi-

meren davon in einem Fluorkohlenwasserstoff-Treibmittel und einem Cosolvens,

wobei ein Teil der oder die gesamte Innenoberfläche der Inhalatoren aus Edelstahl

oder anodisiertem Aluminium besteht oder mit einer inerten organischen Be-

schichtung ausgekleidet ist, ausgewählt aus einem Perfluoralkoxyalkan, einem

Epoxy-Phenol-Harz oder einem fluorierten Ethylen-Propylen-Polyethersulfon.

Mit Druck beaufschlagte Dosierinhalatoren (MDIs) sind gut bekannte Vorrichtun-

gen zur Verabreichung pharmazeutischer Produkte in die Atemwege mittels Inha-

lation. Wirksame Materialien, die üblicherweise mittels Inhalation abgegeben wer-

den, sind unter anderem Corticosteroide. Dabei werden Treibmittel verwendet, um

Tröpfchen, die das pharmazeutische Produkt enthalten, als Aerosol in die Atem-

wege auszustoßen. Chlorfluorkohlenwasserstoffe (CFCs) waren die bevorzugten

Treibmittel, die aber mit der Zerstörung der Ozonschicht in Verbindung gebracht

wurden. Fluoralkane (HFAs) werden als weniger zerstörend erachtet und als Er-

satzstoffe für CFCs vorgeschlagen, wobei insbesondere 1,1, 1,2-Tetrafluorethan

(HFA 134a) und 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan (HFA 227) als beste Anwärter für

CFC freie Treibmittel anerkannt sind. Es gibt eine Anzahl an medizinischen Aer-

solformulierungen, in denen solche HFA-Treibmittelsysteme verwendet werden.

Zusammensetzungen zur Aerosolverabreichung über MDIs können Lösungen

oder Suspensionen sein. Lösungszusammensetzungen bieten mehrere Vorteile,

da sie durch ihre vollständige Lösung in dem Treibmittelvehikel bequem herstell-

bar sind und physikalische Stabilitätsprobleme, die mit Suspensionszusammen-

setzungen verbunden sind, vermieden werden. Die verbreitete Verwendung von

Lösungen ist aber durch ihre chemische Instabilität begrenzt, die zur Bildung von

Abbauprodukten führt. Zur Vermeidung der Probleme wurde die Verwendung von

Stabilisatoren, wie Säuren, vorgeschlagen. Für Wirkstoffe die als Suspension in

dem Treibmittel vorliegen, wurden Dosierinhalatoren vorgeschlagen, die mit Fluor-

kohlenstoffpoylmeren beschichtet, bzw. aus Aluminium oder Polyestern hergestellt

- 8 -

sind, um die Haftung der mikronisierten Partikel der Suspensionen an den Behäl-

terwandungen, Ventilen und Dichtungen zu vermeiden. Bei Aerosolzusammenset-

zungen mit Lösungen von Flunisolid kommt es unabhängig vom Werkstoff des

Behälters zu keinen chemischen Stabilitätsproblemen. Beim Wirkstoff Budesonid

handelt es sich aber um ein in Lösungs-Aerosolfomulierungen chemisch instabiles

Corticosteroid. Bisher wurden daher nur HFA/Budesonid-Zusammensetzungen

beschrieben, in denen Budesonid in Suspension in dem Treibmittel vorliegt. (vgl.

Abs. [0002] bis [0021], [0041] und [0042] der Streitpatentschrift TM3).

Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent die technische Aufgabe

zugrunde, eine verbesserte chemisch stabile Aerosolformulierung für Budesonid

oder Epimeren davon zur inhalativen Verabreichung unter Vermeidung der ozon-

schädigenden CFC-Treibmittel bereitzustellen (vgl. Abs. [0022] der TM3).

Die Aufgabe wird durch die mit Druck beaufschlagten Dosierinhalatoren,

enthaltend eine Zusammensetzung für die Aerosolverabreichung, enthaltend eine

Lösung von Budesonid oder Epimeren davon, nach Patentanspruch 1 und die

Verwendung der mit Druck beaufschlagten Dosierinhalatoren nach Anspruch 12

gelöst.

Der Patentanspruch 1 weist folgende Merkmale auf:

Mit Druck beaufschlagte Dosierinhalatoren,

enthaltend eine Zusammensetzung für die Aerosolverabrei-

chung,

enthaltend eine Lösung,

von Budesonid oder Epimeren davon,

ein Fluorkohlenwasserstofftreibmittel und

ein Cosolvens, wobei

ein Teil oder die gesamten Innenoberflächen der Inhalatoren

aus

7.1) Edelstahl oder

- 9 -

7.2) anodisiertem Aluminium besteht/bestehen oder

7.3) mit einer inerten organischen Beschichtung ausgekleidet

sind, ausgewählt aus

7.4) einem Perfluoralkoxyalkan,

7.5) einem Epoxy-Phenol-Harz oder

7.6) einem fluorierten Ethylen-Propylen-Polyethersulfon

Zuständiger Fachmann ist ein Pharmazeut, der sich auf das Gebiet der

pharmazeutischen Technologie spezialisiert hat, mit mehrjähriger Erfahrung in der

Entwicklung von pharmazeutischen Formulierungen, insbesondere von Inhalati-

onspräparaten, der mit einem organischen Chemiker und einem Fachmann für

Arzneimittelverpackungen zusammenarbeitet.

II.

Die Gegenstände der geltenden Patentansprüchen 1 bis 12 des Streitpatents

sind neu, da keines der vorliegenden Dokumente eine pharmazeutische Zusam-

mensetzung mit sämtlichen Merkmalen gemäß geltendem Patentanspruch 1 be-

schreibt. Dies wurde von der Klägerin auch nicht in Frage gestellt.

Die Lehre des Streitpatents nach Patentanspruch 1 ist auch erfinderisch, da

sie unter Berücksichtigung der vorliegenden Dokumente für den hier angespro-

chenen Fachmann im Prioritätszeitpunkt des Streitpatents entgegen der Rechts-

ansicht der Klägerin nicht nahegelegt war, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m.

Art. 138 Abs. 1 lit. a) EPÜ und Art. 56 EPÜ. Dies gilt auch unter Berücksichtigung

der Dokumente TM5 und TM10 als von der Klägerin herangezogenen nächstlie-

gendem Stand der Technik.

Für die Frage der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit ist allerdings zunächst

hervorzuheben, dass insoweit entscheidend ist, um welche Leistung der Stand der

Technik bereichert ist, was die Erfindung also gegenüber diesem tatsächlich leistet

(BGH GRUR 2003, 693 - Hochdruckreiniger), wobei verschiedene Ausgangs-

- 10 -

punkte in Betracht zu ziehen sein können und zu fragen ist, ob der Fachmann

Veranlassung hatte, diesen Stand der Technik zu ändern. Es ist deshalb grund-

sätzlich nicht von einem bestimmten nächstliegenden Stand der Technik als Be-

urteilungsgrundlage auszugehen, da bereits die Wahl dieses Ausgangspunkts der

Rechtfertigung bedarf, die in der Regel in dem Bemühen des Fachmanns liegt, für

einen bestimmten Zweck eine bessere Lösung zu finden, als sie der bekannte

Stand der Technik zur Verfügung stellt (BPatG GRUR 2004, 317 - Programmart-

mitteilung; BGH GRUR 2009, 382 Olanzapin).

Zur Lösung der Aufgabe, nämlich eine verbesserte chemisch stabile Aerosolfor-

mulierung für den Wirkstoff Budesonid oder Epimeren davon zur inhalativen Ver-

abreichung unter Vermeidung der ozonschädigenden CFC-Treibgase bereitzu-

stellen, geht der Fachmann von bekannten Aerosolformulierungen zur inhalativen

Verabreichung von Budesonid aus. Nach der zum Anmeldezeitpunkt des Streit-

patents geltenden roten Liste (KW1) waren ausschließlich Dosieraerosole von Bu-

desonidsuspensionen mit Chlorfluorkohlenwasserstoffen (CFCs) als Treibgasen,

Budesonidsuspensionen zur Inhalation mit einem Vernebler oder Budesonidpulver

zur Inhalation, jedoch keine Budesonidlösungen zur Druckgasinhalation mit Chlor-

fluorkohlenwasserstoffen im Handel.

Ausgehend davon lag es dann für den Fachmann zur Lösung der Aufgabe auf der

Hand sich mit der TM10 zu befassen, die sich bereits speziell mit der Bereitstel-

lung einer Dosieraerosolformulierung für mit Druck beaufschlagte Dosierinhalato-

ren (MDIs) mit Budesonid und einem Fluorkohlenwasserstofftreibmittel anstelle

der ozonschädigenden CFC-Treibmittel zur inhalativen Verabreichung beschäftigt.

Budesonidsuspensionen neigen nach TM10 zur Flockenbildung und Redispersion,

was sich negativ auf die Reproduzierbarkeit der Dosierung auswirkt. Außerdem

lagert sich Budesonid tendenziell aus der Suspension auf Behälterwandungen ab.

Um diese Probleme zu vermeiden und stabile Suspensionen von teilchenförmigen

Budesonid zu erhalten, wird bei TM10 eine Zusammensetzung verwendet, die ein

Gemisch aus Fluorkohlenwasserstofftreibmitteln, insbesondere HFA 134a und

HFA 227, ein Adjuvans mit einem Kauri-Butanol-Wert von mindestens 10, insbe-

- 11 -

sondere Ethanol, und ein Tensid enthält. Das Gemisch aus Fluorkohlenwasser-

stofftreibmitteln muss dabei so gewählt werden, dass die Dichte des Treibmittel-

gemisches im Wesentlichen mit der Dichte von Budesonid übereinstimmt (Ansprü-

che 1, 2, 3, 4, 12 und 19 i. V. m. S 1 Z. 3 bis 16, S: 2 Z. 12 bis 17, S: 3 Z. 13 bis 17

und Z. 23 bis S: 4 Z. 13). Budesonid liegt hier als Suspension und nicht, wie ge-

mäß Merkmal 3) des Patentanspruchs 1 des Streitpatents erforderlich, als Lösung

vor. Auch die Beschaffenheit der Innenoberflächen der Inhalatoren spielt bei TM10

keine Rolle, sodass auch das Merkmal 7 in TM10 nicht vorbeschrieben ist. Gemäß

TM10 wurden also die bei Suspensionsformulierungen auftretenden Probleme

nicht dadurch gelöst, eine Lösung von Budesonid bereitzustellen, sondern durch

Dichteanpassung des Treibmittels an die Dichte des Budesonid. Nach TM10

wurde nämlich gefunden, dass stabile Suspensionen nur bei Verwendung von bis

zu 3 %, insbesondere bis 1 % eines Zusatzes mit einem Kauri-Butanol-Wert von

mindestens 10, wie Ethanol, erhalten werden, wogegen höhere Konzentrationen,

wie 5 %, des Zusatzes eine Solubilisierung von Budesonid bewirken, was zum

chemischen Abbau und zur Partikelvergrößerung bei der Lagerung führt (S. 2

Z. 12 bis 17, Z. 25 bis S. 3 Z. 2, S. 5 Z. 1 bis 5 und S. 7 Z. 13 bis 16 i. V. m. Bei-

spielen 12 bis 22). Es wird also in TM10 von der Bereitstellung von mit Druck be-

aufschlagten Dosierinhalatoren, die zur Aerosolverabreichung eine Lösung von

Budesonid enthalten, wegen der mangelnden chemischen Stabilität des Budeso-

nid in der Lösung, abgeraten. TM10 kann also den Fachmann nicht dazu veran-

lassen, eine Aerosolformulierung für mit Druck beaufschlagte Dosierinhalatoren

auf Basis einer Budesonidlösung gemäß dem Gegenstand des Patentanspruchs 1

bereitzustellen.

TM5 betrifft gleich dem Streitpatent eine spezielle Dosieraerosolformulierung für

MDIs mit dem Budesonid ähnlichen Glucocorticoid Flunisolid als Wirkstoff, Fluor-

kohlenwasserstofftreibmitteln (HFA 134a und HFA 227) und Ethanol in einer

Menge zur Lösung des Flunisolid in der Formulierung (Ansprüche 1 und 18). TM5

unterscheidet sich also vom Gegenstand des Anspruchs 1 durch den Wirkstoff

Flunisolid anstelle Budesonid (Merkmal 4 des Patentanspruchs 1 des Streitpa-

tents). Als Inhalationsbehälter können bei TM5 konventionelle Aerosolbehälter

- 12 -

verwendet werden, wie Glas, Aluminium sowie mit Harz, z. B. Epoxy-Phenol-Harz,

beschichtete Aluminiumbehälter, wobei die genannten Behälter die chemische

Stabilität bestimmter Formulierungen verbessern und die Absorption des Flunisolid

an den Behälterinnenwänden verringern (S. 7 Z. 3 bis 17, Ansprüche 19 bis 21

und Beispiele 1 bis 29). Bei den Beispielen 1 bis 28 werden Glas oder Aluminium-

behälter eingesetzt. Im Beispiel 29 neben Glas und Aluminium auch mit Epoxy-

Phenol-Formaldehydharz beschichtete Aluminiumbehälter und Plastikbehälter

(Polyethylenterephthalatbehälter), die als einzige wegen ihrer schlechten Wirk-

stoffrückgewinnung als Behälter für die Flunisolidformulierungen ungeeignet er-

scheinen, wogegen bei Aluminium-, Glas und beschichtetem Behälter im Rahmen

der Fehlergrenze die Rückgewinnung vollständig ist. Beim mit Epoxy-Phenol-For-

maldehydharz beschichteten Behälter wurden zwar die geringsten Mengen an

Verunreinigungen durch chemischen Abbau ermittelt, was aber im Rahmen der

Fehlergrenzen nicht signifikant ist, wie z. B. die Messfehler bei den Rückgewin-

nungswerten von über 100 % beim Beispiel 29 (Tabelle 8), oder die unterschiedli-

chen Werte für Verunreinigungen durch Flunisolidabbau bei den Beispielen 5 (Ta-

belle 2) und 19 (Tabelle 5), die identische Formulierungen in identischen Behältern

betreffen, zeigen. Aus TM5 kann jedenfalls der Fachmann nicht ableiten, dass die

Aerosolformulierungen mit Flunisolidlösungen in den üblichen Glas- und Alumini-

umbehältern instabil sind, was bei den Budesonidlösungsformulierungen des

Streitpatents der Fall ist (vgl. TM3 Tabellen 1 und 2). Flunisolidlösungen sind nach

TM5 also in Zusammensetzungen für die Aerosolverabreichung in mit Druck be-

aufschlagten Dosierinhalatoren chemisch stabil.

Die Frage, ob der Fachmann in Kenntnis der ihm bekannten und auch in der TM10

angesprochenen Nachteile einer Suspensionsformulierung und Stabilitätsprob-

leme, insbesondere bei einer Lösungsformulierung, welche mit dem Wirkstoff Bu-

desonid einhergehen, sich weitere Anregungen aus der TM5 geholt hätte und die

dort für den Wirkstoff Flunisolid realisierte Lösungsformulierung auf seine Prob-

lemstellung übertragen hätte, ist nach Überzeugung des Senats zu verneinen.

Denn der Fachmann hatte entgegen der Ansicht der Klägerin überhaupt keine

Veranlassung für die von ihm angestrebte Problemlösung einer auf den Wirkstoff

- 13 -

Budesonid bezogenen Verbesserung die Lehre der TM5 als relevant zu betrach-

ten und die dort im Einzelnen erläuterten Erkenntnisse in Bezug auf eine - für Bu-

desonid nicht existierende und für einen anderen, nicht als instabil geltenden

Wirkstoff vorgeschlagene - Lösungsformulierung heranzuziehen. In diesem Zu-

sammenhang kann auch das auf die Gutachten TM21 und TM23 und die Ausfüh-

rungen im Lehrbuch TM7 gestützte Vorbringen der Klägerin nicht durch greifen,

dass Budesonid und Flunisolid sich chemisch gleich verhalten würden und daher

Flunisolid ohne weiteres durch Budesonid in den Formulierungen der TM5 ersetzt

werden könne. TM7 beschreibt nämlich lediglich, dass Flunisolid, Beclometason

und Budesonid die bevorzugten inhalativ angewandten Glucocorticoide sind. Bu-

desonid und Flunisolid weisen eine 1,3-Dioxolangruppe auf, die beim Budesonid

eine Acetal- und beim Flunisolid eine Ketalgruppe enthält, wobei Flunisolid außer-

dem an der Position 6 des Ringsystems mit einem Fluoratom substituiert ist (vgl.

TM21 S. 2 bis 3). Daraus ergeben sich zwar strukturelle Ähnlichkeiten. Die Dosie-

rung der beiden Wirkstoffen zeigt aber nach TM7 bereits deutliche Unterschiede.

Denn beim Budesonid ist eine Dosis von 0,4 bis 0,8 mg pro Tag und beim Fluniso-

lid von 1 bis 2 mg pro Tag üblich. Auch ist kein identisches Verhalten in der Lö-

sung zu erwarten. Denn ein Vergleich von TM5 mit dem Streitpatent zeigt, dass

Flunisolidlösungen in den meisten Behältermaterialien stabil sind, wogegen dies

bei Budesonidlösungen, die nach TM10 instabil sind, nur bei den im Anspruch 1

gemäß Merkmal 7.1 bis 7.6 angegebenen Behältermaterialien der Fall ist. Auch in

den Gutachten TM21 und TM23 wird lediglich behauptet aber nicht experimentell

belegt, dass sich Budesonid und Flunisolid chemisch identisch verhalten.

Für die Frage der Veranlassung zur Problemlösung ist nämlich zu beachten, dass

erfahrungsgemäß die technische Entwicklung nicht notwendigerweise diejenigen

Wege geht, die sich bei nachträglicher Analyse der Ausgangsposition als sachlich

plausibel oder gar mehr oder weniger zwangsläufig darstellen. Um das Begehen

eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden Lösungswegs - hier die

Formulierung einer Lösung für einen Wirkstoff, der bekanntermaßen in dieser

Formulierung Stabilitätsprobleme aufwies und bis dahin auch in dieser Form nicht

existierte - nicht nur als möglich, sondern dem Fachmann nahegelegt anzusehen,

- 14 -

bedarf es - abgesehen von dem hier nicht vorliegenden Fall, in dem es für den

Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist - in der Regel zusätzlicher, über die

Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen,

Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf

dem Weg der Erfindung zu suchen (BGH GRUR 2009, 746 - Betrieb einer Sicher-

heitseinrichtung). Der Fachmann hatte angesichts der vorliegenden Sachlage ge-

rade keine Veranlassung, hier trotz der zu erwartenden Stabilitätsprobleme statt

einer Suspensionsformulierung eine Lösungsformulierung zu suchen, obwohl An-

regungen und Hinweise nur in Bezug auf einen anderen, nicht als instabil gelten-

den Wirkstoff existierten und nicht stattdessen den naheliegenden und erfolgver-

sprechenden Weg einer Verbesserung der Suspension einzuschlagen.

Zu berücksichtigen ist ferner, dass der Durchschnittsfachmann auch weitere For-

mulierungen gemäß der Roten Liste KW1 in Betracht gezogen hätte, z. B. Pulver-

formulierungen des Wirkstoffs, oder Suspensionsformulierungen bzw. Lösungs-

formulierungen mit stabilisierenden Zusätzen zur Verabreichung mit Verneblern,

und deshalb um so weniger Veranlassung hatte, die Formulierung als Lösung trotz

der zu erwartenden Schwierigkeiten vorzuziehen, sondern nach Lösungsmöglich-

keiten zu suchen, bei denen diese Schwierigkeiten nicht in dem Maß zu erwarten

waren.

Auch der von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung vertretenen Auffassung

dass die Druckschrift TM6 zur streitpatentgemäßen Lösung der Aufgabe anrege,

kann der Senat sich nicht anschließen. TM6 betrifft pharmazeutische Zusammen-

setzungen, umfassend einen pharmazeutischen Wirkstoff in einer Lösung von ver-

flüssigtem HFA 134a oder HFA 227 als Treibmittel und einem Träger zur Verab-

reichung in Aerosolform in einem Dosierbehälter, der zumindest zum Teil aus Po-

lyester besteht. Als Träger für den Wirkstoff kann dabei bevorzugt Ethanol einge-

setzt werden. Dabei wurde gefunden, dass HFA 134a und HFA 227 in Kombina-

tion mit vielen pharmazeutischen Wirkstoffen verwendet werden können, ohne

diese zu zersetzen oder deren physiologische Wirksamkeit zu verringern. TM6

umfasst neben Lösungen der Wirkstoffe auch Zusammensetzungen, bei denen

- 15 -

der Wirkstoff nur in teilweise gelöster Form vorliegt. Unter einer Vielzahl der Wirk-

stoffe wird auch Budesonid aufgelistet. Eine spezielle Zusammensetzung mit einer

Budesonidlösung wird in TM6 jedoch nicht beschrieben und deren Stabilität folg-

lich auch nicht untersucht. Die Ausführungsbeispiele betreffen nämlich Lösungen

von Beclometason-Dipropionat (BDP), Mupirocin, Isosorbid-Dinitrat, Cromoglycat,

Domperidon, Salbutamol, Xylometazolin, Miconazol und Benzocain. Ausgehend

von TM6 hat der Fachmann auch deshalb keine Veranlassung nach anderen Ma-

terialien für Druckgasbehälter als Polyester zu suchen, denn TM6 befasst sich mit

dem Problem, dass Aerosolzusammensetzungen mit Wirkstoffen, Lösungsmitteln

und HFA 134a oder HFA 227 ein Quellen von Plastikmaterialen bewirken und löst

dieses Problem durch den Einsatz von Polyester (Ansprüche 1, 3, 17, Beispiele 1

bis 11, S. 1 Z. 22 bis 24, S. 2 Z. 12 bis 20, S. 8 Z. 12 bis S. 9 Z. 22). Der Druck-

schrift TM6 kann also der Fachmann nicht entnehmen, gerade die in TM10 ange-

sprochenen Stabilitätsprobleme von Budesonidlösungen in MDIs durch den Ein-

satz bestimmter ausgewählter Behältermaterialien zu lösen. Ausgehend von der

Lehre der TM10, dass Budesonidlösungen in Aerosolformulierungen für MDIs in-

stabil sind, würde der Fachmann vielmehr keine Budesonidlösungen sondern Bu-

desonidsuspensionen unter den Ausführungsformen der TM6 subsumieren.

TM22 beschäftigt sich mit MDIs (metered-dose inhalators) für die Anwendung mit

Hydrofluoralkantreibmitteln, die mit einer inerten organischen Beschichtung, wie

einem Phenol-Epoxy-Harz beschichtet sind, und befasst sich hauptsächlich mit

der Adsorption von Wirkstoffen insbesondere aus Suspensionen an den Behälter-

wandungen (vgl. S. 195 re. Sp. bis S. 196 li. Sp. Abs. 1 und S. 198 li. Sp. Abs. 1).

Aus TM13 geht lediglich hervor, dass im Anspruch 1 des Streitpatent verwendete

MDIs zum Prioritätszeitpunkt lieferbar waren. Diese wird auch im Streitpatent ein-

geräumt (TM3 Abs. [0031, 0033]). Ein Bezug zu Budesonidlösungen wird von die-

sen Entgegenhaltungen im Gegensatz zur Auffassung der Klägerin nicht herge-

stellt.

Die in der mündlichen Verhandlung nicht mehr in Betracht gezogene Druckschrift

TM8 liefert ebenfalls keine Anregung zur streitpatentgemäßen Lösung der Auf-

- 16 -

gabe. Diese Druckschrift führt vielmehr vom Gegenstand des Streitpatents weg,

da nach der Lehre von TM8 treibgasfreie Aerosole treibgashaltige Dosieraerosole

ersetzen sollen. Die TM8 beschreibt nämlich Arzneimittelzubereitungen in Form

von stabilen ethanolischen Wirkstofflösungen zur Erzeugung treibgasfreier Aero-

sole, die mit Verneblern verabreicht werden. Gemäß TM8 können durch die Ver-

wendung von ethanolischen Wirkstofflösungen in Kombination mit Verneblern we-

sentlich bessere inhalierfähige Teilchenspektren generiert werden, als dies bei

treibgashaltigen Dosieraerosolen der Fall ist. Unter den in Betracht gezogenen

Wirkstoffgruppen werden auch Steroide und dabei unter anderem Budesonid ge-

nannt. Die Lagerstabilität gerade ethanolischer Flunisolid- oder Budesonidlösun-

gen wird durch Zusatz einer organischen oder anorganischen Säure vorzugsweise

in Kombination mit einem Komplexbildner verbessert. Über die Stabilität von treib-

gashaltigen Dosieraerosolen mit Budesonid als Wirkstoff findet sich in TM8 jedoch

keine Aussage (Ansprüche 1, 10, 15, i. V. m. S 1 Abs. 4, S: 2 Abs. 5 bis S: 4

Abs. 1 und Abs. 6 bis S: 5 unten).

Die weiteren Entgegenhaltungen liegen vom Gegenstand des Streitpatents weiter

entfernt und wurden in der mündlichen Verhandlung auch nicht mehr in Betracht

gezogen.

Nach alledem wird also der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents

vom Stand der Technik nicht nahegelegt. Die Auffassung des Senats wird bestä-

tigt durch die übereinstimmende Bewertung, welche auch dass LG Düsseldorf im

Urteil des vom 18. März 2008 (KW8) und die Einspruchsabteilung des Europäi-

schen Patentamts im Beschluss vom 25. Januar 2008 (TM16) geäußert haben.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 12 betrifft die Verwendung der mit

Druck beaufschlagten Dosierinhalatoren nach den Patentansprüchen 1 bis 11 zur

Verhinderung des chemischen Abbaus des aktiven Ingredienz. Diese Verwendung

wird ebenfalls aus den vorstehenden Gründen vom Stand der Technik nicht na-

helegt und erfüllt alle Patentierungsvoraussetzungen.

- 17 -

Die verteidigten veröffentlichten Patentansprüche 1 und 12 haben daher Be-

stand. Mit ihnen haben die auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen, vorteilhafte

Ausführungsformen betreffenden Patentansprüche 2 bis 11 ebenfalls Bestand.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 1. Halbs. PatG i. V. m. § 91

Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99

Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Engels

Harrer

Dr. Proksch-Ledig

Dr. Gerster

Dr. Münzberg