Urteil des BPatG vom 01.12.2009

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BPatG 253
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES
4 Ni 65/07 (EU)
(Aktenzeichen)
URTEIL
Verkündet am
1. Dezember 2009
In der Patentnichtigkeitssache
- 2 -
betreffend das europäische Patent EP 0 355 391
(DE 589 01 628)
hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche
Verhandlung vom 1. Dezember 2009 durch den Richter Voit als Vorsitzenden, die
Richterin Friehe und die Richter Dipl.-Phys. Dr. Morawek, Dipl.-Ing. Bernhart und
Dipl.-Phys. Dr. Müller
für Recht erkannt:
1.
Das europäische Patent 0 355 391 wird mit Wirkung für das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig er-
klärt.
2.
Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
3.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 %
des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand
Die Beklagte war eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheits-
gebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents
EP 0 355 391 (Streitpatent), das am 18. Juli 1989 unter Inanspruchnahme der Pri-
orität
der
deutschen
Gebrauchsmusteranmeldung
DE 8809213 U
vom
19. Juli 1988 angemeldet worden und während des gerichtlichen Verfahrens durch
Zeitablauf erloschen ist. Das Streitpatent ist in der Verfahrenssprache Deutsch
veröffentlicht und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der
Nr. 589 01 628 geführt. Es betrifft einen Behälter zur Abgabe trockener oder vor-
befeuchteter Tücher, insbesondere mit Alkohol getränkter Tupfer, verwandelbar in
einen Abfallbehälter, vorzugsweise für gebrauchte Kanülen, und umfasste
14 Ansprüche, die insgesamt angegriffen sind. Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:
- 3 -
Wegen des Wortlauts der unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 rückbezoge-
nen und angegriffenen Ansprüche 2 bis 14 wird auf die Streitpatentschrift
EP 0 355 391 B1 Bezug genommen.
Die Klägerin behauptet, der Gegenstand des Streitpatents sei weder neu noch er-
finderisch. Zur Begründung trägt sie vor, im Stand der Technik seien zum Priori-
tätszeitpunkt Behälter mit den Merkmalen des Streitpatentgegenstands bereits be-
kannt gewesen. Hierzu beruft sie sich auf folgende Druckschriften und Doku-
mente:
NK2
DE 81 23 069 U1
NK3
Anlagenkonvolut mit 4 Fotografien und einem Prospektblatt, betreffend
das zwischen dem 7. und dem 10. Juni 1988 erstmals im Rahmen einer
Messe ausgestellten Produkts „Rigi-Box“ der Nichtigkeitsklägerin
NK4
DE 78 23 509 U1
NK5
EP 0 304 619 A2 (nicht vorveröffentlichte ältere Anmeldung) und
NK6
EP 0 278 380 A1 (nicht vorveröffentlichte ältere Anmeldung).
Die Klägerin beantragt,
das europäische Patent EP 0 355 391 mit Wirkung für das Hoheits-
gebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig
zu erklären.
- 4 -
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen, hilfsweise mit der Maßgabe nach vier in
der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsanträgen, hinsicht-
lich deren Inhalts auf die Anlage zum Protokoll der mündlichen
Verhandlung Bezug genommen wird.
Im weiteren tritt die Beklagte dem klägerischen Vortrag entgegen.
Die Klägerin ist der Ansicht, die Hilfsanträge 1 bis 3 gingen über den Inhalt der ur-
sprünglichen Anmeldung hinaus und seien deshalb unzulässig; Hilfsantrag 4 sei
vom für die Priorität in Anspruch genommenen Dokument DE 88 09 213 U1 neu-
heitsschädlich getroffen. Im Übrigen beantragt sie auch weiterhin die Nichtigerklä-
rung des Streitpatents.
Entscheidungsgründe
I.
Die Klage ist zulässig, insbesondere ist die Nichtigkeitsklage auch nach Ablauf der
Schutzdauer des Streitpatents zulässig, weil die Klägerin daraus wegen Patent-
verletzung in Anspruch genommen wird und deshalb ein Rechtsschutzbedürfnis
an der Nichtigerklärung des Streitpatents im angegriffenen Umfang hat (st. Rspr.,
vgl. BGH, GRUR 2008, 90 – Verpackungsmaschine; GRUR 2009, 929 – Schleif-
korn).
Die Klage ist auch begründet, weil der erteilte Anspruch 1 des Streitpatents ge-
NK2
ist (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 54
EPÜ).
Auch aus den Hilfsanträgen ergibt sich nichts anderes.
Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist durch die Formulierung „Einmalkanüle“
zulässig beschränkt. Jedoch ist auch dieser Hilfsantrag nicht neu gegenüber der
- 5 -
NK2
weit der Antrag auf Nichtigerklärung begründet ist (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG
i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 54 EPÜ).
Die jeweiligen Patentansprüche 1 nach den Hilfsanträgen 2 und 3 sind unzulässig
erweitert, weil die Formulierungen „U-förmige“ bzw. „mit parallel verlaufenden
Kanten“ nicht ursprungsoffenbart sind (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138
Abs. 1 Buchst. c) EPÜ).
Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 ist nicht neu gegenüber dem Gegenstand der
Gebrauchsmusteranmeldung DE 88 09 213 U1, deren Priorität das Streitpatent in
Anspruch nimmt. Denn in der Gebrauchsmusteranmeldung sind die Merkmale des
Hilfsantrags 4 zwar offenbart, aber nicht in einer als erfindungswesentlich anzuse-
henden Art und Weise, die zur Begründung der Priorität insoweit notwendig wäre
(vgl. BGHZ 148, 393 – Luftverteiler) und die sich nicht ohne weiteres aus der
Gebrauchsmusterschrift als selbstverständlich ergibt (BGH, GRUR 2008, 597 –
Betonstraßenfertiger), Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1
Buchst. a), Art. 54 EPÜ.
Dies erstreckt sich jeweils auch auf die rückbezogenen unselbständigen Ansprü-
che.
II.
1.
Das Streitpatent betrifft einen Behälter zur Abgabe trockener oder
vorbefeuchteter Tücher, insbesondere mit Alkohol getränkter Tupfer, der nach
Entnahme des letzten Tuchs oder Tupfers durch einen Handgriff in einen Abfall-
behälter für gebrauchte Einmalkanülen verwandelt wird (S. 1, 1. Abs.).
Solche Entnahmebehälter sind im Stand der Technik bekannt, etwa aus der
DE 30 31 418 A1, wo sich in einem wechselbaren Magazinbehälter Tupfer befin-
den. Diese Ausgestaltung habe den Nachteil, dass sich beim Wechsel des Maga-
zins eine Kontaminierung nicht vermeiden lasse; andere vorbekannte Einmalbe-
hälter hätten den Nachteil, dass sie nach Gebrauch weggeworfen werden müssen,
was zur Anreicherung des Mülls durch Hohlkörper führe, die zudem in der Her-
stellung ziemlich teuer seien (S. 2, 2. Abs.).
- 6 -
Nachdem diese Spenderbehälter dort Verwendung finden, wo gleichzeitig gefähr-
licher Abfall in Form von gebrauchten Nadeln und Kanülen von Einwegspritzen
anfällt, ermöglicht es die streitpatentgemäße Erfindung, den leeren Spender durch
einen Handgriff in einen Abfallbehälter für diese Gegenstände zu verwandeln, was
einerseits die Gebrauchszeit verlängere und andererseits das Müllaufkommen ver-
ringere (S. 2, 3. und 4. Abs.).
2.
Der zuständige Fachmann ist ein Techniker mit Erfahrungen auf dem Gebiet
der Fertigung von Behältern.
3.
Zur Lösung dieser Aufgabe umfasst der erteilte Patentanspruch 1 folgende
Merkmale (Gliederungspunkte hinzugefügt):
M1
Ein Spender für trockene oder vorbefeuchtete Tücher oder
Tupfer,
M2
der aus einem Behälter mit einer Vielzahl von Wänden be-
steht, die einen Hohlraum für die Tücher oder Tupfer in ge-
stapelter oder aufgerollter Form begrenzen,
M3
mit einer Öffnung (5) in einer der Wände zur Entnahme der
Tücher oder Tupfer,
dadurch gekennzeichnet,
M4
dass der Behälter mit einer oder mehreren materialge-
schwächten Stelle(n) (8) in mindestens einer Wand oder mit
mindestens einem Verschlussstück versehen ist, wobei das
Verschlussstück eine Einlassöffnung (10) überlappend oder
passend abdeckt,
- 7 -
M5
dass die materialgeschwächten Stellen oder das Verschluss-
stück nach Entleerung des Behälters entfernt werden kann,
M6
so dass eine Einlassöffnung (10) freigegeben wird,
M6b
befördert und dort gelagert werden können.
Hinsichtlich des Wortlautes der erteilten Unteransprüche 2 bis 14 wird auf die
Streitpatentschrift verwiesen.
Der mit Gliederungspunkten versehene, ansonsten wörtlich wiedergegebene Pa-
tentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 lautet:
M1
Ein Spender für trockene oder vorbefeuchtete Tücher oder
Tupfer,
M2
der aus einem Behälter mit einer Vielzahl von Wänden be-
steht, die einen Hohlraum für die Tücher oder Tupfer in ge-
stapelter oder aufgerollter Form begrenzen,
M3’
nahme der Tücher oder Tupfer,
dadurch gekennzeichnet,
M4’
schwächten Stelle(n) (8) in mindestens einer Wand oder mit
mindestens einem eine Einlassöffnung (10) überlappenden
oder passend abdeckenden Verschlussstück versehen ist,
- 8 -
M5
und dass die materialgeschwächten Stellen oder das Ver-
schlussstück nach Entleerung des Behälters entfernt werden
kann,
M6
so dass eine Einlassöffnung (10) freigegeben wird,
M6a
oder abgehebelt sowie
M6b’
können.
M3
zwar in der Formulierung, sind jedoch inhaltlich identisch.
Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich somit vom erteilten
M6a
Der mit Gliederungspunkten versehene, ansonsten wörtlich wiedergegebene Pa-
tentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 lautet:
M1
Ein Spender für trockene oder vorbefeuchtete Tücher oder
Tupfer,
M2
der aus einem Behälter mit einer Vielzahl von Wänden be-
steht, die einen Hohlraum für die Tücher oder Tupfer in ge-
stapelter oder aufgerollter Form begrenzen,
M3’
nahme der Tücher oder Tupfer,
dadurch gekennzeichnet,
- 9 -
M4’a
schwächten Stelle(n) (8) in mindestens einer Wand oder mit
mindestens einem eine U-förmige Einlassöffnung (10) über-
lappenden oder passend abdeckenden Verschlussstück ver-
sehen ist,
M5
und dass die materialgeschwächten Stellen oder das Ver-
schlussstück nach Entleerung des Behälters entfernt werden
kann,
M6
so dass eine Einlassöffnung (10) freigegeben wird,
M6a
oder abgehebelt sowie
M6b’
können.
Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Patentan-
spruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 durch das zusätzliche Merkmal „U-förmige“ vor
M4’a
Der mit Gliederungspunkten versehene, ansonsten wörtlich wiedergegebene Pa-
tentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 lautet:
M1
Ein Spender für trockene oder vorbefeuchtete Tücher oder
Tupfer,
M2
der aus einem Behälter mit einer Vielzahl von Wänden be-
steht, die einen Hohlraum für die Tücher oder Tupfer in gesta-
pelter oder aufgerollter Form begrenzen,
- 10 -
M3’
nahme der Tücher oder Tupfer,
dadurch gekennzeichnet,
M4’b
der
Behälter
mit
einer
oder
mehreren
materialgeschwächten Stelle(n) (8) in mindestens einer Wand
oder mit mindestens einem eine Einlassöffnung (10) mit pa-
rallel verlaufenden Kanten überlappenden oder passend ab-
deckenden Verschlussstück versehen ist,
M5
und dass die materialgeschwächten Stellen oder das Ver-
schlussstück nach Entleerung des Behälters entfernt werden
kann,
M6
so dass eine Einlassöffnung (10) freigegeben wird,
M6a
oder abgehebelt sowie
M6b’
können.
Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Patentan-
spruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 durch das zusätzliche Merkmal „mit parallel verlau-
M4’b
Der mit Gliederungspunkten versehene, ansonsten wörtlich wiedergegebene Pa-
tentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 lautet:
M1
Ein Spender für trockene oder vorbefeuchtete Tücher oder
Tupfer,
- 11 -
M2
der aus einem Behälter mit einer Vielzahl von Wänden be-
steht, die einen Hohlraum für die Tücher oder Tupfer in ge-
stapelter oder aufgerollter Form begrenzen,
M3’
nahme der Tücher oder Tupfer,
dadurch gekennzeichnet,
M4’
schwächten Stelle(n) (8) in mindestens einer Wand oder mit
mindestens einem eine Einlassöffnung (10) überlappenden
oder passend abdeckenden Verschlussstück versehen ist,
M4c
Kanten (12) gebildet wird, die sich an einer oder mehreren
beliebigen Positionen erweitern und Radien bilden,
M5
und dass die materialgeschwächten Stellen oder das Ver-
schlussstück nach Entleerung des Behälters entfernt werden
kann,
M6
so dass eine Einlassöffnung (10) freigegeben wird,
M6a
oder abgehebelt sowie
M6b’
können.
Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 unterscheidet sich vom Patentan-
M4c
- 12 -
Hinsichtlich des Wortlauts der Unteransprüche der Hilfsanträge 1 bis 4 wird eben-
falls auf die Streitpatentschrift verwiesen.
III.
Erteilter Patentanspruch 1:
Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist nicht neu gegenüber dem
NK2
NK2
Satz: „…ein Behälter aus Kunststoff für aneinandergereihte Tücher…“, Seite 3,
letzter Satz: „Bei der Verwendung von mit Feuchtigkeit getränkten Tüchern…“) ein
M1
aus einem Behälter (Dose 1) mit einer Vielzahl von Wänden besteht, die (vgl. die
Figur 1) einen Hohlraum für die Tücher oder Tupfer in gestapelter oder aufgerollter
M2
mit einer Öffnung (vgl. die Figur 2 mit Beschreibung Seite 5, letzter Absatz, Öff-
M3
wobei der Behälter (Dose 1) mit mindestens einem Verschlussstück (Einsatz 7)
versehen ist, wobei das Verschlussstück (Einsatz 7) eine Einlassöffnung (Halte-
rungsöffnung 4) überlappend oder passend überdeckt (vgl. Seite 5, letzter Absatz:
„ In die Halterungsöffnung 4 ist ein Einsatz 7 aus weichem Kunststoff eingesetzt“)
M4
wobei das Verschlussstück nach Entleerung des Behälters entfernt werden kann
(vgl. Seite 6, letzter Satz im ersten Absatz, wo angegeben ist, dass der Einsatz
ohne Klebung in der Halterungsöffnung 4 befestigt ist und folglich auch wieder
M5
so dass somit zwangsläufig eine Einlassöffnung (Halterungsöffnung 4) freigege-
M6
durch die selbstverständlich ohne weiteres gebrauchte medizinische Artikel in den
M6b
- 13 -
M5
den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 nicht weiterbilden und die auch
NK2
Damit sind jedoch bereits alle Merkmale des Gegenstandes gemäß dem erteilten
NK2
Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1:
Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist zulässig, da das gegenüber dem
M6a
nülen gerichtet ist, die an der Einlassöffnung abgeschraubt, abgestreift oder abge-
hebelt werden können, was im drittletzten und fünftletzten Absatz auf Seite 2 der
Streitpatentschrift offenbart ist.
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag ist jedoch ebenfalls
NK2
da das gegenüber dem Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 zusätzliche
M6a
schraubt, abgestreift oder abgehebelt werden können, ebenfalls bereits aus der
NK2
(vgl. Seite 5, letzter Absatz) besteht und somit an der runden Halterungsöffnung 4
(vgl. Seite 5, vorletzter Absatz) selbstverständlich ohne weiteres Einmalkanülen
M6b’
Halterungsöffnung 4 in den Behälter befördert und dort gelagert werden können.
M6a
NK2
sind.
- 14 -
Patentansprüche 1 gemäß Hilfsantrag 2 und 3:
Die Gegenstände der Patentansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 2 und 3 sind
unzulässig geändert.
Gegenüber dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 weist der Patentan-
M4’a
wonach die Einlassöffnung (10) U-förmig ausgebildet ist, und weist der Patentan-
M4’b
wonach die Einlassöffnung mit parallel verlaufenden Kanten ausgebildet ist.
Derartige Ausbildungen der Einlassöffnung (10) sind jedoch ursprünglich nicht of-
fenbart.
Wie aus den ursprünglichen Unterlagen, insbesondere den Figuren 3 bis 5 und 7
hervorgeht, weist die Einlassöffnung (10) eine weit kompliziertere Form mit parallel
verlaufenden Kanten sowie U- und O-förmigen Bereichen auf und ist nicht lediglich
U-förmig oder mit parallel verlaufenden Kanten, was z. B. einen Schlitz oder ein
Rechteck bedeuten könnte, ausgebildet, wie in den Patentansprüchen 1 gemäß
Hilfsantrag 2 und 3 beansprucht ist. Eine derartige Vereinfachung der tatsächli-
chen Form auf eine Teilform ist durch die ursprüngliche Offenbarung nicht ge-
deckt.
Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4:
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 4 weist gegenüber
dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 zusätzlich noch das
M4c
Kanten (12) gebildet ist, die sich an einer oder mehreren beliebigen Positionen
erweitern und Radien bilden. Dieses Merkmal ist in der Streitpatentschrift im Un-
teranspruch 12 offenbart. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 ist somit zu-
lässig.
- 15 -
Die wirksame Inanspruchnahme der Priorität des Gebrauchsmusters für das
Streitpatent nach Hilfsantrag 4 ist nicht möglich, da das Streitpatent nicht dieselbe
Erfindung betrifft wie die Gebrauchsmusteranmeldung.
M4c
prioritätsbegründende Schrift des Streitpatents ange-
geben ist, für den Fachmann nicht in einer als zu der
Erfindung gehörigen Art und Weise, die zur Begrün-
dung der Priorität notwendig wäre, offenbart und er-
gibt sich auch nicht ohne weiteres als selbstverständ-
lich aus der Gebrauchsmusterschrift. So zeigen ledig-
lich die Figuren 3 und 4 (siehe auch nebenstehende
Abbildungen) in der Gebrauchsmusterschrift auch nur
eine konkrete Ausführungsform der Einlassöff-
nung (10), aus der jedoch nicht die allgemeine
Formulierung
im
Merkmal
M4c
wonach
die
Einlassöffnung durch parallel verlaufende Kanten, die
sich an einer oder mehreren beliebigen Positionen
erweitern und Radien bilden, und die auch andere
Ausführungsformen der Einlassöffnung als die in den
Figuren 3 und 4 gezeigte umschließt, herleitbar ist.
Auch der weitere Inhalt der Gebrauchsmusterschrift
offenbart nichts anderes. Dort wird lediglich erwähnt,
dass Ausbruchsstellen 13 und 14 so geformt sind,
dass marktgängige verschraubte Spritzen einrasten
können und eine Öffnung 15 so ausgebildet ist, dass
die gebrauchten Kanülen in den Behälter fallen
können.
Bezüglich des Gegenstands des Hilfsantrags 4 gilt somit der Anmeldetag
18. Juli 1989 der Streitpatentschrift und nicht der Anmeldetag 19. Juli 1988 der
Gebrauchsmusterschrift.
- 16 -
Das Gebrauchsmuster DE 88 09 213 U1 wurde am 27. Oktober 1989 und somit
vor dem Anmeldetag 18. Juli 1989 der Streitpatentschrift bekannt gemacht, damit
zählt das Gebrauchsmuster zum vorveröffentlichten Stand der Technik, der zur
Prüfung der Patentfähigkeit heranzuziehen ist.
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 4 ist nicht neu gegen-
über dem aus der Gebrauchsmusterschrift DE 88 09 213 U1 bekannten Stand der
Technik:
Wie sich aus den Figuren 1 bis 4 mit Beschreibung ohne weiteres ergibt, ist aus
der Druckschrift DE 88 09 213 U1 ein Spender für trockene Tücher oder Tupfer
M1
M4c
wonach die Einlassöffnung durch parallel verlaufende Kanten gebildet wird, die
sich an einer oder mehreren beliebigen Positionen erweitern und Radien bilden,
lässt sich der Druckschrift DE 88 09 213 U1 anhand der Figuren 3 und 4 für den
Fachmann entnehmen, da diese eine Einlassöffnung (10) mit U- und O-förmigen
Bereichen zeigen, und somit eine Einlassöffnung mit parallel verlaufenden Kanten,
die sich an mehreren Positionen erweitern und Radien bilden. Sie offenbaren so-
M4c
Form. Insoweit ist unerheblich, dass diese spezielle Ausbildung nicht als zur
Erfindung gehörend offenbart sind. Damit sind jedoch alle Merkmale des
Gegenstandes des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 4 aus der Druckschrift
DE 88 09 213 U1 bekannt.
IV.
Die ebenfalls angegriffenen rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 14 gemäß
Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 bis 3 und 2 bis 13 gemäß Hilfsantrag 4 teilen das
Schicksal der jeweiligen Patentansprüche 1, da sich deren Gegenstände entweder
in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben oder lediglich auf
fachmännischem Handeln beruhen.
- 17 -
V.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die
Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
§ 709 ZPO.
Voit
Friehe
Dr. Morawek
Bernhart
Dr. Müller
Pr