Urteil des BPatG vom 14.02.2007
BPatG (marke, gegenstand des verfahrens, unterscheidungskraft, bezeichnung, dienstleistung, beherbergung, nacht, beschwerde, verkehr, antrag)
BUNDESPATENTGERICHT
32 W (pat) 21/05
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
14. Februar 2007
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
BPatG 154
08.05
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betreffend die Marke 396 47 849
(hier: Löschungsverfahren S 97/04)
hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter
Mitwirkung …
in der mündlichen Verhandlung vom 14. Februar 2007
beschlossen:
1.
Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss
der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 27. Dezember 2004 aufgehoben, soweit darin
die Löschung der Marke 396 47 849 für die Dienstleistung
„Beherbergung von Gästen“ angeordnet worden ist. Insoweit
wird der Löschungsantrag zurückgewiesen.
Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
2.
Der Antrag der Antragstellerin, dem Markeninhaber die Kos-
ten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückge-
wiesen.
- 3 -
G r ü n d e
I.
Gegen die am 5. November 1996 angemeldete und am 16. Dezember 1997 für die
Waren und Dienstleistungen
„Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, soweit in
Klasse 25 enthalten;
Tanzshows, Tanzveranstaltungen, Tanzkurse, Ballettvorführun-
gen, Musikdarstellungen, Folklore, Beherbergung und Verpflegung
von Gästen“
in das Markenregister eingetragene deutsche Marke 396 47 849
Brazilian Night
ist am 19. April 2004 Antrag auf teilweise Löschung wegen absoluter Schutzhin-
dernisse, beschränkt auf die Dienstleistungen „Tanzshows, Tanzveranstaltungen,
Tanzkurse, Ballettvorführungen, Musikdarstellungen, Folklore, Beherbergung und
Verpflegung von Gästen“, gestellt worden.
Der Markeninhaber hat der Löschung - rechtzeitig - widersprochen.
Durch Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 27. Dezember 2004 ist die angegriffene Marke im beantragten Umfang
gelöscht worden.
Zur Begründung ist ausgeführt, der Bezeichnung „Brazilian Night“ fehle für die be-
treffenden Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG. Das betreffende Schutzhindernis habe bei der Eintragung der Marke
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vorgelegen und bestehe auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung. Die aus ein-
fachen Begriffen der englischen Sprache zusammengesetzte, in keiner Weise un-
gewöhnliche Wortverbindung bilde eine sinntragende Gesamtaussage, die übli-
chen Bezeichnungsgepflogenheiten auf dem maßgeblichen Dienstleistungssektor
entspreche. Erhebliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise würden die Be-
zeichnung ohne analysierende Betrachtungsweise in der nächstliegenden Bedeu-
tung einer „Brasilianischen Nacht“ in Bezug auf die genannten Dienstleistungen le-
diglich als Hinweis auf den Inhalt, den Gegenstand und die thematische Ausrich-
tung des Angebots auffassen; mithin stehe eine sachbezogene, nicht aber eine
betriebskennzeichnende Information im Vordergrund des Verständnisses. Wäh-
rend der Begriff „Night“ (= Nacht, Abend) bereits in die deutsche Sprache einge-
gangen sei, werde auch „Brazilian“ in seiner adjektivischen Bedeutung (= brasili-
anisch) nicht zuletzt wegen der phonetischen und schriftbildlichen Ähnlichkeit zur
deutschen Übersetzung ohne weiteres verstanden werden. Es liege keine begriff-
lich unbestimmte oder interpretationsbedürftige Angabe vor. Auch wenn der Ver-
kehr in Zusammenhang mit den genannten Dienstleistungen möglicherweise nicht
genau wisse, welche Inhalte sich im Einzelnen hinter einem entsprechend be-
zeichneten Angebot verbergen würden, sei der Bezug zwischen Markenwort und
so gekennzeichneten Dienstleistungen gegeben.
Auf Durchsetzung der Marke im Verkehr gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG habe sich
der Markeninhaber nicht berufen. Zudem reiche der Hinweis auf eine „enorme
Kennzeichnungskraft“ aufgrund umfangreicher Benutzung insoweit mangels sons-
tiger konkreter Angaben und Nachweise nicht aus. Dem Beschluss waren als An-
lagen zahlreiche Ermittlungsergebnisse (Ausdrucke von Internet-Seiten) beigefügt.
Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Er
weist auf seine geschäftlichen Aktivitäten, auch schon vor Eintragung der Marke,
hin und folgert daraus, dass diese eine erhebliche Kenzeichnungskraft aufweise.
Einige der von der Markenabteilung angeführten Veranstaltungen einer „Brazilian
Night“ seien solche, die er selbst ausgerichtet habe. Für die Dienstleistung „Beher-
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bergung“ weise die Marke keinerlei beschreibenden Bezug auf. Der Beschwerde-
schrift waren mehrere Anlagen (Kopien von Plakaten, Presseberichten, Verträgen
sowie ein Internet-Ausdruck) beigefügt.
Der Markeninhaber stellt den (sinngemäßen) Antrag,
den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 27. Dezember 2004 aufzuheben, soweit die
Löschung der Marke 396 47 849 angeordnet worden ist, und den
Löschungsantrag insoweit zurückzuweisen.
Hilfsweise erstrebt er die Zurückweisung des Löschungsantrags hinsichtlich eines
Teils der Dienstleistungen.
Die Antragstellerin hat schriftsätzlich beantragt,
die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.
Ihrer Ansicht nach geht aus den vom Markeninhaber eingereichten Unterlagen der
lediglich beschreibende Charakter der Bezeichnung „Brazilian Night“ überdeutlich
hervor. Von einer Verkehrsdurchsetzung könne keine Rede sein. Die Kostentra-
gungspflicht ergebe sich aus rechtsmissbräuchlichem Verhalten im Vorfeld des
Löschungsverfahrens. Die Antragstellerin legt in diesem Zusammenhang die Ko-
pie eines Schreibens der PHOENIX-SHOW - Brazilian Entertainments - vom
28. Februar 2003 vor, welches die Unterschrift des Markeninhabers trägt.
An der mündlichen Verhandlung hat die Antragstellerin - gemäß vorheriger telefo-
nischer Ankündigung - nicht teilgenommen.
Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Be-
zug genommen.
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II.
Die zulässige Beschwerde des Markeninhabers (§ 66 MarkenG) erweist sich nur
zu einem geringen Teil - bezüglich der Dienstleistung „Beherbergung von Gäs-
ten“ - als begründet. Im Übrigen ist ihr der Erfolg zu versagen, weil hinsichtlich der
sonstigen verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen die Markenabteilung zu
Recht die Löschung der angegriffenen Marke 396 47 849 angeordnet hat.
1. Nicht Gegenstand des Verfahrens ist die angegriffene Marke bezüglich der
Waren in Klasse 25. Auf diese hat sich der Teil-Löschungsantrag nicht erstreckt,
so dass sie auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren außer Streit stehen.
Wenn der Markeninhaber im Hilfsantrag, wie er in der Beschwerdeschrift vom
18. Februar 2005 enthalten ist, gleichwohl „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopf-
bedeckungen“ nennt, so liegt offensichtlich ein Irrtum vor; insoweit ist sein Antrag
ersichtlich gegenstandslos.
2. Nach § 54, § 50 Abs. 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke auf Antrag
wegen Nichtigkeit zu löschen, wenn sie u. a. entgegen § 8 MarkenG eingetragen
worden ist. Das Schutzhindernis muss auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung
über den Löschungsantrag bestehen (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Sofern ein
Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der registrierten Waren und Dienstleistungen
vorliegt, ist die Löschung lediglich in diesem Umfang zulässig (§ 50 Abs. 4 Mar-
kenG).
a) Die Registrierung der angegriffenen Marke im Jahr 1997 hat, soweit sie für die
Dienstleistungen „Tanzshows, Tanzveranstaltungen, Tanzkurse, Ballettvorführun-
gen, Musikdarstellungen, Folklore, Verpflegung von Gästen“ erfolgt ist, gegen die
Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verstoßen. Denn die Bezeichnung
„Brazilian Night“ entbehrte für die genannten Dienstleistungen im Zeitpunkt der
Eintragung jeglicher Unterscheidungskraft und weist eine solche auch im gegen-
wärtigen Zeitpunkt der (abschließenden) Entscheidung über den Löschungsantrag
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nicht auf. Diese Feststellung lässt sich im Blick auf die Wortbedeutung unter Be-
rücksichtigung der im Lauf des Verfahrens von der Markenabteilung ermittelten
Belegstellen und den seitens der Beteiligten vorgelegten Unterlagen mit der ge-
botenen Sicherheit treffen. „Brazilian Night“ ist weder von Hause aus (d. h. vor und
unabhängig von jeder Benutzung) unterscheidungskräftig, noch hat sich diese
Bezeichnung infolge ihrer Benutzung als Hinweis auf den Betrieb des Markenin-
habers in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt (gem. § 8 Abs. 3 Mar-
kenG).
aa) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer
Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
für die beanspruchten Dienstleistungen (und Waren) eines Unternehmens gegen-
über solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. EuGH GRUR
2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard;
GRUR 2006, 850, 854, Nrn. 18, 19 - FUSSBALL WM 2006). Bei Wortmarken ist
nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von fehlender Unterschei-
dungskraft auszugehen, wenn der Marke ein für die beanspruchten Dienstleistun-
gen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden
kann oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort bzw. eine Wortfolge der deut-
schen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das (die) vom Ver-
kehr, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den
Medien, stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird
(st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; - FUSSBALL WM 2006,
a. a. O.).
Der Wortfolge „Brazilian Night“ fehlt für sämtliche Dienstleistungen mit Ausnahme
von „Beherbergung von Gästen“ von Hause aus jegliche Unterscheidungskraft,
weil dieser englischsprachige Gesamtbegriff - wie bereits die Markenabteilung zu-
treffend dargelegt hat - vom inländischen Verkehr ohne weiteres mit seiner deut-
schen Übersetzung „Brasilianische Nacht“ gleichgesetzt wird. In Verbindung mit
Tanz-, Musik- und Unterhaltungsveranstaltungen stellen sich zwanglos inhaltsbe-
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zogene Vorstellungen ein, z. B. an Karneval in Rio, Samba-Rhythmen, leichtbe-
kleidete, dunkelhäutige Tänzerinnen usw. Die Wortbildung als solche folgt geläufi-
gen Bezeichnungen wie „Karibische Nacht“ (insoweit hat die Markenabteilung
bereits ein Verwendungsbeispiel angeführt) oder „Italienische Nacht“, ein in der
deutschen Sprache seit vielen Jahrzehnten geläufiger Begriff (vgl. das gleichnami-
ge Bühnenstück von Ödön von Horvath).
Für „Tanzshows, Tanzveranstaltungen, Ballettvorführungen, Musikdarstellungen,
Folklore“ stellt „Brazilian Night“ zudem eine unmittelbar dienstleistungsbeschrei-
bende Angabe dar, der schon deshalb zwangsläufig jegliche Unterscheidungskraft
fehlt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Nr. 86 - Postkantoor). Für „Tanzkurse“ ist - ent-
gegen der in der mündlichen Verhandlung seitens des Vertreters des Markenin-
habers geäußerten Ansicht - keine andere Beurteilung geboten. Die Veranstalter
von Tanzkursen, z. B. Tanzschulen, treten regelmäßig auch als Ausrichter gesell-
schaftlicher Veranstaltungen wie etwa Abschlussbällen auf; diese unter das Motto
„Brazilian Night“ zu stellen, liegt nicht fern, vor allem wenn der Schwerpunkt des
Tanzkurses auf lateinamerikanischen Tänzen lag. Aber auch im Rahmen sonstiger
Unterhaltungsveranstaltungen, etwa Folkloreabenden oder Tanzshows auf Kreuz-
fahrtschiffen, werden oftmals (kurze) Tanzkurse für die Gäste eingeschoben, da-
mit diese sich in eher ungewohnten bzw. exotischen Tänzen einüben können. Die
Dienstleistung „Verpflegung von Gästen“ wird regelmäßig bei Unterhaltungsveran-
staltungen aller Art, teils während der Show, teils in den Pausen, angeboten.
bb) Dem Hinweis des Markeninhabers auf seine bisherigen Aktivitäten, auch
schon vor Anmeldung der Marke, aus denen er das Vorliegen eines ausreichen-
den Maßes an Unterscheidungskraft herleitet, könnte allenfalls im Rahmen eines
Verfahrens der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG Bedeutung zu-
kommen. Um eine solche (auch nur ansatzweise) glaubhaft zu machen, bedarf es
aber konkreter, durch Unterlagen gestützter Darlegungen, welche hier nicht vor-
handen sind (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 344, 345). An-
gaben zur Dauer und Intensität der Angebote sowie zu den Umsätzen und Wer-
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beaufwendungen fehlen ebenso, wie eidesstattliche Versicherungen oder eine
Umfrage in maßgeblichen Verbraucherkreisen zur Bekanntheit von „Brazilian
Night“ als Marke des Markeninhabers.
Für eine Zurückverweisung der Sache an die Markenabteilung ohne abschließen-
de Entscheidung (gem. § 70 Abs. 3 MarkenG) zur weiteren Klärung einer etwaigen
Verkehrsdurchsetzung ist daher kein Raum, abgesehen davon, dass der Vertreter
des Markeninhabers in der mündlichen Verhandlung erklärt hat, dieser wolle sein
Begehren auf Zurückweisung des Löschungsantrags nicht auf den Gesichtspunkt
der Verkehrsdurchsetzung stützen.
b) Ob für diejenigen Dienstleistungen, für welche die angegriffene Marke ge-
löscht worden ist, zusätzlich auch das Schutzhindernis der unmittelbar beschrei-
benden Merkmalsbezeichnung (gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) besteht und
„Brazilian Night“ somit dem Allgemeininteresse an der Freihaltung von Monopol-
rechten eines einzelnen Unternehmens unterliegt - wofür nach allem vieles
spricht -, kann in Übereinstimmung mit der Auffassung der Markenabteilung letzt-
lich als nicht (mehr) entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.
3. Eine andere Beurteilung ist (nur) hinsichtlich der Dienstleistung „Beherbergung
von Gästen“ geboten. Für diese stellt „Brazilian Night“ keine Merkmalsbezeich-
nung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar, insbesondere liegt die Annahme nicht
nahe, es solle der beschreibende Hinweis auf eine Übernachtungsmöglichkeit in
Verbindung mit oder im Anschluss an eine „Brasilianische Nacht“ gegeben wer-
den. Da für breite Publikumskreise kein unmittelbar dienstleistungsbezogener
Sinngehalt im Vordergrund des Verständnisses steht, entbehrt die Bezeichnung
insoweit auch nicht eines Mindestmaßes an betriebskennzeichnender Hinweis-
kraft. Der angefochtene Beschluss der Markenabteilung ist deshalb in diesem Um-
fang aufzuheben und der Löschungsantrag für die betreffende Dienstleistung zu-
rückzuweisen.
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4. Die seitens der Antragstellerin beantragte Kostenüberbürdung zu Lasten des
Markeninhabers ist nicht geboten. Grundsatz im markenrechtlichen Beschwerde-
verfahren - anders als im Zivilprozess - ist, dass jeder Beteiligte seine außerge-
richtlichen Kosten, unabhängig vom Verfahrensausgang, selbst trägt und eine
Kostenauferlegung zu Lasten des anderen Beteiligten nur ausnahmsweise bei
Vorliegen von Billigkeitsgründen in Betracht kommt (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).
Derartige Billigkeitsgesichtspunkte sind vorliegend nicht ersichtlich. Der Teillö-
schungsantrag ist ausdrücklich wegen absoluter Schutzhindernisse (nach damals,
d. h. vor dem 1. Juni 2004, geltender Rechtslage § 50 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 8
MarkenG) gestellt worden, nicht aber wegen bösgläubiger Markenanmeldung (da-
mals § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG). Irgendwelche - vermeintlich rechtsmissbräuchli-
chen - Abmahnungen des Markeninhabers im Vorfeld des Löschungsverfahrens
haben deshalb bei der Kostenentscheidung unberücksichtigt zu bleiben. Da die
Beschwerde des Markeninhabers zudem teilweise - wenn auch nur in einem ge-
ringen Umfang - Erfolg hatte, kann sein Rechtsmittel auch nicht als von vornherein
völlig aussichtslos bewertet werden.
gez.
Unterschriften