Urteil des BPatG vom 16.02.2000, 29 W (pat) 3/99

Entschieden
16.02.2000
Schlagworte
Software, Marke, Beschreibende angabe, Verkehr, Unterscheidungskraft, 1995, Bezug, Beschwerde, Begriff, Ware
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BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 3/99 _______________

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 397 00 892.9

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der

Sitzung vom 16. Februar 2000 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, die

Richterin Schuster und den Richter Guth

BPatG 152

10.99

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patentamts vom 8. Oktober 1998

aufgehoben.

Gründe:

I.

Die Wortmarke

"thinkware"

soll für die Dienstleistungen

"Unternehmensberatung; Erstellen von Software;

Wissenschaftliche Beratung"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung mit

Beschluß vom 8. Oktober 1998 teilweise zurückgewiesen, nämlich für die Dienstleistungen "Erstellen von Software", weil der angemeldeten Marke für diese

Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehle. Der Verkehr übersetze die

Marke ohne weiteres im Sinne von "Denkware" und sehe sie lediglich als Hinweis

an, daß die Dienstleistungen oder die daraus entstehenden Produkte auf gedankliche Tätigkeit abzielten bzw. Ergebnis gedanklicher Tätigkeit seien. Insbesondere

liege der Gedanke an Programme aus dem Bereich künstlicher Intelligenz

(Expertensysteme) oder die Interpretation, daß die Programme auf Förderung

menschlichen Denkens abzielten, nahe. Der derzeit noch nicht existierende Begriff

"thinkware" sei mit eingeführten Sachbegriffen wie z.B. Software, Firmware,

Shareware, Freeware, Expireware und mit dem begrifflich naheliegenden Wort

"brainware" vergleichbar. Auf dem Gebiet der Software würden laufend neue Begriffe geschaffen, die nur beschreibend gemeint und verstanden würden. Der Verkehr, der Kennzeichnungen nicht analysiere, werde daher in der ähnlich gebildeten angemeldeten Marke ebenfalls eine reine Sachangabe sehen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Auffassung, die

Fachsprache präge sehr schnell neue naheliegende und beschreibende Wörter für

neue Waren und Dienstleistungen. Der Umstand, daß das Wort "thinkware" noch

nicht existiere, lasse darauf schließen, daß der Begriffsinhalt zu unklar sei, um als

beschreibende Angabe zu dienen. Diese Unklarheit ergebe sich aus der

ungewöhnlichen Zusammensetzung der Wörter "think" und "ware". Die Bildung

eines Wortes aus Verbstamm und Substantiv sei sprachunüblich. Außerdem beziehe sich "denken" auf einen inneren Vorgang und habe viele Bedeutungen. Die

angemeldete Marke stelle daher ein Phantasiewort dar, das wegen seines unklaren begrifflichen Gehalts viele Interpretationen erlaube. Die angemeldete Marke

sei deshalb weder freihaltungsbedürftig noch ohne jegliche Unterscheidungskraft.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung und die

Amtsakte 397 00 892.9 Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. An der angemeldeten Marke

läßt sich weder ein Freihaltungsbedürfnis 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) feststellen

noch fehlt ihr jegliche Unterscheidungskraft 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Ein gegenwärtiges Freihaltungsbedürfnis an der angemeldeten Wortzusammensetzung ist nicht ersichtlich. Das zusammengesetzte Wort, das in seiner Gesamtheit zu beurteilen ist (vgl. dazu BGH GRUR 1995, 269, 270 - "U-KEY"; GRUR

1995, 408 "PROTECH"; GRUR 1997, 627, 628 la carte"), stellt keinen hinreichend konkreten sprachüblich beschreibenden Hinweis auf die von der Markenstelle zurückgewiesenen Dienstleistungen dar. Bei einer Recherche in größeren

Computer- und Software-Lexika konnte das angemeldete Wort nicht festgestellt

werden. Auch in einschlägigen und aktuellen Online-Lexika ist "thinkware" nicht

aufgeführt. Bei einer Internet-Recherche des Senats fanden sich im amerikanischen Raum zahlreiche Nachweise für das Wort "thinkware'", die sich jedoch auf

eine bestimmte Gesellschaft (Thinkware Inc.) oder deren Produkte beziehen und

ausschließlich im Sinne einer betrieblichen Herkunftsbezeichnung, nicht aber als

Sachangabe verwendet werden. Im deutschsprachigen Bereich wird das Wort

zwar auf wenigen Websites verwendet, aber auch aus diesen läßt sich kein

unmittelbar beschreibender Hinweis in Hinblick auf die zurückgewiesenen

Dienstleistungen entnehmen. Aus den Sites ergibt sich nicht, wofür "thinkware"

steht und ob dieses Wort sich nicht auf Produkte der Firma "thinkware" bezieht.

Auf einer Site wird "thinkware" sogar in Gegensatz zu Hard- und Software gestellt

und in Anführungszeichen verwendet, ohne daß der Begriff näher definiert wird

("Der fähige Ingenieur denkt vorher und voraus. Er investiert weniger in Hardware

und Software, sondern in "Thinkware". Schon seit jeher."). Dieser Zusammenhang

spricht aber dafür, daß dort die gedankliche Arbeit von Menschen gemeint ist und

nicht eine Bezeichnung für eine bestimmte Art von Software. Für die hier zurückgewiesenen Dienstleistungen oder die durch diese Dienstleistungen erzeugten

Produkte läßt sich darum kein beschreibender Bezug ermitteln.

Auch ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis kann nicht festgestellt werden. Anhaltspunkte dafür, daß Dritte künftig ein legitimes Interesse an der werblichen

Verwendung des angemeldeten Worts für die streitgegenständlichen Dienstleistungen haben könnten, sind nicht ersichtlich. An ein solches potentielles Freihaltungsbedürfnis sind strenge Anforderungen zu stellen. Es sind konkrete Anhaltspunkte für eine entsprechende Entwicklung erforderlich, die bloße theoretische Möglichkeit genügt nicht (vgl. BGH GRUR 1990, 517, 518 "SMARTWARE";

1992, 515, 516 "VAMOS").

Die Wortzusammensetzung "thinkware", die mit "Denkware", "Denkartikel" übersetzt werden kann, ist vielfältig interpretierbar. Die angemeldete Marke kann etwa

als Aussage verstanden werden, daß es sich um eine Ware handelt, die beim

Denken hilft, die einem Denkprozeß entstammt, die gut durchdacht ist, die selbst

denkt, die das Denken abnimmt, über die man nachdenken muß, die das Denken

schult oder die an etwas - etwa Termine - erinnert. Eine hinreichend klare Aussage über Beschaffenheit oder Bestimmung der Software erlaubt die angemeldete

Marke deshalb nicht, sondern lediglich allgemeine, diffuse Assoziationen. Bei den

von der Markenstelle genannten Begriffen "Software, Firmware, Shareware,

Freeware Expireware, brainware" handelt es sich dagegen um - zum Teil konkretere - jedenfalls aber um eingeführte Begriffe, die mit einem fest umrissenen

Begriffsinhalt verwendet und deshalb vom Verkehr als reine Sachangaben

verstanden werden. Insofern sind diese Wortzusammensetzungen mit der hier

angemeldeten Marke, die eine noch nicht gebräuchliche, aus sich heraus nicht

klar verständliche Wortneuschöpfung darstellt, nicht vergleichbar. Die konkrete

Bedeutung der angemeldetem Marke ist für die angesprochenen Verkehrskreise

unklar. Der äußerst unscharfe Sinngehalt erfordert detailliertere Überlegungen. Bei

derartigen vielfältig interpretierbaren Begriffen fehlt es aber an Anhaltspunkten,

daß sie vom Verkehr zur sinnvollen Beschreibung benötigt werden (vgl. dazu BGH

GRUR 1995, 269 "U-KEY"; GRUR 1997, 627 la carte"; GRUR 1997, 468, 469

"NetCom"). Auch gibt es für Software, die man mit "denken" in Verbindung bringen

könnte, bereits wesentlich konkretere Fachbegriffe wie "Expertensystem",

"intelligente Software", "Lernsoftware", "Selbstmanagement-Software" oder

"Software for Neural Networks", für die z.B. die Firma Computer Associates unter

der Marke "Neugents-Software That Can Think" wirkt.

Bei dieser Ausgangslage ist auch die erforderliche Unterscheidungskraft 8

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) gegeben. Da - wie bereits oben ausgeführt - der Verkehr

mit der angemeldeten Marke in Bezug auf die Waren nach Art eines "sprechenden

Zeichens" nur ungenaue, diffuse Assoziationen verbindet, fehlen hinreichende

Anhaltspunkte dafür, daß der Verkehr die Marke als reinen Sachhinweis und nicht

als betriebliche Herkunftskennzeichnung auffassen wird (vgl. BGH GRUR 1997,

627, 628 la carte").

Meinhardt Schuster Guth

Cl

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