Urteil des BPatG, Az. 3 Ni 52/03

BPatG: stand der technik, zusammensetzung, verfügung, beschränkung, patentanspruch, neuheit, patentfähigkeit, schalldämmung, vergleich, anteil
BPatG 253
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES
3 Ni 52/03 (EU)
(Aktenzeichen)
URTEIL
Verkündet am
10. Oktober 2006
In der Patentnichtigkeitssache
- 2 -
betreffend das europäische Patent 0 412 878
(DE 690 07 369)
hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mündlichen Verhandlung vom 10. Oktober 2006 unter Mitwirkung …
für Recht erkannt:
Das europäische Patent 0 412 878 wird mit Wirkung für das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für
nichtig erklärt, dass in den Patentansprüchen 1 und 3 in der im eu-
ropäischen Einspruchverfahren beschränkt aufrechterhaltenen
Fassung die untere Grenze „0“ für P
2
O
5
jeweils durch „> 0“ ersetzt
wird.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in
Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig voll-
streckbar.
Tatbestand
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 1. August 1990 unter Inanspruch-
nahme der Priorität der französischen Patentanmeldungen 8910834 vom
11. August 1989 und 9001497 vom 9. Februar 1990 angemeldeten und vom Euro-
päischen Patentamt in der Verfahrenssprache französisch u. a. mit Wirkung für die
Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 0 412 878 B2
- 3 -
(Streitpatent), das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer
DE 690 07 369 geführt wird. Das Patent betrifft „In physiologisches Medium ab-
baubare Glasfasern“ und umfasst in der im europäischen Einspruchsverfahren be-
schränkt aufrecht erhaltenen Fassung 6 Patentansprüche, die wie folgt lauten:
„1. Glasfaser, die sich im biologischen Medium zersetzen kann,
dadurch gekennzeichnet, dass ihre Zusammensetzung folgende
Bestandteile in den Gewichtsanteilen umfasst, welche durch die
Bereiche
SiO
2
57 bis 70 %
Al
2
O
3
0 bis 5 %
CaO
5 bis 9 %
MgO
0 bis 5 %
Na
2
O+K
2
O
13 bis 18 %
B
B
2
O
3
4 bis 12 %
F
0 bis 1,5 %
P
2
O
5
0 bis 4 %
Verunreinigungen < 2 %
begrenzt sind, und dabei mehr als 0,1 Gew.% Phosphorpentoxid
enthält, wenn der Gewichtsanteil des Aluminiumoxids gleich oder
größer als 1 % ist.
2. Glasfaser nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ihre
Zusammensetzung wenigstens 0,5 Gew.% Phosphorpentoxid ent-
hält, wenn der Gewichtsanteil des Aluminiumoxids wenigstens
gleich 2 % ist.
3. Glasfaser nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass ihre Zusammensetzung folgende Bestandteile in den Ge-
wichtsanteilen umfasst, welche durch die Bereiche
- 4 -
SiO
2
59 bis 68 %
Al
2
O
3
0 bis 3 %
CaO
6 bis 9 %
MgO
2 bis 4 %
Na
2
O
14 bis 17 %
K
2
O
0 bis 2 %
B
B
2
O
3
4 bis 11 %
F
0 bis 1,5 %
P
2
O
5
0 bis 3 %
begrenzt sind.
4. Glasfaser nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass ihre Zusammensetzung folgende Bestandteile in den Ge-
wichtsanteilen umfasst, welche durch die Bereiche
SiO
2
60 bis 68 %
Al
2
O
3
1 bis 5 %
CaO
6 bis 9 %
MgO
2 bis 4 %
Na
2
O
14 bis 17 %
K
2
O
0 bis 2 %
B
B
2
O
3
4 bis 11 %
F
0 bis 1,5 %
P
2
O
5
0,5 bis 4 %
begrenzt sind.
- 5 -
5. Glasfasern, deren Zusammensetzung durch einen der vorher-
gehenden Ansprüche definiert ist, dadurch gekennzeichnet, dass
sie nach einem Verfahren zur Herstellung von Fasern durch
Innenschleudern hergestellt sind.
6. Erzeugnis, das zur Wärme- und/oder Schalldämmung verwen-
det wird und wenigstens teilweise aus Glasfasern besteht, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Teil dieser Fasern
eine solche chemische Zusammensetzung aufweist, wie es durch
einen der Ansprüche 1 bis 4 definiert ist.“
Die Klägerin bestreitet die Patentfähigkeit, weil der Gegenstand des Streitpatents
nicht neu sei und nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Zur Begründung
verweist sie auf folgende Druckschriften:
K6:
K7:
Die Klägerin beantragt,
das europäische Patent 0 412 878 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet
der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprü-
che 1, 2, 3, 5 und 6 für nichtig zu erklären.
Die Beklagte verteidigt das Streitpatent mit den Patentansprüchen 1 und 3 in der
in der mündlichen Verhandlung überreichten Fassung - mit der Beschränkung ge-
mäß Tenor - und im Übrigen mit den Patentansprüchen in der im europäischen
Einspruchsverfahren beschränkt aufrecht erhaltenen Fassung (Hauptantrag).
Weiterhin verteidigt sie das Streitpatent mit den Patentansprüchen gemäß den
Hilfsanträgen 1 bis 3 gemäß Schriftsatz vom 1. Dezember 2004 und beantragt,
insoweit die Klage abzuweisen.
- 6 -
Sie tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen und hält das Streitpatent in der
gemäß Hauptantrag verteidigten Fassung für patentfähig. Insbesondere macht sie
geltend, dass erst eine gezielte Auswahl der Bestandteile und Mengen der im An-
spruch 1 angegebenen Verbindungen zu einer Glasfaser führten, die im Sinne der
Lehre des Patents eine sich in biologischem Medium zersetzbare Faser ergeben
habe. Erst ab Mitte der neunziger Jahre habe ferner die Zersetzbarkeit der Fasern
entscheidende Relevanz erhalten; schon deshalb könne der Stand der Technik
keinerlei Anregung in Richtung der Bereitstellung einer Glasfaser mit der genann-
ten Eigenschaft geben.
Die Klägerin sieht in der vorgenommenen Beschränkung des Phosphorpentoxid-
anteils auf > 0 bis 4 % bzw. > 0 bis 3 % in den Ansprüchen 1 und 3 (Hauptantrag)
den willkürlichen Ausschluss eines einzelnen Wertes, mit dem keine Wirkungsän-
derung im Verhalten der Glasfasern bezüglich ihrer im biologischen Medium mög-
lichen Zersetzbarkeit einhergehe, wenn Phosphorpentoxid lediglich in unendlich
geringem Umfang enthalten sei. Sie ist unter Hinweis auf die Entscheidung „Bla-
senfreie Gummibahn“ der Ansicht, dass die Beschränkung zwar die Neuheit der
beanspruchten Glasfasern gegenüber den aus dem Stand der Technik K6 und K7
bekannten Fasern herstellen könne, jedoch vermöge sie keinesfalls die erfinderi-
sche Tätigkeit zu begründen.
Entscheidungsgründe
Die zulässige Klage erweist sich als teilweise begründet.
Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund führt zur Nichtigkeit des Streitpatents in
dem im Tenor genannten Umfang (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138
Abs. 1 lit a EPÜ).
- 7 -
I.
1.
(DE 690 07 369 T3) der Streitpatentschrift auf Glasfasern, deren Zusammenset-
zung derart ist, dass sie sich zersetzen, wenn sie mit einem biologischen Medium
in Kontakt sind (DE 690 07 369 T3, S. 1, Z. 4 bis 7). Die Wärme- und Schalldäm-
mung von Gebäuden werde sehr oft ausgehend von Produkten durchgeführt, wel-
che im Wesentlichen aus Mineralfasern wie etwa Glasfasern bestünden. Die be-
sondere Konfiguration der zu dämmenden Orte führe die mit der Anbringung die-
ser Produkte beauftragten Personen oft dazu, sie vor Ort zu zerschneiden. Dieser
Arbeitsgang verursache das Zerbrechen der Fasern und eventuell die Zerstreuung
einiger von ihnen in die Atmosphäre. Dies habe zur Folge, dass zuweilen eine Fa-
ser versehentlich eingeatmet werden könne (DE 690 07 369 T3, S. 1, Z. 9 bis 18).
Wenngleich die Schädlichkeit der eingeatmeten Fasern nicht nachgewiesen wor-
den sei, mache sich das Bedürfnis bemerkbar, die Anwender zu beruhigen, in dem
man ihnen ein Produkt zur Verfügung stellt, das wirklich unschädlich ist
(DE 690 07 369 T3, S. 1, Z. 20 bis 23).
2
Problem, Glasfasern zur Verfügung zu stellen, deren Zusammensetzung derart ist,
dass sie sich in Kontakt mit einem biologischen Milieu schnell zersetzen
(DE 690 07 369 T3, S. 1, Z. 25 bis 28), sowie ferner Glaszusammensetzungen zur
Verfügung zu stellen, welche unter Verwendung der traditionellen Verfahren wie
der Schleuderverfahren hergestellt werden können (DE 690 07 369 T3, S. 1, Z. 30
bis 33).
3.
trag genannten Merkmalen erfolgen:
- 8 -
„Glasfaser, die sich im biologischen Medium zersetzen kann, da-
durch gekennzeichnet, dass ihre Zusammensetzung folgende Be-
standteile in den Gewichtsanteilen umfasst, welche durch die Be-
reiche
SiO
2
57 bis 70 %
Al
2
O
3
0 bis 5 %
CaO
5 bis 9 %
MgO
0 bis 5 %
Na
2
O+K
2
O
13 bis 18 %
B
B
2
O
3
4 bis 12 %
F
0 bis 1,5 %
P
2
O
5
> 0 bis 4 %
Verunreinigungen < 2 %
begrenzt sind, und dabei mehr als 0,1 Gew.% Phosphorpentoxid
enthält, wenn der Gewichtsanteil des Aluminiumoxids gleich oder
größer als 1 % ist.“
Der gemäß Hauptantrag beanspruchte Patentanspruch 3 lautet:
„Glasfaser nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass ihre Zusammensetzung folgende Bestandteile in den Ge-
wichtsanteilen umfasst, welche durch die Bereiche
- 9 -
SiO
2
59 bis 68 %
Al
2
O
3
0 bis 3 %
CaO
6 bis 9 %
MgO
2 bis 4 %
Na
2
O
14 bis 17 %
K
2
O
0 bis 2 %
B
B
2
O
3
4 bis 11 %
F
0 bis 1,5 %
P
2
O
5
> 0 bis 3 %
begrenzt sind.“
II.
1.
und 3 vorgenommenen Beschränkungen des Phosphorpentoxidanteils bestehen
seitens des Senates nicht. Die Grenzen sind durch die ursprünglich eingereichten
Patentansprüche 1 und 3 als auch durch die im europäischen Einspruchsverfah-
ren beschränkt aufrecht erhaltenen Patentansprüche 1 und 3 nach den Grundsät-
zen der höchstrichterlichen Rechtsprechung gedeckt (vgl. BGH „Crackkatalysator“,
GRUR 1990, 510).
2.
Klägerin nicht mehr in Abrede gestellt.
Er unterscheidet sich von der Glasfaser und deren Zusammensetzung nach der
Entgegenhaltung
K6 durch den nunmehr zwingend enthaltenen Anteil an
Phosphorpentoxid im Umfang von > 0 bis 4 Gew.%; die Anteile der weiteren Be-
standteile SiO
2
, Al
2
O
3,
CaO, MgO, Na
2
O, K
2
O, B
2
O
3
und
F der Glasfaserzusam-
mensetzungen in der K6 überlappen sich weitgehend mit der Zusammensetzung
- 10 -
gemäß Anspruch 1 des Streitpatents (Sp. 1, Z. 59 bis 71 i. V. m. Sp. 3, Z. 66
bis 73).
Auch gegenüber den aus der Druckschrift K7 bekannten Zusammensetzungen für
die Herstellung von Glasfasern ist die Neuheit des Gegenstandes nach An-
spruch 1 des Hauptantrags anzuerkennen. Die Zusammensetzungen nach den
Beispielen I und II der K7 enthalten ebenfalls keinen Zusatz an Phosphorpentoxid
(Sp. 7, Z. 7 bis 45 und Sp. 8, Z. 30 bis 46).
Die Klägerin hat den Senat auch nicht überzeugen können, dass die Mengenan-
gabe „> 0 bis 4 Gew.%“ auch eine lediglich durch unbeabsichtigte Verunreinigun-
gen vorhandene bzw. eine ubiquitäre Verunreinigung von Phosphorpentoxid in der
Glasfaserzusammensetzung einschließt und sich die so charakterisierte Glasfaser
des Streitpatents von denen des Standes der Technik K6 und K7 folglich nicht
unterscheidet. Die durch die Angabe „> 0 bis 4 Gew.%“ vorgenommene Be-
schränkung bringt vielmehr zum Ausdruck, dass es sich bei dem Zusatz von
Phosphorpentoxid zu der patentgemäßen Glasfaser um einen bewussten Zusatz
handelt, der sich nicht in der Akzeptanz von Verunreinigungen und gar dem Weg-
lassen dieses Bestandteils erschöpft. Die Angabe von Grenzwerten hat eben ge-
rade die Funktion, den beanspruchten Schutzbereich vom Stand der Technik ab-
zugrenzen. Die bloße Akzeptanz von Verunreinigungen erfordert hingegen eine
solchermaßen formulierte Grenzwertangabe nicht.
3.
erfinderischen Tätigkeit.
Dem Streitpatent liegen - wie vorstehend (I.2) ausgeführt - die Aufgaben zu
Grunde, Glasfaserzusammensetzungen zur Verfügung zu stellen, die sich in
Kontakt mit einem biologischen Milieu schnell zersetzen und die unter Verwen-
dung der traditionellen Verfahren wie der Schleuderverfahren hergestellt werden
können (Übersetzung der Patentschrift S. 1, Z. 25 bis 33).
- 11 -
Ausgehend von der Aufgabenstellung, Glasfaserzusammensetzungen zur Verfü-
gung zu stellen, die sich in Kontakt mit einem biologischen Milieu schnell zerset-
zen, wird der Fachmann die Druckschriften K6 und K7 jedoch schon deshalb nicht
Betracht ziehen, weil er diesen Schriften keinerlei Hinweise auf eine solche ent-
nehmen kann.
Die Entgegenhaltung K6 führt vielmehr ersichtlich von der Zielsetzung des Streit-
patents weg, indem sie den Fachmann darauf hinweist, wie er die Lebensdauer
der Glasfasern verbessern kann. Zur Verlängerung der Lebensdauer regt sie
nämlich an, der Zusammensetzung ein Aluminiumsalz oder Fluor in geringen
Mengen zuzufügen (Sp. 3, Z. 24 bis 28 und 66 bis 70). Im Hinblick darauf war der
Fachmann sogar abgehalten, sie zur Lösung der Aufgabe in Betracht zu ziehen.
Die Lehre der Entgegenhaltung K7 geht nicht über die Erkenntnis hinaus, dass
Phosphorpentoxid zu den sogenannten „glass formers“ zu rechnen ist (Sp. 5,
Z. 59 bis Sp. 6, Z. 9).
Die Patentinhaberin hat nach Auffassung des Senats zu Recht darauf hingewie-
sen, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung der K6 und K7, i. e. 1955 bzw. 1977,
keine Bemühungen der Fachwelt erkennbar waren, Glasfasern zur Verfügung zu
stellen, deren Zusammensetzung derart ist, dass sie sich in Kontakt mit einem
biologischen Milieu schnell zersetzen. Die Entgegenhaltungen stellen vielmehr
darauf ab, den Herstellungsprozess für die Glasfasern unter Umweltgesichts-
punkten, Energieeinsparungsbetrachtungen und mit Blick auf die Anlagenbe-
triebsdauer zu optimieren (K6: Sp. 1, Z. 41 bis 56; K7: Sp. 4, Z. 60 bis 68). Mit der
Aufgabe des Streitpatents hat diese Zielsetzung nichts zu tun. Aus der grundle-
gend verschiedenen Problemstellung ergibt sich dann auch, dass eine Reihe von
Überlegungen angestellt werden musste, um - z. B. unter den einschränkenden
Herstellungsbedingungen - zu Glasfasern mit einer Zusammensetzung zu gelan-
gen, die sich gleichzeitig in einem biologischen Medium schnell zersetzen kann
(Übersetzung der Streitpatentschrift S. 1, Z. 30 bis S. 2, Z. 13).
- 12 -
Die Klägerin hat noch geltend gemacht, dass die vorgenommene Beschränkung
für den Phosphorpentoxidanteil in einer Glasfaser gemäß Anspruch 1 des Haupt-
antrags lediglich als eine nach Belieben getroffene Auswahl eines engeren Berei-
ches aus einem größeren Bereich angesehen werden müsse, der für sich grund-
sätzlich nicht geeignet sei, eine erfinderische Leistung zu begründen (BGH
GRUR 2004, 47 - Blasenfreie Gummibahn -). Diese Entscheidung hat aber zu
dem hier vorliegenden Sachverhalt keinen Bezug, denn sie betrifft den Fall der
Auswahl aus einem im Stand der Technik bereits bekannten größeren Bereich.
Vorliegend ist dagegen in zulässiger Weise der in den Ansprüchen 1 und 3 des
Streitpatents definierte Bereich so eingeengt worden, dass er sich - wie ausge-
führt - mit dem aus dem Stand der Technik (K6, K7) bekannten Bereich nicht
mehr überschneidet. Die erfinderische Tätigkeit ist im Vergleich zum Stand der
Technik zu überprüfen und nicht im Vergleich zum Inhalt des Streitpatents.
Es kann somit nicht als naheliegende oder im Rahmen des fachmännischen Kön-
nens liegende Maßnahme gewertet werden, mit einer Zusammensetzung wie im
Anspruch 1 des Hauptantrags beansprucht eine Glasfaser bereit zu stellen, die
sich im biologischen Medium zersetzen kann.
Gleiches gilt für die Glasfaser nach dem Anspruch 3 der gemäß Hauptantrag ver-
teidigten Fassung.
4.
stand nach Patentanspruch 1 des Hauptantrags bereits alle Kriterien der Patentfä-
higkeit aufweist.
III.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO.
Trotz des teilweisen Unterliegens der Klägerin erscheint eine Befreiung der Kläge-
rin von den Kosten aus Gründen der Billigkeit geboten (§ 84 Abs. 2 Satz 2 PatG).
- 13 -
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG
i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.
gez.
Unterschriften