Urteil des BPatG, Az. 30 W (pat) 209/00

BPatG (marke, rechtliches gehör, beschreibende angabe, bestandteil, zeichen, beschwerde, kennzeichnungskraft, verwechslungsgefahr, rückzahlung, verhandlung)
BUNDESPATENTGERICHT
30 W (pat) 209/00
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(Aktenzeichen)
Verkündet am
12. November 2001
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die angegriffene Marke 399 17 307
BPatG 154
6.70
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hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 12. November 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Schwarz-Angele und des Richters
Voit
beschlossen:
1.
Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewie-
sen.
2.
Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zu-
rückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Unter der Rollennummer 399 17 307 ist in das Markenregister eingetragen die
Marke
BTMS-DocFlow
als Kennzeichnung für die Ware "Software".
Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der seit 1996 unter anderem für die Waren
"auf Datenträgern wie insbesondere auf optischen und Magnet-Datenträgern ge-
speicherte Datenverarbeitungs-Programme, wie insbesondere Datenverarbei-
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tungs-Programme zur Dokumentenverarbeitung; Datenverarbeitungs-Geräte und
–Peripheriegeräte" eingetragenen Wortbildmarke.
siehe Abb. 1 am Ende
Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch
Beschluß eines Beamten des höheren Dienstes den Widerspruch zurückgewie-
sen. Begründend ist dargelegt, dem Markenbestandteil DocFlow, komme keine
selbständig kennzeichnende und damit kollisionsbegründende Stellung zu, da er
in gleicher Weise wie der ihm entsprechende Zeichenteil Docu in der Wider-
spruchsmarke aus einer im Datenverarbeitungsbereich gebräuchlichen Abkürzung
für Document und dem beschreibenden Wort flow (Fluß, Ablauf) zusammenge-
setzt sei. Zwar sei auch der weitere Markenteil BTMS als Akronym kennzeich-
nungsschwach. Dies führe jedoch dazu, dass dann keinem der Bestandteile eine
selbständige Prägung zukomme.
Die Widersprechende hat Beschwerde erhoben und trägt vor, die Markenstelle
habe das rechtliche Gehör verletzt, weil der Schriftsatz der Markeninhaberin ihr
erst zusammen mit dem streitentscheidenden Beschluss der Markenstelle zuge-
stellt worden ist.
Im Übrigen könne der Ansicht der Markenstelle in Bezug zum Markenbestandteil
BTMS nicht beigetreten werden, da deren Ausführungen bezüglich der Bedeutung
dieser Abkürzung sich nicht mit dem Namen der Markeninhaberin in Übereinstim-
mung bringen lasse, weil diese den Bestandteil Business nicht enthalte und auch
statt des Begriffs System das Wort Service enthalte. Aufgrund allgemeiner Erfah-
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rungsgrundsätze sei jedoch davon auszugehen, dass die Verkehrsteilnehmer ein
aussprechbares Wort leichter erfaßten und auch im Gedächtnis behielten als die
nicht aussprechbare Buchstabenkombination BTMS. Deshalb werde das ange-
griffene Zeichen allein mit DocFlow bezeichnet und sei somit ohne weiteres ver-
wechselbar mit der Widerspruchsmarke, da das zusätzlich vorhandene u einen
sprachlichen Unterschied nicht begründe, wenn, wie im Beschluss ausgeführt,
sowohl docu als als auch doc gebräuchliche Abkürzungen für Document darstell-
ten.
Die Widersprechende beantragt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der
angegriffenen Marke anzuordnen sowie die Beschwerdegebühr
zurückzubezahlen.
Die Markeninhaberin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie hat diesen Antrag in der mündlichen Verhandlung darauf gestützt, dass der
Widerspruchsmarke im Hinblick auf ihren deutlichen beschreibenden Inhalt nur
Schutz auf ihre bildhafte Ausgestaltung zukommen könne. Die angegriffene Marke
weiche nicht nur in ihrer Gesamtheit, sondern auch in der Schreibweise des allein
kollisionsbegründend in Betracht zu ziehenden Bestandteils DocFlow in jeder
Hinsicht deutlich genug von der Widerspruchsmarke ab.
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II.
Die Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Auch besteht kein Anlaß, die
Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen (§§ 9, Abs 1 Nr 2, 42, 43 Abs 2
71 Abs 3 MarkenG).
1. Zwischen den Zeichen besteht keine Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2
MarkenG. Die insoweit erforderliche Gewichtung der maßgebenden Faktoren
Kennzeichnungskraft, Waren- und Markenähnlichkeit führt dazu, dass die ange-
griffene Marke den Schutzbereich der älteren Marke nicht verletzt. Zwar können
sich die Marken auch auf identischen Waren begegnen, sie unterscheiden sich
jedoch in ihrer Gesamtheit, auf die zunächst abzustellen ist, schon durch den nur
in der jüngeren Marke enthaltenen Bestandteil BTMS. Verwechslungsgefahr
kommt somit nur in Betracht, wenn die angegriffene Marke durch den Bestandteil
DocFlow geprägt wird und dieser Bestandteil in den Schutzbereich der Wider-
spruchsmarke eingreift. Das ist nicht der Fall. Die Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke ist, soweit es wie hier auf deren Wortcharakter ankommt, schwach.
Wie anhand der in der mündlichen Verhandlung in das Verfahren eingeführten
Internetrecherche den Beteiligten deutlich gemacht und von diesen auch nicht
bestritten worden ist, sind die Begriffe Dokumentenfluss wie das entsprechede
englische document flow im Bereich der Computertechnologie, insbesondere im
Softwarebereich eingeführte Begriffe. Diesen Begriff gebrauchen sowohl die Wi-
dersprechende in ihrer Marke wie auch die Inhaberin der angegriffenen Marke be-
züglich des Bestandteils Flow in unveränderter und bezüglich des ersten Be-
standteils in üblicher abgekürzter Form (doc bzw docu). Dies ist jedenfalls für die
ganz überwiegende Mehrheit der angesprochenen Verkehrskreise erkennbar, zu-
mal diese in der hier maßgebenden Computerbranche mit dem englischen
Grundwortschatz zuzurechnenden Ausdrücken schon deshalb im breiten Umfang
vertraut sind und sein müssen, weil viele Fachwörter nicht einmal eine deutsche
Bezeichnung gefunden haben (zB Hard- Software). Ob dies bereits dazu führt,
dass der Schutzumfang der Widerspruchsmarke sich allein auf deren bildliche
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Gestaltung bezieht, kann vorliegend dahingestellt bleiben. Selbst wenn nämlich
die Widerspruchsmarke auch für das zusammengesetzte Wort DocuFlow Schutz
beanspruchen kann, so ergibt die diesem Wort innewohnende Kennzeichnungs-
schwäche, dass die angegriffene Marke nicht mehr den Schutzbereich der älteren
Marke tangiert. Der in der angegriffenen Marke in ähnlicher Form und sinngleich
verwendete Zeichenteil DocFlow hat keine allein prägende Kraft (vgl dazu Alt-
hammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdnr 175 mwN). Bei dem Bestandteil
BTMS handelt es sich um eine nicht allgemein geläufige Abkürzung für eine die
beanspruchten Waren glatt beschreibende Angabe, noch sind sonstige rechtliche
Gründe ersichtlich, welche die Annahme rechtfertigten, dass dieser Markenteil ge-
genüber dem kennzeichnungsschwachen weiteren Markenteil so nachhaltig in den
Hintergrund treten könnte, dass diesem ausnahmsweise allein prägende Bedeu-
tung zukommen könnte. Dabei kann der Ansicht der Widersprechenden nicht
beigetreten werden, nicht als Wort aussprechbare Buchstaben würden schon ob
dieser schwereren Sprechbarkeit und erschwerten Merkbarkeit vom Verkehr re-
gelmäßig vernachlässigt. Maßgebend ist nicht allein, ob das Publikum in jedem
Fall das angegriffene Zeichen vollständig wiedergibt oder ob es – etwa aus Be-
quemlichkeit – nur den als Wort aussprechbaren Zeichenteil als zur Benennung
ausreichend ansieht. Prägend ist ein Zeichenteil nur dann, wenn er rechtlich ge-
sehen so stark zur Kennzeichnungskraft des Gesamtzeichens beiträgt, dass er –
rechtlich gesehen - dieses gleichsam allein repräsentiert. Dafür reicht es nicht,
wenn sich das Publikum, das bei Zeichenbenennungen sich zur kennzeichen-
rechtlichen Bewertung oft keine Gedanken macht, aus Bequemlichkeit möglicher-
weise das Zeichen nur mit einem Zeichenteil wiedergibt. So setzt beispielsweise
auch der allgemeine Erfahrungssatz, dass das Publikum in der Regel bei mündli-
chen Benennungen bei Wort-/Bildzeichen den Bildbestandteil eher vernachlässigt,
voraus, dass der Wortbestandteil hinreichende Kennzeichnungskraft besitzt. Ob-
wohl generell jedenfalls schwer zu benennende Bildteile kaum je mitbenannt wer-
den, ist ein andernfalls der Wortteil nicht prägend (vgl BGH GRUR 1999, 498
Achterdiek; BlPMZ 2001, 348 Dorf MÜNSTERLAND). Auch folgt aus der Zeichen-
eintragung nicht bereits per se, dass dem Zeichen Schutz bezüglich aller Arten
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von Verwechslungsgefahr zukommt. So ist zB der Schutz von an schutzunfähige
Bezeichnungen angelehnter Zeichen auf deren Eigenprägung beschränkt und
deshalb trotz klanglicher Identität nicht geeignet, die schutzunfähige Angabe in
Drittzeichen anzugreifen (vgl zB BGH GRUR 1989, 264 REYNOLDS
R1/EREINTZ).
Entscheidend ist somit, ob markenrechtlich ein Zeichenteil (ausnahmsweise) in
der Gesamtbezeichnung so selbständig kennzeichnungsstark hervortritt, dass ihm
gegenüber die weiteren Zeichenbestandteile rechtlich keine Rolle spielen. Das ist
vorliegend nicht der Fall, da BTMS weder ohne weiteres und spontan als Abkür-
zung erkannt werden wird, zumal sich der hinter dieser Abkürzung stehende Be-
deutungsinhalt in Bezug zu Software nicht ohne weiteres eindeutig festlegen lässt,
jedenfalls aber die eventuelle Kennzeichnungsschwäche dieser Abkürzung nicht
notwendig zu einer entsprechenden Stärkung des weiteren Zeichenbestandteils
führt. Vielmehr bleibt es beim Aufeinandertreffen mehrerer kennzeichnungs-
schwacher Bestandteile bei dem Grundsatz, dass dann nur die Zeichen in ihrer
Gesamtheit zu berücksichtigen sind. Im Übrigen scheint der Bundesgerichtshof
bereits eine nicht völlig in den Hintergrund tretende Teilhabe weiterer Markenbe-
standteile dafür ausreichen zu lassen, dass eine Alleinprägung des Gesamtein-
drucks durch einen einzelnen Bestandteil ausgeschlossen wird (vgl BGH Mar-
kenR
2000, 20, 21 –
RAUSCH/ELFI RAUCH; MarkenR 2000, 321, 323
PAPAGALLO).
Im übrigen müßte auch eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Markenbe-
standteil DocFlow und DocuFlow verneint werden (vgl hierzu BGH Mitt 2001, 437,
CompuNet/ComNet, wo der Bundesgerichtshof im Hinblick auf eine nur geringe
Kennzeichnungskraft des ähnlich wie hier aufgebauten Klagezeichens die An-
nahme einer Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht als erfahrungswidrig
bezeichnet (S. 439 reSp)).
Die Beschwerde hat deshalb keinen Erfolg.
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2. Es besteht kein hinreichender Anlaß, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr
gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG anzuordnen. Allerdings sieht es der Senat in Über-
einstimmung mit der Widersprechenden als erheblichen Verfahrensverstoß an,
daß der Schriftsatz der Inhaberin der angegriffenen Marke vom
12. November 1999 erst zusammen mit dem streitentscheidenden Beschluss am
11. August 2000 zugestellt wurde (und überdies der weitere Schriftsatz der Inha-
berin der angegriffenen Marke vom 28. März 2000 (Anfrage nach dem Verfah-
rensstand) der Gegenseite überhaupt nicht übermittelt worden ist). Die Gewäh-
rung rechtlichen Gehörs beinhaltet die Verpflichtung, Schriftsätze, Verfahrensbe-
teiligter vor der Entscheidung auch den übrigen Beteiligten zu übermitteln und
zwar grundsätzlich unverzüglich. Soweit die Praxis die Übermittlung eines Schrift-
satzes erst in Verbindung mit der Entscheidung für zulässig erachtet, wenn die
Sache entscheidungsreif ist und der betreffende Schriftsatz kein neues und ent-
scheidungserhebliches tatsächliches Vorbringen, sondern lediglich abweichende
Rechtsauffassungen enthält (vgl Althammer/Ströbele, aaO § 59 Rdnr 15), ist die-
ses Vorgehen allenfalls dann angebracht, wenn es der Verfahrensbeschleunigung
dient (vgl Althammer/Ströbele, aaO l.S.) und rechtfertigt es somit nicht, einen
Schriftsatz über acht Monate zurückzuhalten, zumal, wenn es sich wie hier um die
erste Stellungnahme im Verfahren handelt und zudem erstmals die Vertretung des
Gegners durch Anwälte anzeigt. Abgesehen davon, dass die Abgrenzung zwi-
schen tatsächlichen und rechtlichen Ausführungen speziell in markenrechtlichen
Sachen nicht immer einfach ist, enthielt hier der Schriftsatz der Gegenseite zu-
mindest bezüglich der Bedeutung der Buchstabenfolge BTMS auch tatsächliche
Angaben, zu denen deshalb die Gegenseite gehört werden mußte. Gleichzeitig
wird auf diese Weise zB erheblich erschwert, wenn nicht verhindert, dass die Be-
teiligten untereinander nach Abgrenzungsmöglichkeiten suchen.
Der Verfahrensfehler als solcher rechtfertigt jedoch hier noch nicht die Rückzah-
lung der Beschwerdegebühr, weil zwischen dem Fehlverhalten und der Notwen-
digkeit der Beschwerdeeinlegung eine Kausalität nicht festgestellt werden kann
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(vgl Althammer/Ströbele aaO § 71 Rdnr 38). Hätte die Beschwerdeführerin ihre
Ausführungen im Beschwerdeverfahren, durch die ihr Anspruch auf rechtliches
Gehör nachgeholt worden ist, bereits gegenüber der Markenstelle vorbringen kön-
nen, so kann nicht angenommen werden, dass sie durch ihre Ausführungen die
Markenstelle zu einer abweichenden Beurteilung des Rechtsfalls veranlasst haben
könnte. Das tatsächliche Vorbringen der Inhaberin der angegriffenen Marke hat
die Widersprechende sich teilweise zu eigen gemacht, bezüglich der rechtlichen
Beurteilung des Markenteils BTMS erscheinen die Ausführungen eher geeignet,
die Markenstelle in ihrer Meinung zu stärken, als sie zu entkräften. Denn eine von
der Widersprechenden angegebene unspezifische Bedeutung des Markenteils
BTMS wie auch dessen Nichtübereinstimmung mit der Firmenbezeichnung müßte
markenrechtlich eher dazu führen, diesen Bestandteil kollisionsrechtlich nicht zu
vernachlässigen.
Dr. Buchetmann
Schwarz-Angele
Voit
Hu
Abb. 1