Urteil des BPatG vom 12.11.2001

BPatG (marke, rechtliches gehör, beschreibende angabe, bestandteil, zeichen, beschwerde, kennzeichnungskraft, verwechslungsgefahr, rückzahlung, verhandlung)

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 209/00

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

12. November 2001

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die angegriffene Marke 399 17 307

BPatG 154

6.70

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hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 12. November 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzen-

den Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Schwarz-Angele und des Richters

Voit

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewie-

sen.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zu-

rückgewiesen.

G r ü n d e

Unter der Rollennummer 399 17 307 ist in das Markenregister eingetragen die

Marke

BTMS-DocFlow

als Kennzeichnung für die Ware "Software".

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der seit 1996 unter anderem für die Waren

"auf Datenträgern wie insbesondere auf optischen und Magnet-Datenträgern ge-

speicherte Datenverarbeitungs-Programme, wie insbesondere Datenverarbei-

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tungs-Programme zur Dokumentenverarbeitung; Datenverarbeitungs-Geräte und

–Peripheriegeräte" eingetragenen Wortbildmarke.

siehe Abb. 1 am Ende

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch

Beschluß eines Beamten des höheren Dienstes den Widerspruch zurückgewie-

sen. Begründend ist dargelegt, dem Markenbestandteil DocFlow, komme keine

selbständig kennzeichnende und damit kollisionsbegründende Stellung zu, da er

in gleicher Weise wie der ihm entsprechende Zeichenteil Docu in der Wider-

spruchsmarke aus einer im Datenverarbeitungsbereich gebräuchlichen Abkürzung

für Document und dem beschreibenden Wort flow (Fluß, Ablauf) zusammenge-

setzt sei. Zwar sei auch der weitere Markenteil BTMS als Akronym kennzeich-

nungsschwach. Dies führe jedoch dazu, dass dann keinem der Bestandteile eine

selbständige Prägung zukomme.

Die Widersprechende hat Beschwerde erhoben und trägt vor, die Markenstelle

habe das rechtliche Gehör verletzt, weil der Schriftsatz der Markeninhaberin ihr

erst zusammen mit dem streitentscheidenden Beschluss der Markenstelle zuge-

stellt worden ist.

Im Übrigen könne der Ansicht der Markenstelle in Bezug zum Markenbestandteil

BTMS nicht beigetreten werden, da deren Ausführungen bezüglich der Bedeutung

dieser Abkürzung sich nicht mit dem Namen der Markeninhaberin in Übereinstim-

mung bringen lasse, weil diese den Bestandteil Business nicht enthalte und auch

statt des Begriffs System das Wort Service enthalte. Aufgrund allgemeiner Erfah-

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rungsgrundsätze sei jedoch davon auszugehen, dass die Verkehrsteilnehmer ein

aussprechbares Wort leichter erfaßten und auch im Gedächtnis behielten als die

nicht aussprechbare Buchstabenkombination BTMS. Deshalb werde das ange-

griffene Zeichen allein mit DocFlow bezeichnet und sei somit ohne weiteres ver-

wechselbar mit der Widerspruchsmarke, da das zusätzlich vorhandene u einen

sprachlichen Unterschied nicht begründe, wenn, wie im Beschluss ausgeführt,

sowohl docu als als auch doc gebräuchliche Abkürzungen für Document darstell-

ten.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der

angegriffenen Marke anzuordnen sowie die Beschwerdegebühr

zurückzubezahlen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat diesen Antrag in der mündlichen Verhandlung darauf gestützt, dass der

Widerspruchsmarke im Hinblick auf ihren deutlichen beschreibenden Inhalt nur

Schutz auf ihre bildhafte Ausgestaltung zukommen könne. Die angegriffene Marke

weiche nicht nur in ihrer Gesamtheit, sondern auch in der Schreibweise des allein

kollisionsbegründend in Betracht zu ziehenden Bestandteils DocFlow in jeder

Hinsicht deutlich genug von der Widerspruchsmarke ab.

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II.

Die Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Auch besteht kein Anlaß, die

Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen (§§ 9, Abs 1 Nr 2, 42, 43 Abs 2

71 Abs 3 MarkenG).

1. Zwischen den Zeichen besteht keine Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2

MarkenG. Die insoweit erforderliche Gewichtung der maßgebenden Faktoren

Kennzeichnungskraft, Waren- und Markenähnlichkeit führt dazu, dass die ange-

griffene Marke den Schutzbereich der älteren Marke nicht verletzt. Zwar können

sich die Marken auch auf identischen Waren begegnen, sie unterscheiden sich

jedoch in ihrer Gesamtheit, auf die zunächst abzustellen ist, schon durch den nur

in der jüngeren Marke enthaltenen Bestandteil BTMS. Verwechslungsgefahr

kommt somit nur in Betracht, wenn die angegriffene Marke durch den Bestandteil

DocFlow geprägt wird und dieser Bestandteil in den Schutzbereich der Wider-

spruchsmarke eingreift. Das ist nicht der Fall. Die Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarke ist, soweit es wie hier auf deren Wortcharakter ankommt, schwach.

Wie anhand der in der mündlichen Verhandlung in das Verfahren eingeführten

Internetrecherche den Beteiligten deutlich gemacht und von diesen auch nicht

bestritten worden ist, sind die Begriffe Dokumentenfluss wie das entsprechede

englische document flow im Bereich der Computertechnologie, insbesondere im

Softwarebereich eingeführte Begriffe. Diesen Begriff gebrauchen sowohl die Wi-

dersprechende in ihrer Marke wie auch die Inhaberin der angegriffenen Marke be-

züglich des Bestandteils Flow in unveränderter und bezüglich des ersten Be-

standteils in üblicher abgekürzter Form (doc bzw docu). Dies ist jedenfalls für die

ganz überwiegende Mehrheit der angesprochenen Verkehrskreise erkennbar, zu-

mal diese in der hier maßgebenden Computerbranche mit dem englischen

Grundwortschatz zuzurechnenden Ausdrücken schon deshalb im breiten Umfang

vertraut sind und sein müssen, weil viele Fachwörter nicht einmal eine deutsche

Bezeichnung gefunden haben (zB Hard- Software). Ob dies bereits dazu führt,

dass der Schutzumfang der Widerspruchsmarke sich allein auf deren bildliche

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Gestaltung bezieht, kann vorliegend dahingestellt bleiben. Selbst wenn nämlich

die Widerspruchsmarke auch für das zusammengesetzte Wort DocuFlow Schutz

beanspruchen kann, so ergibt die diesem Wort innewohnende Kennzeichnungs-

schwäche, dass die angegriffene Marke nicht mehr den Schutzbereich der älteren

Marke tangiert. Der in der angegriffenen Marke in ähnlicher Form und sinngleich

verwendete Zeichenteil DocFlow hat keine allein prägende Kraft (vgl dazu Alt-

hammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdnr 175 mwN). Bei dem Bestandteil

BTMS handelt es sich um eine nicht allgemein geläufige Abkürzung für eine die

beanspruchten Waren glatt beschreibende Angabe, noch sind sonstige rechtliche

Gründe ersichtlich, welche die Annahme rechtfertigten, dass dieser Markenteil ge-

genüber dem kennzeichnungsschwachen weiteren Markenteil so nachhaltig in den

Hintergrund treten könnte, dass diesem ausnahmsweise allein prägende Bedeu-

tung zukommen könnte. Dabei kann der Ansicht der Widersprechenden nicht

beigetreten werden, nicht als Wort aussprechbare Buchstaben würden schon ob

dieser schwereren Sprechbarkeit und erschwerten Merkbarkeit vom Verkehr re-

gelmäßig vernachlässigt. Maßgebend ist nicht allein, ob das Publikum in jedem

Fall das angegriffene Zeichen vollständig wiedergibt oder ob es – etwa aus Be-

quemlichkeit – nur den als Wort aussprechbaren Zeichenteil als zur Benennung

ausreichend ansieht. Prägend ist ein Zeichenteil nur dann, wenn er rechtlich ge-

sehen so stark zur Kennzeichnungskraft des Gesamtzeichens beiträgt, dass er –

rechtlich gesehen - dieses gleichsam allein repräsentiert. Dafür reicht es nicht,

wenn sich das Publikum, das bei Zeichenbenennungen sich zur kennzeichen-

rechtlichen Bewertung oft keine Gedanken macht, aus Bequemlichkeit möglicher-

weise das Zeichen nur mit einem Zeichenteil wiedergibt. So setzt beispielsweise

auch der allgemeine Erfahrungssatz, dass das Publikum in der Regel bei mündli-

chen Benennungen bei Wort-/Bildzeichen den Bildbestandteil eher vernachlässigt,

voraus, dass der Wortbestandteil hinreichende Kennzeichnungskraft besitzt. Ob-

wohl generell jedenfalls schwer zu benennende Bildteile kaum je mitbenannt wer-

den, ist ein andernfalls der Wortteil nicht prägend (vgl BGH GRUR 1999, 498

Achterdiek; BlPMZ 2001, 348 Dorf MÜNSTERLAND). Auch folgt aus der Zeichen-

eintragung nicht bereits per se, dass dem Zeichen Schutz bezüglich aller Arten

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von Verwechslungsgefahr zukommt. So ist zB der Schutz von an schutzunfähige

Bezeichnungen angelehnter Zeichen auf deren Eigenprägung beschränkt und

deshalb trotz klanglicher Identität nicht geeignet, die schutzunfähige Angabe in

Drittzeichen anzugreifen (vgl zB BGH GRUR 1989, 264 REYNOLDS

R1/EREINTZ).

Entscheidend ist somit, ob markenrechtlich ein Zeichenteil (ausnahmsweise) in

der Gesamtbezeichnung so selbständig kennzeichnungsstark hervortritt, dass ihm

gegenüber die weiteren Zeichenbestandteile rechtlich keine Rolle spielen. Das ist

vorliegend nicht der Fall, da BTMS weder ohne weiteres und spontan als Abkür-

zung erkannt werden wird, zumal sich der hinter dieser Abkürzung stehende Be-

deutungsinhalt in Bezug zu Software nicht ohne weiteres eindeutig festlegen lässt,

jedenfalls aber die eventuelle Kennzeichnungsschwäche dieser Abkürzung nicht

notwendig zu einer entsprechenden Stärkung des weiteren Zeichenbestandteils

führt. Vielmehr bleibt es beim Aufeinandertreffen mehrerer kennzeichnungs-

schwacher Bestandteile bei dem Grundsatz, dass dann nur die Zeichen in ihrer

Gesamtheit zu berücksichtigen sind. Im Übrigen scheint der Bundesgerichtshof

bereits eine nicht völlig in den Hintergrund tretende Teilhabe weiterer Markenbe-

standteile dafür ausreichen zu lassen, dass eine Alleinprägung des Gesamtein-

drucks durch einen einzelnen Bestandteil ausgeschlossen wird (vgl BGH Mar-

kenR

2000, 20, 21 –

RAUSCH/ELFI RAUCH; MarkenR 2000, 321, 323

PAPAGALLO).

Im übrigen müßte auch eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Markenbe-

standteil DocFlow und DocuFlow verneint werden (vgl hierzu BGH Mitt 2001, 437,

CompuNet/ComNet, wo der Bundesgerichtshof im Hinblick auf eine nur geringe

Kennzeichnungskraft des ähnlich wie hier aufgebauten Klagezeichens die An-

nahme einer Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht als erfahrungswidrig

bezeichnet (S. 439 reSp)).

Die Beschwerde hat deshalb keinen Erfolg.

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2. Es besteht kein hinreichender Anlaß, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr

gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG anzuordnen. Allerdings sieht es der Senat in Über-

einstimmung mit der Widersprechenden als erheblichen Verfahrensverstoß an,

daß der Schriftsatz der Inhaberin der angegriffenen Marke vom

12. November 1999 erst zusammen mit dem streitentscheidenden Beschluss am

11. August 2000 zugestellt wurde (und überdies der weitere Schriftsatz der Inha-

berin der angegriffenen Marke vom 28. März 2000 (Anfrage nach dem Verfah-

rensstand) der Gegenseite überhaupt nicht übermittelt worden ist). Die Gewäh-

rung rechtlichen Gehörs beinhaltet die Verpflichtung, Schriftsätze, Verfahrensbe-

teiligter vor der Entscheidung auch den übrigen Beteiligten zu übermitteln und

zwar grundsätzlich unverzüglich. Soweit die Praxis die Übermittlung eines Schrift-

satzes erst in Verbindung mit der Entscheidung für zulässig erachtet, wenn die

Sache entscheidungsreif ist und der betreffende Schriftsatz kein neues und ent-

scheidungserhebliches tatsächliches Vorbringen, sondern lediglich abweichende

Rechtsauffassungen enthält (vgl Althammer/Ströbele, aaO § 59 Rdnr 15), ist die-

ses Vorgehen allenfalls dann angebracht, wenn es der Verfahrensbeschleunigung

dient (vgl Althammer/Ströbele, aaO l.S.) und rechtfertigt es somit nicht, einen

Schriftsatz über acht Monate zurückzuhalten, zumal, wenn es sich wie hier um die

erste Stellungnahme im Verfahren handelt und zudem erstmals die Vertretung des

Gegners durch Anwälte anzeigt. Abgesehen davon, dass die Abgrenzung zwi-

schen tatsächlichen und rechtlichen Ausführungen speziell in markenrechtlichen

Sachen nicht immer einfach ist, enthielt hier der Schriftsatz der Gegenseite zu-

mindest bezüglich der Bedeutung der Buchstabenfolge BTMS auch tatsächliche

Angaben, zu denen deshalb die Gegenseite gehört werden mußte. Gleichzeitig

wird auf diese Weise zB erheblich erschwert, wenn nicht verhindert, dass die Be-

teiligten untereinander nach Abgrenzungsmöglichkeiten suchen.

Der Verfahrensfehler als solcher rechtfertigt jedoch hier noch nicht die Rückzah-

lung der Beschwerdegebühr, weil zwischen dem Fehlverhalten und der Notwen-

digkeit der Beschwerdeeinlegung eine Kausalität nicht festgestellt werden kann

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(vgl Althammer/Ströbele aaO § 71 Rdnr 38). Hätte die Beschwerdeführerin ihre

Ausführungen im Beschwerdeverfahren, durch die ihr Anspruch auf rechtliches

Gehör nachgeholt worden ist, bereits gegenüber der Markenstelle vorbringen kön-

nen, so kann nicht angenommen werden, dass sie durch ihre Ausführungen die

Markenstelle zu einer abweichenden Beurteilung des Rechtsfalls veranlasst haben

könnte. Das tatsächliche Vorbringen der Inhaberin der angegriffenen Marke hat

die Widersprechende sich teilweise zu eigen gemacht, bezüglich der rechtlichen

Beurteilung des Markenteils BTMS erscheinen die Ausführungen eher geeignet,

die Markenstelle in ihrer Meinung zu stärken, als sie zu entkräften. Denn eine von

der Widersprechenden angegebene unspezifische Bedeutung des Markenteils

BTMS wie auch dessen Nichtübereinstimmung mit der Firmenbezeichnung müßte

markenrechtlich eher dazu führen, diesen Bestandteil kollisionsrechtlich nicht zu

vernachlässigen.

Dr. Buchetmann

Schwarz-Angele

Voit

Abb. 1