Urteil des BPatG vom 17.12.2009, 35 W (pat) 26/09

Entschieden
17.12.2009
Schlagworte
Reformatio in peius, Beschwerde, Patent, Berechnung, Patg, Verhandlung, Zpo, Schätzung, Festsetzung, Gebrauchsmuster
Urteil herunterladen

BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 26/09

_______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

BPatG 152

08.05

(hier: Beschwerde gegen Kostenfestsetzung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Dezember 2009 durch den Vorsitzenden Richter

Müllner sowie die Richter Baumgärtner und Eisenrauch

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Die Beschwerdeführerin trägt die Kosten des

Beschwerdeverfahrens.

G r ü n d e

I.

Die Beschwerdegegnerin war Inhaberin des am 27. Dezember 2002 als Abzweigung aus der Patentanmeldung DE vom 12. Januar 2000 angemeldeten Gebrauchsmusters (Streitgebrauchsmuster), das eine „einkomponentige

Dichtmasse auf Basis einer Dispersion von Vinylpolymeren“ betrifft. Die

Beschwerdegegnerin hat am 8. Juni 2006 die Löschung des Gebrauchsmusters

wegen mangelnder Schutzfähigkeit beantragt, dem die Beschwerdegegnerin

rechtzeitig widersprochen hat.

In der mündlichen Verhandlung vom 26. November 2007, in der Löschungsanträge gegen 5 Gebrauchsmuster der Beschwerdegegnerin verhandelt wurden, hat

die Beschwerdegegnerin (unter anderem) die Widersprüche gegen die das Streit-

gebrauchsmuster betreffenden Löschungsanträge zurückgenommen. Am

30. Oktober 2008 hat ihr die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patentund Markenamts die Kosten des Löschungsverfahrens auferlegt.

Die Beschwerdeführerin hat mit Schriftsatz vom 19. Dezember 2008 beantragt, die

ihr von der Beschwerdegegnerin zu erstattenden Kosten auf 273.090,96 festzusetzen, wobei sie von einem Gegenstandswert von 37.552.821,– ausgegangen

ist. Für die Berechnung dieses Gegenstandswerts hat sich die Beschwerdeführerin auf eine Eingabe der Beschwerdegegnerin in dem Parallelverfahren

35 W (pat) 416/08 (Lö II 104/05) gestützt, mit der diese Beweisanzeichen vorgetragen hat, um den erfinderischen Schritt für ihre Erfindung darzulegen.

Mit Beschluss vom 9. April 2009 hat Gebrauchsmusterabteilung I auf der Basis eines Gegenstandswerts von 1 Mio. die der Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegnerin zu erstattenden Kosten für das Verfahren des ersten Rechtzugs auf 7.415,56 festgesetzt, wobei eine 8/10 Geschäftsgebühr und eine

5/10 Terminsgebühr in Ansatz gebracht wurde.

Gegen den ihr am 22. April 2009 zugestellten Beschluss richtet sich die Beschwerde vom 6. Mai 2009, mit der die Beschwerdeführerin ihren Kostenerstattungsanspruch nunmehr auf der Basis eines Gegenstandswerts von 30 Mio.

weiterverfolgt. Darüber hinaus greift sie die Bewertungen der Geschäfts- und der

Terminsgebühr durch die Gebrauchsmusterabteilung I an.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 9. April 2009 aufzuheben und die

der Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegnerin für das Löschungsverfahren zu erstattenden Kosten auf der Basis eines Gegenstandswerts von 30.000.000,– neu festzusetzen und dabei

eine 1,3-fache Geschäftsgebühr und eine 1,2-fache Terminsgebühr in Ansatz zu bringen

hilfsweise,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 9. April 2009 aufzuheben und die

der Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegnerin für das Löschungsverfahren zu erstattenden Kosten auf der Basis eines Gegenstandswerts von 30.000.000,– neu festzusetzen und dabei

eine 2,3-fache Geschäftsgebühr in Ansatz zu bringen.

Mit Schriftsatz vom 7. Juli 2009 hat sie hilfsweise die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Sie tritt dem Vorbringen der Beschwerdeführerin in allen Punkten entgegen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des wechselseitigen Vorbringens wird auf die

Beschwerdebegründung vom 6. Mai 2009 und die Schriftsätze der Beschwerdeführerin im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vom

10. März 2008, 21. Mai 2008 ,19. Dezember 2008 und vom 4. März 2009 samt

Anlagen sowie auf die Beschwerdeerwiderung vom 8. September 2009 und den

Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 13. Februar 2009 Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde führt nicht zum Erfolg. Die Beschwerdeführerin hat für

den von ihr in Ansatz gebrachten Gegenstandswert von 30 Mio. keine

hinreichenden Tatsachen vorgetragen. Mangels einer ausreichenden Schätzungsgrundlage hätte die Gebrauchsmusterabteilung gemäß § 23 Abs. 3 RVG nur von

einem Gegenstandswert von maximal 500.000,– ausgehen dürfen, nicht wie

geschehen von 1.000.000 ,– €. Nach dem Grundsatz der reformatio in peius

kann hiervon aber im Beschwerdeverfahren nicht zu Ungunsten der Beschwerdeführerin abgewichen werden, so dass es bei dem Beschluss vom 9. April 2009

sein Bewenden hat.

1.Die Beschwerde ist zulässig. Sie ist in der nach § 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m.

§§ 62 Abs. 2 S. 4, 73 PatG einzuhaltenden 2-Wochenfrist eingelegt worden.

In dieser Frist ist auch die Beschwerdegebühr in Höhe von 50,– (Nr.

401 200 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) einbezahlt worden.

Der in der Beschwerdebegründung enthaltene Antrag ist zwar auf ein nicht

zulässiges Ziel, sondern auf die Festsetzung eines bestimmten Gegenstandswerts gerichtet. Für eine solche Festsetzung besteht jedoch nach der

Rechtsprechung des erkennenden Senats für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt keine Rechtsgrundlage (GRUR 2009, 703 ff.). Sie kann daher auch nicht mit der Beschwerde erreicht werden.

Verfahrensanträge sind aber regelmäßig so auszulegen, dass im Zweifel das

gewollt ist, was nach den Maßstäben der Rechtsordnung vernünftig ist und

der recht verstandenen Interessenlage des Antragstellers entspricht (vgl.

BGH NZM 2003, 372). Vor dem Hintergrund des im Kostenfestsetzungsverfahren Vorgebrachten besteht danach das mit der Beschwerde verfolgte

Rechtsschutzziel nach dem Hauptantrag darin, eine Neufestsetzung der von

der Beschwerdegegnerin zu erstattenden Kosten auf der Basis eines Gegenstandswerts von 30.000.000,– zu erreichen und eine 1,3-fache Ge-

schäftsgebühr und eine 1,2-fache Terminsgebühr in Ansatz zu bringen, was

die Beschwerdeführerin insoweit ausdrücklich beantragt hat.

2.Die Beschwerde ist aber nicht begründet. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin bietet der Vortrag der Beschwerdegegnerin zu den Beweisanzeichen vorliegend keine hinreichende Grundlage für den von der Beschwerdeführerin errechneten Gegenstandswert. Eigenständige substantiierte Angaben, die als Anknüpfungstatsachen für eine Festsetzung des Gegenstandswerts dienen könnten, hat die Beschwerdeführerin nicht gemacht.

Im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren erfolgt die Bemessung des Gegenstandswertes gem. §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO grundsätzlich nach

billigem Ermessen, weil eine Wertvorschrift für die Anwaltsgebühren fehlt und

der Gegenstandswert auch ansonsten nicht feststeht. Die Bestimmung des

Gegenstandswerts nach „billigem“ Ermessen i. S. v. § 23 Abs. 3 S. 2 RVG

bedeutet dabei nicht, dass die Festsetzung im freien Belieben des Gerichts

steht. Vielmehr hat sie nach pflichtgemäßen Ermessen zu erfolgen (vgl.

Hartmann, Kostengesetze, 35. Aufl. 2005, § 23 RVG Rn. 18). Dazu bedarf es

konkreter tatsächlicher Anhaltspunkte, die eine genügende Schätzungsgrundlage bilden, was bedeutet, dass derjenige, der einen bestimmten Gegenstandswert anstrebt, diese tatsächlichen Anhaltspunkte für die Schätzung

so vortragen muss, dass sie nachvollziehbar als Grundlage für die Wertbemessung einer Entscheidung zugrunde gelegt werden können (vgl. Thomas-

Putzo, ZPO, 30. Aufl. 2009, Rn. 11 zu § 287 ZPO; zu den Substantiierungsanforderungen vgl. auch BGH, Beschluss vom 8. September 2009,

X Z. 81/08). Daran fehlt es hier.

2.1. Der Gegenstandswert im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren richtet sich

nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Schutzrechts

(vgl. Busse PatentG, 6. Aufl. 2003, § 17 GebrMG Rn. 57; § 84 PatG, Rn. 48),

wobei Ausgangspunkt der Bewertung der gemeine Wert des Streitgebrauchsmusters zu Beginn der jeweiligen Instanz ist.

Für die Bestimmung des gemeinen Werts gelten folgende grundsätzlichen

Überlegungen: Mit der Löschung besteht für die Mitbewerber die Möglichkeit,

den geschützten Gegenstand frei zu benutzen. Während des Bestandes eines Schutzrechts müssten hierfür Lizenzen gezahlt werden. Demnach kann

das Allgemeininteresse in etwa den von der Anzahl aller Konkurrenten während der Laufzeit des Gebrauchsmusters fiktiv aufzubringenden bzw. durch

die Löschung ersparten Lizenzzahlungen, multipliziert mit den in etwa zu erwartenden Gesamtumsätzen, gleich gesetzt werden (vgl. Senatsbeschluss

vom 25. April 2007, 5 W (pat) 6/06).

Diesem Ansatz folgt die Beschwerdeführerin grundsätzlich und errechnet einen Gegenstandswert von über 30 Mio. €., wobei sie ihrem Ansatz die Angaben der Beschwerdegegnerin zugrunde legt, die diese als Beweisanzeichen

zum Beleg für einen erfinderischen Schritt in der mündlichen Verhandlung im

Verfahren II 104/05 vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgelegt

hat (= 35 W (pat) 416/08).

2.2. Der Inhalt der hierzu von der Beschwerdegegnerin vorgelegten Unterlagen

ist aber so vage, dass ihnen keine tatsächlichen Anhaltspunkte entnommen

werden können, die als Grundlage für eine Bestimmung des Gegenstandswerts i. S. v. § 23 Abs. 3 RVG im Wege einer fiktiven Lizenzanalogie geeignet wären.

a) Soweit unter TZ 11 „wirtschaftlicher Erfolg“ ein konkreter Bezug zwischen

errichteten Steildächern und den Dichtmitteln nach dem Gebrauchsmuster

behauptet wird, fehlt es an jeglichem Vortrag zu Umsätzen und/oder Gewinn

der Beschwerdegegnerin, also für den „immensen wirtschaftlichen Erfolg“.

b) Wesentlich ist aber vor allem, was die Beschwerdeführerin

insbesondere nicht berücksichtigt, dass der ebenfalls unter TZ 11 vorgelegte

Artikel „Florierender Export deutscher Dachziegel“, auf den die

Beschwerdeführerin im Wesentlichen ihre Berechnung der relevanten

Dachflächen stützt, zeitlich vor dem Löschungsantrag liegt und damit vor

dem für die Berechnung des Gegenstandswerts relevanten Zeitraum

zwischen Einreichung des Löschungsantrags im Jahr 2006 und Ablauf des

Streitgebrauchsmusters. Dieser Artikel stammt aber nicht nur aus dem

Jahr 2003, sondern er bezieht sich zudem auf (bloße) Schätzungen für das

Jahr 2002 sowie auf Erwartungen der Branche für das Jahr 2003, über deren

tatsächliche Erfüllung aber keinerlei Angaben vorliegen. Außerdem fehlt

jeglicher belegte Vortrag über die Entwicklung der Folgejahre, so dass der

Inhalt dieses Beitrags keine belastbaren Angaben für eine Schätzung des

Gegenstandswerts enthält. Damit erübrigt sich auch ein Eingehen auf die

Frage, für welchen Anteil dieser Dachfläche die (nach dem Vortrag der

Beschwerdeführerin im Übrigen wohl auch nicht DIN-gerechten, vgl. TZ 9,

„Vorurteile“) Produkte nach dem Streitgebrauchsmuster verbaut worden sein

könnten.

c) Auch ansonsten enthält der von der Beschwerdeführerin bei ihrer

Berechnung verwendete Vortrag der Beschwerdegegnerin zu den Beweisanzeichen keine konkreten Umsatzzahlen für die verfahrensgegenständlichen

Dampfsperren bzw. Dichtmasse, oder über Gewinne, die die Beschwerdegegnerin mit ihr erzielt hat. Ebenso wenig liegen Angaben über Umsätze

oder Marktanteile der Konkurrenzunternehmen vor. Soweit die Beschwerdegegnerin unter TZ 6 „Lizenzvertrag/Nachahmung“ sehr pauschal auf von ihr

angestrengte „mehr als zehn“ einstweilige Verfügungs- oder Verletzungsverfahren hinweist, fehlen jegliche Angaben über den Umfang der Verletzungshandlungen oder dort zugrunde liegende Verletzungszeiträume sowie

darüber, ob in den Verletzungsverfahren konkrete Schadensersatzforderungen geltend gemacht wurden. Soweit die Beschwerdegegnerin eine Liste

von 54 Wettbewerbern vorlegt (TZ 6), und behauptet, dass diese „vergleichbare Produkte“ vertrieben hätten, ist ebenfalls weder der Zeitraum ersichtlich

noch erkennbar, ob die Wettbewerber nach Auffassung der Beschwerdegegnerin relevante Verletzungs- oder irrelevante Umgehungsprodukte auf den

Markt gebracht haben. Die Behauptung der Beschwerdegegnerin unter

TZ 11, ihr Produkt haben einen „sehr großen“ Marktanteil, enthält ebenfalls

keine geeignete Ausgangsbasis für einen Schätzungsansatz, auf die sich die

Beschwerdeführerin erfolgreich beziehen könnte. Denn zum einen ergibt sich

nicht, wie groß dieser Marktanteil tatsächlich ist, und zum anderen ist nicht

ersichtlich, seit wann die Beschwerdegegnerin welchen Marktanteil besitzt.

Soweit die Beschwerdegegnerin Produktunterlagen von Konkurrenzunternehmen beigefügt hat, stammen diese, soweit erkennbar, aus einem vor dem

Löschungsantrag liegenden Zeitraum.

d) Soweit sich die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung auf

Planungen des europäischen Gesetzgebers beruft, können diese bei der Bestimmung des Gegenstandswerts keine Berücksichtigung finden. Denn hieraus sind während des Bestands des Steitgebrauchsmusters keine zwingenden gesetzlichen Vorschriften entstanden, die Auswirkungen auf seinen gemeinen Wert hätten zeitigen können.

e) Nach alledem fehlen von der Beschwerdeführerin substantiiert vorgetragene tatsächliche Anhaltspunkte, auf denen eine nachvollziehbare Schätzung für die Wertbemessung beruhen könnte. Daher kommt es nicht darauf

an, dass die Beschwerdegegnerin die Berechnung der Beschwerdeführerin

insgesamt bestritten hat, noch auf die von der Beschwerdeführerin im Kostenfestsetzungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung vertretenen

Auffassung, dass dieses Bestreiten unbeachtlich sei, weil die von der Beschwerdeführerin verwendeten Zahlen aus den von ihr selbst vorgelegten

Unterlagen stammen. Auch die Frage, ob die von der Beschwerdegegnerin

bestrittenen Mengen- und Preisannahmen der Beschwerdeführerin und die

von dieser angesetzte Lizenzhöhe von 6 % zutreffen, kommt es danach nicht

mehr an, da diese Größen von der nicht verwendbaren Berechnung der

Dachflächen abhängen.

3.Das Fehlen von tatsächlichen Anhaltspunkten für eine nachvollziehbare

Schätzung hat nach § 23 Abs. 4 S. 2, le. Hs., RVG zur Folge, dass der Gegenstandswert grundsätzlich mit 4.000,– festzusetzen ist, was allerdings

keinen sog. Regelwert bedeutet. Vielmehr kann der Wert nach Lage des

Falles auch erheblich niedriger oder höher ausfallen (Hartmann a. a. O.

Rn. 19). Trotz der aufgezeigten Mängel des Vortrags der Beschwerdeführerin

und der von ihr in Bezug genommenen Unterlagen der Beschwerdegegnerin

muss im vorliegenden Fall von einem erheblich über dem genannten Betrag

liegenden Gegenstandswert ausgegangen werden. Allerdings liegt, wenn

Schätzungsgrundlagen fehlen, die Obergrenze bei 500.000,– €, § 23 Abs. 3

S. 2, 2. Hs. RVG. Diese darf aber grundsätzlich nicht überschritten werden.

Einer entsprechenden Korrektur des angefochtenen Beschlusses steht vorliegend aber der Grundsatz der reformatio in peius zugunsten der Beschwerdeführerin entgegen. Damit hat es bei der angefochtenen Entscheidung sein

Bewenden.

Bei dieser Sachlage kommt es nicht mehr auf die Frage an, ob die

Gebrauchsmusterabteilung die Faktoren für die Geschäfts- bzw. für die Terminsgebühr zutreffend mit 0,8 in Ansatz gebracht hat, da die von der Beschwerdeführerin angestrebten Erhöhungen in jedem Fall in der Differenz

zwischen den von der Gebrauchsmusterabteilung festgesetzten und den

unter Berücksichtigung des Höchstbetrags nach § 23 Abs. 3 S. 2, 2. Hs./RVG

als erstattungsfähig festsetzbaren Kosten aufgehen.

4.Ebenso kann vor diesem Hintergrund die Frage offen bleiben, ob die Beschwerdegegnerin wirksam am Verfahren teilnehmen konnte. Als Unternehmen mit Sitz in der Schweiz benötigt sie nach § 28 Abs. 1 GebrMG grund-

sätzlich einen Inlandsvertreter, sofern sie im Inland keine Niederlassung hat

(vgl. hierzu Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl. 2008, Rn. 34, 38 zu § 25 PatG

und Rn. 31, 39 zu § 97 PatG). Weder bei der Amtsakte noch bei den Löschungsakten noch bei der Gerichtsakte befindet sich derzeit eine schriftliche

Vollmacht für die Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdegegnerin. Dies

ist allerdings vorliegend ohne Belang, da das Fehlen des Inlandsvertreters

auf Seiten der Beschwerdegegnerin eine Sachentscheidung nicht hindert.

III.

Als Unterlegene trägt die Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens (§18

Abs. 2 S. 2 GebrMG i. V. m. §§ 84 Abs. 2 S. 2 PatG, 97 Abs. 1 ZPO).

IV.

Der Senat hat ohne mündliche Verhandlung entschieden, da im Beschwerdeverfahren gegen einen Kostenfestsetzungsbeschluss des Deutschen Patent- und

Markenamts eine mündliche Verhandlung nicht erforderlich ist, auch wenn sie

wie hier hilfsweise beantragt wurde (vgl. Bühring, GebrMG, 7. Aufl. 2006, § 18

Rn. 75, Fn. 206; Schulte a. a. O. Rn. 32).

Müllner Baumgärtner Eisenrauch

Pr

Urteil vom 30.04.2015

2 ZA (pat) 10/14 vom 30.04.2015

Urteil vom 23.07.2015

2 Ni 20/13 (EP) vom 23.07.2015

Urteil vom 16.06.2016

10 W (pat) 20/16 vom 16.06.2016

Anmerkungen zum Urteil