Urteil des BPatG vom 23.05.2008, 33 W (pat) 154/05

Entschieden
23.05.2008
Schlagworte
Veranstaltung, Papier, Beschreibende angabe, Wissenschaftliche forschung, Beratung, Organisation, Unterhaltung, Public relations, Herausgabe, Internet
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BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 154/05 _______________ An Verkündungs Statt zugestellt am 23. Mai 2008

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 305 35 156.7

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 4. März 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Bender und der Richter Dr. Kortbein und Kätker

BPatG 154

08.05

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der

Markenstelle für Klasse 36 vom 7. November 2005 teilweise

aufgehoben, nämlich hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: Computer; Computerbetriebsprogramme [gespeichert]; Datenverarbeitungsanlagen (Speicher für-);

Datenverarbeitungsgeräte; Zentraleinheiten [für

die Datenverarbeitung]; Interfaces [Schnittstellengeräte oder -programme für Computer];

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton); Buchbindeartikel;

Schreibwaren; Büroartikel (ausgenommen Möbel);

Werbematerialien, nämlich Notizblöcke, Kugelschreiber, Schreibblöcke und Tragetaschen aus

Papier und Kunststoff; Abreißkalender; Adressenstempel; Aktenhüllen; Aktenordner; Blätter (Papier-) [Papeteriewaren]; Bleistifte; Bleistiftspitzer

[nicht elektrisch]; Blöcke [Papier und Schreibwaren]; Briefkörbe; Briefpapier; Buchbindeartikel;

Bucheinbände; Einbände [Papier- und Schreibwaren]; Etiketten, nicht aus Textilstoffen; Glückwunschkarten; Kästen, Behälter für Papier- und

Schreibwaren; Stempelkissen; Lesezeichen; Lineale (Zeichen-); Loseblattbinder; Papierblätter [Papeteriewaren]; Papiertüten; Radiergummis;

Schachteln aus Pappe oder aus Papier; Schreibund Papierwaren; Schreibgeräte (Minen-);

Schreibhefte; Schreibmappen [Schreibnecessai-

res]; Schreibmaterialien; Schreibnecessaires

[Schreibgarnituren]; Schreibunterlagen; Siegelstempel; Stempel; Stempelkissen; Stickers, Aufkleber [Papeteriewaren]; Verpackungsbeutel

[-hüllen, -taschen] aus Papier oder Kunststoff;

Verpackungsmaterial aus Karton; Verpackungspapier; Zeichenblöcke;

Klasse 35: Vervielfältigung von Dokumenten; Schaufensterdekoration;

Klasse 41: Erziehungsberatung; Erziehung; Freizeitgestaltung (Dienstleistungen bezüglich-); Information

über Veranstaltungen (Unterhaltung); Organisation und Durchführung von kulturellen und/oder

sportlichen Veranstaltungen; sportliche Wettkämpfe (Veranstaltung von-); Veranstaltung sportlicher Wettkämpfe; Veranstaltung von Wettbewerben [Erziehung und Unterhaltung];

Klasse 42: Computerprogramme (Installieren von-); Computer-Programme (Kopieren von-); Vermietung und

Weiterleitung von Speicherplätzen zur Benutzung

als Websites für Dritte (hosting); Konvertieren von

Computerprogrammen und Daten [ausgenommen

physische Veränderung]; Konvertieren von Daten

oder Dokumenten von physischen auf elektronischen Medien; Durchführung technischer Tests

und Checks.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I

Am 16. Juni 2005 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke

IKK Nordrhein-Westfalen

angemeldet worden. Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen lautet wörtlich wie folgt:

"Klasse 9: Compact-Disks [Ton, Bild]

Compact-Disks [ROM, Festspeicher]

Computer

Computerbetriebsprogramme [gespeichert]

Computer-Programme [gespeichert]

Computerprogramme [herunterladbar]

Computer-Software [gespeichert]

Datenträger (Magnet-)

Datenträger (optische-)

Datenverarbeitungsanlagen (Speicher für-)

Datenverarbeitungsgeräte

Disketten

Publikationen (elektronische)

Monitore [Computerprogramme]

Zentraleinheiten [für die Datenverarbeitung]

Interfaces [Schnittstellengeräte oder -programme für

Computer]

Videobänder

Videokassetten

Siegelstempel

Stempel

Stempelkissen

Stickers, Aufkleber [Papeteriewaren]

Veröffentlichungen [Schriften]

Verpackungsbeutel [-hüllen, -taschen] aus Papier

oder Kunststoff

Verpackungsmaterial aus Karton

Verpackungspapier

Zeichenblöcke

Zeichnungen

Zeitschriften

Zeitschriften [Magazine]

Klasse 35: Werbung

Rundfunkwerbung

Fernsehwerbung

Aktualisierung von Werbematerial

Analysen (Aufstellung von Kosten-Preis-)

Personalanwerbung

Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten

Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten

Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke

Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen

Betriebswirtschaftliche Beratung

Organisatorische Beratung

Beratung in Fragen der Geschäftsführung

Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten

Personalmanagementberatung

Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung

Buchführung

Buchprüfung

Dateienverwaltung mittels Computer

Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken

Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken

Ermittlungen in Geschäftsangelegenheiten

Geschäftsangelegenheiten (Informationen in-)

Geschäftsangelegenheiten (Nachforschungen in-)

Geschäftsangelegenheiten (Organisationsberatung

in-)

Geschäftsführung (Beratung in Fragen der -)

Geschäftsführung (Planungen [Hilfe] bei der -)

Herausgabe von Werbetexten

Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben

Lohn- und Gehaltsabrechnung

Marketing [Absatzforschung]

Meinungsforschung

Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu

Werbezwecken

Nachforschung in Computerdateien [für Dritte]

Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]

Online Werbung in einem Computernetzwerk

Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln

Statistiken (Erstellen von-)

Statistiken (Herausgabe von-)

Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken

Versandwerbung

Plakatanschlagwerbung

Verteilung von Werbematerial [Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben]

Vervielfältigung von Dokumenten

Verbreitung von Werbeanzeigen

Aktualisierung von Werbematerial

Werbeschriften (Werbung durch-)

Werbetexte (Herausgabe von-)

Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen

Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen (betriebswirtschaftliche)

Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten

Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten

Organisation und Veranstaltung von Werbeveranstaltungen

Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen

Unternehmensberatung

Schaufensterdekoration

Telemarketing

Versandwerbung

Versenden von Werbesendungen

Verteilen von Werbemitteln

Werbung im Internet für Dritte

Werbung durch Werbeschriften

Klasse 36: Versicherungswesen

Versicherungsberatung

Erteilung von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten

Krankenversicherung

Vermittlung von Versicherungen

Außenstände (Einziehung von-)

Finanzielle Schätzungen [VersicherungsangeIegenheiten]

Ausgabe von Gutscheinen, Wertmarken

Vermittlung von Versicherungen

Krankenversicherungswesen, insbesondere Dienstleistungen einer Krankenversicherung

Klasse 38: Telekommunikation

Bereitstellung von Informationen im Internet

Bereitstellung von Plattformen im Internet

Bereitstellung von Portalen im Internet

Bereitstellung einer Hotline

Hotlinedienste, nämlich telefonische Beratung über

Gesundheitsfragen, Gesundheitsprävention, Gesundheitsgefahren, Gesundheitsschäden, Medikamente, Krankheitsbilder, Behandlung von Krankheiten, besondere Heilmethoden, Fachärzte, Beantwortung von Fragen zur Krankenversicherung

Sammeln und Liefern von Nachrichten

Sammeln und Liefern von Pressemeldungen

Übermittlung von Nachrichten

Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer

Nachrichtenüberbringung [Botendienst]

Nachrichtenübermittlung (elektronische-)

Telefondienst

Klasse 41: Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung

Kurberatung

Bereitstellen von elektronischen Publikationen

Bücher (Veröffentlichung von-)

Erziehung und Unterricht

Fernunterricht

Fernkurse

Freizeitgestaltung (Dienstleistungen bezüglich-)

Gesundheits-Klubs (Betrieb von-)

Gymnastikunterricht

Herausgabe von Texten [ausgenommen Werbetexte]

Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet

Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet

Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung

Information über Veranstaltungen (Unterhaltung)

Organisation und Durchführung von kulturellen

und/oder sportlichen Veranstaltungen

Online-Publikation von elektronischen Büchern und

Zeitschriften

Organisation und Veranstaltung von Konferenzen

Organisation und Veranstaltung von Kongressen

Organisation und Veranstaltung von Symposien

Praktische Übungen (Demonstrationsunterricht in-)

Seminare (Veranstaltung und Durchführung von-)

Sportliche Wettkämpfe (Veranstaltung von-)

Turnunterricht

Veranstaltung sportlicher Wettkämpfe

Veranstaltung und Durchführung von Seminaren

Veranstaltung und Durchführung von Workshops

[Ausbildung]

Veranstaltung und Leitung von Kolloquien

Veranstaltung von Wettbewerben [Erziehung und

Unterhaltung]

Veröffentlichung von Büchern

Videobänder (Aufzeichnung von-)

Workshops (Veranstaltung und Durchführung von-)

[Ausbildung]

Klasse 42: Aktualisieren von Computer-Software

Computerprogramme (Installieren von-)

Computer-Programme (Kopieren von-)

Computer-Software (Aktualisieren von-)

Computer-Software (Design von-)

Computersoftware (Wartung von-)

Datenverarbeitung (Erstellen von Programmen für

die-)

Gestaltung und Unterhaltung von Websites für Dritte

Konvertieren von Computerprogrammen und Daten

[ausgenommen physische Veränderung]

Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronischen Medien

Programme (Erstellen von-) für die Datenverarbeitung

Qualitätsprüfung

Vermietung und Weiterleitung von Speicherplätzen

zur Benutzung als Websites für Dritte (hosting)

Wartung von Computersoftware

Websites (Gestaltung und Unterhalt von-) für Dritte

Aktualisieren von Internetseiten

Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen

Durchführung technischer Tests und Checks

Sozialwissenschaftliche Beratung

Wissenschaftliche Forschung

Klasse 44: Gesundheits- und Schönheitspflege

Psychologe (Dienstleistungen eines-)

Durchführung medizinischer und klinischer Untersuchungen

Entziehungskuren für Suchtkranke

Medizinische Beratung sowie Beratung zu medizinischen Dienstleistungen, insbesondere Beratung für

spezielle Gesundheitsprobleme der Versicherten,

Auskünfte über Fachärzte und über Gesundheitspflege, über Gesundheitsprävention und besondere

Heilmethoden".

Mit Beschluss vom 7. November 2005 hat die Markenstelle für Klasse 36 durch ein

Mitglied des Patentamts die Anmeldung nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2

MarkenG zurückgewiesen. Unter Bezugnahme auf ihren Beanstandungsbescheid

vom 11. August 2005 hat die Markenstelle den Beschluss damit begründet, dass

es sich bei der angemeldeten Marke um eine beschreibende Sach- und Herkunftsangabe für eine "Innungskrankenkasse aus oder für Nordrhein-Westfalen"

handele. Damit weise sie darauf hin, dass es sich um Dienstleistungen einer Innungskrankenkasse aus oder für Nordhrein-Westfalen handele und die weiteren

Waren und Dienstleistungen zur Durchführung der vorgenannten bestimmt seien

oder in deren Rahmen erbracht würden. Die angemeldete Marke sei damit nach

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der

sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Zudem regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Zur Begründung führt sie aus, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung

nicht um eine beschreibende und damit nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG freihaltungsbedürftige Angabe handele.

Bei Krankenkassen sei es durch Angabe eines entsprechenden Zusatzes verkehrsüblich, die Region anzugeben, in der die Krankenkasse tätig sei. Dies sei

wegen der unterschiedlichen Beitragssätze in West- und Ostdeutschland auch für

den Kunden wichtig. Auch sei eine Unterscheidung wichtig, ob die jeweilige Kasse

bundesweit (z. B. Deutsche BKK) oder regional begrenzt (z. B. BKK Sauerland)

agiere. Auch wenn die regionalen Gruppen seit Einführung der freien Kassenwahl

ein wenig ineinander übergingen, sei es für den Kunden gleichwohl wichtig geblieben, durch den Namen direkt zu erfahren, ob die Kasse für ihn infrage komme,

etwa weil die Kassen je nach Gebietsansässigkeit für bestimmte Berufsgruppen

spezielle Gesundheitsprogramme anböten oder mit Ärzten aus der Region eng

zusammen arbeiteten. Im Übrigen handele es sich bei der Bezeichnung "Nordrhein-Westfalen" nur um die Angabe der Angebotsstätte, nicht aber um eine Angabe über Merkmale der Dienstleistungen.

Zwar gebe es in Nordrhein-Westfalen andere Innungskrankenkassen, die ebenso

den Zusatz "Nordrhein-Westfalen" verwendeten, diese hätten aber kein Interesse

an der angemeldeten Marke "IKK Nordrhein-Westfalen" und würden sie auch nicht

verwenden. Auf dem sehr konservativen und restriktiven Markt der Innungskrankenkassen sei auch nicht damit zu rechnen, dass sich eine Kasse mit dem Namen

"IKK Nordrhein-Westfalen" bezeichnen möchte. Vielmehr sei aufgrund der flächendeckenden Versorgung mit Krankenkassen davon auszugehen, dass in Zukunft keine neue Innungskrankenkasse mehr gegründet werde bzw. keine der bestehenden Kassen Bedarf an dem Namenszusatz "Nordrhein-Westfalen" habe.

Der Konsolidierungsprozess der Innungskrankenkassen, der bereits mit ihrer Öffnung im Jahr 1996 begonnen habe, sei inzwischen abgeschlossen. Von den vormals 150 Innungskrankenkassen seien mittlerweile nur noch 16 übrig geblieben,

drei davon als Direktkassen ohne besondere örtliche Zuweisung. Neue Innungskrankenkassen könnten nur unter strengen Bedingungen errichtet werden, d. h.

nur durch Handwerksinnungen für Betriebe der Mitglieder, sofern in diesen Betrieben regelmäßig mindestens 1000 Versicherungspflichtige beschäftigt seien und

die Leistungsfähigkeit der Krankenkasse auf Dauer gesichert sei. Zudem könnten

Innungskrankenkassen bis auf weiteres auch nur als geschlossene Kassen entstehen, die also nur für Innungsmitglieder bzw. deren Beschäftigte geöffnet seien.

Das bereits einmal verlängerte gesetzliche Öffnungsmoratorium sei erneut bis

Ende 2008 verlängert worden (Art. 39 GKV-WSG). Angesichts der bisherigen

Rechts- und Wettbewerbsentwicklung spreche alles dafür, dass es nicht zu Neugründungen kommen werde. Insbesondere seien Innungen i. d. R. nur auf Kreise

und kreisfreie Städte bezogen. Selbst Vereinigungen von Fachinnungen könnten

keine landesweite Abdeckung erreichen. Daher bestehe kein Freihaltungsbedürfnis, denn die Neugründung einer Innungskrankenkasse in Nordrhein-Westfalen sei

damit mehr als unwahrscheinlich. Im Übrigen dürfte eine neu gegründete Innungskrankenkasse nur als Direktkasse entstehen, da eine Konkurrenz mit der örtlich

etablierten Infrastruktur der bestehenden Innungskrankenkassen nicht rentabel

wäre. Eine solche Direktkasse würde sich dann aber keinen Namen mit lokalem

Schwerpunkt geben. Die Tendenz gehe daher weg von der Benennung nach einem Bundesland. Insgesamt müsse von einer bestehenden und zukünftigen Alleinstellung der Anmelderin ausgegangen werden. Soweit sich mit der Vereinig-

ten IKK noch eine weitere Innungskrankenkasse in Nordrhein-Westfalen befinde,

benenne diese sich jedenfalls nicht nach Nordrhein-Westfalen.

Der angemeldeten Marke fehle auch nicht jegliche Unterscheidungskraft i. S. d.

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, denn sie stelle einen Herkunftshinweis der Waren und

Dienstleistungen dar, ohne diese unmittelbar zu beschreiben. Die Bezeichnungen

der einzelnen Krankenkassen seien ähnlich gebildet und enthielten Gebietszusätze. Dies betreffe etwa die Namen der allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK),

die sämtlich auf diese Weise gebildet seien, ebenso acht von 16 IKK-Namen, zudem einige Betriebskrankenkassen (BKK). Der Verbraucher sei an solche Kennzeichnungen gewöhnt. Hierbei stehe "IKK" für "Innungskrankenkasse", während

durch den Zusatz "Nordrhein-Westfalen" das Tätigkeitsgebiet bzw. der Tätigkeitsschwerpunkt dieser Kasse näher erläutert werde. Dieser Zusatz vermittle Unterscheidungskraft, weil es für den Kunden wichtig sei, direkt zu erfahren, ob die gewählte Krankenkasse für ihn infrage komme. Zudem werde der einzelne Anbieter

hierdurch individualisiert. Sogar für die versicherungsbezogenen Dienstleistungen

der Klasse 36, erst recht für die übrigen Waren und Dienstleistungen, zu denen

die Anmeldemarke allenfalls einen assoziativen Bezug biete, liege ein betrieblicher

Herkunftshinweis vor. Denn auch krankenkassenbezogene Dienstleistungen, wie

etwa telefonische Gesundheitsberatung, würden durch den Wortlaut der Anmeldemarke nicht ohne weiteres beschrieben.

Ergänzend verweist die Anmelderin auf Eintragungen von ihrer Auffassung nach

ähnlichen Marken, wie etwa "IKK Nord", "BKK Europa", "BKK Bremen", "BKK Niedersachsen", "BKK Bergisch-Land", "BKK Sauerland" und vor allem "BKK NRW",

"BKK NW". Auch die Abkürzung "TÜV" sei mit fast beliebigen geographischen

Ortsangaben ohne weiteres als Wortmarke eingetragen worden, wofür die Anmelderin mehrere Beispiele benennt.

Eine Zurückweisung der Anmeldung wäre mit einer Verletzung der Chancengleichheit der Wettbewerber verbunden. Dies würde zu einer Wettbewerbsverzer-

rung zwischen den Kassen und einer willkürlichen Ungleichbehandlung führen. Im

Hinblick auf die Gleichbehandlung bei der Eintragbarkeit von Krankenkassenbezeichnungen, kombiniert mit einem geographischen Zusatz, regt die Anmelderin

hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung sind der Anmelderin Kopien des Ergebnisses einer vom Senat durchgeführten Recherche übersandt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist nur teilweise begründet.

1.Hinsichtlich der nicht im Entscheidungsausspruch unter Ziff. 1 aufgeführten

Waren und Dienstleistungen ist die angemeldete Marke jedenfalls nach § 8 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Nach dieser Vorschrift sind

Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der

Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der

Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Die angemeldete Marke besteht aus einer Kombination der Buchstabengruppe

"IKK", bei der es sich um eine vielfach belegbare Abkürzung für "Innungskrankenkasse" handelt, und der nicht weiter erläuterungsbedürftigen geografischen Angabe "Nordrhein-Westfalen". In ihrer sprachüblichen Kombination bezeichnet die

Anmeldemarke eine in Nordrhein-Westfalen belegene und/oder dort schwerpunktmäßig tätige Innungskrankenkasse.

Eine solche Kombination aus einer Bezeichnung der Art einer Versicherung und

der darauf bezogenen geografischen Angabe benennt verkehrswesentliche

Merkmale nicht nur des Versicherungsbetriebes als solchem, also hier der vorliegend beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36, sondern auch der meisten

weiteren angemeldeten Waren und Dienstleistungen. So werden Waren (der

Klasse 9), die geistige Inhalte aufweisen können, wie Compact-Disks, Disketten

und sonstige Datenträger, aber auch Computerprogramme bzw. -software, ebenso

wie Druckereierzeugnisse jeglicher Art (Klasse 16) mit der angemeldeten Buchstaben-Wortkombination als Waren beschrieben, die sich inhaltlich-thematisch mit

einer in Nordrhein-Westfalen belegenen bzw. dort schwerpunktmäßig tätigen Innungskrankenkasse befassen. Dabei kann es dahinstehen, ob diese inhaltlichthematische Befassung darin besteht, dass über eine nordrhein-westfälische Innungskrankenkasse berichtet wird, oder dass die Datenträger, Programme und

Druckereierzeugnisse z. B. als Werbe-, Informations-, Dokumentationsmaterial

oder Anwendungssoftware für den Betrieb einer solchen Innungskrankenkasse

geeignet und bestimmt sind. Denn nach den Grundsätzen der Entscheidung

EuGH GRUR 2004, 146 - Doublemint kann ein Wortzeichen eine beschreibende

Angabe sein, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein

Merkmal der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen bezeichnet. Weiter

werden die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35, mit Ausnahme von

"Vervielfältigung von Dokumenten" und "Schaufensterdekoration" mit der Anmeldemarke als Dienstleistungen wie z. B. Werbung, Unternehmensberatung und

-führung sowie sonstige unternehmensbezogene Tätigkeit beschrieben, die dem

Betrieb einer nordrhein-westfälischen Innungskrankenkasse dienen, etwa als Bewerbung einer solchen Kasse oder in sonstiger Weise auf ihren Betrieb spezialisierte Tätigkeit. Gleiches gilt für die ebenfalls zahlreich angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 41 (mit Ausnahme von "Erziehung, Erziehungsberatung, Veranstaltung von sportlichen Wettkämpfen, Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung, Informationen über Veranstaltungen (Unterhaltung), Organisation und

Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen, Veranstaltung

von Wettbewerben (Erziehung und Unterhaltung)"). Denn Dienstleistungen, wie

etwa Unterricht, Aus- und Fortbildung, Herausgabe von Druckereierzeugnissen,

Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen, Workshops usw.

sind auf die Erarbeitung und Vermittlung geistiger Inhalte gerichtet, die z. B. in berichtender oder unterrichtender Form dem Betrieb einer nordrhein-westfälischen

Innungskrankenkasse dienen können und mit der Anmeldemarke auch dahingehend beschrieben werden. Ebenso können die angemeldeten (EDV-) technischen

Dienstleistungen der Klasse 42, soweit sie einen Bezug zu Inhalten aufweisen

können, sowie sozialwissenschaftliche Beratung und wissenschaftliche Forschung

ebenfalls auf den Betrieb einer nordrhein-westfälischen Innungskrankenkasse

spezialisiert sein, wobei die letztgenannten beiden Dienstleistungen z. B. versicherungsmathematischer oder medizinischer Natur sein können. Schließlich können

auch die medizinisch orientierten Dienstleistungen der Klasse 44 dem Betrieb einer nordrhein-westfälischen Innungskrankenkasse dienen, etwa im Rahmen von

Vorsorgeprogrammen oder medizinischen Untersuchungen.

Die o. g. Bedeutung im Sinne ein oder mehrerer Merkmalsbezeichnungen, die sich

auf eine in Nordrhein-Westfalen belegene und/oder dort schwerpunktmäßig tätige

Innungskrankenkasse beziehen, hat für den Verkehr, der hier sowohl aus allgemeinen als auch aus spezialisierten (Fach-)Kreisen besteht, auch eine erhebliche

sachliche Bedeutung und bezeichnet damit verkehrswesentliche Eigenschaften

der betreffenden Waren und Dienstleistungen. Sowohl aus dem Rechercheergebnis als auch aus der Beschwerdebegründung der Anmelderin geht hervor, dass

sich aus dem geografischen Tätigkeitsgebiet einer Innungskrankenkasse durchaus wichtige Konsequenzen ergeben können. Einige Innungskrankenkassen sind

nur für bestimmte Bundesländer geöffnet, so dass nur Einwohner des betreffenden Bundeslands oder dort tätige Arbeitnehmer Mitglied einer solchen Kasse werden können. Auch die Beitragsätze variieren je nach Bundesland. Zudem erstatten

bzw. vergüten die verschiedenen Innungskrankenkassen teilweise nach verschiedenen Sätzen, so dass Vertragsärzte unterschiedlicher Bundesländer verschiedene Vergütungen bekommen, was sich für den Versicherten mittelbar dadurch

auswirken kann, dass er - je nach Bundesland - unterschiedlich aufwändige ärztli-

che Leistungen in Anspruch nehmen kann (vgl. www.krankenhausregister-sachsen.de/lexikon/Innungskrankenkassen_(IKK)…; http://de.wikipedia.org/wiki/Innungskrankenkasse; www.gesetzliche-krankenkassen.eu/ikk_krankenkasse.htm;

www.stiftung-warentest.de/online/versicherung_vorsorge/meldung 1156707/…;

www.krankenkassentarife.de/baseportal/foren/forumb&forenid=1…;

www.krankenversichern.info/gesetzlich.htm);

www.aerztlichepraxis.de/rw_5_News_politik_NewsID_…).

Insoweit hat die Anmelderin in ihrer Beschwerdebegründung vom 10. August 2006

auch sinngemäß vorgetragen, dass der geografische Namenszusatz bei Innungskrankenkassen etwa wegen der unterschiedlichen Beitragssätze in West- und

Ostdeutschland für den Versicherten wichtig sei. Durch den Namen könne er direkt erfahren, ob eine Kasse für ihn infrage komme, etwa weil die Kassen je nach

Gebietsansässigkeit für bestimmte Berufsgruppen spezielle Gesundheitsprogramme anböten oder mit Ärzten aus der Region eng zusammenarbeiteten. Auch

sei eine Unterscheidung wichtig, ob die jeweilige Kasse bundesweit oder regional

begrenzt agiere.

Vor allem der Umstand, ob eine Innungskrankenkasse überhaupt für Einwohner

bestimmter Bundesländer geöffnet ist, stellt aus der Sicht des Senats ein besonders wichtiges Merkmal dar. Denn wenn mehrere, wenn nicht gar die Mehrheit der

inzwischen nicht mehr zahlreichen Innungskrankenkassen nur Versicherte aus

bestimmten Bundesländern als Mitglieder aufnehmen, so stellt gerade die Angabe

des betreffenden Bundeslands ein äußerst verkehrswichtiges und für die Anwendung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG relevantes Merkmal dar. Nichts anderes kann

für die bloße Kombination der Abkürzung für "Innungskrankenkasse" mit der Bezeichnung eines Bundeslands gelten, da es sich hierbei nur um eine sinnvolle

Kombination von zwei wichtigen, möglicherweise sogar den wichtigsten Angaben

über Art und Ort von Innungskrankenkassen handelt. Sie stellt nicht nur eine

Merkmalsbezeichnung für die versicherungs- und gesundheitsbezogenen Dienstleistungen der Klassen 36 und 44 dar, sondern bezeichnet auch Merkmale der für

den Betrieb einer Innungskrankenkasse benötigten und bestimmten EDV- und

unternehmensbezogenen Waren und Dienstleistungen, denn diese können nicht

nur auf den Betrieb einer Innungskrankenkasse, sondern auch auf die regionalen

Gegebenheiten in Nordrhein-Westfalen spezialisiert sein.

Entgegen der Ansicht der Anmelderin kann (jedenfalls derzeit) nicht davon ausgegangen werden, dass die Kombination der Abkürzung "IKK" mit einer nachgestellten Benennung eines Bundeslandes vom Verkehr bereits von Haus aus nicht

nur als Merkmalsangabe, sondern - wenigstens zugleich - als Hinweis auf eine

bestimmte betriebliche Herkunft aufgefasst wird, was einem Freihaltungsbedürfnis

entgegen stehen könnte. Dies gilt auch angesichts der von der Anmelderin wiederholt betonten Konzentration auf dem Markt der Innungskrankenkassen. Denn

trotz des zu beobachtenden rasanten Konzentrationsprozesses kann der Senat

nicht feststellen, dass bereits ein Zustand eingetreten ist, wonach in jedem Bundesland jeweils nur eine Innungskrankenkasse besteht und sich diese nach Art

der angemeldeten Marke nach ihm benennt. Hierfür wäre Voraussetzung, dass ein

solcher Zustand bereits seit längerer Zeit besteht, so dass er (auch auf Seiten der

Verbraucher!) die Verkehrsauffassung geprägt hat, und dass aufgrund gesicherter

Umstände davon ausgegangen werden kann, dass er auch von Dauer sein wird.

Bereits der relativ geringe Zeitablauf seit dem ab 1996 erfolgten Beginn des Konzentrationsprozesses bei den Innungskrankenkassen spricht hiergegen. Vor allem

auf Seiten der Verbraucher kann eine "Gewöhnung" an einen unwiderruflichen

Konzentrationsprozess auf einen einzigen Anbieter in Nordrhein-Westfalen nicht

angenommen werden. Zudem besteht mit der "Vereinigten IKK" mit Sitz in Dortmund auch noch mindestens eine weitere Innungskrankenkasse in Nordrhein-Westfalen, selbst wenn die offenbar nicht örtlich beschränkt agierende

BIG Direktkrankenkasse nicht mit einbezogen wird.

Selbst wenn man ein gegenwärtiges Freihaltungsbedürfnis ausschließen würde,

so kann dies jedenfalls nicht für ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis gelten. Das

Vorliegen eines zukünftigen Freihaltungsbedürfnisses beurteilt sich aufgrund einer

nicht lediglich spekulativen, sondern realitätsbezogenen Prognose, die auch mögliche, nicht außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegende zukünftige wirtschaftliche

Entwicklungen berücksichtigt, welche eine beschreibende Verwendung der

betreffenden Angabe vernünftigerweise erwarten lässt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8, Rdn. 201 m. w. N.). Hiergegen würde insbesondere nicht

sprechen, dass eine neue Innungskrankenkasse nach Auffassung der Anmelderin

wegen des Öffnungsmoratoriums zur Zeit nur als geschlossene Kasse entstehen

kann und sie damit faktisch keine landesweite Abdeckung erreichen könnte, da

Innungen in der Regel nur auf Kreise und kreisfreie Städte bezogen sind. Es kann

dahingestellt bleiben, ob es tatsächlich völlig unwahrscheinlich ist, dass noch eine

oder mehrere neue Innungskrankenkassen gegründet werden, die das gesamte

Gebiet Nordrhein-Westfalens abdecken wollen. Denn ein Freihaltungsbedürfnis an

der angemeldeten Bezeichnung wird zum einen schon dann zu bejahen sein,

wenn die Möglichkeit besteht, dass sich eine neue Innungskrankenkasse in Nordrhein-Westfalen niederlassen und dort wenigstens in einem Teil dieses Bundeslandes betätigen will. Allein dies kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zum

anderen ist auch nicht auszuschließen, dass sich eine bereits in einem anderen

Bundesland bestehende Innungskrankenkasse zusätzlich auch in Nordrhein-Westfalen betätigen will, sei es durch Fusion mit einer anderen Kasse oder

durch Ausweitung ihres Geschäftsgebiets. So hat etwa die Fusion der Vereinigten

IKK und der IKK Bayern dazu geführt, dass die vormals auf Nordrhein-Westfalen

beschränkte Vereinigte IKK nunmehr auch in Bayern tätig ist (vgl. www.vereinigteikk.de/main.aspx/G/111327/L/-1/137548/… ("Im Wachstum: Unternehmensgeschichte der Vereinigten IKK …"). Im Übrigen können sich auch die geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen rasch wieder ändern, was sich etwa daran zeigt,

dass das Öffnungsmoratorium zwar wiederholt, aber jeweils nur befristet verlängert worden ist. Auch die sonstigen Entwicklungen im Gesundheitswesen, insbesondere bei den gesetzlichen Kassen, haben in den vergangenen Jahren deutlich

gezeigt, dass stets mit Änderungen zu rechnen ist. Nicht zuletzt angesichts der

Bedeutung des bevölkerungsreichsten Bundeslandes für den Markt der Versiche-

rungen und darauf bezogener ergänzender Waren und Dienstleistungen kann ein

zumindest zukünftiges Freihaltungsbedürfnis somit nicht verneint werden.

Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass es bei der Beurteilung des Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht um die Frage geht, ob eine bestehende oder evtl. in Zukunft neu zu gründende Innungskrankenkasse sich selbst

den Namen "IKK Nordrhein-Westfalen" geben und diesen als Unternehmenskennzeichen führen will. Vorliegend geht es vielmehr um die Frage, ob diese Angabe

gegenwärtig oder zukünftig zur freien beschreibenden Verwendung (beschreibende Bezeichnung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen) durch die

Mitbewerber freizuhalten ist. Ein solches Bedürfnis an der freien waren- und

dienstleistungsbeschreibenden Verwendung der Kombination von "IKK" und

"Nordrhein-Westfalen" kann auch für Mitbewerber bestehen, die einen anderen

Namen als den der angemeldeten Marke führen, die aber in der vorliegend angemeldeten Kurzform auf die Art und den örtlichen Schwerpunkt ihrer Waren und

Dienstleistungen hinweisen wollen. Damit liegt für die meisten angemeldeten Waren und Dienstleistungen ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

vor.

2.Für die unter Ziff. 1 des Entscheidungsausspruchs genannten Waren und

Dienstleistungen haben sich hingegen keine Eintragungshindernisse feststellen

lassen.

a) Insbesondere konnte ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht festgestellt werden. Für Waren wie etwa Computer, Computerbetriebsprogramme, Datenverarbeitungsgeräte, Speicher hierfür, u. Ä. stellt die angemeldete Marke insofern keine sinnvolle beschreibende Angabe dar, als es sich bei

diesen Waren um allgemeine EDV-Hard- und -software handelt, die für jede Art

von Dienstleistungen im Massenkundengeschäft geeignet sind. Angesichts der in

solchen Dienstleistungsbereichen verwendeten EDV-Geräte und -anlagen mit ihren heutzutage üblichen Kapazitäten kann nicht davon ausgegangen werden,

dass es speziell für den Einsatz in nordrhein-westfälischen Innungskrankenkassen

konzipierte und produzierte EDV-Geräte und –betriebsprogramme gibt. Im Gegensatz zu Anwendungssoftware stellt die Marke hierfür somit keine für den Verkehr

ohne weiteres verständliche Merkmalsbezeichnung dar.

Auch für Waren der Klasse 16, die (ohne weitere Bearbeitung oder Benutzung)

keine geistigen Inhalte aufweisen können, wie Papier, Pappe (Karton), Schreibwaren, Büroartikel, Werbematerialien, nämlich Notizblöcke, Kugelschreiber …, Tragetaschen, Etiketten o. Ä. lässt sich kein Freihaltungsbedürfnis an der Anmeldemarke feststellen. Sie sind ihrer Natur nach nicht auf die Verwendung durch eine

nordrhein-westfälische Innungskrankenkasse spezialisiert. Erst wenn sie z. B. mit

einem entsprechenden Werbeaufdruck versehen wären, womit sie dann aber bereits vom Erwerber benutzt würden, wäre eine Merkmalsbezeichnung denkbar.

Ebenso wird die angemeldete Marke für die Dienstleistungen "Vervielfältigung von

Dokumenten" und "Schaufensterdekoration" (Klasse 35) vom Verkehr nicht ohne

weiteres als Merkmalsangabe verstanden. Auch diese Dienstleistungen sind ihrer

Natur nach nicht an geistige Inhalte gebunden. Für Schaufensterdekoration erscheint die angemeldete Marke sogar überraschend und deplaziert.

Auch für die unter der Klasse 41 angemeldeten Dienstleistungen "Erziehungsberatung, Erziehung, Freizeitgestaltung (Dienstleistungen bezüglich-), Information

über Veranstaltungen (Unterhaltung), Organisation und Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen; sportliche Wettkämpfe (Veranstaltung

von-); Veranstaltung sportlicher Wettkämpfe; Veranstaltung von Wettbewerben

[Erziehung und Unterhaltung]" wird die angemeldete Marke vom Verkehr nicht,

jedenfalls nicht ohne weiteres, als Merkmalsangabe verstanden. Dabei geht der

Senat bei der Dienstleistung "Erziehung" davon aus, dass sie nur Kindererziehung

betrifft, also keine z. B. schulischen, beruflichen oder gesundheitsbezogenen Bildungsmaßnahmen umfasst. Auch Unterhaltungs- und Freizeitveranstaltungen

werden nach Art und Inhalt typischerweise nicht auf die Bedürfnisse von Innungs-

krankenkassen abgestimmt (im Gegensatz z. B. zu Ferienhotels oder -Clubs).

Soweit Innungskrankenkassen hingegen als Veranstalter oder Sponsor solcher

Veranstaltungen auftreten, wird eine Bezeichnung wie die angemeldete Marke als

Unternehmenshinweis und nicht als Angabe über Merkmale der Veranstaltungsdienstleistungen verstanden.

Schließlich stellt die angemeldete Marke auch nicht für allgemeine EDV-technische Waren und Dienstleistungen, wie Installieren oder Konvertieren von Computerprogrammen, eine direkte Merkmalsbezeichnung dar, denn im Gegensatz zu

Erstellen, Aktualisieren oder Wartung von Computerprogrammen befassen sich

die o. g. Dienstleistungen nicht mit den Inhalten der Programme. Auch erfordern

sie keine spezielle inhaltliche Anpassung an die Bedürfnisse von Innungskrankenkassen. Ein Verständnis als Merkmalsbezeichnung liegt daher eher fern.

Dies gilt ebenso für Vermietung und Weiterleitung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte und das Konvertieren von Daten oder Dokumenten

von physischen auf elektronische Medien sowie die Durchführung technischer

Tests und Checks.

b) Für die unter Ziffer 1. des Entscheidungsausspruchs genannten Waren und

Dienstleistungen lässt sich auch kein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG feststellen, da der angemeldeten Marke insoweit nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann. Wie bereits oben unter a) ausgeführt, ist für den Verkehr bei solchen Waren und Dienstleistungen nicht ohne weiteres erkennbar, warum bzw. in welcher Hinsicht die Anmeldemarke ein Merkmal

hierfür bezeichnen soll. Vielmehr bedarf es erst gedanklicher Überlegungen über

den Sinn der Kennzeichnung "IKK Nordrhein-Westfalen" und den sachlichen Bezug zu den betreffenden Waren und Dienstleistungen. Insofern kann der angemeldeten Marke nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Damit war der angefochtene Beschluss teilweise aufzuheben. Die Art der Abfassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses mit zahlreichen unzulässigen

Doppelbenennungen und teilweise sprachlich unrichtig gebildeten Formulierungen, die offenbar elektronisch aus dem Suchdienst des Patentamts für Waren und

Dienstleistungsbegriffe übernommen worden sind, gibt allerdings zu dem Hinweis

Anlass, dass das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis im fortzusetzenden Verfahren vor dem Patentamt noch einer weiteren Klärung bedarf.

3.Für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde sieht der Senat keinen hinreichenden Grund. Die Anmelderin hat zur Begründung ihrer dahingehenden Anregung

auf Voreintragungen von ihrer Auffassung nach vergleichbaren Marken verwiesen

und die Gefahr einer Beeinträchtigung der Chancengleichheit geltend gemacht.

Unabhängig davon, welche Bedeutung nationalen Voreintragungen beizumessen

ist (vgl. einerseits BPatG, 29. Senat GRUR 2007, 329 und GRUR 2008,164

- SCHWABENPOST, andererseits BPatG, 24. Senat, GRUR 2007, 333 - Papaya;

25. Senat, BlfPMZ 2007, 236 - CASHFLOW, 27. Senat v. 15. März 2007

(27 W (pat) 98/96 - Topline)), ist hier zunächst nicht erkennbar, ob den von der

Anmelderin genannten Voreintragungen eine vergleichsweise intensive Prüfung

der Schutzfähigkeit unter Ermittlung und Berücksichtigung der tatsächlichen und

rechtlichen Verhältnisse auf dem Gebiet der jeweiligen Krankenkassen zugrunde

gelegen hat und ob diese Verhältnisse denen in Nordrhein-Westfalen oder (insbesondere bei Betriebskrankenkassen) denjenigen auf dem Gebiet der Innungskrankenkassen vergleichbar waren. Da erstinstanzliche Eintragungsentscheidungen

regelmäßig nicht begründet werden, war für den Senat auch kein Anlass dieser

Frage von sich aus weiter nachzugehen.

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Entscheidungen über die Schutzfähigkeit von Marken gebundene Entscheidungen, nicht aber Ermessensentscheidungen sind. Die Rechtmäßigkeit einer solchen Entscheidung, wie hier der angefochtene Beschluss, ist daher allein auf der Grundlage des anzuwendenden Markengesetzes unter Beachtung der Markenrechtsrichtlinie, nicht aber auf der Grund-

lage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen. Dies hat der Europäische Gerichtshof bereits in seinen Urteilen GRUR 2006, 229, 231, Nr. 47 - BioID

und GRUR 2006, 233, 235, Nr. 48 - Standbeutel zur Anwendung der Gemeinschaftsmarkenverordnung auf Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken festgestellt.

Bender Dr. Kortbein Kätker

Cl

Urteil vom 30.04.2015

2 ZA (pat) 10/14 vom 30.04.2015

Urteil vom 23.07.2015

2 Ni 20/13 (EP) vom 23.07.2015

Urteil vom 16.06.2016

10 W (pat) 20/16 vom 16.06.2016

Anmerkungen zum Urteil