Urteil des BPatG, Az. 30 W (pat) 171/05

BPatG (marke, beschreibende angabe, mass, bezeichnung, verkehrsdurchsetzung, eintragung, eugh, verwendung, angabe, anlage)
BPatG 154
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
14. Januar 2008
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
30 W (pat) 171/05
Verkündet am
- 2 -
betreffend das Löschungsverfahren der Marke 300 40 675
hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 14. Januar 2008 durch den Vorsitzenden Richter
Dr. Vogel von Falckenstein und die Richterinnen Winter und Hartlieb
beschlossen:
Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.
Kosten werden nicht auferlegt.
G r ü n d e
I.
Die Wort-/Bildmarke (farbig rot, grün)
- 3 -
ist am 14. November 2000 für
„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Präparate für die Ge-
sundheitspflege sowie diätetische Erzeugnisse für medizinische
Zwecke; Ernährungsberatung unter Anwendung diätetischer Le-
bensmittel; Gesundheits- und Schönheitspflege“
unter der Nummer 300 40 675 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt ge-
führte Register eingetragen worden.
Die Antragstellerin begehrt die Löschung der Eintragung, weil sie der Auffassung
ist, dass die Marke entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden sei. BCM sei die
Fachabkürzung für „Body Cell Mass“ (=Körperzellmasse) und bezüglich der einge-
tragenen Waren und Dienstleistungen als beschreibende Angabe nicht schutzfä-
hig und auch im Zeitpunkt der Eintragung - da schon zuvor vielfach in den Berei-
chen Medizin und Ernährungswissenschaft beschreibend benutzt - dem Zeichen-
schutz nicht zugänglich gewesen.
Dem am 29. November 2004 per Einschreiben abgesandten Löschungsantrag hat
die Markeninhaberin am 10. Dezember 2004 widersprochen. Sie meint, die Abkür-
zung sei mehrdeutig und damit schutzfähig; nur sie, die Markeninhaberin, nutze
die Bezeichnung im genannten Sinn. Bei Verwendung durch Dritte seien Abmah-
nungen erfolgt. Die Bezeichnung habe sich im Verkehr für sie durchgesetzt.
Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Be-
schluss vom 31. August 2005 die Eintragung der Marke 300 40 675 teilweise ge-
löscht, nämlich hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen „Präparate für die Ge-
sundheitspflege sowie diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Ernäh-
rungsberatung unter Anwendung diätetischer Lebensmittel; Gesundheits- und
Schönheitspflege“. Begründend ist im Wesentlichen ausgeführt, die Marke sei im
Zeitpunkt der Eintragung eine beschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2
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MarkenG gewesen, was auch für den Zeitpunkt der Entscheidung über den Lö-
schungsantrag noch gelte. „BCM“ sei im Bereich der Ernährungswissenschaft seit
mindestens Mitte der 90er Jahre die Abkürzung für „body cell mass“, deutsch „Kör-
perzellmasse“. Diese könne gemessen werden und diene u. a. der Beurteilung
des Ernährungszustands eines Menschen. Werde der Wert der „BCM“ einer Er-
nährungs- oder Gesundheitsberatung zugrunde gelegt, so sei der Ausdruck „BCM“
eine schlagwortartige Angabe für einen wesentlichen methodischen Ansatz sol-
cher Dienstleistungen. Das gelte auch hinsichtlich der Zweckbestimmung der in
diesem Zusammenhang einsetzbaren Produkte. Soweit die Markeninhaberin gel-
tend mache, sie habe erstmals ein auf BCM-Werten fußendes Diätprogramm ent-
wickelt, sei dies für die Frage des Markenschutzes, der sich nicht an der Neuheit
einer Idee orientiere, ohne Bedeutung. Voreintragungen von Marken mit dem Be-
standteil „BCM“ seien ohne Bedeutung für die Beurteilung der Schutzfähigkeit der
hier maßgeblichen Marke. Die beschreibende Verwendung der Bezeichnung
„BCM“ sei auch im Entscheidungszeitpunkt nachweislich gegeben. Die von der
Markeninhaberin geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung erscheine nach dem
Vorbringen nicht möglich. Weder sei nachgewiesen, dass die Marke überhaupt in
der eingetragenen Form als Marke verwendet werde, noch sei dargelegt, in wel-
chem Umfang für welche Waren und Dienstleistungen eine funktionsgemäße Be-
nutzung erfolge.
Die Antragsgegnerin hat Beschwerde eingelegt. Sie hält mit näheren Ausführun-
gen den Bestandteil „BCM“ und damit die angegriffene Marke weiterhin nicht für
eine beschreibende Angabe, beruft sich auf Verkehrsdurchsetzung und regt hierzu
amtliche Ermittlungen an.
Die Beschwerdeführerin/Antragsgegnerin beantragt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Löschungsan-
trag zurückzuweisen,
die Kosten des Verfahrens dem Beschwerdegegner aufzuerlegen.
- 5 -
Der Beschwerdegegner/Antragsteller beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen,
die Kosten des Verfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.
Der Antragsteller hält mit näheren Ausführungen die Marke für freihaltebedürftig
und nicht für schutzfähig, was für den Eintragungszeitpunkt ebenso gelte wie für
die Gegenwart. Verkehrsdurchsetzung hält er für nicht nachgewiesen.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluss der Markenabteilung so-
wie auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin ist unbegründet. Zutreffend hat
die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts die Marke
300 40 675 wegen Nichtigkeit gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG gelöscht. Die Marke
war am 14. November 2000 entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingetragen wor-
den. Dieses Schutzhindernisse besteht auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung
fort (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Das Schutzhindernis ist nicht nachträglich
durch Verkehrsdurchsetzung entfallen.
Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausge-
schlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Be-
zeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung
sonstiger Merkmale der Waren/Dienstleistungen dienen können. Nach der Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs verfolgt die mit Art. 3 Buchstabe c Mar-
kenrichtlinie übereinstimmende Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im
Allgemeininteresse liegende Ziel, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale
der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen frei ver-
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wendet werden können. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder An-
gaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden
(vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25) - Chiemsee; GRUR 2004, 146, 147
(Nr.
31) -
DOUBLEMINT; GRUR
2004, 674, 676 (Nr.
54, 56) -
Postkantoor;
GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 35, 36) - BIOMILD). Ein Zeichen unterliegt nach der
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs auch dann einem Freihaltebe-
dürfnis, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal
der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH
a. a. O. (Nr. 25-37) - Chiemsee; a. a. O. (Nr. 32) - DOUBLEMINT). In diesem Sinn
ist die Buchstabenfolge „BCM“ der vorliegenden Marke eine beschreibende, frei-
haltebedürftige Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung der von der Löschung
erfassten Waren und Dienstleistungen dienen konnte bzw. dienen kann.
„BCM“ ist die Abkürzung der englischen Bezeichnung „body cell mass“, deutsch
„Körperzellmasse“ (vgl. Lexikon der Ernährung, zweiter Band, Spektrum Akademi-
scher Verlag, 2002, S. 268, Stichwort „Körperzellmasse“; Duden, Das Wörterbuch
der Abkürzungen, 5. Aufl. 2005, S. 60; Beckers, Abkürzungslexikon medizinischer
Begriffe, 5. Aufl. 2002, S. 62).
Die Körperzellmasse ist die Summe aller aktiv am Stoffwechsel beteiligten Zellen.
Sie ist die zentrale Größe bei der Beurteilung des Ernährungszustandes. Sinkende
Körperzellmassewerte sind ein Indiz für Mangelernährung oder Dehydration des
Körpers. Bei extremer Mangelernährung besteht die Gefahr, dass der Körper sei-
ne eigenen Zellen als Energielieferanten abbaut und somit die Fähigkeit des Kör-
pers, Energie zu verbrennen, abnimmt. Die Körperzellmasse ist deshalb zu beach-
ten und zu erhalten. Dies kann durch eine bedarfsgerechte Ernährung in Verbin-
dung mit einem Bewegungsprogramm erreicht werden. Die Körperzellmasse soll
bei Erkrankungen, aber auch bei geringer Nahrungszufuhr während einer Diät be-
achtet werden. Sie ist bestimmbar über die bioelektrische Impedanzanalyse (vgl.
Lexikon der Ernährung a.
a.
O.; vgl. auch Information der Firma Medical
- 7 -
Healthcare GmbH unter http://www.medical.de/wissenschaft/koerperzellmas-
se.php).
Zunächst ist zur Veranschaulichung darauf hinzuweisen, dass die Begriffe „Kör-
perzellmasse“ und „body cell mass“ schon in den 60er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts im Zusammenhang mit Stoffwechselstörungen verwendet worden
sind (vgl. W. Burmeister, Eine neue Methode zur Bestimmung der Körperzellmas-
se, Journal of Molecular Medicine, Volume 43, Nummer 13, Juli 1965, Zusammen-
fassung veröffentlicht bei http://www.springerlink.com/con-
tent/n217k254678701xk).
Die Verwendung der Abkürzung „BCM“ für den Begriff „body cell mass“ in den
90er Jahren ergibt sich aus folgenden Nachweisen:
1. In einem Artikel „Prediction of body cell mass ..“ (D. Kotler, in American Society
for Clinical Nutrition, 1996, Anlage 2a zum Schriftsatz der Antragstellerin vom
27. Januar 2005 im Patentamtsverfahren) heißt es u. a.:
„... In this study, predictive equations for body cell mass (BCM) ... were derived
from direct measurements
... Preliminary studies showed more accurate
predictions of BCM ... Many investigators have developed empiric equations for
predicting ... body cell mass (BCM) ...“.
2. Ein weiterer Artikel „Use of bioelectrical impedance analysis measurements in
the clinical management of malnutrition“ (American Society for Clinical Nutrition,
1996, Anlage 2a zum Schriftsatz der Antragstellerin vom 27. Januar 2005 im Pa-
tentamtsverfahren) verwendet die Abkürzung „BCM“ unter anderem in einer Tabel-
le (S. 4955 oben) mit der Erläuterung „body cell mass“.
3. In einem Artikel „Body cell mass as an indicator for recovery from malnutrition
associated with anorexia nervosa in adolescents“ (vgl. Nutrition, Volume 12, Num-
- 8 -
ber 7, July 1996, pp. 574, Anlage 1 zum Beschluss der Markenabteilung) steht die
Abkürzung „BCM“ durchweg beschreibend für „body cell mass“.
4. In der Examensarbeit „Untersuchung zur Körperzusammensetzung im Zuge der
Gewichtsreduzierung“ (Jutta Ganz, 1997, Anlage L2 zum Beschluss der Marken-
abteilung) heißt es im Inhaltsverzeichnis zu den Ergebnissen der BIA 2000-1:
„4.3.7 ECM/BCM-Ratio und Magermasse/Körperfett-Ratio“.
5. In einem Buch über „Ernährungsmedizinische Praxis“ (M.J.Müller, Verlag
Springer, 1. Aufl 1998, Anlage 2 zum Schriftsatz der Antragstellerin vom 27. Ja-
nuar 2005 im Patentamtsverfahren) heißt es:
„3.4.4 Körperzusammensetzung … Es gibt verschiedene Modelle der Körperzu-
sammensetzung ... Diese unterscheiden .. 3 Kompartimente (FM, Körperzellmas-
se=BCM ..“,
oder auch:
„... Bei ... Stress sind die BCM und das intrazelluläre Wasser vermindert ...“
Auch in Tabellen, Zusammenstellungen und Formeln (Seiten 4, 4 Rückseite, Sei-
te 8 der genannten Anlage 2) dieses Buches wird „BCM“ im genannten Sinn ver-
wendet.
Hieraus ergibt sich, dass die Abkürzung „BCM“ für den Begriff „body cell mass“ im
Zusammenhang mit Mangelernährungszuständen bereits vor der Eintragung der
hier maßgeblichen Marke mit dem Bestandteil „BCM“ in der Fachliteratur an Stelle
des Fachbegriffs „body cell mass“ beschreibend verwendet worden ist.
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Dieses Kürzel ist auch weiterhin in diesem Sinn im Gebrauch geblieben. Das er-
gibt sich aus folgenden Unterlagen:
1. Im oben bereits genannten „Lexikon der Ernährung“, erschienen im Jahr 2002
heißt es zum Stichwort „Körperzellmasse“:
„body cell mass, BCM, die Masse aller kaliumreichen, Sauerstoff verbrauchenden
Körperzellen .... Die K. kann als Bezugsgröße bei Stoffwechseluntersuchungen
dienen und hat bei schwerkranken Patienten eine besonders prognostische Be-
deutung.“
2. In einem Artikel aus dem Jahr 2003 mit dem Titel „DGEM-Leitlinie Enterale Er-
nährung: Wasting bei HIV und anderen chronischen Infektionskrankheiten“ (Anla-
ge 1 zum Schriftsatz des Antragstellers vom 27. Januar 2005 im Patentamtsver-
fahren) heißt es:
„Typisch für die unbehandelte HIV-Infektion ist der vergleichsweise frühe Verlust
an Strukturproteinen, der sich in einem Verlust ... der Körperzellmasse (BCM)
widerspiegelt ... Eine direkte Bestimmung der BCM ist zu aufwändig ...
Phasenwinkel und die daraus oder auf andere Weise errechnete BCM sind
unabhängige Prognosekriterien der HIV-Infektion.“
3. Die Charitè-Klinik schreibt in einer Information aus dem Jahr 2004 (Anlage 6
zum Schriftsatz des Antragstellers vom 27. Januar 2005 im Patentamtsverfahren):
„Body Cell Mass BCM (Körperzellmasse) .... Die BCM ist die zentrale Größe bei
der Beurteilung des Ernährungszustandes .... Die Erhaltung der BCM ist deshalb
zentrale Aufgabe aller Ernährungstherapien ...“.
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4. Im Zusammenhang mit der Diagnose von Mangelernährung bei Dialysepatien-
ten und der Bestimmung des Ernährungsstatus heißt es in „Kooperative und auto-
nome Systeme der Medizintechnik, herausgegeben von J. Werner, 2005, S. 311:
„Die bei einer solchen Messung bestimmten Kompartimente sind insbesondere ....
die Körperzellmasse (BCM).“
5. In einer Information des Deutschen Wellness Verbandes vom 12. Januar 2005
(Anlage 4 zum Schriftsatz des Antragstellers vom 27. Januar 2005 im Patentamts-
verfahren) ist ausgeführt:
„Durch den Ersatz der Mahlzeiten durch Pulvernahrung soll die Körperzellmasse
(BCM=Body Cell Mass) stabilisiert werden ...“
Aus diesen Nachweisen ergibt sich, dass die Bezeichnung „BCM“ auch nach der
Eintragung der Marke anhaltend beschreibend verwendet worden ist. Anhalts-
punkte dafür, dass ein Interesse der Allgemeinheit an der freien, beschreibenden
Verwendung dieser Bezeichnung entfallen ist, sind daraus nicht erkennbar.
Die Buchstabenfolge „BCM“ kann damit darauf hinweisen, dass die von der Lö-
schung umfassten Waren für Aufbau oder Erhaltung der Körperzellmasse (body
cell mass) in besonderer Weise wirksam sind; die Dienstleistungen können diesen
in Medizin und Ernährungswissenschaft bedeutenden Gesichtspunkt zum Gegen-
stand haben, was auch für die Schönheitspflege gilt, die mit der Gesundheitspfle-
ge eng verbunden ist, so dass auch ein enger beschreibender Bezug hierzu her-
gestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den be-
schreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten er-
fasst (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 19) i. V. m. 856 (Nr. 33) - FUSSBALL
WM 2006). In der genannten Bedeutung war und ist die Marke für die gelöschten
Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Beschaffenheits- bzw. Bestim-
mungsangabe im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
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Die grafische Gestaltung vermochte und vermag den Schutz der Marke nicht zu
begründen. Die Darstellung „BCM“ in grünen Großbuchstaben in Verbindung mit
dem roten, geschwungenen Unterstrich bei dem Buchstaben „M“ ist als häufig an-
zutreffende werbeübliche Schriftzuggestaltung nicht geeignet, die Sachaussage in
den Hintergrund treten zu lassen, wobei der rote Unterstrich nur eine Hervorhe-
bung bewirkt. Die Marke konnte und kann daher, auch in der konkreten Schreib-
weise, im Verkehr zur Beschreibung der maßgeblichen Waren und Dienstleistun-
gen dienen.
Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wird nicht dadurch ausge-
schlossen, dass die Abkürzung „BCM“" sich aus dem Wort „body cell mass“ der
englischen Sprache herleitet. Insoweit ist zunächst festzuhalten, dass „BCM“ kein
nur in der englischen Sprache gebräuchliches Kürzel und damit kein rein fremd-
sprachlicher Begriff ist, sondern er in der hier in Rede stehenden Bedeutung
schon vor der Eintragung der angegriffenen Marke als Terminus des – wissen-
schaftlichen – Fachwortschatzes belegt ist (vgl. die oben genannten Nachweise
Examensarbeit Jutta Ganz, 1997; M.J. Müller, Ernährungsmedizinische Praxis,
1998). Im Hinblick darauf, dass die Aufnahme eines Begriffs in ein Wörterbuch die
Entwicklung des Sprachgebrauchs stets mit einer zeitlichen Verzögerung nachvoll-
zieht, lässt auch die Fundstelle aus dem Jahr 2002 (vgl. Beckers a. a. O.) durch-
aus auch den Rückschluss zu, dass „BCM“ schon in dem zwei Jahre zurückliegen-
den Eintragungszeitpunkt der Marke bei den deutschen Verkehrskreisen in gewis-
sem Umfang bekannt war.
Im vorliegenden Fall kann im Übrigen dahingestellt bleiben, ob die Endverbrau-
cher den Markenbestandteil „BCM“ als Fachbezeichnung für „body cell mass“ er-
kennen. Als beteiligte Verkehrskreise im Sinn der Rechtsprechung des EuGH sind
nicht stets alle mit den jeweiligen Waren oder Dienstleistungen in Berührung kom-
menden Kreise anzusehen, insbesondere sind nicht stets die Verbraucher in ihrer
Gesamtheit maßgeblich. Der EuGH differenziert insofern zwischen dem Handel
und/oder dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständi-
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gen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren oder Dienstleistungen, wo-
bei er durch die Wortwahl „und/oder“ klarstellt, dass auch einer dieser beiden Krei-
se allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (vgl. EuGH GRUR 2006,
411, 412 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla; vgl. auch bereits EuGH a. a. O.
S. 723, 725 (Nr. 29) - Chiemsee).
Unerheblich ist in diesem Zusammenhang auch, dass eine beschreibende Ver-
wendung des Begriffs „BCM“ in der dargelegten Bedeutung für Produkte und
Dienstleistungen der hier maßgeblichen Art im Geschäftsverkehr nicht belegt ist.
Denn das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfordert nicht, dass die
Angabe, aus der die Marke besteht, in dem für die Entscheidung über die Schutz-
fähigkeit maßgeblichen Zeitpunkt ihrer Eintragung - bzw. ihrer Löschung - bereits
tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für die von der Marke erfassten Waren
und Dienstleistungen verwendet wird. Es genügt vielmehr, wie sich schon aus
dem Wortlaut der Vorschrift ergibt, dass eine derartige Benutzung als Sachangabe
nach den gegebenen Umständen vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten
ist, da auch in einem derartigen Fall die Voraussetzung gegeben ist, dass die in
der Marke liegende Angabe zu diesem Zweck „dienen kann“ (vgl. EuGH a. a. O.
S 723, 726 (Nr. 31) - Chiemsee; a. a. O. S. 674, 676 (Nr. 56) - Postkantoor;
a. a. O. S. 680, 681 (Nr. 38) - BIOMILD; BGH GRUR 1998, 813, 814 - CHANGE;
GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt). Angesichts der dargeleg-
ten, für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen glatt beschreibenden
Bedeutung der Abkürzung „BCM“ konnte im Eintragungszeitpunkt und kann im
Entscheidungszeitpunkt von einem dahingehenden vernünftigerweise zu erwarten-
den merkmalsbeschreibenden Einsatz der Buchstabenfolge im Verkehr ausgegan-
gen werden.
Vor allem in Bezug auf das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, wel-
ches das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, beschreibende Angaben al-
len Mitbewerbern zur freien Verwendung offen zu halten und diese nicht zuguns-
ten eines einzelnen Unternehmens zu monopolisieren, ist davon auszugehen,
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dass bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters fremd- und fachsprachi-
ger Marken nicht notwendigerweise die - teilweise sehr beschränkten - Sprach-
und Fachkenntnisse des inländischen Durchschnittsverbrauchers, vorliegend also
eines durchschnittlichen Ernährungsprogramm-Anwenders mit Erfahrungen ihm
Bereich von Diäten, entscheidungserheblich sind. Für das Vorliegen einer be-
schreibenden Angabe im Sinn der genannten Vorschrift ist vielmehr in gleicher
Weise beachtlich, wenn die beschreibende Bedeutung eines fremd- und fachspra-
chigen Begriffs nur den am Handel mit den betroffenen Waren bzw. der Inan-
spruchnahme entsprechender Dienstleistungen partizipierenden Verkehrskreisen
erkennbar ist (vgl. hierzu Ströbele, MarkenR 2006, 433, 434 f.; BPatG Mitt. 2007,
287 - Leitsatz -BAGNO). Dass die insoweit beteiligten Fachverkehrskreise über-
wiegend wissen, was sich hinter der Abkürzung „BCM“ verbirgt, und deshalb im
Stande sind, die Bezeichnung „BCM“ in ihrer beschreibenden Bedeutung zu er-
kennen, kann vorliegend angenommen werden. Da es insoweit auch nicht ent-
scheidend darauf ankommt, wie groß die Zahl der Konkurrenten ist, die ein Inte-
resse an der Verwendung der beschreibenden Angabe haben (vgl. EuGH a. a. O.
S. 674, 678 (Nr. 58) - Postkantoor), genügt es bereits, dass die beteiligten Fach-
kreise die Bezeichnung „BCM“ ohne analysierende Betrachtungsweise in der dar-
gelegten unmittelbar beschreibenden Bedeutung verstehen und ein Interesse da-
ran haben, diese im Rahmen des Handelsverkehrs ungehindert von Monopolrech-
ten Einzelner zur Beschreibung einsetzen zu können (vgl. Ströbele/Hacker,
MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 196; Ströbele, MarkenR 2006, 433, 434 f.).
Soweit die Markeninhaberin vorträgt, dass sie ab Mitte der 90er Jahre in der Ge-
sundheitsförderung mit Diät- und Ernährungsprogrammen aktiv sei und seit 1996
ein „BCM Beratungsprogramm“ anbiete und damit wohl hervorheben will, dass sie
dieses Programm erfunden habe, ist dies für die Schutzfähigkeit der Buchstaben
„BCM“ ohne Belang. Die Marke stellt - anders als ein Patent - kein Leistungs-
schutzrecht dar, bei dem der Erfinder für seine Leistung ein Verbietungsrecht zu-
gesprochen bekommt (vgl. BPatGE 33, 12, 17 - IRONMAN TRIATHLON; BPatG
PAVIS PROMA CD-ROM 25 W (pat) 296/02 - Öko-Check in Sportanlagen; vgl.
- 14 -
auch BGH GRUR 2005, 578, 580 - LOKMAUS). Daher ist es für die Frage der An-
wendbarkeit des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unerheblich, auf wen die Bezeichnung
„BCM“ zurückgeht, wer sie geschaffen oder sie zuerst in Deutschland für ein Er-
nährungsprogramm benutzt hat.
Ein Recht auf Markenschutz kann die Markeninhaberin ferner nicht aus von ihr ge-
nannten deutschen Voreintragungen von Marken mit dem Bestandteil „BCM“ her-
leiten. Diesem Umstand kommt generell weder eine Bindungswirkung noch eine
präjudizielle Bedeutung für die Beurteilung der Schutzfähigkeit der vorliegenden
Marke zu. In Rechtsprechung und Literatur ist nahezu unumstritten, dass Eintra-
gungen identischer oder vergleichbarer Marken keinerlei verbindliche Bedeutung
für das Deutsche Patent- und Markenamt und das Bundespatentgericht im Rah-
men der Prüfung bzw. Überprüfung anderer Marken entfalten (vgl. z. B. BGH
GRUR 1985, 1055 - Datenverarbeitungsprogramme als Ware; BGH GRUR 1989,
420, 421 - KSÜD; GRUR 1995, 410, 411 - TURBO; BGH GRUR 1997, 527, 529
- Autofelge; BGH BlPMZ 1998, 248, 249 - Today; vgl. dazu auch EuGH GRUR
2004, 428, 431 f. – Nr. 60 ff. - Henkel; BPatG GRUR 2007, 337 - Papaya).
Die Antragsgegnerin kann auch nicht mit Erfolg einwenden, die Abkürzung „BCM“
sei wegen Mehrdeutigkeit nicht zur Beschreibung geeignet. Abgesehen davon,
dass sich hier die Bedeutung „body cell mass“ in Verbindung mit den maßgebli-
chen Waren und Dienstleistungen geradezu aufdrängt, ist ein Wortzeichen nach
§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumin-
dest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden
Waren bezeichnet (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 38) - BIOMILD; EuGH a. a. O. (Nr. 97)
- Postkantoor).
Für die Behauptung der Antragsgegnerin, dass das Schutzhindernis des § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Wege der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3
MarkenG überwunden sei, bieten sich keine hinreichenden Anhaltspunkte; auch
weitere Ermittlungen sind auf Grund dessen nicht veranlasst.
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Eine Überprüfung in dieser Richtung kommt dabei nur in Betracht, sofern die Ver-
kehrsdurchsetzung für die maßgeblichen Waren und Dienstleistungen schlüssig
dargelegt und durch entsprechendes Tatsachenmaterial glaubhaft gemacht wird.
Daraus muss sich ergeben, wofür und in welcher Form die Bezeichnung bestim-
mungs- und funktionsgemäß als Marke in einem für eine Verkehrsdurchsetzung
sprechenden Umfang benutzt worden ist. Der Vortag der Antragsgegnerin nebst
den eingereichten Unterlagen reicht für eine Glaubhaftmachung der Verkehrs-
durchsetzung nicht aus.
Die vorgelegten Rechnungskopien und Bestellscheine (Anlagen BF 1 und BF 2)
sind zum Beleg einer kennzeichenmäßigen Verwendung der Marke für die Waren
und Dienstleistungen oder zumindest einzelne von diesen ungeeignet. Denn die-
sen Unterlagen kann nichts dazu entnommen werden, ob und inwieweit die maß-
geblichen Waren und Dienstleistungen unter markenmäßiger Benutzung der ein-
getragenen Marke angeboten bzw. erbracht worden sind; die Verkehrsdurchset-
zung muss sich stets auf die konkrete Marke beziehen (vgl. Ströbele/Hacker
a. a. O. § 8 Rdnr. 307). Die Verwendung von „BCM“ in Rechnungen mit Angaben
wie „BCM START-DIÄT“ oder „BCM BASIS-KOST“ bietet keinen hinreichenden
Hinweis darauf, dass die schutzunfähige Abkürzung „BCM“ bei einer Mehrheit der
angesprochenen Verkehrskreise in Deutschland einen Bedeutungswandel hin zu
einem auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen hinweisenden Kenn-
zeichen erfahren haben könnte.
Zwar ist vorgelegten Anzeigenbeispielen (Anlagenkonvolut BF 4) die markenmäßi-
ge Benutzung für ein Diät- und Ernährungsprogramm zu entnehmen. Die angege-
benen Werbeaufwendungen, die zwischen 2001 und 2004 mit Beträgen von
… € bis … € angegeben sind, liegen indessen angesichts be-
kannter hoher Kosten für Werbemaßnahmen eher im unteren Bereich; auch die
genannten Stückzahlen, zu denen noch nicht einmal erkennbar ist, auf welche
Produkte des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses sie sich beziehen sollen, ge-
schweige denn, dass eine markenmäßige Verwendung erkennbar ist, erscheinen
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ohne jeglichen Bezug zum Einzelproduktpreis angesichts des Milliardengeschäfts
im Bereich der Diätindustrie (Europa jährlich wohl 100 Milliarden Euro) nicht hoch,
jedenfalls lassen sie ohne Vergleichszahlen und Angaben zum Marktanteil keine
Schlüsse zur Durchsetzung zu. Mit krankheitsbedingten besonderen Ernährungs-
programmen wird die Bevölkerung mit den Themen Übergewicht und Abnehmen
in den Medien praktisch täglich konfrontiert; ständig werden dazu neue Erkennt-
nisse, Studienergebnisse und verheißungsvolle Informationen veröffentlicht. Das
Geschäft mit Diäten zur Reduktion des Körpergewichts ist einträglich. Wie den von
der Antragsgegnerin eingereichten Testberichten der Stiftung Warentest (Anlagen-
konvolut BF 6) zu entnehmen ist, sind dort ohne Anspruch auf Vollständigkeit 80
bzw. 90 Diäten getestet worden. Dass sich unter diesen Umständen hieraus eine
Verkehrsdurchsetzung ergeben könnte, erscheint nicht überwiegend wahrschein-
lich. Für amtliche Ermittlungen zur Frage der Verkehrsdurchsetzung besteht damit
kein Anlass.
Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.
Auch soweit mit der Beschwerdeeinlegung die Kostenentscheidung des Patent-
amts - Kosten sind nicht auferlegt worden - angegriffen ist, ist die Beschwerde
ohne Erfolg. § 63 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG geht vom Grundsatz aus, dass jeder
Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Besondere Umstände, aus welchen Gründen
eine abweichende Entscheidung hätte gerechtfertigt sein können, sind nicht dar-
gelegt und auch nicht ersichtlich.
Die Auferlegung von Kosten des Beschwerdeverfahrens ist nicht veranlasst. Maß-
gebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung ist § 71 Abs. 1 Satz 1, wo-
nach das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz
oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht. Das Gesetz
geht, was durch MarkenG § 71 Abs. 1 Satz 3 deutlich wird, im Grundsatz davon
aus, dass im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren jeder Beteiligte seine Kos-
ten selbst trägt und dass es für eine Abweichung hiervon stets besonderer
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Umstände bedarf (Ströbele/Hacker a. a. O. § 71 Rdn. 11; vgl. zum - inhaltlich
übereinstimmenden - früheren Recht BGH BlPMZ 1973, 23 - Lewapur). Solche
Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit
der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist.
Derartige besondere Umstände liegen noch nicht vor. Der Verfahrensausgang
stellt keine Vermutung für die Billigkeit einer Kostenauferlegung dar (Ströbele/
Hacker a. a. O.). Vielmehr müsste ein Verfahrensbeteiligter in einer nach aner-
kannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aus-
sicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder dem Er-
löschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht haben bzw. bei ersichtlich
begründetem Löschungsantrag an seiner schutzunfähigen Marke festgehalten
haben (Ströbele/Hacker a. a. O. § 71 Rdn. 14). Davon kann nicht ausgegangen
werden. Das Recht zur Beschwerde stand der Antragsgegnerin kraft Gesetzes zu.
Da umfangreiche Unterlagen zum Nachweis der Schutzunfähigkeit der Marke zu
den für das Löschungsverfahren maßgeblichen Zeitpunkten zur Überprüfung stan-
den, ebenso zur Frage der nachträglichen Verkehrsdurchsetzung, kann nicht von
vornherein davon ausgegangen werden, dass es der prozessualen Sorgfalt wider-
sprach, wenn die Markeninhaberin der Löschung entgegengetreten ist. Solche
Fragen sind schwierig zu beurteilen sind und werden häufig kontrovers diskutiert.
Unter diesen Voraussetzungen kommt es auch nicht in Betracht, der Antragsgeg-
nerin - wie beantragt - Kosten aufzuerlegen. Gründe hierfür sind nicht gegeben.
Da der Antragsteller gegen den Beschluss der Markenabteilung keine Beschwerde
eingelegt hat, ist eine Abänderung im Kostenpunkt nicht möglich.
Es bleibt damit bei dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten
trägt.
Für die in der mündlichen Verhandlung von der Markeninhaberin beantragte
Schriftsatzfrist betreffend den ihr nach ihrem Vorbringen nicht zugegangenen
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Schriftsatz des Antragstellers vom 6. April 2006 bedurfte es schon deshalb keiner
Gewährung, weil die darin enthaltenen Angaben entweder nicht neu oder aber
nicht entscheidungserheblich sind.
Dr. Vogel von Falckenstein
Winter
Hartlieb
Ko