Urteil des BPatG vom 17.04.2007, 33 W (pat) 52/05

Entschieden
17.04.2007
Schlagworte
Beschreibende angabe, Marke, Internet, Verkehr, Begriff, Unterscheidungskraft, Fonds, Computer, Vorkaufsrecht, Form
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BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 52/05

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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die IR-Marke 760 589

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 17. April 2007 unter Mitwirkung

BPatG 152

08.05

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse

der Markenstelle für Klasse 36 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Dezember 2003 und vom 15. März 2005 aufgehoben.

Gründe

I

Am 10. Mai 2001 ist die Marke

CLICKOPTIONS

für folgende Dienstleistungen international registriert worden:

Kl. 36: affaires financières, affaires monétaires, affaires bancaires, émission de

valeurs mobilières, d´obligations, placement de fonds et investissement de capitaux, opérations financières, transactions financières, informations financières,

constitution de fonds, transfert électronique de fonds, consulations en matière financière, courtage;

Kl. 38: télécommunications; agences de presse et d´informations, communications

par teminaux d´ordinateurs, par moyens électroniques et informatiques, services

de transmission d´informations par voie télématique, transmission d´informations

contenues dans des banques de données; communications sur le réseau Internet,

transmission de commandes d´achat sur le réseau Internet.

Mit Beschlüssen vom 4. Dezember 2003 und vom 15. März 2005, letzterer im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 36 IR der Marke den Schutz

für die Bundesrepublik Deutschland nach Art. 5 Abs. 1 MMA, Art. 6 B Nr. 2 PVÜ

i. V. m. §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 107, 113 MarkenG verweigert. Nach Auffassung der

Markenstelle fehlt der Marke jegliche Unterscheidungskraft. Sie setze sich aus den

beiden Wortbestandteilen „click“ und „options“ zusammen. Der Bestandteil „click“

könne verschiedene Bedeutungen haben, etwa „klicken“ bzw. „klickendes, durch

einen Auslöser bzw. einen Tastendruck erzeugtes Geräusch“ oder, wie auch die

Markeninhaberin vorgetragen habe, z. B. „Klinke“, „knacken“, „zuschnappen“. Der

weitere Markenbestandteil „Options“ habe Bedeutungen wie etwa „Option“, „Alternative“, „Gruppe“, „Optionsrecht“, „Vorkaufsrecht“, „Variante“. In Zusammenhang

mit den allgemein bekannten vielfachen und unterschiedlichen Wahlmöglichkeiten

bzw. Optionen in Computerprogrammen sei der schutzsuchende Begriff als Aufforderung zu verstehen, Optionen mit der Computermaus anzuklicken, oder aber er

stelle einen Hinweis auf verschiedene „Klickoptionen“ dar, d. h. Optionen, die man

mit der Maus anklicken und dadurch auswählen könne bzw. die sich beim Anklicken ergäben. Außerdem handele es sich bei „click options“ um neuartige Finanzprodukte, nämlich eine bestimmte Art von Optionsscheinen. Auch wenn die Markeninhaberin bzw. eines ihrer deutschen Tochterunternehmen zu den größten Anbietern dieser Art von Produkten zählten, so werde der Begriff dennoch unabhängig hiervon für die erwähnten Finanzprodukte beschreibend benutzt. Hinsichtlich

des beschreibenden Gebrauchs verweist die Markenstelle auf verschiedene Internetbelege.

Damit handele es sich bei der schutzsuchenden Marke um eine beschreibende

Bezeichnung der Art, des Gegenstands bzw. der Bestimmung der Dienstleistungen. Auch hinsichtlich der übrigen Bedeutungen fehle der Marke jegliche Unterscheidungskraft, da der Verkehr sie in diesem Falle lediglich als allgemeinen Hinweis auf das Anklicken von Optionen bzw. als Hinweis oder Aufforderung auf das

Anklicken solcher Optionen bei der Benutzung von Computern verstehen werde,

nicht aber als betrieblichen Herkunftshinweis. Die Schreibweise der schutzsuchen-

den Marke sei werbeüblich und könne den beschreibenden Charakter nicht aufheben.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, mit

der sie sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Von einer Begründung der Beschwerde hat sie abgesehen. Im Verfahren vor der

Markenstelle hat sie vorgetragen, dass das angemeldete Wort „CLICKOPTIONS“

weder im Deutschen noch im Englischen lexikalisch nachweisbar sei. Es handle

sich mithin um eine Wortneubildung, deren Bedeutungsgehalt sich nicht unmittelbar erschließe. Sowohl das englische Wort „click“ als auch das Wort „option“ könnten jeweils viele verschiedene Bedeutungen haben, was die Markeninhaberin näher ausgeführt hat. Demzufolge könne die schutzsuchende Wortneubildung beispielsweise Bedeutungen haben wie „Knack-Option“, „Zuschnapp-Option“, „Zuschnapp-Vorkaufsrecht“, „Click-Anrecht“ usw.. Allein aufgrund der zahlreichen

Übersetzungsmöglichkeiten und Bedeutungen fehle es im vorliegenden Fall bereits an der für die Annahme eines Eintragungshindernisses erforderlichen Unmittelbarkeit bei der Herstellung eines Bezugs zu den beanspruchten Dienstleistungen. Bedeutungen, wie sie etwa mit dem Wort „Klickmöglichkeit“ oder „Click-Wahlmöglichkeiten“ von der Markenstelle genannt worden seien, stellten hingegen nur

einige der verschiedenen möglichen Bedeutungen dar und beschrieben im Übrigen auch keine der beanspruchten Dienstleistungen unmittelbar. Insbesondere

beschreibe man mit einer „Möglichkeit“ normalerweise keine Dienstleistung. Bei

Eingabe des Suchbegriffs „CLICKOPTIONS“ in eine Internetsuchmaschine stoße

man im Übrigen nur auf das Angebot der Markeninhaberin. Ergänzend verweist

die Markeninhaberin auf die Entscheidung BGH GRUR 1989, 666 - Sleepover.

Im Beschwerdeverfahren hat die Markeninhaberin mit Eingabe vom 2. April 2007

sinngemäß erklärt, dass sie den Schutzerstreckungsantrag für die Dienstleistun-

gen der Klasse 38 nicht mehr aufrecht erhalte und eine Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse nur noch für die verbliebenen Dienstleistungen der Klasse 36

beantrage.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Nach der mit Eingabe vom 2. April 2007 erfolgten Beschränkung des Schutzerstreckungsantrags auf die Dienstleistungen der Klasse 36 ist die Beschwerde begründet.

Entgegen der Beurteilung der Markenstelle hält der Senat die angemeldete Marke

für die verbliebenen Dienstleistungen für hinreichend unterscheidungskräftig und

nicht rein beschreibend. Absolute Schutzhindernisse gemäß Art. 5 Abs. 1 MMA,

Art. 6 B Nr. 2 PVÜ i. V. m. §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 107, 113 MarkenG stehen der Eintragung der Anmeldemarke somit nicht entgegen.

So sind zunächst keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte ersichtlich, die

die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG,

Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVÜ rechtfertigen können. Nach diesen Bestimmungen

sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben

bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder

der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale

der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Wie bereits die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, setzt sich die schutzsuchende Marke erkennbar aus den beiden englischen Wörtern „click“ und „options“

zusammen, wobei der Bestandteil „click“ schon im Hinblick auf die weitgehende

Übereinstimmung mit dem deutschen Wort „klick“ in dessen Sinne verstanden wird

(vgl. a. Langenscheidts Großwörterbuch Englisch; Computer Fachwörterbuch

(Microsoft Press), 7. Auflage, S. 411). Angesichts der in nahezu allen Lebensbereichen, insbesondere auch im Finanzwesen, etablierten Verwendung der Computertechnik liegt es für den Verkehr nahe, das Wort „click“ bzw. „Klick“ in erster Linie

als den mittels Tastendruck über eine Computermaus gegebenen elektronischen

Eingabebefehl zu verstehen.

Der weitere Markenbestandteil „Options“ (engl., Plural des Worts „option“) hat im

Bereich der jetzt nur noch beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 die Bedeutung „Optionen“ i. S. v. Optionsrechte oder -scheine. Weitere mögliche Bedeutungen, wie etwa die aus der Computertechnik bekannten, durch Anklicken zu aktivierenden Auswahlmöglichkeiten, wären allenfalls für die - inzwischen nicht mehr

beanspruchten - Telekommunikationsdienstleistungen relevant, im jetzt allein noch

maßgebenden Finanzbereich stehen sie jedoch im Hintergrund.

In ihrer Kombination ergeben die beiden Markenelemente damit ein Wort, das naheliegend als „(An-)Klick-Optionen“, also als (finanzielle) Optionen verstanden

wird, bei denen ein Klicken eine bestimmte Bedeutung haben muss. Der Senat hat

jedoch keine Hinweise darauf auffinden können, dass es im Finanz- und Börsenwesen Optionen gibt oder in absehbarer Zukunft geben könnte, bei denen ein Klicken, insbesondere in Form von Computerklicks, eine so bedeutendes oder wenigstens nennenswertes Merkmal darstellt, dass eine Bezeichnung wie „click options“ (gleich in welcher Schreibweise) als ernsthafte Merkmalsbeschreibung aufgefasst wird.

So war der Begriff „click options“ ebenso wie „ClickOption“ im Finanzbereich zwar

durchaus häufig im Internet zu aufzufinden. Dabei handelte es sich jedoch ausschließlich um marken- bzw. firmenmäßige Verwendungen. „ClickOptions“ ist offenbar der Firmenkern einer Konzerntochter der Markeninhaberin. Sie betreibt

eine Internet-Handelsplattform, auf der bestimmte, von ihr emittierte Finanzpro-

dukte (die „Clickoptions“) gehandelt werden. Dementsprechend tauchte „click option(s)“ im Finanzbereich nur in Zusammenhang mit der Markeninhaberin bzw.

ihrer Tochter auf. Dies gilt sowohl für Internet-Presseartikel wie auch für Forenbeiträge privater Personen. Jedenfalls in Deutschland wird die schutzsuchende Bezeichnung dem Fachpublikum offenbar allein als markenmäßiger Hinweis nahegebracht. Beschreibende Verwendungen, auch von der Markeninhaberin oder ihrer

Tochter selbst, waren jedenfalls nicht festzustellen.

Dabei war auch zu berücksichtigen, dass es sich bei den von der Tochter der Markeninhaberin gehandelten acht Produkttypen von „Clickoptions“ um Optionen handelt, bei denen der Käufer am Ende der Laufzeit einen festen Geldbetrag pro Kontrakt erhält. Für diese Art von Option gibt es jedoch bereits Fachbegriffe, nämlich

„binäre Option“ (vgl. Financial Times Deutschland v. 29.12.2002 im Pressespiegel der Tochter der Markeninhaberin unter www.clickoptions.de) und/oder „digitale

Option“ (vgl. Knapps Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens, 4. Aufl., 1999, S. 1381). Auch dies spricht dafür, dass die Markeninhaberin

oder ihre Tochter eher nicht Gefahr laufen, die schutzsuchende Bezeichnung (bewusst oder ungewollt) als beschreibende Angabe für eine bestimmte Optionsart zu

etablieren.

Damit bleibt nur noch die Möglichkeit, dass der Verkehr allein schon aufgrund des

natürlichen Wortverständnisses der schutzsuchenden Marke auf eine beschreibende Bedeutung schließen könnte. Soweit man bei dem Wort „CLICKOPTIONS“

andeutungsweise einen beschreibenden Anklang dahingehend vermuten kann,

dass es um Optionen geht, die etwas mit Klicken oder Anklicken zu tun haben,

etwa bei ihrem Erwerb oder Verkauf über Online-Handelsplattformen, so handelt

es sich allerdings um eine platte Selbstverständlichkeit. Es ist allgemein bekannt,

dass in der heutigen Zeit kaum noch eine Option als körperliches Wertpapier vorliegt. Vielmehr werden Optionen weitgehend nur noch auf elektronischem Wege

und damit letztlich über Computer aufgelegt, geordert, verwahrt und verkauft. Da

Computer inzwischen zumeist mit grafischen Benutzeroberflächen ausgestattet

sind, ist es für den Verkehr selbstverständlich, dass hierbei auch immer irgendwelche Mausbefehle per Klick eingegeben werden können. Eine sinnvolle beschreibende Aussage über ein verkehrswesentliches Merkmal liegt damit nicht vor,

allenfalls eine Anregung zum Nachdenken, welchen Bezug die so benannten Optionen zum Anklicken oder umgekehrt das Klicken zu den Optionen haben sollen.

Eine ohne weiteres verständliche Beschreibung eines Merkmals, das irgendwie

verkehrswesentlich sein könnte und in dieser Form von den Mitbewerbern zur freien Beschreibung ihrer Finanzdienstleistungen benötigt werden kann, liegt damit

nicht vor.

Nach Auffassung des Senats weist die angemeldete Marke auch die erforderliche

Unterscheidungskraft auf 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Wie oben ausgeführt, handelt es sich bei der schutzsuchenden Marke um keine

Angabe, die aus der Sicht der angesprochenen Verkehrkreise ohne weiteres als

beschreibende Angabe eines über das Selbstverständliche hinausgehenden Merkmals verstanden wird. Sie bietet damit Anlass zu gedanklichen Überlegungen über

den begrifflichen Bezug der beiden Markenelemente zueinander und den Sinn der

Gesamtmarke im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen. Der schutzsuchenden Marke kann daher nicht jegliche Eignung zur betrieblichen Herkunftsunterscheidung abgesprochen werden.

gez.

Unterschriften

Urteil vom 30.04.2015

2 ZA (pat) 10/14 vom 30.04.2015

Urteil vom 23.07.2015

2 Ni 20/13 (EP) vom 23.07.2015

Urteil vom 16.06.2016

10 W (pat) 20/16 vom 16.06.2016

Anmerkungen zum Urteil