Urteil des BPatG vom 14.01.2008

BPatG (chemische industrie, versicherung, benutzung, verhandlung, herstellung, marke, überwiegende wahrscheinlichkeit, ablauf der frist, industrie, unterlagen)

BPatG 154

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 27/08

_______________

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt

zugestellt am

9. November 2009

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

- 2 -

…

betreffend die Marke 302 61 843

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund

der mündlichen Verhandlung vom 22. September 2009 unter Mitwirkung des Vor-

sitzenden Richters Bender und der Richter Kätker und Knoll

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss

der Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Marken-

amts vom 14. Januar 2008 aufgehoben, soweit der Widerspruch

aus der Marke 395 07 532 zurückgewiesen worden ist hinsichtlich

der Waren der angegriffenen Marke 302 61 843 „Chemische und

bio-chemische Rohstoffe und Halbfabrikate sowie chemische

Spezialitäten für gewerbliche Zwecke, nämlich zur Herstellung,

Behandlung und Veredelung von Baumaterialien, Textilien, Far-

ben, Lacken, Druckfarben, Klebstoffen für gewerbliche Zwecke,

Kunststoffen, Kautschuk, Flammschutzmitteln und für die chemi-

sche Industrie; chemische Erzeugnisse und Rohstoffe für gewerb-

liche Zwecke und die chemische Industrie im allgemeinen; alle

Waren enthalten kein Cetylpyridiniumchlorid; von allen vorge-

nannten Waren ausgenommen sind Polymere und Edukte zur

Herstellung von oder Verwendung in Polymeren einschl. Kataly-

satoren zur Herstellung von oder Verwendung in Polymeren“. We-

gen des Widerspruchs wird insoweit die Löschung der angegriffe-

nen Marke angeordnet.

- 3 -

G r ü n d e

I .

Die am 17. Dezember 2002 als Wortmarke angemeldete Buchstabenfolge

CPC

ist am 18. Juli 2003 unter der Nummer 302 61 843 für zahlreiche Waren der Klas-

sen 1 und 2 in das Markenregister eingetragen worden.

Das Warenverzeichnis dieser Marke hatte zuletzt nach Einschränkung bereits im

Verfahren vor der Markenstelle und nach Klarstellung in der mündlichen Ver-

handlung vom 22. September 2009 folgende Fassung:

Klasse 1:

Chemische

und

bio-chemische

Rohstoffe

und

Halbfabrikate sowie chemische Spezialitäten für ge-

werbliche Zwecke, nämlich zur Herstellung, Behand-

lung und Veredelung von Baumaterialien, Textilien,

Farben, Lacken, Druckfarben, Klebstoffen für gewerb-

liche Zwecke und für Haushaltszwecke, Kunststoffen,

Kautschuk,

Flammschutzmitteln,

Wachswaren,

Waschmitteln, Wasserreinigungs- und Aufbereitungs-

mitteln, Kosmetika, Pharmazeutika für die Herstellung

von Papier und für die chemische Industrie; chemi-

sche Erzeugnisse und Rohstoffe für gewerbliche

Zwecke zur Behandlung und zur Herstellung von Le-

bensmitteln, zum Frischhalten und Haltbarmachen von

Lebensmitteln, insbesondere Verdicker, Emulgatoren,

Enzyme, Aminosäuren, Antioxidantien, Süßstoffe,

Phosphate, für die Herstellung von Papier und die

- 4 -

chemische Industrie im allgemeinen; alle Waren ent-

halten kein Cetylpyridiniumchlorid; von allen vorge-

nannten Waren ausgenommen sind Polymere und

Edukte zur Herstellung von oder Verwendung in Po-

lymeren einschl. Katalysatoren zur Herstellung von

oder Verwendung in Polymeren;

Klasse 2:

Farbstoffe für Nahrungsmittel; die Farbstoffe enthalten

kein Cetylpyridiniumchlorid.

Nach Veröffentlichung der Eintragung am 22. August 2003 hat hiergegen die Wi-

dersprechende mit dem am 12. November 2003 beim Deutschen Patent- und

Markenamt eingegangenen Telefax Widerspruch eingelegt aus der am

18. Februar 1995 angemeldeten und am 18. Juli 1995 eingetragenen Bildmarke

395 07 532

die Schutz genießt für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 1:

Chemische Erzeugnisse für die Kunststoffindustrie,

nämlich Kunststoffe, Additive für Kunststoffe, Farb-

pigmente für Kunststoffe, Masterbatches, Polymer-

compounds;

Klasse 42: Produktplanung, Produktentwicklung, Produktdesign;

Design von Industriegütern, Investitionsgütern und

Gebrauchsgütern aus Kunststoffen.

- 5 -

Der Widerspruch, der zunächst unbeschränkt erhoben worden war, wurde bereits

im Verfahren vor der Markenstelle durch Schriftsatz vom 23. Juni 2005 auf einen

Teil der Waren beschränkt und richtet sich nach Klarstellung des Warenverzeich-

nisses in der mündlichen Verhandlung aktuell noch gegen folgende Waren der

angegriffenen Marke:

Chemische und bio-chemische Rohstoffe und Halbfabrikate sowie

chemische Spezialitäten für gewerbliche Zwecke, nämlich zur

Herstellung, Behandlung und Veredelung von Baumaterialien,

Textilien, Farben, Lacken, Druckfarben, Klebstoffen für gewerbli-

che Zwecke, Kunststoffen, Kautschuk, Flammschutzmitteln und für

die chemische Industrie; chemische Erzeugnisse und Rohstoffe

für gewerbliche Zwecke und die chemische Industrie im allgemei-

nen; (nicht ausdrücklich genannt ist im Widerspruch der folgende

Disclaimer, der aber nach der Einschränkung des Warenverzeich-

nisses durch die Markeninhaberin auch für alle angegriffenen Wa-

ren gilt: „

“).

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat bereits im Verfahren vor der Marken-

stelle mit Schriftsatz vom 25. März 2004 die Benutzung der Widerspruchsmarke

pauschal und ohne jede Einschränkung bestritten. Die Widersprechende hat dar-

aufhin Benutzungsunterlagen eingereicht, einschließlich einer eidesstattlichen

Versicherung vom 8. November 2004, in der Umsatzzahlen für die Jahre 2001 bis

2003 und anteilig für 2004 genannt sind. Dort ist zur Widerspruchsmarke unter

anderem wörtlich ausgeführt:

- 6 -

„Die

C… GmbH

vertreibt

un-

ter diesem Logo insbesondere Farbkonzentrate, Farbpigmente,

Farbgries, Lichtschutzmittel, Antistatika, Antioxidantien, Gleitmittel,

Prozeßhilfen, Antilaminate, Nukleierungsmittel, Duftstoffe, Multify-

Konzentrate, Effektpigment-Konzentrate und Trendfarben.“

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die eidesstattliche Versicherung vom

8. November 2004 (Bl. 88 der Patentamtsakten 302 61 843) verwiesen.

Die Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in ei-

nem Beschluss vom 14. Januar 2008 durch eine Beamtin des höheren Dienstes

den Widerspruch zurückgewiesen. Eine Verwechslungsgefahr sei nicht feststell-

bar, da die von der Inhaberin der angegriffenen Marke erhobene Nichtbenutzungs-

einrede durchgreife. Die Widersprechende habe eine rechtserhaltende Benutzung

der Widerspruchsmarke in Bezug auf die Art der Benutzung nicht ausreichend

glaubhaft gemacht. Die Widersprechende habe zwar eine eidesstattliche Versiche-

rung eingereicht, in der auch Umsatzzahlen aufgeführt seien. Es fehle aber an

einer Aufschlüsselung in Bezug auf die einzelnen Waren. Bei den in der eides-

stattlichen Versicherung aufgeführten Waren handele es sich nicht nur um solche,

für welche die Widerspruchsmarke geschützt sei, nämlich die explizit aufgeführten

chemischen Erzeugnisse für die Kunststoffindustrie. Es sei damit nicht nachvoll-

ziehbar, welche Umsatzanteile auf die einzelnen Produkte entfielen. Es sei nicht

auszuschließen, dass ein Großteil des Umsatzes auf Waren entfalle, die nicht Be-

standteil des Waren- und Dienstleistungs-Verzeichnisses der Widerspruchsmarke

seien, z. B. Antistatika, Antioxidantien, Gleitmittel, Duftstoffe usw.

Hiergegen

richtet

sich

die

Beschwerde

der

Widersprechenden

vom

18. Februar 2008. Die Widersprechende hat ihre Beschwerde mit einem Telefax

begründet, das einen Tag vor der mündlichen Verhandlung vom 22. Septem-

ber 2009 bei Gericht eingegangen ist.

- 7 -

Sie führt unter anderem aus, dass die angegriffene Entscheidung den Grundsatz

des rechtlichen Gehörs verletze. Sie sei auf Gründe gestützt, zu denen sich die

Widersprechende nicht habe äußern können. Die vorgelegten Glaubhaftma-

chungsunterlagen seien entgegen der Auffassung der Markenstelle vollständig

und bedürften keiner Ergänzung. Gegenstand des Warenverzeichnisses der Wi-

derspruchsmarke seien „Additive für Kunststoffe“. Dies seien Hilfsstoffe oder Zu-

satzstoffe, die den Kunststoffen in geringen Mengen zugesetzt würden, um be-

stimmte Eigenschaften zu erreichen oder zu verbessern. Dabei könne es sich um

Trockenstoffe, Weichmacher, Lichtschutzmittel, Antioxidationsmittel, Antistatika

und auch Gleitmittel handeln. Mit der im Verfahren vor dem DPMA vorgelegten

eidesstattlichen Versicherung sollte entgegen der Auffassung der Markenstelle

gerade nicht ausgeschlossen werden, dass ein Großteil der in der eidesstattlichen

Versicherung angegebenen Umsätze auf Kunststoffadditive entfalle. Auch bei ei-

nem Masterbatch handele es sich um ein Kunststoffadditiv in Form von Granula-

ten mit hohen Gehalten an Farbmitteln, die zum Einfärben oder zur Veränderung

von Farbeigenschaften dem Rohkunststoff beigemischt würden. Farbkonzentrate,

Farbpigmente und Farbgries seien ebenso wie Lichtschutzmittel Gegenstand der

eidesstattlichen Versicherung. Deshalb sei auch der Nachweis erbracht, dass die

Widerspruchsmarke für Masterbatches benutzt werde. Auch ein Compound könne

ohne weiteres Kunststoffadditive enthalten, wobei unter einem Compound ein

Gemisch aus sortenreinen Grundstoffen zu verstehen sei. Auch derartige Gemi-

sche seien Gegenstand der eidesstattlichen Versicherung. Die Widerspruchs-

marke sei also völlig ausreichend benutzt für „Polymercompounds, Masterbatches,

Farbpigmente für Kunststoffe und eine Vielzahl von einzelnen Additiven für Kunst-

stoffe“. Die Benutzung der Widerspruchsmarke sei von der Markenstelle aufgrund

von Unkenntnis der technischen Zusammenhänge nicht anerkannt worden.

Die Widersprechende hat in der mündlichen Verhandlung eine weitere, von ihrem

Prokuristen

S…

unterzeichnete

eidesstattliche

Versicherung

vom 21. September 2009 vorgelegt, die neben den Umsatzzahlen für die Jahre

2004 bis 2008 (jährliche Umsätze zwischen … und knapp … Euro) und antei-

- 8 -

lig für das Jahr 2009 im Wesentlichen die gleichen Angaben enthält wie die eides-

stattliche Versicherung vom 8. November 2004, wobei nach der Aufzählung der

unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Waren zusätzlich noch Folgendes

ausgeführt ist:

„Alle diese Waren sind Additive für Kunststoffe und werden von

uns zum Verkaufszwecke in Kunststoffe eingearbeitet und als so

genannter Masterbatch oder Compound vermarktet.“

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die eidesstattliche Versicherung vom

21. September 2009 (Bl. 72 der Akten) verwiesen.

Die Widersprechende beantragt unter Berücksichtigung der in der mündlichen

Verhandlung erklärten weiteren Beschränkung des Widerspruchs sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 1 des

Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Januar 2008 teil-

weise aufzuheben und die angegriffene Marke im zuletzt mit dem

Widerspruch angegriffenen Umfang zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

In der mündlichen Verhandlung hat die Markeninhaberin die Verspätung des am

21. September 2009 eingegangenen Schriftsatzes der Widersprechenden und der

in der mündlichen Verhandlung übergebenen eidesstattlichen Versicherung vom

gerügt. Der Senat hat der Markeninhaberin zur Erwiderung auf den am 21. Sep-

tember 2009 eingegangenen Schriftsatz und die in der mündlichen Verhandlung

vorgelegte eidesstattliche Versicherung einen Schriftsatz nachgelassen und eine

Entscheidung an Verkündungs Statt nicht vor dem 13. Oktober 2009 angekündigt.

- 9 -

In der am 12. Oktober 2009 eingegangenen Beschwerdeerwiderung führt die Mar-

keninhaberin aus, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke nach wie vor nicht

glaubhaft gemacht worden sei. Die in der mündlichen Verhandlung vorgelegte ei-

desstattliche Versicherung weise die gleichen inhaltlichen Mängel auf wie die ei-

desstattliche Versicherung vom 8. November 2004. Sie unterscheide sich von die-

ser nur durch den neuen Referenzzeitraum von 2004 bis 2009. Bei beiden eides-

stattlichen Versicherungen sei nicht erkennbar, ob und in welchem Umfang die

Widerspruchsmarke für die eingetragenen Waren benutzt worden sei. Die Auf-

zählung der vertriebenen Waren enthalte nach wie vor solche, die nicht im Waren-

verzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten seien. Der hinzugefügte Satz, dass

diese Waren Additive für Kunststoffe seien, werde bestritten. Aus den Ausführun-

gen der Widersprechenden gehe auch nicht hervor, warum die Additive für Kunst-

stoffe neben den übrigen Waren „Farbpigmente für Kunststoffe, Masterbatches

und Polymer-Compounds“ einzeln aufgeführt seien. Aus der eidesstattlichen Ver-

sicherung sei ferner nicht ersichtlich, dass die dort aufgeführten Waren chemische

Erzeugnisse für die Kunststoffindustrie seien. Diese Waren könnten auch für an-

dere Industrien wie die Lebensmittel- oder Parfümindustrie benutzt werden. Die

eidesstattliche Versicherung sei auch deshalb widersprüchlich, weil sie nicht er-

kennen lasse, ob es sich bei den genannten Umsatzzahlen um solche für Additive

für Kunststoffe handele oder für Masterbatches oder Compounds. Gemäß der ei-

desstattlichen Versicherung würden die Additive zum Verkaufszwecke in Kunst-

stoffe eingearbeitet und als sogenannte Masterbatches oder Compounds ver-

marktet. Dies bedeute, dass die Additive gar nicht selbständig verkauft würden

und somit eine Benutzung für Additive ganz entfalle. Schließlich scheitere die

Glaubhaftmachung der Benutzung auch daran, dass die Widersprechende keine

weiteren Mittel der Glaubhaftmachung vorgelegt habe. Rechnungskopien fehlten

gänzlich und Produktaufkleber, Warenverpackungen fehlten für den Zeitraum nach

§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG. Soweit die Benutzung auf Etiketten und Warenver-

packungen in der eidesstattlichen Versicherung behauptet würde, werde dies

bestritten. Die aufgeführten Unklarheiten und Unzulänglichkeiten der Benutzung

gingen zu Lasten der Widersprechenden. Schließlich seien die in der mündlichen

- 10 -

Verhandlung vom 22. September 2009 vorgebrachten neuen Tatsachen verspätet

und gemäß § 296 ZPO zurückzuweisen. Das verspätete Vorbringen beruhe auch

auf grober Nachlässigkeit. Schließlich sei auch eine Verzögerung eingetreten, weil

der Senat nicht in der mündlichen Verhandlung habe entscheiden können, son-

dern der Markeninhaberin einen Schriftsatznachlass bis zum 13. Oktober 2009

eingeräumt habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, insbesondere statthaft sowie

form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 MarkenG. Sie hat nach

der im Beschwerdeverfahren erfolgten Glaubhaftmachung der Benutzung der Wi-

derspruchsmarke in dem zuletzt noch streitgegenständlichen Umfang auch in der

Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Vergleichsmar-

ken insoweit Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger

Weise für die Zeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG bestritten.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke war die

Widerspruchsmarke bereits mehr als fünf Jahre im Register eingetragen. Das un-

differenzierte Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke durch die Mar-

keninhaberin ist dabei als Erhebung der Einreden nach beiden Zeiträumen des §

43 Abs. 1 MarkenG auszulegen, sofern - wie hier - die tatbestandlichen Voraus-

setzungen gegeben sind (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 43 Rdn 19).

- 11 -

Die Widersprechende hat die Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren

„Chemische Erzeugnisse für die Kunststoffindustrie, nämlich Additive für Kunst-

stoffe“ bzw. „Chemische Erzeugnisse für die Kunststoffindustrie, nämlich Master-

batches bzw. (Polymer)Compounds“ für die relevanten Benutzungszeiträume nach

§ 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG, nämlich vom 22. August 1998 bis

22. August 2003 und vom 22. September 2004 bis 22. September 2009 nach

Auffassung des Senats in noch hinreichender Weise glaubhaft gemacht.

Bei der Frage der Glaubhaftmachung sind die vorgelegten Glaubhaftmachungs-

mittel im Zusammenhang und in ihrer Gesamtheit frei zu würdigen, wobei die

Glaubhaftmachung im Gegensatz zum Beweis nicht zur vollen Überzeugung füh-

ren muss, sondern es genügt, dass eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für die

behaupteten Tatsachen spricht (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 43

Rdn. 39). Dies ist vorliegend trotz gewisser Unzulänglichkeiten der vorgelegten

Unterlagen der Fall. Nach Auffassung des Senats spricht nach den vorgelegten

Unterlagen eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für eine rechtserhaltende Be-

nutzung der Widerspruchsmarke für die genannten Waren in den maßgeblichen

Benutzungszeiträumen.

Soweit die Markeninhaberin einwendet, dass unklar sei, ob und in welchem Um-

fang die Widerspruchsmarke für die eingetragenen Waren benutzt worden sei,

weil auch die in der eidesstattlichen Versicherung vom 21. September 2009 ent-

haltene Aufzählung der vertriebenen Waren nach wie vor solche enthalte, die nicht

im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten seien, teilt der Senat

diese Auffassung aufgrund der im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen

nicht mehr. Die in der mündlichen Verhandlung vorgelegte eidesstattliche Versi-

cherung enthält im Gegensatz zur ersten eidesstattlichen Versicherung vom

8. November 2004 den Zusatz, dass es sich bei den dort genannten Waren um

„Additive für Kunststoffe“ handelt. Dass die genannten Waren als Additive ver-

wendet werden, wird für einen großen Teil dieser Waren durch die von der Wider-

sprechenden vorgelegten weiteren Unterlagen belegt - wie etwa in Anlage 1 bis 3

- 12 -

zum Schriftsatz 18. September 2009 (Bl. 33/39 d. A.) für „Gleitmittel, Antistatika,

Lichtschutzmittel (UV-Stabilisatoren), Nukleierungsmittel, Farbkonzentrate, -pig-

mente und -gries und Trendfarben (Farbstoffe)“, in Anlage 4 zum Schriftsatz

18. September 2009 (Bl. 40 d. A.) für „Antistatika“, in Anlage 5 zum Schriftsatz

18. September 2009 (Bl. 41 d. A.) für „Antioxidantien“. Durch die oben bezeichnete

ergänzende Erklärung in der eidesstattlichen Versicherung vom 21. Septem-

ber 2009 wird ferner klargestellt, dass diese Waren, welche die Widersprechende

unter der Widerspruchsmarke vertreibt, speziell für den Einsatz als Additive für

Kunststoffe und nicht etwa für andere Zwecke bestimmt sind. Dass es sich bei

diesen Waren zudem um chemische Produkte handelt, liegt nach Auffassung des

Senats angesichts der Art der Waren und des Bestimmungszwecks auf der Hand

und bedarf keiner Erläuterung. Im Hinblick auf den bezeichneten Zusatz in der

eidesstattlichen Versicherung ist außerdem hinreichend klargestellt, dass es sich

auch bei den weiteren in der eidesstattlichen Versicherung genannten Waren

„Prozeßhilfen, Antilaminate, Duftstoffe, Multify-Konzentrate und Effektpigment-

Konzentrate“ um Additive für Kunststoffe handelt, wobei hier ebenfalls die Eigen-

schaft der Waren als chemische Erzeugnisse auf der Hand liegt. Der Umstand,

dass diese Produkte in Kunststoffe eingearbeitet und als Masterbach oder Com-

pound vermarktet werden, führt zu keiner anderen Beurteilung. Nach den vorge-

legten Unterlagen handelt es sich bei den Begriffen „Masterbatch“ bzw. „Farbgra-

nulat“ um Kunststoffadditive in Form von Granulaten mit Gehalten an Farbmitteln

oder Additiven, die höher sind als in der Endanwendung (Anlage 7 zum Schriftsatz

18. September 2009, Bl. 46 d. A.), also letztlich um Konzentrate. Ein Warenmuster

entsprechender Farbgranulate hat die Widersprechende bereits im Verfahren vor

der Markenstelle vorgelegt (Bl. 92 der Patentamtsakten 302 61 843). Der Begriff

„Compound“ bezeichnet Gemische aus sortenreinen Grundstoffen bei der Kunst-

stoffherstellung, die auch bestimmte Additive enthalten können (Anlage 7 zum

Schriftsatz 18. September 2009, Bl. 37 d. A.).

Der Umstand, dass im Warenverzeichnis der angemeldeten Marke sowohl die

„Additive für Kunststoffe“ als auch „Masterbatches“ und „Polymercompounds“ ent-

- 13 -

halten sind, führt zu keinen durchgreifenden Bedenken in Bezug auf die Glaub-

haftmachung der Benutzung. Die „Additive“ sind nach den vorgelegten Unterlagen

und den Erklärungen in der eidesstattlichen Versicherung in den „Masterbatches“

bzw. in den „(Polymer)Compounds“ enthalten, so dass von einer Benutzung so-

wohl für „Additive für Kunststoffe“ als auch für „Masterbatches“ und „Polymercom-

pounds“ auszugehen ist. Der Umstand, dass durch die Bezeichnungen „Master-

batches“ und „Polymercompounds“ quasi die spezielle Art der Aufbereitung bzw.

Darreichung der „Additive für Kunststoffe“ beschrieben werden, mag zunächst

verwirrend sein, führt aber im Ergebnis zu keiner anderen Beurteilung, zumal die

Widersprechende hierzu entsprechend nachvollziehbare Erläuterungen abgege-

ben und diese mit den vorgelegten Unterlagen belegt hat.

Soweit in der eidesstattlichen Versicherung vom 8. November 2004 der Zusatz

fehlt, dass es sich bei den dort genannten Waren um „Additive für Kunststoffe“

handelt, ist dies nach Maßgabe der vorgelegten weiteren Unterlagen einschließ-

lich der in der mündlichen Verhandlung übergebenen weiteren eidesstattlichen

Versicherung entsprechend zu ergänzen, zumal die genannten Umsatzzahlen mit

der steigenden Umsatzentwicklung bis zum Jahr 2007 und die Umsatzzahlen in

dem sich überschneidenden Jahr 2004 in beiden eidesstattlichen Versicherungen

schlüssig zueinander passen.

Die Umsatzzahlen für die Jahre 2001 bis 2004 und 2004 bis 2009 erfassen beide

maßgeblichen Zeiträume des § 43 Abs. 1 MarkenG und belegen angesichts der

Jahresumsätze von … bis … auch vom Umfang her in jeder Beziehung eine

ausreichende Benutzung, was keiner weiteren Begründung bedarf.

Der Umstand, dass keine Rechnungskopien vorgelegt wurden und für den Zeit-

raum von 2004 bis 2009 auch nicht erneut Produktaufkleber und Warenproben,

rechtfertigt angesichts der im Verfahren vorgelegten Unterlagen keine ernsthaften

Zweifel an der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke. Die Vorlage

von Rechnungskopien kann zwar zur Ergänzung der Angaben einer eidesstatt-

- 14 -

lichen Versicherung sinnvoll sein, ist aber nicht in jedem Fall notwendig. Gleiches

gilt für die Warenproben. Im Übrigen hat die Widersprechende in der mündlichen

Verhandlung vom 22. September 2009 einen Verpackungssack für „Masterbat-

ches“ vorgelegt und zu den Akten gereicht und außerdem noch einen Ver-

packungskarton als Muster mitgebracht. Auf sämtlichen eingereichten bzw. in der

mündlichen Verhandlung gezeigten Prospekten und Verpackungsmaterialien ist

die Widerspruchsmarke in farbiger Gestaltung deutlich zu erkennen. Dies stellt

eine funktionsgemäße Benutzung der Widerspruchsmarke dar, wobei durch far-

bige Gestaltung der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke nicht ver-

ändert wird, was von der Markeninhaberin auch nicht in Frage gestellt wird, so

dass auch unter diesem Aspekt keine Bedenken gegen eine rechtserhaltende Be-

nutzung bestehen (§ 26 Abs. 3 MarkenG).

Das Vorbringen der Widersprechenden zur Benutzung der Widerspruchsmarke im

Telefax vom 18. September 2009, das erst einen Tag vor der mündlichen Ver-

handlung eingegangen ist, kann ebenso wenig wie die in der mündlichen Ver-

handlung vorgelegte eidesstattliche Versicherung vom 21. September 2009 ge-

mäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 296 Abs. 2 ZPO als verspätet zurück-

gewiesen werden. Zwar wird bei Fragen des Benutzungszwangs der in marken-

rechtlichen Verfahren ansonsten gemäß § 73 Abs. 1 MarkenG geltende Untersu-

chungsgrundsatz durch den Beibringungsgrundsatz verdrängt, so dass über § 82

Abs. 1 Satz 1 MarkenG die Präklusionsvorschriften der ZPO grundsätzlich an-

wendbar sind. Zweifellos waren der entsprechende Sachvortrag und die Vorlage

der eidesstattlichen Versicherung verspätet gemäß § 296 Abs. 2 ZPO, wobei

mangels irgendeiner Erklärung dieses sehr späten Vorbringens seitens der Wider-

sprechenden auch grobe Nachlässigkeit angenommen werden muss. Die Wider-

sprechende hat mehr als 18 Monate weder ihre Beschwerde begründet noch den

Versuch einer auch nur annähernd nachvollziehbaren und vollständigen Glaub-

haftmachung der Benutzung gemacht. Dies geschah erst einen Tag vor der münd-

lichen Verhandlung bzw. in der mündlichen Verhandlung selbst. Gleichwohl kön-

nen weder das Beschwerdevorbringen noch die Glaubhaftmachung als verspätet

- 15 -

zurückgewiesen werden, da deren Zulassung die Erledigung des Rechtsstreits

nicht verzögert i. S. d. § 296 Abs. 2 ZPO. Die zur Glaubhaftmachung der Benut-

zung vorgelegten Unterlagen können vom Senat abschließend bewertet werden,

wobei die Markeninhaberin zur Beschwerdebegründung und zu den Glaubhaftma-

chungsunterlagen im nachgelassenen Schriftsatz 9. Oktober 2009 Stellung neh-

men konnte. Der Umstand, dass der Senat nicht bereits in der mündlichen Ver-

handlung vom 22. September 2009, sondern erst nach Ablauf der Frist für den

nachgelassenen Schriftsatz gemäß § 283 ZPO entscheiden konnte, kann entge-

gen der Auffassung der Markeninhaberin nicht als relevante Verzögerung i. S. d.

§ 296 Abs. 2 ZPO gewertet werden (so h.M., vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG,

9. Aufl., § 43 Rdn. 37; vgl. auch Thomas/Putzo ZPO, 30. Aufl., § 296 Rdn. 20

m. w. N., insbesondere unter Hinweis auf BVerfG NJW 1989, 705).

Zwischen den Vergleichsmarken besteht im Umfang der streitgegenständli-

chen Waren Verwechslungsgefahr. Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne

von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzel-

falls umfassend zu beurteilen. Dabei ist insbesondere maßgeblich die Identität

oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, der Grad der Ähnlichkeit der

Vergleichsmarken und die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Diese

Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in

ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr, wobei unter

diesem Gesichtspunkt ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder

Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch

eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden

kann und umgekehrt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 32; vgl. die

ständige Rechtsprechung, u. a. EuGH GRUR 1998, 387 ff. (Nr. 22) „Sabèl/Puma“;

GRUR 2005, 1042 (Nr. 27) „THOMSON LIFE“; BGH GRUR 2006, 859, 860

(Nr. 16) „Malteserkreuz“; GRUR 2008, 905 (Nr. 12) - Pantohexal). Es ist grund-

sätzlich auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen,

wobei insbesondere ihre kennzeichnungskräftigen und dominierenden Elemente

zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsge-

- 16 -

fahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnitts-

verbraucher dieser Waren wirkt (vgl. EuGH Mitt. 2006, 512 - LIFE/THOMSON und

jüngst GRUR 2008, 343 - BAINBRIDGE/Bridge, Nr. 33 m. w. N.). Dies sind vorlie-

gend Fachverkehrskreise aus dem Bereich der chemischen Industrie.

Eine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn diese

unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander

kennzeichnen - insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieb-

lichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwen-

dungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart

als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistun-

gen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe -

so enge Berührungspunkte aufweisen, dass der Verkehr der Meinung sein könnte,

sie stammten aus denselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, so-

fern sie - was zu unterstellen ist - mit identischen Marken gekennzeichnet sind

(vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 90 i. V. m. 49; HK-MarkenR,

2. Aufl., § 9 Rdn. 51 ff., jeweils mit zahlreichen Nachweisen).

Nach diesen Grundsätzen besteht nach der Erkenntnis des Senats teilweise Iden-

tität und im Übrigen zumindest eine mittelgradige Ähnlichkeit zwischen sämtlichen

noch angegriffenen Waren der jüngeren Marke, nämlich „chemische und bio-che-

mische Rohstoffe und Halbfabrikate sowie chemische Spezialitäten für gewerbli-

che Zwecke, nämlich zur Herstellung, Behandlung und Veredelung von Bauma-

terialien, Textilien, Farben, Lacken, Druckfarben, Klebstoffen für gewerbliche

Zwecke, Kunststoffen, Kautschuk, Flammschutzmitteln, und für die chemische

Industrie; chemische Erzeugnisse und Rohstoffe für gewerbliche Zwecke und die

chemische Industrie im allgemeinen“ einerseits und den auf Seiten der Wider-

spruchsmarke zu berücksichtigenden Waren, nämlich „chemische Erzeugnisse für

die Kunststoffindustrie, nämlich Additive für Kunststoffe, Masterbatches und Poly-

mercompounds“ andererseits. Bei den Vergleichswaren handelt es sich jeweils um

Roh-, Halbfertig- oder Zwischenprodukte der chemischen Industrie.

- 17 -

Die Widerspruchsmarke verfügt ohne Berücksichtigung von Benutzungsfaktoren

originär über normale Kennzeichnungskraft. Es kann als nicht entscheidungser-

heblich dahinstehen, ob ihr angesichts der langjährigen Benutzung mit erheblichen

jährlichen Umsatzzahlen im zweistelligen Millionenbereich eine erhöhte Kenn-

zeichnungskraft zukommt, da selbst bei normaler Kennzeichnungskraft eine Ver-

wechslungsgefahr zu bejahen ist, soweit die Waren der jüngeren Marke noch an-

gegriffen sind.

Ausgehend von Identität bzw. zumindest mittelgradiger Ähnlichkeit der Ver-

gleichswaren und einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke

haben die Vergleichsmarken zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr auch im

Bereich nur mittelgradiger Warenähnlichkeit einen nicht zu geringen Abstand ein-

zuhalten, der nicht gewahrt ist. Die Widerspruchsmarke, die zwar Schutz als Bild-

marke genießt, wird gleichwohl durch die Buchstabenfolge „cpc“ geprägt und

stimmt insoweit identisch mit der angegriffenen Marke überein. Die Ausgestaltung

der Widerspruchsmarke stellt eine übliche graphische Ausgestaltung dar, die bei

mündlicher Benennung jedenfalls völlig in den Hintergrund tritt und der Ver-

wechslungsgefahr nicht in nennenswertem Umfang entgegenwirkt.

Zur Klarstellung sei abschließend für das anschließende Eintragungsverfahren

vor dem Deutschen Patent- und Markenamt noch darauf hingewiesen, dass die

nachfolgend bezeichneten Waren mit dem Widerspruch nicht mehr angegriffen

und deshalb auch nicht streitgegenständlich waren:

Chemische und bio-chemische Rohstoffe und Halbfabrikate sowie

chemische Spezialitäten für gewerbliche Zwecke, nämlich zur

Herstellung, Behandlung und Veredelung von Klebstoffen für

Haushaltszwecke, Wachswaren, Waschmitteln, Wasserreini-

gungs- und Aufbereitungsmitteln, Kosmetika, Pharmazeutika für

die Herstellung von Papier; chemische Erzeugnisse und Rohstoffe

zur Behandlung und zur Herstellung von Lebensmitteln, zum

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Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln, insbesondere

Verdicker, Emulgatoren, Enzyme, Aminosäuren, Antioxidantien,

Süßstoffe, Phosphate, für die Herstellung von Papier; alle Waren

enthalten kein Cetylpyridiniumchlorid; von allen vorgenannten Wa-

ren ausgenommen sind Polymere und Edukte zur Herstellung von

oder Verwendung in Polymeren einschl. Katalysatoren zur Her-

stellung von oder Verwendung in Polymeren.

Die Widersprechende hat zwar in ihrem Widerspruch die Oberbegriffe „Chemische

und bio-chemische Rohstoffe und Halbfabrikate sowie chemische Spezialitäten für

gewerbliche Zwecke, nämlich …“ in ihrem Widerspruch genannt, dann aber in der

nachfolgenden Aufzählung einige Waren nicht in den Widerspruch miteinbezogen.

Da diese nicht genannten Waren ohne die vorangestellten Oberbegriffe überhaupt

nicht verständlich wären, ist bei sachgerechter Auslegung des Widerspruchs da-

von auszugehen, dass der Widerspruch diese Waren einschließlich des vorange-

stellten Oberbegriffs nicht erfasst.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen

Anlass, (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Bender

Kätker

Knoll