Urteil des BPatG, Az. 28 W (pat) 95/99

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BPatG 154
6.70
BUNDESPATENTGERICHT
28 W (pat) 95/99
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(Aktenzeichen)
An Verkündungs Statt
zugestellt am
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die IR-Marke 670 278
hat der 28.
Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 10. November 2004 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richter Paetzold und von Schwichow
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beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
G r ü n d e
I.
Die IR-Marke 670 278
ersucht als "marque tridimensionelle" für die Waren "Fromage, produits laitiers"
um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland. Die Veröffentlichung der Marke in
"Gazette OMPI des Marques Internationales" enthält eine Beschreibung der "élé-
ments figuratifs" der Marke, wonach diese aus der Form und dem besonderen
Aussehen des Produkts bestehen (die wellenförmige Umrandung soll an die Blät-
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ter einer Blüte erinnern) und eine geriffelte Oberfläche mit weißen und orangefar-
benen Streifen aufweisen soll.
Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat der
IR-Marke die Schutzausdehnung wegen fehlender Unterscheidungskraft und unter
Hinweis auf die Formenvielfalt bei Käse verweigert, die dazu führe, dass der Ver-
kehr selbst die erstmalige Verwendung einer speziellen Gestaltung solange nicht
als herkunftshinweisend werte, wie die Form sich wie hier im Rahmen der Ver-
kehrsüblichkeit bewege. Die Beschwerde vor dem Bundespatentgericht ist aus
denselben Gründen erfolglos geblieben.
Die IR-Markeninhaberin hat ihr Schutzbegehren mit der Rechtsbeschwerde zum
Bundesgerichtshof weiterverfolgt, der daraufhin die Entscheidung des Bundespa-
tentgerichts aufgehoben und die Sache zur weiteren Entscheidung zurückverwie-
sen hat (BGH GRUR 2004, 329). Zur Begründung ist ausgeführt, die angemeldete
Marke sei markenfähig (§ 3 Abs 1 und 2 MarkenG) und auch unterscheidungs-
kräftig (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG), denn die willkürliche charakteristische Gestal-
tung nach Art einer Blütenform sei bei der Ware "Käse" nicht funktionsbedingt und
geeignet, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu dienen. Bei der Beurteilung
eines der Eintragung möglicherweise entgegenstehenden Freihaltebedürfnisses
nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, dessen Vorliegen nunmehr vom Bundespatentge-
richt geprüft werden müsse, sei das Interesse der Allgemeinheit an einer Freihal-
tung der Formenvielfalt einzubeziehen (EuGH GRUR 2003, 514 – Linde). Wenn
die beanspruchte Form innerhalb der auf diesem Warengebiet üblichen Formen-
vielfalt liege und die Möglichkeiten der Mitbewerber zur individuellen Produktge-
staltung beschränkt seien, könne dies für die Bejahung dieses Schutzhindernisses
sprechen.
Die IR-Markeninhaberin hat sich zur Frage des Freihaltebedürfnisses dahin geäu-
ßert, dass die gewählte Blütenform für einen Käse nicht nur unüblich, sondern
auch weder technisch bedingt sei noch sonst in irgendeiner Weise eine Eigen-
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schaft der Ware beschreibe. Im übrigen sei bei der Prüfung auf Schutzgewährung
nicht das Markengesetz, sondern Art 6 quinquies B PVÜ zugrunde zu legen, der
richtlinienkonform (Art 3 MarkenRL) auszulegen sei mit der Besonderheit, dass
vorliegend die Frage der Unterscheidungskraft aufgrund der höchstrichterlichen
Entscheidung und der damit bestehenden Bindungswirkung nach § 89 MarkenG
nicht mehr zur Disposition stünde.
II.
Die zulässige Beschwerde der IR-Markeninhaberin ist nicht begründet.
Gegenstand des Gesuchs auf Schutzerstreckung ist eine dreidimensionale Dar-
stellung, die sich in der naturgetreuen Wiedergabe der äußeren Form der Ware
selbst (nämlich Käse) erschöpft, was durch die Markenbeschreibung und den Hin-
weis auf das Aussehen der Rinde noch verstärkt wird. Für den Senat besteht im
Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kein Anlass, der bean-
spruchten Darstellung die abstrakte Markenfähigkeit nach § 3 Abs 1 MarkenG
abzusprechen, auch wenn ein Zeichen kein funktionell notwendiger Bestandteil
der Ware selbst sein darf, sondern über die technisch bedingte Grundform hinaus-
reichende Elemente aufweisen muss, die zwar nicht physisch, aber doch gedank-
lich von der Ware abstrahierbar sind und die Identifizierungsfunktion der Marke
erfüllen können (BGH GRUR 2004, 502 - Gabelstapler II). Für einen Ausschluss
als Marke nach § 3 Abs 2 MarkenG (Waren- oder funktionsbedingte Form) fehlt es
an ausreichenden tatsächlichen Feststellungen. Dass die Marke damit den Vor-
aussetzungen des Art 3 Abs 1 Ziffer e) MarkenRL bzw § 3 Abs 2 MarkenG genügt,
reicht entgegen der Auffassung der IR-Markeninhaberin für eine Schutzgewährung
aber nicht aus, vielmehr müssen zusätzlich noch die Schutzhindernisse nach § 8
Abs 2 MarkenG bzw Art 6 quinquies B Nr 2 PVÜ geprüft werden, um die konkrete
Eignung der Marke, unterscheidungskräftig zu wirken, festzustellen bzw ein even-
tuelles Freihalteinteresse der Mitbewerber auszuschließen.
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Der Senat hat nach der neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
(vgl etwa EuGH GRUR Int 2005, 135 - Maglite; GRUR 2004, 428 – Waschmittel-
flasche; GRUR 2004, 957 - Waschmitteltabs) wie des Gerichts erster Instanz (zB
EuG GRUR Int 2004, 664 - Flaschenform; T-396/02 v. 10.11.04 - Bonbon; GRUR
Int 2004, 515 - Standbeutel) zu Warenformmarken erneut Zweifel, ob der als
Marke beanspruchten Formgestaltung von Hause aus konkrete Unterscheidungs-
kraft zukommt, sieht sich jedoch durch die Entscheidung des Bundesgerichtshofes
in dieser Frage gebunden. Selbst wenn die Bindungswirkung des § 89 Abs 2 S 2
MarkenG auch im konkreten Einzelfall möglicherweise aufgrund der neueren
Rechtsprechung des EuGH keinen Bestand haben sollte (vgl Baumbach-
Lauterbach, 63. Aufl 2005, § 563 ZPO Rdnr 5, 9), unterstellt der Senat zugunsten
der IR-Markeninhaberin, dass der Schutzerstreckung nicht fehlende konkrete
Unterscheidungskraft entgegengehalten werden kann.
Nach Ansicht des Senats steht der Schutzbewilligung der IR-Marke in der Bundes-
republik jedoch zumindest das Schutzhindernis des Freihaltebedürfnisses der Mit-
bewerber nach §§ 107, 113, 37 MarkenG iVm Art 5 Abs 1 MMA, Art 6 quinquies
Abschnitt B Nr 2 PVÜ entgegen, da die bloße Darstellung der Ware, in der sich
hier die Marke erschöpft, zwangsläufig beschreibenden Charakter im Sinne dieser
Vorschrift hat als eine mögliche Form der Produktbeschaffenheit oder Zweckbe-
stimmung bzw in der unmittelbaren Wiedergabe von Art und Beschaffenheit der
Ware selbst.
Nach den Ausführungen des Europäischen Gerichtshofes (EuGH MarkenR 2003,
187 ff - Linde, Ziff 74 - 77) verfolgt das Schutzhindernis des Freihaltungsbedürf-
nisses das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass lediglich die Waren beschrei-
bende Zeichen von allen frei verwendet werden können. Marken, die aus der Form
der Ware bestehen, könnten zwar nicht grundsätzlich vom Schutz durch Eintra-
gung ausgeschlossen werden, abzustellen sei vielmehr auf den konkreten Einzel-
fall, der nach Prüfung aller maßgeblichen Gesichtspunkte der Anmeldung und
"insbesondere im Licht des Allgemeininteresses" entschieden werden müsse, das
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für den Senat nicht erst im Falle einer unmittelbaren oder tatsächlichen Behinde-
rung, sondern bereits bei einer bloßen potenziellen Beeinträchtigung der wettbe-
werblichen Grundfreiheiten tangiert wird (vgl neuerdings zB auch Alber GRUR
2005, 127 ff, 129). In Anwendung dieser Grundsätze und unter Berücksichtigung
der vom Bundesgerichtshof aufgestellten Schranken, wonach die bestehende For-
menvielfalt und die mögliche Variationsbreite zu beachten sind, ist im vorliegenden
Fall ein Freihaltebedürfnis zu bejahen.
Hinsichtlich der laut Markenbeschreibung speziellen Gestaltung der Käserinde mit
Streifen oder Rillen auf der Weichkäseoberfläche liegt das schon unter dem
Gesichtspunkt der technischen Bedingtheit beim Herstellungsprozess auf der
Hand, denn diese entstehen – wie schon im Beschluss vom 19. Juli 2000 ausge-
führt - beim Einfüllen und Pressen der Käsemasse in speziellen Formen bzw beim
anschließenden Reifungsprozess. Auch die von der IR-Markeninhaberin ebenfalls
beanspruchte Farbigkeit der Käseoberfläche ist bei marktgängigem Weichkäse
mehr oder weniger ausgeprägt, wobei die rötliche Färbung zudem ein Zeichen für
den Abschluss der Reife darstellen kann. Hersteller von Weichkäse sind auf diese
Merkmale zwingend angewiesen, die damit nicht Gegenstand eines wie auch
immer gearteten Markenschutzes sein können.
Das gilt gleichermaßen auch für die von der IR-Markeninhaberin beanspruchte
Warenform, bei der es sich nach Ansicht des Senats um eine typische Kombina-
tion von Rund- und Tortenform handelt, bei der man zum Herausschneiden der
"Tortenstücke" Einkerbungen gewählt hat, um eine möglichst gleichmäßige Portio-
nierung der Ware zu ermöglichen. Von einer aus dem Rahmen des Verkehrsübli-
chen fallende Formgestaltung kann hingegen keine Rede sein und auch die von
der IR-Markeninhaberin immer wieder betonte "Blütenform" ist nichts weiter als der
Versuch, Eigentümlichkeit und Originalität der Form im Sinne einer in der Recht-
sprechung immer wieder geforderten "willkürlichen charakteristischen Gestaltung"
zu begründen. Dem steht entgegen, dass gerade bei Weichkäse nicht nur die
Rund- und Tortenform marktüblich ist, sondern dass dort besonders häufig mit
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Portionierungshilfen gearbeitet wird, sei es in Form eines auf den Käselaib
geklebten Etikettes (vgl die Beispiele im Beschluss vom 19.7.2000 wie Cambozola
Tortenbrie, Schweizer Appenzeller, Tortenbrie President usw) oder einer Folie mit
entsprechenden Markierungen, sei es durch die Wahl der Warenform selbst mit
Ecken (zB die Käsemarken Rambol, Saint Agur, Grünland, Jermi usw, die sämtlich
als Oktaeder gestaltet sind) oder Einkerbungen (zB Produkte der Fa. Tholstrup
oder der sog Mirabo der Fa. Hoffmeister). Die Verwendung solcher Hilfen ist letzt-
lich durch die Beschaffenheit des Käses (eher weiche Konsistenz und damit ein-
geschränkte Schnittfestigkeit) vorgegeben. Damit beansprucht die IR-Markeninha-
berin nichts weiter als eine für die Ware Käse typische Grundform in geringfügiger
Abwandlung, die indes trotz aller Formenvielfalt auf diesem Warengebiet nicht so
deutlich aus dem Rahmen des Verkehrsüblichen fällt, dass sie den Mitbewerbern
nicht mehr zur freien Verfügung stehen müsste.
Eine Schutzgewährung müsste demgegenüber für die Mitbewerber (und das sind
nicht nur große Lebensmittelkonzerne, sondern in erster Linie kleine Molkereien
und bäuerliche Betriebe) zu ernsthaften Problemen führen, was mit dem Allge-
meininteresse am freien Wettbewerb nicht mehr in Einklang zu bringen wäre.
Konnten sich die Hersteller bislang auf die auf diesem Warengebiet bestehende
Freiheit der Formenvielfalt verlassen, wie sie in einer Vielzahl von – zB im
Beschluss vom 19.7.2000 genannten - Büchern und Darstellungen dokumentiert
ist, müssten sie nunmehr vor der Herstellung und Vermarktung neuer Produkte
umfangreiche Markenrecherchen durchführen lassen, deren Ausgang aufgrund
der Unsicherheit über den Schutzumfang entsprechender Warenformmarken den-
noch keine Rechtsklarheit böte. Zu bedenken ist, dass bei der Ware Käse nicht
nur die stoffliche Beschaffenheit und damit die jeweilige Geschmacksrichtung eine
Rolle spielt, sondern Käse dem Verbraucher seit jeher auch in unterschiedlichster
Größe, Konsistenz wie auch Form angeboten wird, mit oder ohne Rinde ausge-
stattet ist und teils industriell, teils handwerklich gefertigt wird; daher erscheint es
dem Senat für die Mitbewerber unabdingbar, dass Planung und Herstellung sol-
cher Produkte des täglichen Bedarfs auch in der Zukunft frei von Markenrechten
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Dritter erfolgen kann und sich einzig an den technischen Notwendigkeiten und
Möglichkeiten, den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen, den speziellen Kun-
denwünschen und auch dem momentan bevorzugten Gestaltungsrichtungen
orientiert. Die Zuerkennung eines – zeitlich unbegrenzten – Markenrechts auf die
Form eines solchen Produkts würde nicht nur zu einer beträchtlichen Unsicherheit
und Einschränkung bei der Herstellung führen, auch der Markeninhaber selbst
wäre zur ständigen Anmeldung von Produkten gezwungen, selbst wenn diese sich
nur geringfügig vom vorhergehenden Modell unterscheiden. Zudem müsste er
unentwegt den Markt der Mitbewerber beobachten, wobei der jeweilige Schutz-
umfang der dreidimensionalen Marke ungewiss ist, solange nicht feststeht, welche
Teile hiervon nur herstellungstechnische oder gesetzliche Vorgaben erfüllen und
damit schutzunfähig sind, denn vom Schutz umfasst sein können nur beliebige
Designvarianten oder Kombinationen hiervon. Der jeweilige Schutz wird sich damit
häufig nur auf geringfügige Formvarianten beschränken. Die Zuerkennung von
Markenrechten liegt damit weder im Interesse der Mitbewerber noch der Marken-
inhaber selbst. Der Aufwand für die Verteidigung von dreidimensionalen Marken-
rechten dürfte bei Lebensmittelprodukten außer Verhältnis zum wirtschaftlichen
Nutzen stehen, denn die Kaufentscheidung wird trotz aller Versuche im Bereich
des sog "Food-Design" zumeist nicht vom äußeren Formbild der Ware beeinflusst
werden; maßgeblich ist vielmehr deren Beschaffenheit, Geschmack, Nährwert und
Preis sowie ggfls auch der Name des Herstellers. Dem Markenschutz für die Form
eines Käseproduktes steht damit – falls sie nicht ausnahmsweise erheblich von
der gängigen Formenvielfalt abweicht - das Interesse der Allgemeinheit und das
der Mitbewerber an der Freihaltung derartiger Formen entgegen.
Dass seitens der Hersteller auch aktueller Bedarf an der freien Verwendung der
von der IR-Markeninhaberin beanspruchten Form besteht, zeigen die diversen von
ihr geführten Verletzungsprozesse (die in den Parallelverfahren 28 W 81/99 und
28 W 67-69/99 dokumentiert sind) sowie die Tatsache, dass Mitbewerber glei-
chermaßen versuchen, sich entsprechende vergleichbare (um nicht zu sagen fast
identische) Käseformen als Marke für sich schützen zu lassen (vgl etwa BGH Mitt
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2004, 225 - Käseform). Bereits das bloße Drohpotential einer eingetragenen
Marke müsste in diesem Warenbereich zu erheblichen Verzerrungen und Verunsi-
cherungen der Wettbewerbssituation führen, denen selbst mit einer großzügigen
Anwendung des § 23 MarkenG nicht mehr begegnet werden könnte.
Ein Schutz der beanspruchten Warenform kommt damit letztlich nur unter den
Voraussetzungen einer durch Benutzung erworbenen Verkehrsbekanntheit in
Betracht. Eine solche Schutzgewährung im Wege der Verkehrsdurchsetzung
(§§ 113, 8 Abs 3 MarkenG) ist vorliegend aber weder beantragt noch für den
Senat mangels Anhaltspunkte ersichtlich. Die von der IR-Markeninhaberin im
Mai 1996 durchgeführte Verbraucherbefragung der GfK, die sie bereits im Verfah-
ren vor der Markenstelle vorgelegt hat, führt zu keiner anderen Beurteilung, da sie
eine von der vorliegend beanspruchten Form abweichende Gestaltung (mit acht
statt sechs Einkerbungen und einem zusätzlichen Loch in der Mitte) aufweist.
Damit war die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen.
Der Senat hat der Anregung der IR-Markeninhaberin folgend erneut die Rechtsbe-
schwerde zugelassen, um vor dem Hintergrund der Rechtsprechung der Gemein-
schaftsgerichte und zwecks Rechtsharmonisierung und Rechtssicherheit eine
höchstrichterliche Entscheidung zur Frage des Freihaltebedürfnisses bei Waren-
formmarken höchstrichterlich zu ermöglichen.
Stoppel
Paetzold
Richter v. Schwichow ist erkrankt
und kann daher nicht selbst
unterschreiben
Stoppel
Fa