Urteil des BPatG vom 01.07.2008, 4 Ni 69/08

Entschieden
01.07.2008
Schlagworte
Patg, Zpo, Patentinhaber, Patent, Verzicht, Nichtigkeitsklage, Abmahnung, Verhandlung, Erklärung, Anlass
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BUNDESPATENTGERICHT

4 Ni 69/08 (EU)

_______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Patentnichtigkeitssache

BPatG 152

08.05

betreffend das europäische Patent EP 0 662 574

(DE 594 03 457)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am

28. Januar 2009 durch die Vorsitzende Richterin Winkler sowie die Richter Voit

und Dipl.-Ing. Rippel

beschlossen:

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

G r ü n d e

I.

Die Klägerin hat mit Schriftsatz vom 1. Juli 2008 Klage auf Erklärung der

Nichtigkeit des deutschen Teils des europäischen Patents EP 0 662 574

(Streitpatent) eingereicht. Die Klage wurde am 6. August 2008 zugestellt. Mit

Schriftsatz vom 29. August 2008, bei Gericht eingegangen am 1. September 2008,

erklärte die Beklagte, sie erkenne den Antrag, den deutschen Teil des

Streitpatents in vollem Umfang für nichtig zu erklären, an, und verzichte auch für

die Vergangenheit auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus diesem Patent

gegenüber der Nichtigkeitsklägerin, deren deutscher Schwestergesellschaft und

anderer, mit der Nichtigkeitsklägerin verbundener Firmen. Gleichzeitig beantragte

sie unter Hinweis darauf, keine Veranlassung zur Klage gegeben zu haben, der

Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Dagegen wendet sich die

Klägerin, indem sie ihrerseits beantragt, der Beklagten die Kosten des Verfahrens

aufzuerlegen. Insbesondere verweist sie darauf, dass der Beklagten das

schließlich als neuheitsschädlich angesehene Material zusammen mit der

beabsichtigten Nichtigkeitsklage bereits mit Schriftsatz vom 1. Juli 2008 im

Verletzungsrechtsstreit zwischen denselben Parteien (2 O 292/07 des LG

Mannheim) bekannt geworden sei, in dem sie wegen der mangelnden

Patentfähigkeit die Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits beantragte.

Gleichwohl habe die Beklagte dieses Verfahren weiter betrieben.

Der Schriftsatz vom 1. Juli 2008 wurde der Beklagten am alsbald durch die

Geschäftsstelle des Landgerichts Mannheim übermittelt. Aufgrund mündlicher

Verhandlung vom 29. Juli 2008 wies das Landgericht Mannheim die

Verletzungsklage mit rechtskräftigem Urteil vom 26. August 2008 ab.

II.

1.Nachdem die Parteien nur noch widerstreitende Anträge zur Kostentragung

stellen, ist von einer übereinstimmenden Erledigterklärung gemäß § 99 Abs. 1

PatG i. V. m. § 91a ZPO auszugehen. Hierzu bedarf es keiner ausdrücklichen

Erklärung (BGH, NJW-R 1991, 1211 m. w. N.). Infolgedessen ist der Rechtsstreit

in der Hauptsache erledigt und es ist nur noch über die Kosten zu befinden (BGH

GRUR 1984, 339).

2.Gemäß §§ 84 Abs. 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91a ZPO ist diese

Entscheidung unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes

nach billigem Ermessen zu treffen, wobei der auch im Nichtigkeitsverfahren

anzuwendende Rechtsgedanke des § 93 ZPO zu berücksichtigen ist (vgl.

Thomas/Putzo, ZPO, 28. Aufl., § 91a Rdnr. 48; Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl.,

§ 81 Rdnr. 37).

Die Beklagte hat den Klageanspruch anerkannt. Auch wenn ein Anerkenntnis im

Sinne von § 307 ZPO im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens unmittelbar nicht

möglich ist, entspricht doch der vollständige Verzicht auf ein Patent und auf die

daraus erwachsene Rechtsposition innerhalb der einmonatigen Widerspruchsfrist

des § 82 Abs. 1 PatG einem sofortigen Anerkenntnis i: S: v: § 93 ZPO (vgl.

Benkard/Rogge, a. a. O., § 81 Rdnr. 37 m. w. N.; BPatGE 22, 33, 34), wobei,

abweichend von § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG, die fristgemäße Erklärung gegenüber

dem Gericht ausreicht (BPatGE 22, 290, 293). So ist die Äußerung der Beklagten,

sie erkenne den Anspruch auf Nichtigerklärung des deutschen Teils des

Streitpatents in vollem Umfang an, der Auslegung zugänglich und als Verzicht auf

das Streitpatent anzusehen.

3.Die Kosten des Rechtsstreits sind gemäß § 99 PatG i. V. m. §§ 91a, 91 Abs. 1

ZPO der Beklagten aufzuerlegen, weil sie sich durch ihre Verzichtserklärung in die

Rolle des Unterlegenen begeben und gleichzeitig Anlass zur Erhebung der Klage

geboten hat.

Ein Patentinhaber gibt Anlass zur Klage, wenn der spätere Nichtigkeitskläger ihn

unter substantiierter Angabe der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe und mit

angemessener Fristsetzung erfolglos zum Verzicht auf das Schutzrecht

aufgefordert hat. Eine solche vorherige Abmahnung ist nur entbehrlich, wenn der

Patentinhaber durch sein Verhalten unmissverständlich zu erkennen gegeben hat,

dass eine Abmahnung nichts fruchten werde. (vgl. Benkard/Rogge a. a. O.

Rdnr. 38).

Es wird unter Berufung auf einen Beschluss des Bundespatentgerichts

(2 Ni 28/86) die Auffassung vertreten, eine Abmahnung sei immer schon dann

entbehrlich, wenn der Patentinhaber - wie hier - den (späteren) Nichtigkeitskläger

wegen Patentverletzung verklagt hat .(Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. § 84

Rdnr. 20; Schulte, PatG, 8. Aufl. § 84 Rdnr. 38).

Der 2. Senat geht in solchen Fällen grundsätzlich davon aus, dass der

Verletzungsbeklagte nicht mehr damit rechnen könne, dass der Patentinhaber

während des Verletzungsverfahrens auf eine Abmahnung hin auf sein Schutzrecht

für Vergangenheit und Zukunft verzichte und die Verletzungsklage zurücknehme.

Dieser Beurteilung vermag sich der erkennende Senat nicht anzuschließen (desgl.

Benkard/Rogge a. a. O.).

Dabei werden nämlich die Besonderheiten des Verletzungsverfahrens nicht

hinreichend berücksichtigt, und zudem wird dem Patentinhaber ohne Nachweis im

Einzelfall unterstellt, ihm fehle der Wille oder die Kompetenz, auf eine spezifizierte

Abmahnung hin besonnen zu reagieren.

Es trifft zwar zu, dass ein Verletzungskläger damit rechnen muss, dass der

Verletzungsbeklagte mit einer Nichtigkeitsklage auf die Verletzungsklage reagiert,

denn dies ist regelmäßig der Fall.

Im Verletzungsverfahren wird von der Rechtsbeständigkeit des eingetragenen

Patents ausgegangen. Dieses Verfahren kennt keinen Einwand der Nichtigkeit des

Streitpatents. Gegenstand des Verletzungsverfahrens ist daher nur die Frage, ob

der Beklagte von der patentierten Erfindung rechtswidrig Gebrauch macht oder

nicht.

Der Patentinhaber ist daher nicht verpflichtet, vor Erhebung der Verletzungsklage

aus eigenem Antrieb sein Patent auf Patentfähigkeit zu überprüfen; vielmehr darf

er in diesem Verfahren auf die Rechtsbeständigkeit seines Schutzrechts

vertrauen.

Wird der Patentinhaber im Verletzungsprozess spezifiziert abgemahnt, so wird er

den Angriff prüfen müssen. Erscheint ihm dieser begründet, wird die Vernunft

schon aus Kostengründen gebieten, dass er sich entschließt, den

Verletzungsbeklagten von Ansprüchen aus dem Patent frei zustellen, die

Verletzungsklage zurückzunehmen oder auf eine Einigung hinwirken. Eine

Nichtigkeitsklage ohne Vorwarnung stellt daher in der Regel einen Klageüberfall

dar.

Ein solcher Überfall ist hier nicht erfolgt.

Die Nichtigkeitsklägerin hat die Patentinhaberin spezifiziert vor Erhebung der

Nichtigkeitsklage zum Verzicht auf das Streitpatent aufgefordert. Die Zusendung

der vorbereiteten Klageschrift am 3. Juli 2008 im Laufe des Verletzungsverfahrens

konnte die Patentinhaberin nur als Aufforderung verstehen, die mangelnde

Patentfähigkeit „anzuerkennen“ und die Verletzungsklage noch vor der

mündlichen Verhandlung am 29. Juli 2008 zurück zu nehmen.

Unter den gegeben Umständen war die Frist zur Prüfung der Klageschrift

angemessen. Die Nichtigkeitsklägerin durfte erwarten, dass sich die

Patentinhaberin so rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung rühre, dass diese

noch hätte abgesagt werden können. Das Schweigen der Patentinhaberin konnte

die Nichtigkeitsklägerin nur als Weigerung des Verzichts auf die Rechte aus dem

Patent verstehen. Tatsächlich hat die Patentinhabern auch noch in der mündlichen

Verhandlung auf einer Entscheidung bestanden und es damit abgelehnt, der

Aufforderung zum Verzicht Folge zu leisten. Dies geschah erst nach Zustellung

der Nichtigkeitsklage am 6. August 2008 und nach der Urteilsverkündung im

Verletzungsverfahren am 26. August 2008.

Dabei ist es ohne Belang, dass der Verletzungsrechtsstreit nur auf der Grundlage

des Anspruchs 1 des Streitpatents geführt wurde, weil es sich bei Anspruch 2

lediglich um einen abhängigen Unteranspruch handelt.

Winkler Voit Rippel

Pr

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2 ZA (pat) 10/14 vom 30.04.2015

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Anmerkungen zum Urteil