Urteil des BPatG, Az. 27 W (pat) 371/03

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BPatG 154
6.70
BUNDESPATENTGERICHT
27 W (pat) 371/03
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(Aktenzeichen)
Verkündet am
16. November 2004
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die IR-Marke 772 933
hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 16. November 2004 durch die Vorsitzende Richterin
Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
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G r ü n d e
I.
Die Markeninhaberin begehrt in Deutschland Schutz für die ua für "footwear" inter-
national registrierte Marke 772 933
Der Marke ist folgende Beschreibung beigefügt: "The mark consists of two parellel
punched stripes, applied to a shoe."
Die Markenstelle für Klasse 25 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat der
Marke den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland teilweise für die Wa-
ren "footwear" verweigert. Insoweit bestehe sie ausschließlicher einer Darstellung,
der jegliche Unterscheidungskraft fehle. Gegenstand der internationalen Registrie-
rung bildeten nach der Beschreibung nur die beiden parallelen, gelochten oder ge-
stanzten Streifen, die in der der Zeichnung zu entnehmenden Position seitlich auf
einem Schuh angebracht seien. Solche Streifen würden vom Verkehr nur als
Schmuck- oder allenfalls Verstärkungselement betrachtet. Selbst wenn es heutzu-
tage üblich sei, dass Hersteller von Sport- und Freizeitschuhen ihre Waren mit oft-
mals gleichen Mustern, bestehend aus Kombinationen von Streifen und Linien ver-
sähen, sei ein einziges, wenig originell ausgestattetes Streifenpaar dennoch nicht
geeignet, eine Wiedererkennungs- und damit Herkunftsfunktion zu begründen. Ob
die Marke darüber hinaus auch einem Freihaltungsbedürfnis zu Gunsten der Mit-
bewerber unterliege, könne unter diesen Umständen dahingestellt bleiben.
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Dagegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, mit der sie beantragt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und der IR-Marke 772 933 in vollem
Umfang Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu gewähren. Zur Begründung
trägt sie vor: Die IR-Marke verfüge über ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft.
Im Bereich der Sport- und Freizeitschuhe sei die Anbringung von Streifen seitlich
auf Schuhen als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen
weit verbreitet, was sie anhand verschiedener Beispiele, die sie zu den Akten ge-
reicht hat, im Einzelnen darlegt. Der Verkehr sei daran gewöhnt, dass Hersteller
ihre Schuhe durch eine bestimmte stets wiederkehrende Gestaltung kennzeichne-
ten. Deshalb liege es für ihn nahe, jede derartige Gestaltung als einen Herkunfts-
hinweis anzusehen. Die konkrete Gestaltung der IR-Marke unterscheide sich von
den auf dem einschlägigen Warensektor gebräuchlichen Formen so weit, dass sie
von den angesprochenen Verkehrskreisen als Hinweis auf Schuhe aus ihrem Un-
ternehmen identifiziert werde. Die Markenstelle habe verkannt, dass es sich bei
der IR-Marke um eine Positionsmarke handele, die aus dem Zusammenspiel der
Marke mit der Ware entstehe. Auf eine besondere Originalität des positionierten
Zeichens selbst sei daher nicht abzustellen, sondern einzig darauf, ob auf dem re-
levanten Markt dieses Zusammenspiel von Marke und Ware als Herkunftshinweis
erkannt werde.
Ein Freihaltungsbedürfnis sei schon deshalb nicht anzunehmen, weil die IR-Marke
für die Waren "Schuhwaren" nicht unmittelbar beschreibend sei und auch kein Be-
dürfnis der Mitbewerber bestehe, die Marke für diese Ware zu verwenden.
In der mündlichen Verhandlung, in der die dem Protokoll als Anlage beigefügten
Fotos und weiteren Unterlagen zum Gegenstand der Erörterung gemacht worden
sind, hat die Markeninhaberin ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft und
im übrigen angeregt, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.
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II.
Die gemäß § 165 Abs 4 und 5 MarkenG zulässige Beschwerde ist in der Sache
nicht begründet, denn der IR-Marke fehlt die nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG erfor-
derliche Unterscheidungskraft.
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaft zu
Art 7 Abs 1 Buchstabe b) der Gemeinschaftsmarkenverordnung, der dem durch
§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG in das deutsche Recht umgesetzten Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe b) der Ersten Markenrechtslinie entspricht, besitzt nur eine Marke, die
erheblich von der Branchenüblichkeit abweicht, konkrete Unterscheidungskraft,
weil sie nur dann ihre wesentliche herkunftskennzeichnende Funktion erfüllt (vgl
EuGH MarkenR 2004, 224, 229, Nr 39 – Waschmitteltabs; MarkenR 2004, 231,
236, Nr 37 – Quadratische Waschmitteltabs).
Der Senat hat anhand des von der Markeninhaberin vorgelegten und des von ihm
selbst ermittelten Bild- und Prospektmaterials, das zum Gegenstand der Erörte-
rung in der mündlichen Verhandlung gemacht worden ist, keine hinreichenden An-
haltspunkte dafür feststellen können, dass es in der Branche der Sport- und Frei-
zeitschuhe eine allgemeine Übung dahingehend gäbe, dass die Gestaltung der
Seitenflächen von Schuhen, zB durch die Anbringung von Streifen, als Hersteller-
kennzeichnung verwendet und vom Verkehr auch in diesem Sinne aufgefasst
wird. Die von der Markeninhaberin insoweit als Beispiel herangezogenen "Drei
Streifen" der Firma Adidas oder der "Streifen" der Firma PUMA sind als Marken in
der Bundesrepublik Deutschland auf Grund ihrer Durchsetzung im Verkehr einge-
tragen worden (so 27 W (pat) 212/02 vom 21. September 2004; ferner DE 968 937
und DE 1 094 116 – PUMA Streifen). Dass infolgedessen aber alle ähnlich positio-
nierten Zeichen vom Verkehr automatisch ebenfalls als Herstellerkennzeichnung
angesehen würden, kann daraus noch nicht geschlossen werden. Es gibt nämlich,
wie in der mündlichen Verhandlung anhand der vorliegenden Materialien erörtert,
eine Reihe von Herstellern, die ihre Produkte nicht als Markenware, sondern ge-
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wissermaßen anonym, dafür aber zu einem deutlich niedrigeren Preis auf den
Markt bringen. Dieser "gespaltene" Markt, auf dem zum einen Markenprodukte,
zum anderen "No-Name"-Produkte nebeneinander existieren, ist allgemein be-
kannt. Ein großer Teil des Handels bezieht seine Attraktivität für den Verkehr dar-
aus, dass er unter Verzicht auf Markenprodukte günstige Preise bietet, wobei er
bestrebt ist, den Verbrauchern gleichwohl ähnliche Qualität zu liefern. Zu dieser
Qualität gehört auch die Gestaltung der Produkte, wie hier Sport- und Freizeit-
schuhe. Solche Schuhe wären, wie die diskutierten Beispiele deutlich zeigen, oh-
ne eine gewisse optische Gestaltung nicht marktfähig. Die äußeren Seitenflächen
bieten sich dabei als Träger für Designelemente vorrangig an, wobei Streifen jegli-
cher Art als einfachste Gestaltungsmittel nächstliegend sind und daher entspre-
chend häufig vorkommen, wie die von der Markenstelle und dem Senat ermittelten
Beispiele zeigen. Auch die kleinen ovalen Ausstanzungen auf den beiden Streifen
bilden für den Verbraucher kein Mittel der betrieblichen Identifizierung, weil kleine
"Löcher" ebenfalls ein beliebte Verzierung bilden, die an den Außenflächen von
Schuhen, sei es an der Seite, auf der Kappe oder an der Ferse, als Reihe oder
über eine Fläche verteilt angebracht und vom Verbraucher in ihrer Funktion letzt-
lich nicht anders gewertet werden wie Ziernähte. Nicht ausgeschlossen ist über-
dies, dass ein Teil der Verbraucher an den sich bei Schuhen anbietenden Zwekk
einer Belüftung denkt.
Begegnet der Verbraucher Sport- oder Freizeitschuhen, die in einer solchen Wei-
se ausgestaltet sind, hat er folglich keine Veranlassung, sie als Marke anzusehen,
es sei denn, ihm wäre diese Gestaltung auf Grund besonders bekannter, durch-
gängig verwendeter und durchgesetzter Merkmale geläufig. Von einer solchen be-
kannten und durchgesetzten Aufmachung kann indes bei der IR-Marke nicht die
Rede sein. Es mag das Bestreben der Anbieter von Sport- und Freizeitschuhen
sein, die von ihnen gewählte Gestaltung ihrer Produkte als Marke durchzusetzen.
Solange der Verkehr dies aber im konkreten Fall nicht nachvollzieht, ist ein Schutz
solcher Gestaltungen als Marke ausgeschlossen, weil ihnen die originäre Kenn-
zeichnungskraft fehlt (vgl EuGH MarkenR 2004, 461, 467 Rdn 50, 55 – Mag Lite).
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Die genannten Umstände sprechen im übrigen dafür, dass angesichts des relativ
beschränkten Gestaltungsspielraums bei den äußeren Seitenflächen von Sport-
und Freizeitschuhen auch ein Interesse der Mitbewerber anzunehmen ist, ihre
Produkte mit einer Aufmachung zu versehen, die der der IR-Marke entspricht.
Dem ist jedoch, da der Marke bereits wegen fehlender Unterscheidungskraft der
Schutz zu versagen war, hier nicht weiter nachzugehen.
Für die von der Markeninhaberin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde be-
stand keine Veranlassung, denn die Entscheidung des Senats stimmt mit den
Grundsätzen der höchstrichterlichen deutschen und europäischen Rechtspre-
chung überein; entscheidungsrelevante Rechtsfragen, die von dieser Rechtspre-
chung noch zu klären wären, liegen nicht vor. Soweit in einem Einzelfall das Har-
monisierungsamt für den Binnenmarkt eine Bildmarke, die einen Schuh mit winke-
lig angeordneten Streifen zum Gegenstand hat (GRUR 2002, 1082), für eintra-
gungsfähig gehalten hat, ist nicht erkennbar, inwieweit der Beurteilung jenes – von
dem vorliegenden unterschiedlichen – Falles eine andere Rechtsauffassung zu
Grunde liegen könnte, die einer höchstrichterlichen Klärung bedürfte.
Dr. Schermer
Schwarz
Dr. van Raden