Urteil des BPatG, Az. 27 W (pat) 192/04

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BPatG 154

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 192/04

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

13. Juni 2006

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

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betreffend die Marke 397 28 121

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 13. Juni 2006 durch …

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

Die Markenabteilung

3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit

Beschluss vom 26. April 2004 den auf den Löschungsgrund der Bösgläubigkeit

nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. gestützten Antrag der Beschwerdeführerin

vom 9. September 2002 auf Löschung der am 16. Juni 1997 angemeldeten und

am 4. November 1997 im Register für „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbe-

deckungen; Schmuckwaren, Uhren, Zeitmeßinstrumente; Waschmittel, Parfüme-

rien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ eingetragenen Wort-

marke

PNB Nation

zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt: Eine Bösgläubigkeit des Marken-

inhabers sei nicht zur Überzeugung der Löschungsabteilung nachgewiesen. Der

Erwerb der Marke habe offensichtlich im berechtigten Unternehmensinteresse des

Markeninhabers gelegen, der seit 1993 einen Textilhandel betrieben habe und die

angegriffene Marke u. a. für Bekleidungsstücke angemeldet habe, um sie als gra-

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fisch gestaltetes Emblem auf den Kleidungsstücken aufsticken oder aufdrucken zu

lassen; solche Waren verkaufe er seit 1998 mit wachsenden Stückzahlen. Darüber

hinaus sei die Anmeldung für ihn wegen der Exportlizenz der im Ausland herge-

stellten Waren erforderlich gewesen. Umstände für ein rechtsmissbräuchliches

Verhalten sei nicht erkennbar. Dabei habe die Antragstellerin nicht dargetan, dass

sie mit der US-Marke „PNB Nation“ bereits einen überragenden, schutzwürdigen

Besitzstand im Ausland erworben habe; die vorgelegten Unterlagen könnten we-

der als Beleg für eine erforderliche Bekanntheit noch für eine intensive Benutzung

als ausreichend angesehen werden. Auch sei nicht hinreichend belegt, dass die

Antragstellerin eine Ausweitung auf den europäischen oder gar deutschen Markt

ernsthaft avisiert habe; so fehlten bereits konkrete Umsatzzahlen der Antragstelle-

rin; auch die übrigen Unterlagen (Preislisten, Anzeigen mit redaktioneller Wer-

bung, Zeitungsartikel) seien nicht aussagekräftig. Der Löschungsantrag sei daher

zurückzuweisen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin, mit der

sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Löschung der ange-

griffenen Marke anstrebt. Sie führt hierzu aus: Die Behauptungen des Inhabers

der angegriffenen Marke über eine Geschäftstätigkeit vor und nach Anmeldung

der angegriffenen Marke würden bestritten. Der Beschluss berücksichtige nicht

hinreichend, dass der Antragsgegner bereits in der Vergangenheit mehrere Mar-

ken zur Eintragung gebracht habe, die bereits in Deutschland oder den USA ein-

getragen oder auf dem Markt gewesen seien. Dem Antragsgegner sei es hierbei

nie darum gegangen, eine eigene Markenidentität für einen eigenen Geschäftsbe-

trieb zu begründen, sondern sich eine Reserve an Marken anzulegen, aus denen

er beim Auftreten der Inhaber der entsprechenden US-Marken als Anmelder deut-

scher oder von Gemeinschaftsmarken in Widerspruchsverfahren oder bei deren

Tätigwerden im inländischen Markt mit Unterlassungsansprüchen vorgehen könn-

te, um diese hierdurch zu einem Erwerb seiner im Inland geschützten Marken zu

veranlassen. Die Antragstellerin habe auch im Löschungsverfahren einen schutz-

würdigen Besitzstand hinreichend dargetan.

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Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 26. April aufzuheben

und die Marke 397 28 121.8 zu löschen, hilfsweise die Rechtsbe-

schwerde zuzulassen.

Der Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er führt aus: Die angefochtene Entscheidung beruhe entgegen der Ansicht der An-

tragstellerin nicht auf nicht nachweisbaren Behauptungen. Vielmehr verhalte sich

der Verfahrensbevollmächtigte der Antragstellerin widersprüchlich, indem er nun-

mehr bestreite, was er in zwei weiteren Löschungsverfahren, bei dem er die dorti-

gen Antragstellerinnen vertrat, welche während des Verfahrens vor dem Amt die

von ihnen angegriffenen, ebenfalls für den Inhaber der vorliegend angegriffenen

Marke eingetragenen Marken 397 24 577

und 398 09 474 „Enyce“ von diesem

erwarben, selbst vorgetragen habe. Der Markeninhaber vertreibe unter der ange-

griffenen Marke seit deren Eintragung Textilien. Unter dieser Marke gebe es nur

die von ihm hergestellten Textilien im Inland zu erwerben, insbesondere keine

Kleidungsstücke der Antragstellerin; diese besitze auch nur eine in Deutschland

wenig bekannte Marke. Unrichtig sei auch, dass er in der Vergangenheit mehrere

Marken bösgläubig angemeldet habe; in der mündlichen Verhandlung vor der Mar-

kenabteilung habe er vielmehr glaubhaft dargelegt, aus welchen Gründen diese

lange zurückliegenden Anmeldungen erfolgt seien. Er habe auch niemals ver-

sucht, aus seinen Marken gegenüber angeblich älteren Rechtsinhabern Profit zu

schlagen. Erst nachdem die Antragstellerin ihm Produktfälschungen unterstellt

habe, sei er ihr gegenüber tätig geworden. Der Antragstellerin sei auch bekannt,

dass er einen inländischen Geschäftsbetrieb unterhalte. Es sei auch unrichtig,

dass er den Geschäftsbetrieb aus seiner Wohnung heraus betreibe, vielmehr be-

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sitze er ein eigenes Geschäftslokal. Auch aus den Anmeldungen anderer Marken

könne eine Bösgläubigkeit nicht hergeleitet werden.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte

aufrechterhalten und vertieft.

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenab-

teilung hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, welche sich der Senat

anschließt, den Antrag der Beschwerdeführerin auf Löschung der angegriffe-

nen Marke nach §§ 54, 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. (jetzt §§ 54, 50 Abs. 1

i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG) zurückgewiesen. Auch das Beschwerde-

vorbringen bietet für eine abweichende Entscheidung keinen Anlass.

1. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist von

der Bösgläubigkeit eines Anmelders auszugehen, wenn die Anmeldung

rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist. Damit knüpft die Be-

stimmung an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Lö-

schungsanspruch aus § 1 UWG oder § 826 BGB unter Geltung des Waren-

zeichengesetzes an. Zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders nach

§ 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 1 Nr. 10 MarkenG sind daher die insoweit ent-

wickelten Grundsätze weiter heranzuziehen (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511

– S. 100 – m. w. N.). Danach ist von einer Sittenwidrigkeit der Anmeldung

dann auszugehen, wenn der Markeninhaber entweder in Kenntnis eines

schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers mit dem Ziel gehandelt hat,

diesen Besitzstand zu stören, oder wenn er die mit der Eintragung der Marke

kraft Gesetzes verbundene Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des

Wettbewerbskampfs eingesetzt hat (vgl. BGH GRUR 1984, 210 – AROSTAR;

GRUR 1998, 1034, 1037 – Makalu; GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000;

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BPatG 27 W (pat) 47/01 - LE FER ROUGE, veröffentlicht auf der PAVIS CD-

ROM). Voraussetzung für eine Bösgläubigkeit ist also neben einem vorsätz-

lichen Eingriff des Markenanmelders in den schutzwürdigen Besitzstand des

Antragstellers vor allem der Nachweis eines sittenwidrigen Handels; hierfür

reicht die bloße Kenntnis der Benutzung des fraglichen Kennzeichens durch

einen anderen, aus welcher sich allein das Vorliegen eines vorsätzlichen Ein-

griffs ergibt, noch nicht aus, vielmehr müssen auf Seiten des Anmelders „be-

sondere, die Unlauterkeit begründende Umstände hinzutreten“, die etwa darin

liegen können, „dass der Markeninhaber das Zeichen ohne hinreichenden

sachlichen Grund für gleiche Waren hat eintragen lassen und dabei in

Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers und mit dem

Ziel gehandelt hat, den Vorbenutzer in seinem Besitzstand zu stören oder ihm

den weiteren Zeichengebrauch zu sperren“ (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511

l. Sp. u./re. Sp. o. - S. 100). Für sämtliche Voraussetzungen ist dabei der An-

tragsteller darlegungs- und beweispflichtig, soweit sie - was wegen der zahl-

reichen subjektiven Voraussetzungen und der Zugehörigkeit der einzelnen

Umstände zu unternehmensinternen Vorgängen in aller Regel ausgeschlos-

sen ist - einer Beweiserhebung von Amts wegen nicht zugänglich sind; soweit

eine Ermittlung von Amts wegen ausscheidet, trägt der Antragsteller damit

auch die Beweislast, d. h. unaufklärbare Tatsachen führen zwingend zur Zu-

rückweisung seines Löschungsantrags.

2. Nach diesen rechtlichen Vorgaben kann aufgrund des Sach- und Streitstandes

eine Bösgläubigkeit des Markeninhabers bei Anmeldung der angegriffenen

Marke nicht festgestellt werden.

a) Dabei ist schon fraglich, ob die Antragstellerin tatsächlich über einen schutz-

würdigen inländischen Besitzstand verfügte. Die hierzu vorgelegten Unterla-

gen belegen nämlich allenfalls äußerst geringfügige Lieferungen an einzelne

kleinere Boutiquen in Essen, Hannover, Walldorf, Würzburg und an eine In-

terteam GmbH unbekannten Ortes, was für einen schutzwürdigen Besitzstand

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keinesfalls ausreicht. Umsatzzahlen hat die Antragstellerin nicht genannt.

Dass die Marke der Antragstellerin im Ausland, insbesondere in ihrem Hei-

matland Japan oder den USA, gut benutzt sein mag, ist demgegenüber ohne

Bedeutung, weil in eine Verwendung der Bezeichnung „PNB Nation“ im Aus-

land nicht durch Eintragung und Benutzung der angegriffenen Marke einge-

griffen werden kann und im Übrigen die Antragstellerin für einen solchen

ausländischen Besitzstand ebenfalls weder etwas vorgetragen noch nachge-

wiesen hat. Auch der Hinweis der Antragstellerin auf eine Benutzungsabsicht

unter Berufung auf die „Siroset“-Entscheidung des BGH (NJW 1967, 493)

verfängt nicht. Ungeachtet der Frage, ob diese Entscheidung, die sich aus-

drücklich nur mit außermarkenrechtlichen Abwehransprüchen nach § 1 UWG

(a. F.) und § 826 BGB befasst, überhaupt für das Löschungsverfahren nach

§§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG von Bedeutung ist (was

wegen der eingangs zitierten neueren höchstrichterlichen Rechtsprechung zur

Löschung nach den vorgenannten Vorschriften fraglich erscheint), ergeben

sich schon aus ihrem eigenen Vortrag weder ausreichende Belege für eine

(ernsthafte) Benutzungsabsicht der streitigen Kennzeichnung im Inland noch

dafür, dass diese - was aber nach der vorgennanten Entscheidung des BGH

auch bei bloßer Benutzungsabsicht zwingend erforderlich wäre - dem Inhaber

der angegriffenen Marke zum entscheidenden Zeitpunkt der Anmeldung der

hier angegriffenen Marke bekannt gewesen wäre.

b) Auch für die weiteren genannten Voraussetzungen für eine Löschung nach

§ 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ist der Sachvortrag der

Antragstellerin nicht ausreichend, um eine Löschung der angegriffenen Marke

zu rechtfertigen. Dass der Markeninhaber - selbst unterstellt, die Anmeldun-

gen anderer Marken seien durch einen „Strohmann“ erfolgt - mehrere aus-

ländische, im Inland aber weder geschützte noch tatsächlich präsente Marken

als eigene deutsche Marken anmeldete, begründet grundsätzlich keine Sitten-

widrigkeit; hierzu bedürfte es vielmehr schon weiteren Vortrags zu den hiermit

verbundenen Absichten, auf die allerdings indiziell aus bestimmten, über die

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bloße Anmeldung hinausgehenden Aktivitäten (etwa Abmahnungen mit finan-

ziellem Kaufangebot o. ä.) zurückgeschlossen werden kann. Hierzu hat die

Antragstellerin aber nichts vorgetragen. Auch die beiden Löschungsverfahren

S. 180/98 betr. die Bildmarke 397 24 577

und S. 193/98 betr. die Wort-

marke 398 09 474 „Enyce“ geben hierfür nichts her, denn diese Verfahren

endeten unstreitig jeweils mit einem Vergleich, bei dem die jeweiligen, von

demselben Verfahrensbevollmächtigten wie die hiesige Antragstellerin vertre-

tenen Antragstellerinnen die betroffenen Marken vom hiesigen Markeninhaber

erwarben; dass gerade dies das Ziel der Markenanmeldungen gewesen sei,

kann den Verfahren dabei nicht entnommen werden; dem steht im Übrigen

auch der Ausgang beider Verfahren entgegen, denn falls ein Verkauf an die

dortigen Antragstellerinnen von Anfang an beabsichtigt gewesen wäre, hätten

sich diese wohl auch kaum auf den Vergleich eingelassen, nachdem sie

dieselben Gründe wie die hiesige Antragstellerin für eine angebliche Bösgläu-

bigkeit des Markeninhabers bei der Anmeldung der streitigen Marken geltend

gemacht hatten.

c) Ob der Markeninhaber - worauf die Markenabteilung allerdings ebenfalls ab-

gestellt hatte - schließlich bereits bei Markenanmeldung eine Benutzung der

Marke beabsichtigte, ist schließlich ohne jede Bedeutung, denn wegen der

fünfjährigen Benutzungsschonfrist nach §§ 25, 43 MarkenG muss eine Be-

nutzungsabsicht nicht bereits bei Anmeldung vorgelegen haben; ihr - im

Übrigen von der Antragstellerin weder dargelegtes noch bewiesenes - Fehlen

kann daher eine Löschung wegen Bösgläubigkeit grundsätzlich nicht rechtfer-

tigen, was im Rückschluss auch daraus folgt, dass eine fehlende Benutzung

allein im Wege des Löschungsantrags nach §§ 49, 53 MarkenG oder bei

Widerspruch des Markeninhabers im Wege der Löschungsklage nach §§ 49,

55 MarkenG wegen Verfalls geltend gemacht werden kann.

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3. Da die Markenabteilung den Löschungsantrag der Antragstellerin daher zu

Recht zurückgewiesen hat, war der hiergegen gerichteten Beschwerde der

Antragstellerin der Erfolg zu versagen.

B. Die Kostenfolge ergibt sich aus § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG; Anhaltspunkte

für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1

MarkenG bestehen nicht.

C. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, weil weder eine Rechtsfrage

von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war (§ 83 Abs. 1 Nr. 1 Mar-

kenG) noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen

Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 83

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Zu befinden war vielmehr allein auf der Grundlage der

höchstrichterlichen Rechtsprechung über das Vorliegen eines Löschungsgrun-

des aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten des vorliegenden Falls.

gez.

Unterschriften