Urteil des BPatG, Az. 17 W (pat) 307/05

BPatG: stand der technik, grundsatz der perpetuatio fori, röntgen, optik, bildschirm, fig, auflage, verzicht, patentanspruch, einspruch
BUNDESPATENTGERICHT
17 W (pat) 307/05
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
15. Mai 2007
B E S C H L U S S
In der Einspruchssache
betreffend das Patent 44 38 458
BPatG 154
08.05
- 2 -
hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 15. Mai 2007 unter Mitwirkung …
beschlossen:
Das deutsche Patent 44 38 458 wird in beschränktem Umfang
gemäß Hauptantrag mit folgenden Unterlagen aufrechterhalten:
Patentansprüche 1 bis 7 und 7 Blatt Beschreibung, jeweils über-
reicht in der mündlichen Verhandlung,
1 Blatt Zeichnung mit 1 Figur wie erteilt.
G r ü n d e
I.
Die am 29. Oktober 1994 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene
Patentanmeldung 44 38 458.0-51 ist am 30. Juni 1998 durch Beschluss der Prü-
fungsstelle für Klasse G02B zurückgewiesen worden, da der damals geltende,
ursprünglich eingereichte Anspruch 1 zur Schaffung zweifelsfreien Rechts nicht
geeignet sei. Im anschließenden Beschwerdeverfahren wurde durch am 30. Okto-
ber 2001 verkündeten Beschluss des Bundespatentgerichts die Sache an das
Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen. Der Tenor dieses Beschlus-
ses lautet:
- 3 -
„Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Prü-
fungsstelle für Klasse G02B des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 30. Juni 1998 aufgehoben und die Sache aufgrund des
in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentanspruchs 1
an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.“
In dem Beschluss wird ausgeführt, dass der eingereichte Anspruch 1 zulässig sei;
sein Gegenstand sei außerdem gegenüber dem Stand der Technik gemäß den
bisher ermittelten Druckschriften neu und beruhe auf einer erfinderischen Tätig-
keit. Der Gegenstand des mit diesem Anspruch wesentlich geänderten Patentbe-
gehrens sei jedoch bisher nicht in die Recherche einbezogen gewesen. Es lasse
sich nicht ausschließen, dass eine Nachrecherche zu einem der Patenterteilung
entgegenstehenden Stand der Technik führe, so dass die Sache zur weiteren Prü-
fung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen war.
Am 13. Dezember 2001 hat die Anmelderin vor dem Deutschen Patent- und Mar-
kenamt neue Ansprüche eingereicht (Haupt- und Hilfsantrag), wobei im
Anspruch 1 gemäß Hauptantrag zwei Merkmale, auf die im Beschluss des Bun-
despatentgerichts nicht gesondert eingegangen worden war, gestrichen wurden
gegenüber dem vor dem Bundespatentgericht eingereichten Anspruch 1. Auf der
Grundlage des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag wurde am 7. Juni 2004 durch
Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G02B das Patent unter der Bezeichnung
„Optisches System mit einem Röntgenbildverstärker“
erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 7. Oktober 2004.
Gegen das Patent hat die Fa. A… in B…, am
4. Januar 2005 Einspruch erhoben.
Sie stützt ihren Einspruch unter Anderem auf Druckschriften. Die Einsprechende
macht nicht hinreichende Offenbarung, unzulässige Erweiterung, mangelnde Neu-
heit und fehlende erfinderische Tätigkeit hinsichtlich des Streitpatents geltend.
- 4 -
Außerdem führt die Einsprechende aus, dass die Einreichung des Anspruchs 1
gemäß Hauptantrag vom 13. Dezember 2001 nicht zulässig gewesen sei, da die-
ser gegenüber dem im vorangegangenen Beschwerdeverfahren eingereichten
Anspruch 1 erweitert sei. Der Beschluss des Bundespatentgerichts sei damals
bereits rechtskräftig gewesen. Das Deutsche Patent- und Markenamt sei durch
den Beschluss des Bundespatentgerichts gebunden gewesen. In diesem
Beschluss sei der vor dem Bundespatentgericht eingereichte Anspruch im Prinzip
als gewährbar erachtet worden; die Zurückverweisung an das Deutsche Patent-
und Markenamt sei zum Zweck der Durchführung einer Nachrecherche zu diesem
Anspruch erfolgt, demnach sollte sich die Prüfung auf den eingeschränkten
Anspruch beziehen. Die Anmelderin habe durch Vorlage des eingeschränkten
Anspruchs 1 vor dem Bundespatentgericht auf alle weitergehenden Ansprüche
verzichtet; ein Widerruf dieses Verzichts sei nicht möglich gewesen. Das Deutsche
Patent- und Markenamt hätte deshalb den Hauptantrag als unzulässig verwerfen
und nur den Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag prüfen müssen; stattdessen habe es
ein Patent gemäß Hauptantrag erteilt, ohne nachrecherchiert zu haben, wie es das
Bundespatentgericht gefordert hatte. Der Erteilungsbeschluss sei ohne rechtliche
Grundlage ergangen; er leide an einem offenkundigen schweren Fehler und sei
damit nichtig und wirkungslos.
Auch in der Einreichung eines neuen Patentanspruchs 1 (Hauptantrag) am
13. Dezember 2001 könne im Übrigen ein Verzicht gesehen werden, nämlich ein
Verzicht auf den vor dem Bundespatentgericht eingereichten Anspruch 1.
Die Vorlage erweiterter Ansprüche nach der Zurückverweisung sei außerdem
rechtsmissbräuchlich gewesen.
Die Einsprechende stellte den Antrag,
das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.
Sie regte die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Sicherung einer einheitlichen
Rechtsprechung hinsichtlich § 79 Abs. 3 Satz 2 PatG an.
- 5 -
Die Patentinhaberin stellte den Antrag, das Patent in beschränktem Umfang mit
folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:
gemäß Hauptantrag mit Patentansprüchen 1 bis 7 und 7 Blatt
Beschreibung, jeweils überreicht in der mündlichen Verhandlung,
1 Blatt Zeichnung mit 1 Figur wie erteilt;
gemäß Hilfsantrag mit Patentanspruch
1 bis sechstem Spie-
gelstrich, überreicht in der mündlichen Verhandlung,
im Übrigen mit Unterlagen wie Hauptantrag.
Von der Einsprechenden sind im Einspruchsverfahren folgende Druckschriften
genannt worden:
E1: EP 0 396 795 B1,
E2: DE 35 26 687 A1,
E3: DE 42 35 010 A1,
E4: JP 01-248770 A,
E5: US 5 029 010,
E6: DE 27 29 832 B,
E7: JP 64-002466 A,
E8: US 5 539 491,
E9: US 4 241 987,
E10: US 5 231 443,
E11: US 2 548 569,
E12: US 5 054 897,
E13: US 4 080 048,
E14: DE 1 282 313 B,
E15: US 5 101 278,
E16: US 4 570 185.
- 6 -
Von der Patentinhaberin sind im Einspruchsverfahren folgende Druckschriften
genannt worden:
E17: DE 100 38 275 A1,
E18: Lexikon der Optik in zwei Bänden, erster Band A bis L, Spektrum
Akademischer Verlag Heidelberg Berlin, 2003, Seiten 101 bis 105, 248 bis
251, 362,
E19: Technische Optik in der Praxis, zweite, aktualisierte Auflage, Sprin-
ger Verlag Berlin etc., 2001, Inhaltsverzeichnis zu Kapitel 1 und 2 sowie
8 Seiten ohne erkennbare Seitenzahlen,
E20: Optik für Ingenieure, Grundlagen, Springer Verlag Berlin etc., Sei-
ten 102 bis 107 (genannt wurde die 1. Auflage 1996, eingereicht wurde die
2. Auflage 2002 mit den genannten Seitenzahlen),
E21: Brockhaus ABC der Optik, Herausgeber Karl Mütze, VEB F.A. Brock-
haus Verlag Leipzig 1961, Seiten 414, 415,
E22: Müller-Pouillets Lehrbuch der Physik, 11. Auflage, zweiter Band:
Lehre von der strahlenden Energie (Optik), erste Hälfte, Druck und Verlag
Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges., Braunschweig 1926, Seite 130,
E23: Bauelemente
der
Optik:
Taschenbuch für Konstrukteure,
H. Naumann, G. Schröder (vierte, überarbeitete und erweiterte Ausgabe
des Werkes Naumann, Optik für Konstrukteure), Carl Hanser Verlag
München Wien 1983, ISBN 3-446-13379-8, Seite 89,
E24:
Bergmann, Schäfer: Lehrbuch der Experimentalphysik, Band
III
Optik, 8. Auflage, Herausgeber Heinrich Gobrecht, Verlag Walter de
Gruyter Berlin New York 1987, Seite 69.
Im Prüfungsverfahren sind außerdem folgende Druckschriften genannt worden:
D1: DE 39 36 533 A1,
D2: M. Berek, Grundlagen der praktischen Optik, 1930, S. 94/95.
- 7 -
Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:
„1. Optisches System mit einem Röntgenbild-Verstärker und
einem Objektiv zur endlichen Abbildung des Bildschirms des Rönt-
genbild-Verstärkers auf einen Empfänger, wobei das Objektiv fol-
gende Merkmale aufweist:
eine erste Linsengruppe mit negativer Brechkraft ist auf der
Seite der langen Konjugation, d.h. auf der Seite des Röntgen-
bild-Verstärkers angeordnet,
eine zweite Linsengruppe mit positiver Brechkraft ist auf der
Seite der kurzen Konjugation angeordnet,
− zwischen den beiden Linsengruppen befindet sich eine
Blende,
− zur Einstellung des Abbildungsmaßstabes ist das Objektiv in
Richtung seiner optischen Achse verschiebbar,
− die zweite Linsengruppe besteht aus zwei Teilgruppen positi-
ver Brechkraft, von denen die auf der Seite der kurzen Konju-
gation liegende Teilgruppe zum Fokussieren gemeinsam mit
dem Empfänger in Richtung der optischen Achse verschiebbar
ist.“
Der geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet:
„1. Optisches System mit einem Röntgenbild-Verstärker und
einem Objektiv zur
- endlichen
Abbildung
des Bildschirms des Röntgenbild-Ver-
stärkers auf einen Empfänger, wobei das Objektiv folgende
Merkmale aufweist:
- 8 -
eine erste Linsengruppe mit negativer Brechkraft ist auf der
Seite der langen Konjugation, das heisst auf der Seite des
Röntgenbild-Verstärkers angeordnet,
eine zweite Linsengruppe mit positiver Brechkraft ist auf der
Seite der kurzen Konjugation angeordnet,
− zwischen den beiden Linsengruppen befindet sich eine
Blende,
− zur Einstellung des Abbildungsmaßstabes ist das Objektiv in
Richtung seiner optischen Achse verschiebbar,
− die zweite Linsengruppe besteht aus zwei Teilgruppen positi-
ver Brechkraft, von denen die auf der Seite der kurzen Konju-
gation liegende Teilgruppe zum Fokussieren gemeinsam mit
dem Empfänger in Richtung der optischen Achse verschiebbar
ist,
− die erste Linsengruppe besteht aus wenigstens zwei Linsen,
− der Radienmittelpunkt der zur Blende liegenden Fläche der
ersten Linsengruppe und der Radienmittelpunkt der auf der
Seite der kurzen Konjugation liegenden letzten Fläche des
Objektivs liegen auf der Seite der kurzen Konjugation.“
Dem Patentgegenstand soll gemäß der in der mündlichen Verhandlung einge-
reichten Beschreibung Seite 14 le. Abs. bis Seite 15 Abs. 1 die Aufgabe zugrunde
liegen, ein optisches System zu schaffen, dessen Abbildungsmaßstab mindestens
in dem Bereich variiert werden kann, wie er in der Röntgentechnik üblich bzw.
erforderlich ist. Darüber hinaus soll das Objektiv bei geringer Baulänge eine hohe
Öffnung und eine sehr gute Abbildungsleistung haben. Insbesondere soll das
Übertragungs-Objektiv frei von künstlicher Vignettierung sein sowie eine nahezu
konstante Bestrahlungsstärke im Bildfeld und eine geringe Verzeichnung aufwei-
sen.
Zu den Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.
- 9 -
II.
1.
Der Senat ist für die Entscheidung über den vorliegenden Einspruch nach
§ 147 Abs. 3 PatG in der bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassung in Verbindung
mit § 99 Abs. 1 PatG, § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO und § 17 Abs. 1 GVG entsprechend
zuständig. Der Wegfall des § 147 Abs. 3 PatG mit Wirkung zum 1. Juli 2006 durch
das Gesetz zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des
Patentkostengesetzes (BGBl I 2006, 1318) hat die nach der weggefallenen Rege-
lung begründete Entscheidungsbefugnis der technischen Beschwerdesenate des
Bundespatentgerichts über Einsprüche, die vor dem 1. Juli 2006 beim Deutschen
Patent- und Markenamt eingegangen sind, über die aber bis zu diesem Zeitpunkt
noch nicht entschieden wurde, nicht beseitigt. Vielmehr bleibt es nach dem Grund-
satz der perpetuatio fori beim einmal begründeten Gerichtsstand. Eine anderwei-
tige Zuständigkeit ist durch den Gesetzgeber nicht begründet worden. Der Senat
schließt sich damit der Auffassung (u. a.) des 23. Senats (23 W (pat) 327/04,
23 W (pat) 313/03) und des 19. Senats (19 W (pat) 344/04) an.
2.
Der rechtzeitig eingegangene Einspruch ist auch im Übrigen zulässig. Er
führt jedoch in der Sache nicht zum Erfolg.
2.1. Das Streitpatent betrifft ein optisches System mit einem Röntgenbild-Ver-
stärker und einem Objektiv zur endlichen Abbildung des Röntgenbild-Verstärkers
auf einen Empfänger.
Der erteilte Anspruch 1 weist nach einer Gliederung folgende Merkmale auf:
a) Optisches System mit einem Röntgenbild-Verstärker und
einem Objektiv zur endlichen Abbildung des Bildschirms des
Röntgenbild-Verstärkers auf einen Empfänger,
wobei das Objektiv folgende Merkmale aufweist:
- 10 -
b) eine erste Linsengruppe mit negativer Brechkraft ist auf der
Seite der langen Konjugation, d.h. auf der Seite des Rönt-
genbild-Verstärkers angeordnet,
c) eine zweite Linsengruppe mit positiver Brechkraft ist auf der
Seite der kurzen Konjugation angeordnet,
d) zwischen den beiden Linsengruppen befindet sich eine
Blende,
e) zur Einstellung des Abbildungsmaßstabes ist das Objektiv in
Richtung seiner optischen Achse verschiebbar,
f) die zweite Linsengruppe besteht aus zwei Teilgruppen positi-
ver Brechkraft, von denen die auf der Seite der kurzen Konju-
gation liegende Teilgruppe zum Fokussieren gemeinsam mit
dem Empfänger in Richtung der optischen Achse verschiebbar
ist.
Der geltende Anspruch 1 nach Hauptantrag weist zusätzlich folgende Merkmale
auf:
g) die erste Linsengruppe besteht aus wenigstens zwei Linsen,
h) der Radienmittelpunkt der zur Blende liegenden Fläche der
ersten Linsengruppe und der Radienmittelpunkt der auf der
Seite der kurzen Konjugation liegenden letzten Fläche des
Objektivs liegen auf der Seite der kurzen Konjugation.
Als Fachmann ist hier ein Diplomphysiker mit speziellen Kenntnissen in der Optik
und mehrjähriger Erfahrung in der Konstruktion von Objektiven anzusehen.
2.2. Der nach Zurückverweisung vom Bundespatentgericht an das Deutsche
Patent- und Markenamt und nachfolgender Änderung der Patentansprüche erlas-
sene Patenterteilungsbeschluss ist rechtswirksam.
- 11 -
Das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht kann nicht nur beendet
werden durch eigene Sachentscheidung des Bundespatentgerichts, sondern auch
durch rein kassatorische Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Mar-
kenamt oder dadurch, dass das Gericht der Vorinstanz die erforderlichen Anord-
nungen überträgt, vgl. BGH BlPMZ 69, 311 Waschmittel; Busse, Patentgesetz,
6. Auflage, § 79 Rdn. 52, 75, 76; § 572 Abs. 3 ZPO. In diesem Fall ist das Deut-
sche Patent- und Markenamt entsprechend dem Inhalt der Entscheidung an die
rechtliche Beurteilung des Bundespatentgerichts gebunden. Änderungen der
Sach- und Rechtslage sind jedoch vom Deutschen Patent- und Markenamt in
eigener Verantwortung zu berücksichtigen, wobei es in seiner anderweitigen Ent-
scheidung völlig frei ist, vgl. Busse a. a. O., ebenso Benkard, Patentgesetz
Gebrauchsmustergesetz, 10. Auflage, § 79 PatG Rdn. 31.
Im Beschluss vom 30. Oktober 2001 hat das Bundespatentgericht den Beschluss
des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Juni 1998 aufgehoben und die
Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen, da eine
Recherche zu dem in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentanspruch 1
noch ausstand. In den vom Bundespatentgericht gewählten Formulierungen in
Tenor und Gründen des Beschlusses ist jedoch keine Verpflichtung für das Deut-
sche Patent- und Markenamt zu erkennen, die weitere Prüfung in jedem Fall auf
den am 30. Oktober 2001 eingereichten Anspruch 1 zu beschränken. Durch die
Einreichung eines neuen Anspruchs 1 am 13. Dezember 2001 ergab sich für das
Deutsche Patent- und Markenamt eine neue Sachlage, die es in freier Würdigung
zu berücksichtigen hatte. Dies führte schließlich zur Erteilung eines Patents mit
dem am 13. Dezember 2001 eingereichten Anspruch 1 (damaliger Hauptantrag).
Entgegen der Ansicht der Einsprechenden hat die Prüfungsstelle zum nach der
Zurückverweisung vom Bundespatentgericht eingegangenen, der Patenterteilung
zugrunde gelegten Anspruch 1 durchaus eine Recherche durchgeführt; dies ent-
nimmt der Senat aus ihrer Telefonnotiz zu einem Telefongespräch mit dem Vertre-
ter der Patentinhaberin am 31. März 2004 und der daraufhin im Erteilungsbe-
- 12 -
schluss eingefügten Erwähnung der damit neu eingeführten E6 in der Beschrei-
bungsseite 2.
Die Vorlage des neuen Anspruchs 1 nach der Zurückverweisung war außerdem
nicht rechtsmissbräuchlich. Ein Rechtsmissbrauch könnte allenfalls dann vorlie-
gen, wenn der von der Anmelderin nach der Zurückverweisung eingereichte
Anspruch 1 die zunächst vor dem Bundespatentgericht korrigierten Mängel wieder
aufgewiesen hätte, die zum Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle geführt
hatten. Dies ist hier jedoch nicht der Fall; in dem am 13. Dezember 2001 einge-
reichten, der späteren Patenterteilung zugrunde gelegten Anspruch 1 wurden die
vor dem Bundespatentgericht eingeführten Änderungen beibehalten, insbeson-
dere die Änderung der Bezeichnung vom ursprünglich beanspruchten „Objektiv“ in
ein „Optisches System mit einem Röntgen-Bildverstärker und einem Objektiv“
sowie die Einfügung des Ausdrucks „d.h. auf der Seite des Röntgenbild-Ver-
stärkers“ in Merkmal b).
Die Anmelderin hat zudem im Verlauf des Prüfungsverfahrens weder explizit noch
implizit einen Verzicht auf eine bestimmte Rechtsposition erklärt. In der Tatsache,
dass die Anmelderin in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht
(oder später vor dem Deutschen Patent- und Markenamt) einen neuen Anspruch 1
eingereicht hat, ist kein impliziter Verzicht auf ein weitergehendes Patentbegehren
zu erkennen. Hierbei handelt es sich um eine Änderung des Erteilungsantrags, die
keinen Verzicht, sondern eine verfahrensrechtliche Erklärung darstellt und grund-
sätzlich wieder zurückgenommen werden kann, vgl. Schulte, Patentgesetz, 7. Auf-
lage, §
34 Rdn.
406, 408, 413, 414; ebenso Benkard a.
a.
O., §
34 PatG
Rdn. 158a.
Eine solche Erklärung kann nur dann nicht mehr geändert werden, wenn sie
bereits Grundlage einer Entscheidung geworden ist (dies wäre im vorliegenden
Fall die antragsgemäße Patenterteilung), vgl. Schulte a. a. O.. Dazu kam es hier
aber nicht; das Bundespatentgericht hat ein solches Patent weder selbst erteilt
noch das Deutsche Patent- und Markenamt angewiesen, ein Patent in dieser
- 13 -
Form zu erteilen. Damit konnte die Anmelderin im weiteren Prüfungsverfahren
Änderungen an den in der Anmeldung enthaltenen Angaben und insbesondere
den Patentansprüchen vornehmen, soweit diese den Gegenstand der Anmeldung
nicht erweiterten, vgl. § 38 Satz 1 PatG. Selbst wenn die vorgenommenen Ände-
rungen (im Wesentlichen die Streichung zweier Merkmale im Patentanspruch 1)
den Anmeldungsgegenstand erweiterten, so können zwar aus ihnen Rechte nicht
hergeleitet werden, vgl. § 38 Satz 2 PatG; der auf der Grundlage dieses Patentan-
spruchs ergangene Patenterteilungsbeschluss leidet jedoch nicht an einem so
offenkundigen schweren Fehler, dass dies zu einer Nichtigkeit des Beschlusses
führen könnte.
Das Patent ist somit rechtswirksam erteilt worden.
2.3. Die geltenden Unterlagen gemäß Hauptantrag sind zulässig.
Die Änderungen, die gegenüber dem ursprünglichen Anspruch 1 im geltenden
Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag vorgenommenen wurden, sind in den
ursprünglichen Unterlagen offenbart; sie waren außerdem für den Fachmann als
zur Erfindung gehörig zu erkennen. Dies gilt für die Änderung der Bezeichnung im
Anspruch 1 (Merkmal a)) vom ursprünglichen „Objektiv“ in „Optisches System mit
einem Röntgenbild-Verstärker und einem Objektiv“ und ebenso dafür, dass gemäß
dem Merkmal a) nunmehr der Bildschirm des Röntgenbild-Verstärkers auf den
Empfänger abgebildet wird, vgl. die Offenbarung in der ursprünglichen Beschrei-
bung S. 1 le. Abs. bis S. 2 Abs. 1 und den ursprünglichen Ansprüchen 1, 7 und 8.
Aus den ursprünglichen Ansprüchen
7 und 8 i. V. m. dem ursprünglichen
Anspruch 1 geht auch hervor, dass die Seite der langen Konjugation diejenige
Seite des Objektivs bzw. des optischen Systems ist, auf der der Bildschirm des
Röntgenbild-Verstärkers angeordnet ist. Damit ist auch die in Merkmal b) gegen-
über dem ursprünglichen Anspruch 1 vorgenommene Ergänzung „d.h. auf der
Seite des Röntgenbild-Verstärkers“ offenbart, wobei der Fachmann diese Angabe
selbstverständlich in dem Sinne interpretiert, dass die in Merkmal b) angespro-
- 14 -
chene Linsengruppe auf der Seite des des Röntgenbild-Verstärkers
angeordnet sein muss (das auf diesem Bildschirm dargestellte Bild soll ja durch
das Objektiv abgebildet werden). Die im geltenden Anspruch 1 vorgenommenen
Änderungen erweitern somit den ursprünglich offenbarten Anmeldungsgegenstand
nicht und sind im Hinblick auf § 38 PatG zulässig.
Der Anspruch 1 nach Hauptantrag beschränkt außerdem den erteilten Anspruch 1
durch Aufnahme der in den erteilten Unteransprüchen 2 und 3 enthaltenen Merk-
male in zulässiger Weise; demnach liegt auch keine unzulässige Erweiterung des
Schutzbereichs vor, vgl. § 14 i. V. m. § 22 Abs. 1 PatG.
Der Anspruch 1 nach Hauptantrag ist somit insgesamt zulässig.
Auch die Unteransprüche 2 bis 7 nach Hauptantrag, die inhaltlich den ursprüng-
lichen Ansprüchen 2, 3, 5, 6, 9 und 10 und ebenso den erteilten Ansprüchen 4, 5
und 7 bis 10 entsprechen, sowie die Beschreibung und die Figur enthalten keine
den Anmeldungsgegenstand oder den Schutzbereich des Patents erweiternden
Änderungen und sind zulässig.
2.4. Die Erfindung ist in der Patentschrift so deutlich und vollständig offenbart,
dass ein Fachmann sie ausführen kann (§ 21 Abs. 1 S. 2 PatG).
Die Angaben bzgl. der Konjugation bzw. der Schnittweite im erteilten Anspruch 1
und in der Patentschrift S. 2 Abschnitt [0009] interpretiert der Fachmann unter
Zuhilfenahme seines Fachwissens so, dass die objektseitige Schnittweite, d. h.
der Abstand zwischen dem abzubildenden Objekt (Bildschirm des Röntgen-Bild-
verstärkers) und dem Scheitel der ersten Linsenfläche, größer ist („lange Konju-
gation“) als die zur objektseitigen Schnittweite konjugierte bildseitige Schnittweite
(„kurze Konjugation“), d. h. der Abstand zwischen dem Scheitel der letzten Linsen-
fläche und dem Bild auf dem Empfänger, vgl. z. B. E21 S. 415 links oben zu
„Schnittweite“, E23 zu konjugierten Größen. Auch den übrigen Fachbegriffen wie
„Blende“ (die üblicherweise zur Begrenzung des Strahlquerschnitts dient), „nega-
- 15 -
tive Brechkraft“ und „positive Brechkraft“ vermag der in der Objektiventwicklung
erfahrene Fachmann eine eindeutige Bedeutung zuzuordnen.
Das Patent vermittelt dem Fachmann eine Lehre zur Schaffung eines optischen
Systems, in dem der Bildschirm eines Röntgen-Bildverstärkers über ein Objektiv
mit variablem Abbildungsmaßstab auf einen Empfänger abgebildet wird. Das
Objektiv soll eine geringe Baulänge und eine hohe Öffnung aufweisen, frei von
künstlicher Vignettierung (d. h. von durch die Begrenzung von Linsen des Objek-
tivs erzeugtem Lichtverlust am Bildrand) sein sowie eine nahezu konstante
Bestrahlungsstärke im Bildfeld und eine geringe Verzeichnung aufweisen. Diese
Vorgaben sollen dadurch erreicht werden, dass bei der Konstruktion des Objektivs
und dessen Anordnung zwischen dem Bildschirm des Röntgen-Bildverstärkers
und dem Empfänger bestimmte Bedingungen eingehalten werden, etwa hinsicht-
lich der Verteilung der Brechkraft auf die Linsengruppen und der Verschiebungen
zur Variation des Abbildungsmaßstabs und zur Fokussierung. Mit Hilfe dieser
Angaben ist es dem Fachmann möglich, Objektive für solche optischen Systeme
zu entwickeln, zumal ihm die Patentschrift bereits fünf Ausführungsbeispiele für
derartige Systeme zeigt, vgl. die Tabelle. In diesen Ausführungsbeispielen sind die
einzelnen Abstände und Radien (in beliebigen Längeneinheiten), Brechungsindi-
zes und Dispersion (Abbesche Zahlen) sowie der jeweilige Ort der Blende und die
bei der Einstellung des Maßstabs und der Fokussierung zu variierenden Abstände
(Minimum und Maximum) angegeben, vgl. den letzten Absatz der Beschreibung;
das optische System ist dadurch jeweils eindeutig bestimmt und steht im Einklang
mit den erteilten Ansprüchen und der Beschreibung. Aus der Figur i. V. m. der
Tabelle ergibt sich außerdem für den Fachmann eindeutig, dass die Figur mit
ihren sechzehn nummerierten Flächen zum ersten und zweiten in der Tabelle
angegebenen, jeweils sechzehn Flächen umfassenden Zahlenbeispiel gehört.
Es besteht somit kein Offenbarungsmangel.
- 16 -
2.5. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist im Hinblick auf §§ 1
bis 5 PatG, insbesondere hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit patent-
fähig.
Die Druckschrift
E1 zeigt eine Röntgendiagnostikeinrichtung, vgl. Fig.
1 mit
Beschreibung. In einem Röntgen-Bildverstärker 4 wird ein Röntgenbild in ein sicht-
bares Bild umgewandelt; das auf dem Ausgangbildschirm des Röntgen-Bildver-
stärkers 4 dargestellte Bild wird über ein Objektiv (Tandemoptik 5) auf einen Emp-
fänger (Target einer Fernsehkamera 8) abgebildet - Merkmal a). Durch die Tan-
demoptik sollen Verzeichnungen des Röntgen-Bildverstärkers und empfängersei-
tige Verzeichnungen korrigiert werden. Die Tandemoptik besteht aus einem Basis-
objektiv 6 und einem Kameraobjektiv 7, die beide den in Fig. 2 dargestellten Auf-
bau aufweisen können, zur Korrektur mit einer tonnenförmigen Verzeichnung ver-
sehen sein können, vgl. Sp. 2 Abs. 2, und, wie der Fachmann erkennt, spiegelbild-
lich zueinander angeordnet sind (vgl. hierzu die Ausführungen in der Streitpatent-
schrift Sp. [0004], vgl. auch E6). Zur Einstellung unterschiedlicher Verzeichnungs-
korrektur bei unterschiedlicher Größe des Bildes auf dem Bildschirm des Röntgen-
Bildverstärkers können Elemente des Objektivs durch Stellglieder 18 verschoben
werden, vgl. Fig. 2 und Sp. 3 le. Abs. i. V. m. Sp. 4 Abs. 2. Ein Verschieben des
Objektivs zur Einstellung des Abbildungsmaßstabs und ein Verschieben von Lin-
sengruppen gemeinsam mit dem Empfänger zum Fokussieren ist nicht vorgese-
hen. E1 nimmt somit den Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag nicht
neuheitsschädlich vorweg und legt diesen aus sich selbst heraus nicht nahe.
E2 und E3 zeigen Geräte, in denen der Bildschirm eines Röntgen-Bildverstärkers
über ein Objektiv auf einen Empfänger abgebildet wird. Das lediglich schematisch
dargestellte Objektiv weist eine Blende auf. Objektivverschiebungen sind nicht
angesprochen.
E4 zeigt ebenfalls die Abbildung des Bildschirms eines Röntgen-Bildverstärkers
auf einen Empfänger, hier über ein nur schematisch dargestelltes Zoomobjektiv.
- 17 -
E5 zeigt ein Zoomobjektiv für eine Videokamera mit einer auf der Seite des abzu-
bildenden Objekts angeordneten Linsengruppe L1 mit negativer Brechkraft, einem
als Beugungsgitter ausgebildeten Tiefpassfilter und zwei darauf folgend angeord-
neten Teilgruppen L2 und L3 mit positiver Brechkraft, die insgesamt eine zweite
Linsengruppe positiver Brechkraft bilden. Der Tiefpassfilter dient dazu, Frequen-
zen zu unterdrücken, die über die durch die diskrete Sensorstruktur der Video-
kamera vorgegebene Grenzfrequenz hinausgehen und Fehler im Bild verursachen
können, vgl. Sp. 1 Z. 21 bis 63. Zur Variation des Abbildungsmaßstabs ist das
gesamte Objektiv, zum Fokussieren die empfängerseitige Teilgruppe L3 entlang
der optischen Achse verschiebbar. Eine Verschiebung des Empfängers ist nicht
angesprochen. Linsenradien sind nicht erkennbar.
E6 zeigt eine Tandemobjektivanordnung zur Bildübertragung von einer elektroni-
schen Bildröhre auf eine elektronische Aufnahmeröhre, vgl. Sp. 3 Z. 26 bis 30, mit
einer Blende zwischen den beiden im Tandem angeordneten Objektiven, vgl.
Fig. 1. Zur Variation des Abbildungsmaßstabs werden Objektive unterschiedlicher
Brennweite (bzw. Brechkraft) sowie unterschiedlichen Blendenabstands miteinan-
der kombiniert, vgl. Sp. 3 Z. 34 bis Sp. 4 Z. 3. Eine Maßstabseinstellung über die
Verschiebung der Tandemobjektivanordnung und eine Fokussierung über eine
Verschiebung eines Objektivteils ist nicht vorgesehen.
E7 zeigt eine Anordnung zur Abbildung eines Farbtransparentbilds auf einen Sen-
sor. Eine Maßstabsänderung erfolgt dort durch einen Austausch von Linsen in
einer Revolveranordnung. Dies wird verglichen mit der konventionellen Verschie-
bung einer Linse in einem nicht näher beschriebenen, in Fig. 4 nur schematisch
angedeuteten Zoomobjektiv, wobei zur Scharfeinstellung auch Objekt und Bild
entlang der optischen Achse verschiebbar sind, vgl. Fig. 4. Eine Verschiebung
einer empfängerseitigen Linsengruppe gemeinsam mit dem Empfänger ist nicht
angesprochen.
- 18 -
Die nachveröffentlichte US-Patentschrift E8 (deren Familienmitglieder sämtlich
nachveröffentlichte japanische und US-amerikanische Schriften sind) ist bei der
Prüfung auf Patentfähigkeit nicht zu berücksichtigen. Dies gilt ebenso für die von
der Patentinhaberin genannten, nachveröffentlichten Schriften E17 bis E20.
E9 und E10 betreffen Kameras mit entlang der optischen Achse verschiebbarer
Filmebene, gemäß E10 mit einem Zoomobjektiv mit verschiebbarer Linse zur
Brennweiteneinstellung und mit Verschiebung des gesamten Objektivs oder des
Empfängers zur Fokussierung, vgl. Sp. 8 Z. 16 bis 21 i. V. m. Fig. 2. Soweit ein
optischer Aufbau überhaupt erkennbar ist, weicht er vom Streitpatentgegenstand
ab.
E11 zeigt ein Kameraobjektiv vom Typ „umgekehrtes Teleobjektiv“, das zwar die
streitpatentgemäße Anordnung von Linsengruppen mit zugehörigen Linsenradien
und einer Blende aufweist (vgl. die Zahlenwerte in Fig. 2), jedoch für eine feste
Brennweite korrigiert und nicht für Verschiebungen vorgesehen ist.
E12 zeigt ein Zoomobjektiv für eine Kamera, mit einer verschiebbaren Linsen-
gruppe und einer Blende. Der Radienmittelpunkt der bildseitig letzten Fläche des
Objektivs liegt in allen Ausführungsbeispielen auf der Seite des abzubildenden
Objekts, Merkmal h) ist somit nicht erfüllt. Eine Verschiebung des gesamten
Objektivs oder eine Verschiebung des Empfängers (Bildebene) ist nicht vorgese-
hen.
E13 betrifft ein hochauflösendes Objektiv für eine Kamera zur Aufnahme von
Mikrofilmen, mit einer Verkleinerung von etwa 1:100, und mit Festbrennweite,
ohne vorgesehene Verschiebungen. E13 geht hinsichtlich des Streitpatents nicht
über E11 hinaus.
- 19 -
E14 zeigt ein Objektiv für additive Farbaufnahmen, insbesondere für Dreifarben-
foto-, Kino- und Fernsehaufnahmen, mit Festbrennweite, ohne vorgesehene Ver-
schiebungen. Merkmal h) ist nicht erfüllt. Auch E14 geht nicht über E11 hinaus.
E15 betrifft ein Zoomobjektiv für eine Videokamera. Zur Maßstabseinstellung wird
eine Zoomlinsengruppe bewegt, während zur Fokussierung der Empfänger und
eine von mehreren weiteren Linsengruppen entgegengesetzt zueinander entlang
der optischen Achse verschoben werden, vgl. Zusammenfassung, Anspruch 1 und
Fig. 1, 5 und 6 mit Beschreibung. Eine Verschiebung des gesamten Objektivs ist
nicht angesprochen. Wo der Radienmittelpunkt der empfängerseitig letzten Fläche
des Objektivs liegt, ist nicht erkennbar.
E16 zeigt eine Fokussiervorrichtung für eine Kamera. Gemäß Fig. 3 i. V. m. Sp. 4
Abs. 3 wird zur Maßstabsänderung eine Zoomlinsengruppe des Objektivs bewegt;
die Fokussierung erfolgt durch Verschiebung des Empfängers entlang der opti-
schen Achse. Eine mit dem Empfänger bewegbare Fokussierlinsengruppe ist nicht
vorgesehen.
In E21 bis E24 sind lediglich optische Fachbegriffe erläutert; diese Druckschriften
liegen im Übrigen weiter vom Patentgegenstand ab.
Die nur im Prüfungsverfahren genannte, im Einspruchsverfahren nicht aufgegrif-
fene D1 betrifft ein Teleobjektivsystem, in dem zur Fokussierung auf verschiedene
Objektentfernungen alle Linsen mit Ausnahme der empfängerseitig letzten Linse
entlang der optischen Achse verschoben werden. Es ist keine weitere Verschiebe-
möglichkeit vorgesehen.
Die ebenfalls lediglich im Prüfungsverfahren genannte die D2 zeigt Maßnahmen
zur Korrektur der chromatischen Aberration und liegt weiter vom Gegenstand des
Streitpatents ab.
- 20 -
Keine der genannten Druckschriften betrifft ein optisches System, das alle Merk-
male des geltenden Anspruchs 1 nach Hauptantrag aufweist. Der Gegenstand die-
ses Anspruchs ist somit neu.
Er beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit:
Zwar ist es, etwa aus E4, grundsätzlich bekannt, in einem optischen System mit
einem Röntgen-Bildverstärker zur endlichen Abbildung von dessen Bildschirm auf
einen Empfänger ein Zoomobjektiv einzusetzen. Es sind auch Objektive bekannt,
die den streitpatentgemäßen Linsen- und Blendenaufbau aufweisen; diese sind
jedoch für eine feste Brennweite und einen festen Abbildungsmaßstab konstruiert
und nicht für Verschiebungen ausgelegt, vgl. beispielsweise E11. Außerdem sind
Objektive mit vorgesehenen Verschiebungen von Linsen oder Linsengruppen
bekannt. Jedoch weist zum Einen keines der druckschriftlich bekannten Objektive
mit verschiebbaren Linsen alle im geltenden Anspruch 1 (Hauptantrag) aufge-
führten Merkmale bzgl. der Aufteilung in Linsengruppen und der Linsenradien auf;
zum Anderen ist die streitpatentgemäße Kombination einer Verschiebung des
gesamten Objektivs einerseits zur Maßstabseinstellung und der empfängerseiti-
gen Teilgruppe gemeinsam mit dem Empfänger andererseits zur Fokussierung
aus den oben genannten Druckschriften nicht bekannt und wird durch diese für
den Fachmann auch nicht nahegelegt.
Ohne Vorbild und Anregung konnte der gesamte im Verfahren genannte Stand der
Technik den Fachmann nicht zu der Lehre führen, in einem optischen System mit
einem Röntgen-Bildverstärker zur endlichen Abbildung von dessen Bildschirm auf
einen Empfänger ein Objektiv einzusetzen, das den im geltenden Anspruch 1
(Hauptantrag) beschriebenen Aufbau aufweist, und dabei zur Maßstabseinstellung
und zur Fokussierung die in diesem Anspruch aufgeführten (streitpatentgemäßen)
Verschiebungen vorzusehen. Eine derartige Vorgehensweise liegt auch nicht im
Bereich fachüblichen Handelns.
Eine solche Lehre beruht vielmehr auf der Erkenntnis der Erfinder, dass sich mit
Hilfe der Kombination der im Anspruch 1 gemäß Hauptantrag angegebenen, den
- 21 -
optischen Aufbau und die Verschiebemöglichkeiten betreffenden Vorgaben ein
optisches System mit variablem Abbildungsmaßstab konstruieren lässt, wobei das
zur Abbildung verwendete Objektiv bei kurzer Baulänge eine hohe Öffnung und
eine gute Abbildungsleistung im vorgesehenen Verschiebebereich besitzt, insbe-
sondere frei von künstlicher Vignettierung ist sowie eine nahezu konstante
Bestrahlungsstärke im Bildfeld und eine geringe Verzeichnung aufweist.
2.6. Damit hat der geltende Anspruch 1 gemäß Hauptantrag Bestand. Dies gilt
ebenso für die auf den Anspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 7, die
spezifische, nicht platt selbstverständliche Ausgestaltungen enthalten.
Da das Patent gemäß Hauptantrag beschränkt aufrecht erhalten wurde, kam der
Hilfsantrag nicht zum Tragen.
Der Senat ist für das vorliegende Einspruchsverfahren zuständig (vgl. oben). Des-
halb wurde dem Antrag auf Anhörung gemäß § 46 PatG durch die mündliche Ver-
handlung entsprochen. Da eine endgültige Sachentscheidung möglich war, schei-
det eine Zurückverweisung aus.
Der Anregung der Einsprechenden auf Zulassung der Rechtsbeschwerde war
nicht zu folgen, da der Senat weder eine Rechtsfrage sieht, die der höchstrichter-
lichen Klärung bedarf, noch von der Rechtsprechung in vergleichbaren Fällen
abweicht (§ 100 Abs. 2 PatG).