Urteil des BPatG vom 13.10.2004, 26 W (pat) 175/02

Entschieden
13.10.2004
Schlagworte
Marke, Benutzung, Ware, Verwendung, Glaubhaftmachung, Umfang, Beschwerde, Unterlagen, 1995, Verbindung
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BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 175/02

_______________________

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 301 30 972

BPatG 152

10.99

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 13. Oktober 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert

sowie des Richters Reker und der Richterin Eder

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 301 30 972

TTG

für Waren und Dienstleistungen der Klassen 03, 05, 08, 09, 12, 14, 16, 18, 19, 20,

21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41 und 42 ist Widerspruch

erhoben worden aus der Marke 395 05 790

TTB,

die seit 1995 für die Waren

„Druckereierzeugnisse nach Druckverfahren aller Art

einschließlich Fotodruck, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher,

Kalender, Verlagserzeugnisse“

eingetragen ist.

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch

zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Widersprechende habe

auf die von der Markeninhaberin erhobene zulässige Einrede der Nichtbenutzung

die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht. Eine

hinreichende Glaubhaftmachung verlange insbesondere exakte Angaben über Art,

Zeit und Umfang der Benutzung für jede einzelne Ware. Die von der

Widersprechenden eingereichten Unterlagen könnten diesen Anforderungen nicht

genügen, weil keine Umsatzzahlen benannt worden seien. Der pauschale Hinweis

auf eine Verwendung der Marke auf Werbeunterlagen und firmeneigenen

Briefbögen sei zur Glaubhaftmachung der Benutzung, d.h. der Frage, welche

Kennzeichnung in welchem Zeitraum und mit welchen Umsätzen für welche

Waren oder Dienstleistungen benutzt worden sei, ungeeignet.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde und dem

Antrag, den angegriffenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben und wegen

des Widerspruchs die Löschung der angegriffenen Marke für „Waren aus Papier

und Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten, Druckereierzeugnisse, Bücher,

Prospekte, Broschüren, Zeitungen, Zeitschriften, Kalender“ anzuordnen. Sie ist

der Ansicht, bei dem angegriffenen Beschluss habe es sich um eine unzulässige

Überraschungsentscheidung gehandelt. Die gegenüber der Markenstelle

vorgelegten Benutzungsnachweise seien auch nicht unzureichend gewesen.

Letztlich könne dies jedoch dahinstehen, weil den Bedenken des Amtes durch die

im Beschwerdeverfahren vorgelegte weitere eidesstattliche Versicherung des

persönlich haftenden Gesellschafters der Widersprechenden vom

04. September 2002 Rechnung getragen werde. Auf den von der

Widersprechenden hergestellten und vertriebenen Kalendern erscheine die

Widerspruchsmarke deshalb nicht, weil deren Kunden diese Kalender als

Werbegeschenke verwendeten und ihren eigenen Werbeeindruck mit Bild und

Text in dafür vorgesehene Teile des Kalenders eindrucken ließen. Mit dieser

Werbeaussage der Kunden könne die Kennzeichnung der Kalender mit der Marke

der Widersprechenden kollidieren.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren zur Sache nicht geäußert

und keine Anträge gestellt.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet. Sie kann

schon deshalb keinen Erfolg haben, weil es auch unter Einbeziehung der im

Verlaufe des Beschwerdeverfahrens vorgelegten ergänzenden Unterlagen

weiterhin an der Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der

Widerspruchsmarke fehlt. Nur am Rande sei erwähnt, daß es sich beim

angefochtenen Beschluß der Markenstelle nicht um eine

„Überraschungsentscheidung“ handelte, da es eines vorherigen Hinweises an die

Widersprechende nicht bedurfte, vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 43

Rdn 71, 75).

Aufgrund der gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 und 2 MarkenG zulässigen

Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin oblag es der Widersprechenden,

glaubhaft zu machen, dass die Widerspruchsmarke von ihr für die Waren, für die

sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden ist 26 Abs. 1 MarkenG).

Insoweit kommt es entscheidend darauf an, ob eine funktionsgemäße, der

verkehrsüblichen wirtschaftlichen Betätigung entsprechende Benutzung der Marke

vorliegt, ob also die Marke in der glaubhaft gemachten Verwendung zur

kennzeichenmäßigen Unterscheidung der Waren des Benutzers von den Waren

anderer Unternehmen dient (EuGH MarkenR 2003, 223 f Minimax; BGH GRUR

2002, 1072, 1073 SYLT-Kuh; BGH GRUR 1996, 267, 268 AQUA). Eine

kennzeichenmäßige Verwendung einer Herstellermarke liegt grundsätzlich nur

dann vor, wenn die Marke auf der Ware selbst, ihrer Verpackung oder Umhüllung

angebracht wird (BGH GRUR 1995, 347, 348 TETRASIL; BGH aaO AQUA).

Insoweit genügt es regelmäßig nicht, die Marke lediglich auf Briefbögen oder in

Preislisten bzw Prospekten zu benutzen (BPatG GRUR 1996, 981, 982

ESTAVITAL). Die Verwendung der Marke in Katalogen ist nur dann

rechtserhaltend, wenn in dem Katalog eine Anbringung der fraglichen Marke auf

der jeweiligen Ware ersichtlich wird.

Die Widersprechende hat die Widerspruchsmarke, wie sie auch einräumt, auf der

Ware selbst nicht verwendet. Eine Anbringung der Marke auf der Verpackung oder

Umhüllung oder in anderem, unmittelbarem räumlichen Zusammenhang mit der

Ware ist aus den vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen nicht zu ersehen.

Die von der Widersprechenden glaubhaft gemachte Verwendung ihrer Marke in

Prospekten und auf Briefbögen kann für die fragliche Ware „Kalender“ nicht als

rechtserhaltende Benutzung anerkannt werden. Zwar sind diese

Verwendungsformen ausnahmsweise dann als rechtserhaltend anzusehen, wenn

die Art der Ware eine unmittelbare körperliche Verbindung mit der Ware nicht

ermöglicht bzw nahelegt oder zwingende wirtschaftliche Gründe einer solchen

Verbindung entgegenstehen (BGH aaO AQUA). Ein derartiger Ausnahmefall

liegt jedoch hier nicht vor, und zwar auch dann nicht, wenn zugunsten der

Widersprechenden entsprechend ihrem Sachvortrag davon ausgegangen wird,

dass eine Anbringung der Herstellermarke auf der Vorderseite von Kalendern

nicht verkehrsüblich ist und/oder von den Abnehmern der Kalender nicht

gewünscht wird, weil diese die Kalender als Werbegeschenke mit ihrer eigenen

Marke einsetzen wollen; denn auch bei dieser Sachlage bleibt dem Hersteller der

Kalender eine Verwendung der Herstellermarke gegenüber den Bestellern und

Abnehmern der Kalender, die diese ihrerseits als Werbegeschenke an ihre

Kunden, Geschäftsfreunde o.ä. weitergeben wollen, im unmittelbaren räumlichen

Zusammenhang mit der Ware möglich. Nicht nur möglich, sondern zumutbar und

nach eigener Kenntnis des Senats auch verkehrsüblich ist es in solchen Fällen

insbesondere, die Marke des Herstellers zB auf der kartonierten Rückseite der

Kalender aufzudrucken bzw als Aufkleber anzubringen.

Aber selbst für den Fall, dass auch solches von den Bestellern und Abnehmern

der Kalender im Einzelfall nicht gewünscht sein sollte, ist es immer noch möglich

und wirtschaftlich keineswegs unsinnig, die Herstellermarke auf der eventuell

vorhandenen Kunststoffumhüllung der Kalender oder zumindest auf den Kartons

oder sonstigen Verpackungen, in denen die Kalender an die Kunden ausgeliefert

werden, aufzudrucken oder anderweitig anzubringen. Ein mit den Sachverhalten,

für die eine bloße Benutzung der Marke in Geschäftsunterlagen anerkannt wurde

(zB flüssige Rohstoffe oder Zwischenprodukte, Schüttgut u.ä.), vergleichbarer Fall

liegt hier somit nicht vor.

Da es bereits an einer funktionsgemäßen Benutzung der Widerspruchsmarke

fehlt, kann die Frage, ob die Benutzung der Marke in Bezug auf ihre Form, ihren

Umfang und ihre Dauer als rechtserhaltend angesehen werden könnte,

dahingestellt bleiben. Auch auf die Frage, ob und in welchem Umfang zwischen

den beiderseitigen Marken die Gefahr von Verwechslungen besteht, kommt es bei

dieser Sachlage nicht an.

Für eine Kostenauferlegung gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht keine

Veranlassung.

Albert Eder Reker

Bb

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