Urteil des BPatG vom 25.11.2003, 24 W (pat) 179/02

Entschieden
25.11.2003
Schlagworte
Anmeldung, Widerspruchsverfahren, Rücknahme, Beschwerde, Teilung, Marke, Umstand, Billigkeit, Akteneinsicht, Wortmarke
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BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 179/02 _______________ (Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152

10.99

betreffend die Marke 397 32 341

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 25. November 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.

2. Kosten des Beschwerdeverfahrens werden nicht auferlegt.

Gründe

I.

Gegen die für die Antragstellerin erfolgte Eintragung der Wortmarke 397 32 341

„fit 3 Phasen Tabs“ für Waren der Klassen 3 haben die Antragsgegnerinnen zu 1)

und 2) am 17. Februar 1998 Widerspruch aus insgesamt acht Marken erhoben,

und zwar aus - der für die Waren „Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-,

Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen“ angemeldeten Wortmarke 396 11 808.9

„2-PHASEN“,

- der hieraus mit Erklärung vom 21. Oktober 1997 für die Waren

„Entkalkungsmittel und Wasserenthärtungsmittel für Waschmaschinen“,

abgetrennten Anmeldung, die am 19. März 1998 das amtliche Aktenzeichen

397 08 414.5 erhielt,

- der für Waren der Klassen 1 und 3 angemeldeten Wortmarke

396 31 431.7 „2-PHASEN TABS“,

- der hieraus mit Erklärung vom 21. Oktober 1997 für einen Teil der Waren der

Klassen 1 und 3 abgetrennten Anmeldung, die am 23. Februar 1998 das

amtliche Aktenzeichen 397 08 408.0 erhielt,

- sowie aus den jeweils für Waren der Klassen 1 und/oder 3 eingetragenen

Wortmarken 396 31 432 „CALGON 2-PHASEN TABS“, 396 11 807 „CALGONIT

2-PHASEN TABS“, 396 30 562 „CILLIT 2-PHASENTABS” und 396 30 563

“QUANTO 2-PHASEN”.

Mit Bescheid vom 26. Juni 1998 hat die Markenabteilung des Deutschen Patentund Markenamts der Antragsgegnerin zu 2) im Rahmen des

Markenanmeldeverfahrens 396 11 808.9 mitgeteilt, daß die Teilung der

Markenanmeldung 396 11 808.9 in die Teilanmeldung 397 08 414.5 sowie eine

weitere Teilanmeldung mit sofortiger Wirkung rückgängig gemacht worden sei, da

das zur Stammanmeldung eingereichte Warenverzeichnis nicht mit dem zur

Teilung eingereichten Warenverzeichnis übereinstimme. Daraufhin hat die

Antragsgegnerin zu 2) mit Schriftsatz vom 26. August 1998 die Rücknahme der

abgetrennten Anmeldung 397 08 414.5 erklärt. Die Markenanmeldung

396 11 808.9 hat die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und

Markenamts mit Beschluß vom 15. Dezember 1998, die Markenanmeldung

396 31 431.7 ebenfalls mit Beschluß vom 15. Dezember 1998 sowie die

abgetrennte Markenanmeldung 397 08 408.0 mit Beschluß vom

8. November 2000 wegen bestehender absoluter Schutzhindernisse nach §§ 8

Abs 2 Nr 1 und 2, 37 Abs 1 MarkenG zurückgewiesen.

Die Antragsgegnerinnen zu 1) und 2) haben mit Schriftsätzen vom

18. Oktober 1999 die Widersprüche aus den zurückgenommenen bzw

zurückgewiesenen Markenanmeldungen 397 08 414.5, 396 11 808.9 und

396 31 431.7 zurückgenommen, nachdem die Markenstelle mit Bescheid der vom

15. September 1999 angekündigt hat, sie andernfalls als unzulässig zu verwerfen.

Im übrigen hat die Markenstelle den Beteiligten mit Bescheid vom selben Tag

mitgeteilt, daß eine Beschlußfassung in dem Widerspruchsverfahren erst erfolgen

könne, wenn das Verfahren bezüglich der widersprechenden Teilanmeldung

397 08 408.0 abgeschlossen sei. Nach der Mitteilung der Markenstelle vom

16. Februar 2000, daß das Widerspruchsverfahren nach nochmaliger

Begutachtung der vorliegenden Unterlagen fortgesetzt werde, haben die

Antragsgegnerinnen mit Schreiben vom 16. März 2000 auch die Widersprüche

aus der Teilanmeldung 397 08 408.0 und den vier eingetragenen Marken

zurückgenommen.

Mit Schriftsätzen vom 7. Juli 1998, 27. Mai 1999, 20. September 1999 und

11. Mai 2000 hat die Antragstellerin beantragt, den Antragsgegnerinnen die

Kosten des Widerspruchsverfahrens bezüglich der Widersprüche aus den

Markenanmeldungen 396 11 808.9 und 396 31 431.7 sowie den daraus

abgetrennten Anmeldungen 397 08 414.5 und 397 08 408.0 aufzuerlegen.

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei

Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die

Kostenanträge der Antragstellerin zurückgewiesen. Zur Begründung ist im

wesentlichen ausgeführt, daß keine besonderen Umstände vorlägen, die es

rechtfertigen würden, abweichend von dem Grundsatz der eigenen Kostentragung

die Kosten des Widerspruchsverfahrens bezüglich der Widerspruchsmarken aus

Billigkeitsgründen den Antragsgegnerinnen gemäß § 63 Abs 1 MarkenG

aufzuerlegen. Die Antragsgegnerinnen hätten die Widersprüche aus den

zurückgenommenen bzw zurückgewiesenen Markenanmeldungen 397 08 414.5,

396 11 808.9 und 396 31 431.7 unverzüglich nach Aufforderung durch die

Markenstelle zurückgenommen. Auch wenn sie dies nicht unmittelbar nach der

Zurücknahme bzw Zurückweisung der angemeldeten Widerspruchsmarken getan

hätten, rechtfertige dieser Umstand keine Kostenauferlegung, weil dadurch keine

unnötige Verzögerung des Widerspruchsverfahrens der angegriffenen Marke

eingetreten sei, welches wegen weiterer anhängiger Widersprüche noch nicht

abgeschlossen gewesen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie macht geltend, daß

ihr durch die zögerliche Rücknahme der Widersprüche und aufgrund der von den

Antragsgegnerinnen geltend gemachten Rechte aus Anmeldungen und zum Teil

rechtsunwirksamen Teilanmeldungen überdurchschnittliche Aufwendungen

entstanden seien, deren Ersatz der Billigkeit entspreche. Da ihr zu keiner Zeit die

Aktenzeichen der Teilanmeldungen 397 08 414.5 und 397 08 408.8 mitgeteilt

worden seien, habe sie sich im Wege der Akteneinsicht Kenntnis von den

widersprechenden Markenanmeldungen verschaffen müssen, was aufgrund der

Mehrfachteilungen ungewöhnlich schwierig und mit deutlich erhöhtem Aufwand

verbunden gewesen sei. Die Erfolgsaussichten der Widersprüche aus den

Markenanmeldungen hätten von vornherein als so gering eingestuft werden

müssen, daß ihre Geltendmachung im vorliegenden Verfahren als Behinderung

verstanden werden könne, zumal die Stamm-Marken bereits zurückgewiesen

gewesen wären. Die Antragsgegnerinnen könnten die rechtliche

Ausgangssituation der Widerspruchsmarken nicht nach Belieben variieren und der

Antragstellerin die Last der Aufklärung überlassen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und den

Antragsgegnerinnen zumindest die Kosten der Akteneinsichten und deren

Auswertung sowie die Kosten der Erlangung einer Kostenauferlegung

aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerinnen haben sich zu der Beschwerde nicht geäußert und keine

Anträge gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gegen die Kostenentscheidung der Markenstelle gerichtete Beschwerde der

Antragstellerin ist zulässig, in der Sache jedoch nicht begründet. Die Markenstelle

hat die von der Antragstellerin gemäß § 63 Abs 1 MarkenG beantragte

Auferlegung der Kosten des Widerspruchsverfahrens auf die Antragsgegnerinnen

zu Recht abgelehnt.

Nach § 63 Abs 1 MarkenG kann das Patentamt in dem mehrseitigen

Widerspruchsverfahren bestimmen, daß die Kosten des Verfahrens einem

Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht.

Eine - isolierte - Kostenentscheidung ist dabei nach § 63 Abs 1 Satz 2 MarkenG

auch dann möglich, wenn das Widerspruchsverfahren in der Hauptsache nicht

durch eine Entscheidung abgeschlossen wird, sondern sich, wie vorliegend, durch

die Rücknahme sämtlicher Widersprüche erledigt hat.

Anders als die Zivilprozessordnung, in welcher der Grundsatz gilt, daß die

unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen hat 91 Abs 1 Satz 1

ZPO), geht das Markengesetz von dem in § 63 Abs 1 Satz 3 MarkenG

hervorgehobenen Grundsatz aus, daß jeder Beteiligte die ihm durch das

Verfahren entstandenen Kosten selbst trägt und nur bei Vorliegen besonderer

Umstände von dieser Regelung abgewichen werden soll. Der Verfahrensausgang

allein, also die bloße Tatsache des Unterliegens, rechtfertigt daher noch nicht die

Überbürdung der Kosten auf den jeweils Unterlegenen. Von der Norm

abweichende besondere Umstände, welche eine Kostenauferlegung nach sich

ziehen, sind vielmehr in erster Linie in einem Verhalten zu sehen, das mit der

prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein

Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgrundsätzen

aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden

Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenrechts

durchzusetzen versucht (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 63 Rdn 8 u 16,

§ 71 Rdn 23; BGH GRUR 1972, 600, 601 „Lewapur“; GRUR 1996 399, 401

"Schutzverkleidung"; BPatGE 23, 224, 227; Mitt 1977, 73, 74). Diese

Voraussetzungen liegen hier nicht vor.

Zunächst konnte den von den Antragsgegnerinnen gegen die Eintragung der

angegriffenen Marke „fit 3 Phasen Tabs“ eingelegten Widersprüchen aus den

angemeldeten und geteilten Marken 396 11 808.9 und 397 08 414.5 „2-Phasen“

sowie 396 31 431.7 und 397 08 408.0 „2-PHASEN TABS“, auch unter

Berücksichtigung dessen, daß die Anmeldungen 396 11 808.9, 396 31 431.7 und

397 08 408.0 im späteren Verfahrensverlauf wegen absoluter Schutzhindernisse

zurückgewiesen und die Teilung der Markenanmeldung 397 08 414.5 vom

Patentamt wegen fehlender Übereinstimmung der Warenverzeichnisse der

Stamm- und der abgetrennten Anmeldung rückgängig gemacht worden ist, nicht

von vornherein jede Aussicht auf Erfolg abgesprochen werden.

Im Zeitpunkt der Widerspruchserhebung, im Februar 1998, hatte die Markenstelle

zwar in Beanstandungsbescheiden schon Bedenken gegen die absolute

Schutzfähigkeit dieser angemeldeten Marken geäußert, jedoch war noch keine

rechtskräftige Zurückweisung durch Beschluß erfolgt. Auch im Hinblick darauf,

daß in den Anmeldeverfahren die Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung „2

Phasen“ auf dem Gebiet der Maschinengeschirrspülmittel und Wasserenthärter

nach § 8 Abs 3 MarkenG geltend gemacht worden war, mußten die

Antragsgegnerinnen daher nicht notwendig von der Schutzunfähigkeit ihrer

Anmeldemarken und damit von der Aussichtslosigkeit der daraus erhobenen

Widersprüche ausgehen. Vielmehr war es in diesem Verfahrensstadium zur

Wahrung möglicher künftiger Löschungsansprüche nach §§ 9 Abs 1 Nr 2 und

Abs 2, 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG durchaus legitim, ihre Widersprüche gemäß § 42

Abs 2 Nr 1 MarkenG auf die angemeldeten Marken zu stützen.

Weiterhin stellte sich aus Sicht der Antragsgegnerin zu 2) die Teilungserklärung

bezüglich der aus der Anmeldung 396 11 808.9 abgetrennten Anmeldung

397 08 414.5 zumindest nicht offensichtlich als gemäß §§ 40 Abs 1 MarkenG, 36

Abs 3 MarkenV unzulässig dar, nachdem sie auch von der Markenstelle zunächst

als zulässig behandelt und die insoweit durchgeführte Teilung erst ca acht Monate

nach der Teilungserklärung wieder rückgängig gemacht worden ist. Eine die

Kostenfolge auslösende Sorgfaltswidrigkeit kann daher in der Erhebung des

Widerspruchs aus der betroffenen abgetrennten Anmeldung nicht gesehen

werden.

Soweit die Antragstellerin vorbringt, ihr sei infolge der nicht mitgeteilten

Aktenzeichen der beiden abgetrennten Anmeldungen und der Mehrfachteilungen

der angemeldeten Marken ein deutlich erhöhter Aufwand bei der Recherche der

widersprechenden Marken erwachsen, ist dies nicht auf eine prozessuale

Sorgfaltswidrigkeit der Antragsgegnerinnen zurückzuführen. Die

Antragsgegnerinnen haben vielmehr unmittelbar nachdem sie vom Patentamt im

Februar und März 1998 Kenntnis von den Aktenzeichen der abgetrennten

Anmeldungen 397 08 408.0 und 397 08 414.5 erhalten hatten, diese der

Markenstelle mit Schreiben vom 27. Februar und 17. April 1998 in dem

anhängigen Widerspruchsverfahren mitgeteilt. Daß die Markenstelle die

Information hierüber nicht, wie nach dem regelmäßigen Gang des Verfahrens zu

erwarten gewesen wäre, an die Antragstellerin weitergeleitet hat, kann nicht den

Antragsgegnerinnen angelastet werden. Auch kann es nicht als prozessuale

Sorgfaltspflichtverletzung bewertet werden, daß die Antragsgegnerinnen von der

im Gesetz vorgesehenen Möglichkeit der Teilung ihrer Markenanmeldungen 40

MarkenG) Gebrauch gemacht und ihren Widerspruch auch auf die abgetrennten

Anmeldungen gestützt haben, zumal die Teilungen schon ca vier bzw sieben

Monate vor Erhebung der Widersprüche erklärt worden sind. Ebenso wenig kann

den Antragsgegnerinnen der Umstand angelastet werden, daß sich bei einem

Widerspruch aus einer angemeldeten Marke, gleichgültig ob es sich um eine

abgetrennte Anmeldung handelt oder nicht, für den Inhaber der angegriffenen

Marke regelmäßig die Notwendigkeit ergibt, den Rechtstand der Anmeldung im

Wege der Akteneinsicht zu recherchieren, da sich dieser, anders als bei

eingetragenen Marken, nicht bzw nicht umfassend aus dem Register ergibt.

Schließlich ist die Beurteilung der Markenstelle nicht zu beanstanden, wonach der

Umstand, daß die Antragsgegnerinnen ihre Widersprüche aus den drei

Markenanmeldungen 397 08 414.5, 396 11 808.9 und 396 31 431.7 nicht

unverzüglich nach deren Zurücknahme bzw Zurückweisung, sondern erst auf

einen Hinweis der Markenstelle zurückgenommen haben, nicht die Auferlegung

der Kosten dieser Widerspruchsverfahren rechtfertigt. Die nicht unverzügliche

Rücknahme der Widersprüche nach dem Wegfall der jeweiligen Markenrechte

kann zwar grundsätzlich die Kostenauferlegung bedingen. Die Auferlegung

beschränkt sich insoweit jedoch in der Regel auf die danach entstandenen Kosten

(vgl Ströbele/Hacker, aaO, § 71, Rdn 30 aE). Nach der Rücknahme der

abgetrennten Markenanmeldung 397 08 414.5 am 26. August 1998 sowie der

Zurückweisung der Markenanmeldungen 396 11 808.9 und 396 31 431.7 jeweils

am 15. Dezember 1998 sind der Antragstellerin aufgrund dieser Widersprüche

aber keine weiteren Kosten mehr erwachsen. Insbesondere sind die von der

Antragstellerin geltend gemachten erhöhten Kosten für die Akteneinsicht in die

geteilten Markenanmeldungen bereits zu einem früheren Zeitpunkt angefallen und

im übrigen auch nicht durch die spätere Rücknahme der Widersprüche bedingt.

Die abgetrennte Markenanmeldung 397 08 408.0 wurde überdies erst am

8. November 2000, also nach der Rücknahme des hierauf gestützten

Widerspruchs am 16. März 2000, zurückgewiesen.

Nachdem mithin die Beschwerde der Antragstellerin gegen die Zurückweisung

ihrer das Widerspruchsverfahren betreffenden Kostenanträge durch die

Markenstelle erfolglos bleiben muß, kann auch der von ihr (sinngemäß) nach § 71

Abs 1 Satz 1 MarkenG beantragten Auferlegung der Kosten des

Beschwerdeverfahrens auf die Antragsgegnerinnen aus Billigkeitsgründen nicht

stattgegeben werden.

Allerdings sieht der Senat keine Veranlassung, im vorliegenden Fall die Kosten

des Beschwerdeverfahrens der Antragstellerin gemäß § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG

aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen. Zwar entspricht es nach der Rechtsprechung

des Bundespatentgerichts in der Regel der Billigkeit in Nebenverfahren, wie in

Verfahren über isolierte Kostenbeschwerden, insbesondere unter dem Aspekt der

Erzielung wirtschaftlich akzeptabler Ergebnisse dem Obsiegenden die ihm

entstandenen Kosten zu erstatten (vgl Ströbele/Hacker, aaO, § 71 Rdn 38, BPatG

Mitt 1973, 215, 217; Mitt 1976, 99, 100; Mitt 1982, 156, 157; Mitt 1984, 177, 178).

Im Hinblick auf die hier objektiv kompliziert und unübersichtlich gelagerte Sachund Rechtslage der Widerspruchsverfahren bezüglich der teilweise abgetrennten

Markenanmeldungen der Antragsgegnerinnen sowie auch angesichts der

Versäumnisse des Patentamts bei der Mitteilung der Aktenzeichen der

Trennanmeldungen und bei der Bearbeitung der abgetrennten Anmeldung

397 08 414.5, die der Antragstellerin die Verfolgung ihrer Rechte erschwerten und

erhöhte Kosten verursachten, stellte sich für die Antragstellerin die

Weiterverfolgung ihrer Kostenanträge mit der Beschwerde nicht als von vornherein

aussichtslos dar. Insoweit führt es auch nicht zu einem wirtschaftlich unbilligen

Ergebnis, die Kosten des Beschwerdeverfahrens gegeneinander aufzuheben,

zumal den Antragsgegnerinnen, die sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert

haben, keine besonderen Kosten entstanden sein dürften.

Ströbele Guth Kirschneck

Bb

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