Urteil des BPatG, Az. 24 W (pat) 179/02

BPatG (anmeldung, widerspruchsverfahren, rücknahme, beschwerde, teilung, marke, umstand, billigkeit, akteneinsicht, wortmarke)
BPatG 152
10.99
BUNDESPATENTGERICHT
24 W (pat) 179/02
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(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
- 2 -
betreffend die Marke 397 32 341
hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 25. November 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck
beschlossen:
1. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.
2. Kosten des Beschwerdeverfahrens werden nicht auferlegt.
G r ü n d e
I.
Gegen die für die Antragstellerin erfolgte Eintragung der Wortmarke 397 32 341
„fit 3 Phasen Tabs“ für Waren der Klassen 3 haben die Antragsgegnerinnen zu 1)
und 2) am 17. Februar 1998 Widerspruch aus insgesamt acht Marken erhoben,
und zwar aus - der für die Waren „Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-,
Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen“ angemeldeten Wortmarke 396 11 808.9
„2-PHASEN“,
- der hieraus mit Erklärung vom 21. Oktober 1997 für die Waren
„Entkalkungsmittel und Wasserenthärtungsmittel für Waschmaschinen“,
abgetrennten Anmeldung, die am 19. März 1998 das amtliche Aktenzeichen
397 08 414.5 erhielt,
- der für Waren der Klassen 1 und 3 angemeldeten Wortmarke
- 3 -
- der hieraus mit Erklärung vom 21. Oktober 1997 für einen Teil der Waren der
Klassen 1 und 3 abgetrennten Anmeldung, die am 23. Februar 1998 das
amtliche Aktenzeichen 397 08 408.0 erhielt,
- sowie aus den jeweils für Waren der Klassen 1 und/oder 3 eingetragenen
Wortmarken 396 31 432 „CALGON 2-PHASEN TABS“, 396 11 807 „CALGONIT
2-PHASEN TABS“, 396 30 562 „CILLIT 2-PHASENTABS” und 396 30 563
“QUANTO 2-PHASEN”.
Mit Bescheid vom 26. Juni 1998 hat die Markenabteilung des Deutschen Patent-
und Markenamts der Antragsgegnerin zu 2) im Rahmen des
Markenanmeldeverfahrens 396 11 808.9 mitgeteilt, daß die Teilung der
Markenanmeldung 396 11 808.9 in die Teilanmeldung 397 08 414.5 sowie eine
weitere Teilanmeldung mit sofortiger Wirkung rückgängig gemacht worden sei, da
das zur Stammanmeldung eingereichte Warenverzeichnis nicht mit dem zur
Teilung eingereichten Warenverzeichnis übereinstimme. Daraufhin hat die
Antragsgegnerin zu 2) mit Schriftsatz vom 26. August 1998 die Rücknahme der
abgetrennten Anmeldung 397 08 414.5 erklärt. Die Markenanmeldung
396 11 808.9 hat die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und
Markenamts mit Beschluß vom 15. Dezember 1998, die Markenanmeldung
396
31
431.7 ebenfalls mit Beschluß vom 15. Dezember 1998 sowie die
abgetrennte Markenanmeldung 397 08 408.0 mit Beschluß vom
8. November 2000 wegen bestehender absoluter Schutzhindernisse nach §§ 8
Abs 2 Nr 1 und 2, 37 Abs 1 MarkenG zurückgewiesen.
Die Antragsgegnerinnen zu 1) und 2) haben mit Schriftsätzen vom
18.
Oktober
1999 die Widersprüche aus den zurückgenommenen bzw
zurückgewiesenen Markenanmeldungen 397 08 414.5, 396 11 808.9 und
396 31 431.7 zurückgenommen, nachdem die Markenstelle mit Bescheid der vom
15. September 1999 angekündigt hat, sie andernfalls als unzulässig zu verwerfen.
Im übrigen hat die Markenstelle den Beteiligten mit Bescheid vom selben Tag
mitgeteilt, daß eine Beschlußfassung in dem Widerspruchsverfahren erst erfolgen
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könne, wenn das Verfahren bezüglich der widersprechenden Teilanmeldung
397 08 408.0 abgeschlossen sei. Nach der Mitteilung der Markenstelle vom
16.
Februar 2000, daß das Widerspruchsverfahren nach nochmaliger
Begutachtung der vorliegenden Unterlagen fortgesetzt werde, haben die
Antragsgegnerinnen mit Schreiben vom 16. März 2000 auch die Widersprüche
aus der Teilanmeldung 397 08 408.0 und den vier eingetragenen Marken
zurückgenommen.
Mit Schriftsätzen vom 7. Juli 1998, 27. Mai 1999, 20. September 1999 und
11.
Mai
2000 hat die Antragstellerin beantragt, den Antragsgegnerinnen die
Kosten des Widerspruchsverfahrens bezüglich der Widersprüche aus den
Markenanmeldungen 396 11 808.9 und 396 31 431.7 sowie den daraus
abgetrennten Anmeldungen 397 08 414.5 und 397 08 408.0 aufzuerlegen.
Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei
Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die
Kostenanträge der Antragstellerin zurückgewiesen. Zur Begründung ist im
wesentlichen ausgeführt, daß keine besonderen Umstände vorlägen, die es
rechtfertigen würden, abweichend von dem Grundsatz der eigenen Kostentragung
die Kosten des Widerspruchsverfahrens bezüglich der Widerspruchsmarken aus
Billigkeitsgründen den Antragsgegnerinnen gemäß § 63 Abs 1 MarkenG
aufzuerlegen. Die Antragsgegnerinnen hätten die Widersprüche aus den
zurückgenommenen bzw zurückgewiesenen Markenanmeldungen 397 08 414.5,
396 11 808.9 und 396 31 431.7 unverzüglich nach Aufforderung durch die
Markenstelle zurückgenommen. Auch wenn sie dies nicht unmittelbar nach der
Zurücknahme bzw Zurückweisung der angemeldeten Widerspruchsmarken getan
hätten, rechtfertige dieser Umstand keine Kostenauferlegung, weil dadurch keine
unnötige Verzögerung des Widerspruchsverfahrens der angegriffenen Marke
eingetreten sei, welches wegen weiterer anhängiger Widersprüche noch nicht
abgeschlossen gewesen sei.
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Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie macht geltend, daß
ihr durch die zögerliche Rücknahme der Widersprüche und aufgrund der von den
Antragsgegnerinnen geltend gemachten Rechte aus Anmeldungen und zum Teil
rechtsunwirksamen Teilanmeldungen überdurchschnittliche Aufwendungen
entstanden seien, deren Ersatz der Billigkeit entspreche. Da ihr zu keiner Zeit die
Aktenzeichen der Teilanmeldungen 397 08 414.5 und 397 08 408.8 mitgeteilt
worden seien, habe sie sich im Wege der Akteneinsicht Kenntnis von den
widersprechenden Markenanmeldungen verschaffen müssen, was aufgrund der
Mehrfachteilungen ungewöhnlich schwierig und mit deutlich erhöhtem Aufwand
verbunden gewesen sei. Die Erfolgsaussichten der Widersprüche aus den
Markenanmeldungen hätten von vornherein als so gering eingestuft werden
müssen, daß ihre Geltendmachung im vorliegenden Verfahren als Behinderung
verstanden werden könne, zumal die Stamm-Marken bereits zurückgewiesen
gewesen wären. Die Antragsgegnerinnen könnten die rechtliche
Ausgangssituation der Widerspruchsmarken nicht nach Belieben variieren und der
Antragstellerin die Last der Aufklärung überlassen.
Die Antragstellerin beantragt,
die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und den
Antragsgegnerinnen zumindest die Kosten der Akteneinsichten und deren
Auswertung sowie die Kosten der Erlangung einer Kostenauferlegung
aufzuerlegen.
Die Antragsgegnerinnen haben sich zu der Beschwerde nicht geäußert und keine
Anträge gestellt.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
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II.
Die gegen die Kostenentscheidung der Markenstelle gerichtete Beschwerde der
Antragstellerin ist zulässig, in der Sache jedoch nicht begründet. Die Markenstelle
hat die von der Antragstellerin gemäß § 63 Abs 1 MarkenG beantragte
Auferlegung der Kosten des Widerspruchsverfahrens auf die Antragsgegnerinnen
zu Recht abgelehnt.
Nach § 63 Abs 1 MarkenG kann das Patentamt in dem mehrseitigen
Widerspruchsverfahren bestimmen, daß die Kosten des Verfahrens einem
Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht.
Eine - isolierte - Kostenentscheidung ist dabei nach § 63 Abs 1 Satz 2 MarkenG
auch dann möglich, wenn das Widerspruchsverfahren in der Hauptsache nicht
durch eine Entscheidung abgeschlossen wird, sondern sich, wie vorliegend, durch
die Rücknahme sämtlicher Widersprüche erledigt hat.
Anders als die Zivilprozessordnung, in welcher der Grundsatz gilt, daß die
unterliegende
Partei
die Kosten des Rechtsstreits zu tragen hat (§ 91 Abs 1 Satz 1
ZPO), geht das Markengesetz von dem in § 63 Abs 1 Satz 3 MarkenG
hervorgehobenen Grundsatz aus, daß jeder Beteiligte die ihm durch das
Verfahren entstandenen Kosten selbst trägt und nur bei Vorliegen besonderer
Umstände von dieser Regelung abgewichen werden soll. Der Verfahrensausgang
allein, also die bloße Tatsache des Unterliegens, rechtfertigt daher noch nicht die
Überbürdung der Kosten auf den jeweils Unterlegenen. Von der Norm
abweichende besondere Umstände, welche eine Kostenauferlegung nach sich
ziehen, sind vielmehr in erster Linie in einem Verhalten zu sehen, das mit der
prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein
Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgrundsätzen
aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden
Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenrechts
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durchzusetzen versucht (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 63 Rdn 8 u 16,
§ 71 Rdn 23; BGH GRUR 1972, 600, 601 „Lewapur“; GRUR 1996 399, 401
"Schutzverkleidung"; BPatGE 23, 224, 227; Mitt 1977, 73, 74). Diese
Voraussetzungen liegen hier nicht vor.
Zunächst konnte den von den Antragsgegnerinnen gegen die Eintragung der
angegriffenen Marke „fit 3 Phasen Tabs“ eingelegten Widersprüchen aus den
angemeldeten und geteilten Marken 396 11 808.9 und 397 08 414.5 „2-Phasen“
sowie 396 31 431.7 und 397 08 408.0 „2-PHASEN TABS“, auch unter
Berücksichtigung dessen, daß die Anmeldungen 396 11 808.9
,
396 31 431.7 und
397 08 408.0 im späteren Verfahrensverlauf wegen absoluter Schutzhindernisse
zurückgewiesen und die Teilung der Markenanmeldung 397 08 414.5 vom
Patentamt wegen fehlender Übereinstimmung der Warenverzeichnisse der
Stamm- und der abgetrennten Anmeldung
rückgängig gemacht worden ist, nicht
von vornherein jede Aussicht auf Erfolg abgesprochen werden.
Im Zeitpunkt der Widerspruchserhebung, im Februar 1998, hatte die Markenstelle
zwar in Beanstandungsbescheiden schon Bedenken gegen die absolute
Schutzfähigkeit dieser angemeldeten Marken geäußert, jedoch war noch keine
rechtskräftige Zurückweisung durch Beschluß erfolgt. Auch im Hinblick darauf,
daß in den Anmeldeverfahren die Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung „2
Phasen“ auf dem Gebiet der Maschinengeschirrspülmittel und Wasserenthärter
nach § 8 Abs 3 MarkenG geltend gemacht worden war, mußten die
Antragsgegnerinnen daher nicht notwendig von der Schutzunfähigkeit ihrer
Anmeldemarken und damit von der Aussichtslosigkeit der daraus erhobenen
Widersprüche ausgehen. Vielmehr war es in diesem Verfahrensstadium zur
Wahrung möglicher künftiger Löschungsansprüche nach §§ 9 Abs 1 Nr 2 und
Abs 2, 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG durchaus legitim, ihre Widersprüche gemäß § 42
Abs 2 Nr 1 MarkenG auf die angemeldeten Marken zu stützen.
Weiterhin stellte sich aus Sicht der Antragsgegnerin zu 2) die Teilungserklärung
bezüglich der aus der Anmeldung 396 11 808.9 abgetrennten Anmeldung
397 08 414.5 zumindest nicht offensichtlich als gemäß §§ 40 Abs 1 MarkenG, 36
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Abs 3 MarkenV unzulässig dar, nachdem sie auch von der Markenstelle zunächst
als zulässig behandelt und die insoweit durchgeführte Teilung erst ca acht Monate
nach der Teilungserklärung wieder rückgängig gemacht worden ist. Eine die
Kostenfolge auslösende Sorgfaltswidrigkeit kann daher in der Erhebung des
Widerspruchs aus der betroffenen abgetrennten Anmeldung nicht gesehen
werden.
Soweit die Antragstellerin vorbringt, ihr sei infolge der nicht mitgeteilten
Aktenzeichen der beiden abgetrennten Anmeldungen und der Mehrfachteilungen
der angemeldeten Marken ein deutlich erhöhter Aufwand bei der Recherche der
widersprechenden Marken erwachsen, ist dies nicht auf eine prozessuale
Sorgfaltswidrigkeit der Antragsgegnerinnen zurückzuführen. Die
Antragsgegnerinnen haben vielmehr unmittelbar nachdem sie vom Patentamt im
Februar und März 1998 Kenntnis von den Aktenzeichen der abgetrennten
Anmeldungen 397 08 408.0 und 397 08 414.5 erhalten hatten, diese der
Markenstelle mit Schreiben vom 27. Februar und 17. April 1998 in dem
anhängigen Widerspruchsverfahren mitgeteilt. Daß die Markenstelle die
Information hierüber nicht, wie nach dem regelmäßigen Gang des Verfahrens zu
erwarten gewesen wäre, an die Antragstellerin weitergeleitet hat, kann nicht den
Antragsgegnerinnen angelastet werden. Auch kann es nicht als prozessuale
Sorgfaltspflichtverletzung bewertet werden, daß die Antragsgegnerinnen von der
im Gesetz vorgesehenen Möglichkeit der Teilung ihrer Markenanmeldungen (§ 40
MarkenG) Gebrauch gemacht und ihren Widerspruch auch auf die abgetrennten
Anmeldungen gestützt haben, zumal die Teilungen schon ca vier bzw sieben
Monate vor Erhebung der Widersprüche erklärt worden sind. Ebenso wenig kann
den Antragsgegnerinnen der Umstand angelastet werden, daß sich bei einem
Widerspruch aus einer angemeldeten Marke, gleichgültig ob es sich um eine
abgetrennte Anmeldung handelt oder nicht, für den Inhaber der angegriffenen
Marke regelmäßig die Notwendigkeit ergibt, den Rechtstand der Anmeldung im
Wege der Akteneinsicht zu recherchieren, da sich dieser, anders als bei
eingetragenen Marken, nicht bzw nicht umfassend aus dem Register ergibt.
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Schließlich ist die Beurteilung der Markenstelle nicht zu beanstanden, wonach der
Umstand, daß die Antragsgegnerinnen ihre Widersprüche aus den drei
Markenanmeldungen 397 08 414.5, 396 11 808.9 und 396 31 431.7 nicht
unverzüglich nach deren Zurücknahme bzw Zurückweisung, sondern erst auf
einen Hinweis der Markenstelle zurückgenommen haben, nicht die Auferlegung
der Kosten dieser Widerspruchsverfahren rechtfertigt. Die nicht unverzügliche
Rücknahme der Widersprüche nach dem Wegfall der jeweiligen Markenrechte
kann zwar grundsätzlich die Kostenauferlegung bedingen. Die Auferlegung
beschränkt sich insoweit jedoch in der Regel auf die danach entstandenen Kosten
(vgl Ströbele/Hacker, aaO, § 71, Rdn 30 aE). Nach der Rücknahme der
abgetrennten Markenanmeldung 397 08 414.5 am 26. August 1998 sowie der
Zurückweisung der Markenanmeldungen 396 11 808.9 und 396 31 431.7 jeweils
am 15. Dezember 1998 sind der Antragstellerin aufgrund dieser Widersprüche
aber keine weiteren Kosten mehr erwachsen. Insbesondere sind die von der
Antragstellerin geltend gemachten erhöhten Kosten für die Akteneinsicht in die
geteilten Markenanmeldungen bereits zu einem früheren Zeitpunkt angefallen und
im übrigen auch nicht durch die spätere Rücknahme der Widersprüche bedingt.
Die abgetrennte Markenanmeldung 397 08 408.0 wurde überdies erst am
8.
November 2000, also nach der Rücknahme des hierauf gestützten
Widerspruchs am 16. März 2000, zurückgewiesen.
Nachdem mithin die Beschwerde der Antragstellerin gegen die Zurückweisung
ihrer das Widerspruchsverfahren betreffenden Kostenanträge durch die
Markenstelle erfolglos bleiben muß, kann auch der von ihr (sinngemäß) nach § 71
Abs 1 Satz 1 MarkenG beantragten Auferlegung der Kosten des
Beschwerdeverfahrens auf die Antragsgegnerinnen aus Billigkeitsgründen nicht
stattgegeben werden.
Allerdings sieht der Senat keine Veranlassung, im vorliegenden Fall die Kosten
des Beschwerdeverfahrens der Antragstellerin gemäß § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG
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aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen. Zwar entspricht es nach der Rechtsprechung
des Bundespatentgerichts in der Regel der Billigkeit in Nebenverfahren, wie in
Verfahren über isolierte Kostenbeschwerden, insbesondere unter dem Aspekt der
Erzielung wirtschaftlich akzeptabler Ergebnisse dem Obsiegenden die ihm
entstandenen Kosten zu erstatten (vgl Ströbele/Hacker, aaO, § 71 Rdn 38, BPatG
Mitt 1973, 215, 217; Mitt 1976, 99, 100; Mitt 1982, 156, 157; Mitt 1984, 177, 178).
Im Hinblick auf die hier objektiv kompliziert und unübersichtlich gelagerte Sach-
und Rechtslage der Widerspruchsverfahren bezüglich der teilweise abgetrennten
Markenanmeldungen der Antragsgegnerinnen sowie auch angesichts der
Versäumnisse des Patentamts bei der Mitteilung der Aktenzeichen der
Trennanmeldungen und bei der Bearbeitung der abgetrennten Anmeldung
397 08 414.5, die der Antragstellerin die Verfolgung ihrer Rechte erschwerten und
erhöhte Kosten verursachten, stellte sich für die Antragstellerin die
Weiterverfolgung ihrer Kostenanträge mit der Beschwerde nicht als von vornherein
aussichtslos dar. Insoweit führt es auch nicht zu einem wirtschaftlich unbilligen
Ergebnis, die Kosten des Beschwerdeverfahrens gegeneinander aufzuheben,
zumal den Antragsgegnerinnen, die sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert
haben, keine besonderen Kosten entstanden sein dürften.
Ströbele Guth
Kirschneck
Bb