Urteil des BPatG, Az. 26 W (pat) 49/09

BPatG (marke, ultra petita, beherbergung, verpflegung, klasse, beschwerde, antrag, umfang, patentgesetz, eintragung)
BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
26 W (pat) 49/09
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(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
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betreffend die Marke 305 25 229
hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 9. Dezember 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Fuchs-Wissemann sowie der Richter Reker und Richter am OLG Lehner
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 8. Oktober 2008 wie folgt abgeändert:
1. Auf die Erinnerung der Markeninhaberin wird der Beschluss
der Markenstelle für Klasse 39 vom 11. September 2006
aufgehoben, soweit darin die Löschung der angegriffenen
Marke 305 25 229
für „Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von
Gästen“ angeordnet worden ist.
2. Insoweit wird der Widerspruch zurückgewiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
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G r ü n d e
I
Gegen die für die Waren und Dienstleistungen
„Druckereierzeugnisse; Veranstaltung von Reisen; Dienstleistun-
gen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“
eingetragene Wort-/Bildmarke 305 25 229
ist Widerspruch eingelegt worden aus der u. a. für die Waren
„Periodische und nichtperiodische Druckereierzeugnisse sowie
Photographien einschließlich von Druckereierzeugnissen; sportli-
che und kulturelle Aktivitäten“
registrierten prioritätsälteren Wortmarke 395 41 161
Stern.
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Mit Beschluss vom 11. September 2006 ordnete die Markenstelle für Klasse 39
die Löschung der angegriffenen Marke wegen Verwechslungsgefahr unter Zu-
rückweisung des Widerspruchs im Übrigen,
für die Waren und Dienstleistungen „Druckereierzeugnisse;
Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“
an.
Hiergegen legte die Markeninhaberin Erinnerung ein und beantragte,
„…den Beschluss der Markenstelle vom 11. September 2006, so-
weit er die Eintragung der Marke für die Dienstleistungen „Verpfle-
gung und Beherbergung von Gästen“ versagt, aufzuheben“.
Am 8. Oktober 2008 erging folgender Beschluss der Erinnerungsprüferin:
„1.
Auf die Erinnerung der Markeninhaberin wird der Beschluss
der Markenstelle für Klasse 39 vom 11. September 2006
aufgehoben.
2.
Der Widerspruch aus der Marke Nr. 395 41 161.0 wird
zurückgewiesen.“
Zur Begründung wurde ausgeführt, abweichend von den Feststellungen des Erst-
prüfers bestehe keine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehen-
den Marken, so dass auf die Erinnerung der Markeninhaberin der Widerspruch
insgesamt zurückzuweisen sei.
Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Sie ist der Auffas-
sung, die von der Markeninhaberin eingelegte Erinnerung sei gegenständlich be-
schränkt gewesen auf die im Erstbeschluss vom 11. September 2006 ausgespro-
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chene Löschung der angegriffenen Marke für die eingetragenen Dienstleistungen
„Verpflegung und Beherbergung von Gästen“. Hinsichtlich der Waren „Druckerei-
erzeugnisse“ sei keine Erinnerung eingelegt worden, weshalb insoweit der Erstbe-
schluss der Markenstelle vom 11. September 2006 bestandskräftig geworden sei.
Der Erinnerungsbeschluss, der zur vollständigen Aufhebung des Beschlusses der
Markenstelle vom 11. September 2006 und zur Stattgabe des Widerspruchs in
vollem Umfang führe, sei daher aus formellen Gründen im angegriffenen Umfang
rechtsfehlerhaft.
Die Widersprechende beantragt,
1. den Erinnerungsbeschluss vom 8. Oktober 2008 insoweit aufzu-
heben, als der Widerspruch im Hinblick auf die Waren
„Druckereierzeugnisse“ zurückgewiesen worden ist, sowie das
Deutsche Patent- und Markenamt anzuweisen, die Löschung
der angegriffenen Marke für „Druckereierzeugnisse“ anzuord-
nen,
2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.
Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und auch
keinen Antrag gestellt.
II
Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet. Die im angegrif-
fenen Erinnerungsbeschluss vom 8. Oktober 2008 unter vollständiger Zurückwei-
sung des Widerspruchs ausgesprochene Aufhebung des Erstbeschlusses der
Markenstelle für Klasse 39 vom 11. September 2006 ist nicht frei von Rechtsfeh-
lern.
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Da die angegriffene Marke im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch
bereits eingetragen war, ist der Tenor des Erstbeschlusses der Markenstelle für
Klasse 39 vom 11. September 2006 abweichend von seinem Wortlaut (der ange-
meldeten Marke „teilweise die Eintragung zu versagen …“) dahingehend auszule-
gen, dass dem auf Löschung der angegriffenen Marke gerichteten Widerspruch
teilweise stattgegeben wurde, nämlich für die Waren und Dienstleistungen
„Druckereierzeugnisse; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von
Gästen“. Hiergegen hat die Markeninhaberin, wie dem Antrag ihres Verfahrensbe-
vollmächtigten vom 9. Januar 2007 bei sachgerechter Auslegung zu entnehmen
ist,
Erinnerung
nur
insoweit
eingelegt,
als
im
Erstbeschluss
vom
11. September 2006 dem Widerspruch für die beantragte Löschung der angegrif-
fenen Marke hinsichtlich der Dienstleistungen „Beherbergung und Verpflegung von
Gästen“ stattgegeben wurde. In Richtung auf die mit Erstbeschluss vom
11. September 2006 auch ausgesprochene Anordnung der Löschung der ange-
griffenen Marke für die Waren „Druckereierzeugnisse“ hat die Markeninhaberin
- wie die Widersprechende zu Recht ausführt - keine Erinnerung eingelegt. Inso-
weit ist der Erstbescheid vom 11. September 2006 mit Ablauf der einmonatigen
Frist zur Einlegung der Erinnerung gemäß § 64 Abs. 2 MarkenG bestandskräftig
geworden. Die mit der Antragstellung im Erinnerungsverfahren zum Ausdruck
kommende Beschränkung hatte zur Folge, dass der Erinnerungsprüferin eine Ent-
scheidung über den Widerspruch - soweit er sich gegen die Eintragung der ange-
griffenen Marke für „Druckereierzeugnisse“ richtete - versagt war. Die vollumfäng-
liche Aufhebung des Erstbeschlusses vom 11. September 2006 unter vollständiger
Zurückweisung des Widerspruchs verstieß gegen das Verbot, der Markeninhabe-
rin mehr zuzusprechen, als diese im Erinnerungsverfahren beantragt hat (ne ultra
petita; vgl. hierzu in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl. 2009,
§ 64 Rn. 10, § 66 Rn. 39; , Markenrecht, 4. Aufl., § 70 Rn. 2; s. auch BPatG
25 W (pat) 57/04 - ).
Auch der Antrag der Widersprechenden auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr
hat Erfolg. Der vorstehend festgestellte Verfahrensfehler führt dazu, dass aus Bil-
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ligkeitsgründen die Beschwerdegebühr nach Maßgabe des § 71 Abs. 3 MarkenG
im Streitfall zu erstatten ist (vgl. hierzu in Ströbele/Hacker a. a. O., § 71
Rn. 32 unter Hinweis auf die in , Patentgesetz, 8. Aufl. 2008, § 73
Rn. 134 ff.; Busse Patentgesetz, 6. Aufl. 2003, § 80 Rn. 97 ff.;
Patentgesetz 11. Aufl. 2006, PatG § 80 Rn. 26 ff. aufgeführten
Beispiele). Die unrichtige Sachbehandlung des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts führte in ursächlicher Weise auch zur Notwendigkeit der Beschwerde-
einlegung (vgl. a. a. O.). Ohne den Verfahrensverstoß wäre der Erinnerung
nämlich nur in eingelegtem Umfang, d. h. in Richtung auf die Dienstleistungen
„Beherbergung und Verpflegung von Gästen“ stattzugeben gewesen. Bei der Be-
standskraft der Löschungsanordnung für „Druckereierzeugnisse“ wäre es somit
geblieben. Es bedurfte daher der Einlegung der - begründeten - Beschwerde
durch die Widersprechende, um die Löschung der angegriffenen Marke für
„Druckereierzeugnisse“ (wieder) zu bewirken.
Im Übrigen verbleibt es beim Grundsatz, wonach jeder Verfahrensbeteiligte die
ihm im Beschwerdeverfahren erwachsenen Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 Satz 2
MarkenG).
Dr. Fuchs-Wissemann
Reker
Lehner
Bb