Urteil des BPatG, Az. 29 W (pat) 31/06

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BPatG 152

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 31/06

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die IR-Marke 819 740

_______________________

…

de Richterin Grabrucker sowie

die Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 13. August 2008 durch die Vorsitzen

- 2 -

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

Der Schutz der Wortmarke

PLAYGIRL

international registriert für die Waren und Dienstleistungen

Magazines;

Transmission of television programs in the field of adult enter-

tainment by means of television broadcasting, cable transmission,

digital cable transmission, satellite transmission, videotape and

DVD's;

Entertainment services namely television, cables television, digital

television and satellite television programs features and movies;

production of television programs in the field of adult entertain-

ment.

soll auf die Bundesrepublik Deutschland erstreckt werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat der

Marke mit Beschluss vom 9. Januar 2006 wegen fehlender Unterscheidungskraft

und Vorliegen eines Freihaltebedürfnisses den Schutz verweigert.

- 3 -

Das Wort "Playgirl" sei für den deutschen Sprachgebrauch lexikalisch belegt mit

der Bedeutung eines attraktiven, leichtlebigen Mädchens, das sich ihrem Vergnü-

gen hingebe. In Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen

erkenne der Verkehr in dem Markenwort lediglich eine inhaltsbeschreibende

Angabe. Wegen der häufigen Verwendung des Ausdrucks im Unterhaltungssektor

bestehe auch ein Interesse der Mitbewerber am ungehinderten Gebrauch. Die

zahlreichen Verwendungen im Inland sprächen im Übrigen gegen die geltend ge-

machte Indizwirkung der ausländischen Voreintragungen.

Mit ihrer gegen diesen Beschluss gerichteten Beschwerde trägt die Markenin-

haberin vor, dass allein der lexikalische Eintrag eines Wortes nicht die Annahme

einer inhaltsbeschreibenden Angabe rechtfertige. Die Bezeichnung "Playgirl" habe

sich über die lexikalische Bedeutung hinaus aufgrund der Benutzung durch die

Markeninhaberin zur Bezeichnung eines Lifestyle-Magazins entwickelt, in dem

Männer mit nacktem Oberkörper bzw. vollständig nackte Männer abgebildet seien.

Dies bestätige auch der Eintrag auf der deutschen Internetseite Wikipedia zum

Stichwort "Playgirl", der als eine der möglichen Bedeutungen das von der Mar-

keninhaberin herausgegebene Erotik-Magazin nenne. Der Begriff "Playgirl" werde

dabei nicht als thematische Angabe verstanden. Dafür spreche insbesondere die

Tatsache, dass rund … % der Leser homosexuell seien, von denen angenommen

werden könne, dass sie an einem Playgirl in der lexikalischen Bedeutung eines

leichtlebigen Mädchens kein Interesse hätten. Auch der vergleichbare Begriff

"Playboy" sei trotz seiner lexikalisch belegten Bedeutung Bestandteil zahlreicher

Markeneintragungen. Indiz für die Schutzfähigkeit seien außerdem die Voreintra-

gungen der Marke im englischsprachigen Raum, die die Markeninhaberin durch

Kopien der jeweiligen Eintragungsurkunden belegt hat.

Im Übrigen habe sich die Marke infolge ihrer Benutzung im Verkehr für die bean-

spruchten Waren und Dienstleistungen durchgesetzt. Ausweislich der beigefügten

eidesstattlichen Versicherung erscheine die deutschsprachige Ausgabe des

gleichnamigen Magazins seit 1989 mit einer Auflagenhöhe von durchschnittlich

- 4 -

…

Exemplaren pro Jahr, davon …

% in Deutschland und Österreich. In

Deutschland werde außerdem die englischsprachige Ausgabe vertrieben mit einer

monatlichen Auflage zwischen … und … Exemplaren in den Jahren von

2001 bis 2005. Seit April 2006 werde in Deutschland ein Fernsehprogramm unter

der Bezeichnung "Playgirl" ausgestrahlt, von dem bis zum Stichtag 13. Juli 2006

insgesamt … Folgen produziert worden seien. Zum Beleg hat die Markeninhabe

rin DVD’s mit den ersten drei Sendefolgen beigefügt.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache kei-

nen Erfolg. Der international registrierten Marke ist die Schutzerstreckung für die

Bundesrepublik Deutschland nach §§ 107 Abs. 1, 113 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG zu versagen.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer

Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-

mittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unterneh-

mens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Sie

entspricht der Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekenn-

zeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Die Beurteilung

der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten

Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der ange-

sprochenen Verkehrskreise zu orientieren (vgl. EuGH GRUR 2008, 608,

Rn. 66 f. - EUROHYPO; GRUR 2004, 674, Rn. 34 - POSTKANTOOR; BGH

GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2006, 850, Rn. 18 - FUSS-

- 5 -

BALL WM 2006). Enthalten die Bestandteile einer Bezeichnung einen be-

schreibenden Begriffsinhalt, den das angesprochene Publikum für die in Re-

de stehenden Waren und Dienstleistungen ohne weiteres erfasst, ist der an-

gemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher

Unterscheidungskraft zu versagen (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 - anti KALK;

GRUR 2001, 1151, 1152 -

marktfrisch; a.

O. Rn.

19 -

FUSS-

BALL WM 2006).

Wie von der Markenstelle ausgeführt, ist das englische Wort "Playgirl" für

den deutschen Sprachgebrauch lexikalisch belegt mit den Bedeutungen

"dem Vergnügen und dem Luxus lebende, besonders in Kreisen von Play-

boys verkehrende, leichtlebige, attraktive junge Frau; Hostess" (vgl. Duden,

Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]). Einen entspre-

chenden Eintrag als "Lebefrau, Spaßmädchen" zeigt auch der vom Verein

Deutsche Sprache e. V. geführte Anglizismen-Index unter http://www.vds-

ev.de/anglizismenindex. Daneben zeigt die vom Senat durchgeführte Inter-

netrecherche eine Verwendung als Filmtitel: "Playgirl - Berlin ist eine Sünde

wert" - http://wortschatz.uni-leipzig.de.

Aufgrund dieser eindeutigen Begrifflichkeit des Zeichens erkennt das ange-

sprochene Publikum in Verbindung mit den beanspruchten Waren und

Dienstleistungen "Magazines;Transmission of television programs in the field

of adult entertainment by means of television broadcasting, cable transmis-

sion, digital cable transmission, satellite transmission, videotape and DVD's;

Entertainment services namely television, cables television, digital television

and satellite television programs features and movies; production of televi-

sion programs in the field of adult entertainment” in der Marke lediglich den

Sachhinweis, dass sich diese mit dem Thema "Playgirl" befassen. Dass sich

dem Begriff dabei keine Einzelheiten zum konkreten Inhalt der so bezeich-

neten Magazine und Fernsehprogramme entnehmen lässt, steht der An-

nahme einer beschreibenden Bedeutung nicht entgegen, weil der thema-

- 6 -

tische Bereich durch die Angabe "Playgirl" hinreichend präzisiert ist (vgl.

BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt).

4. Die Benutzung des Zeichens als Titel eines Lifestyle-Magazins führt zu kei-

ner anderen Beurteilung. Werktitel sind zwar grundsätzlich markenfähig, un-

terliegen hinsichtlich ihrer Eintragbarkeit als Marke aber den gleichen Anfor-

derungen wie alle anderen Wortmarken (vgl. BGH GRUR 2001, 1043, 1044

- Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHÖN;

a. a. O. - Bücher für eine bessere Welt). Der Vortrag der Markeninhaberin,

dass der Inhalt des von ihr herausgegebenen Magazins keinen Bezug zum

Thema "Playgirl" aufweist, bezieht sich auf die konkrete Benutzungsform und

ist damit für die abstrakte Prüfung der Schutzfähigkeit unbeachtlich.

Die Schutzfähigkeit des Zeichens ergibt sich auch nicht unter Berücksichti-

gung der zahlreichen Voreintragungen des mit der beanspruchten Marke ver-

gleichbaren Begriffs "Playboy". Zwar kann eine uneinheitliche Entschei-

dungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts, die dazu führt, dass in

einer nicht unerheblichen Zahl von Fällen wesentlich gleiche Sachverhalte

ohne nachvollziehbaren Grund ungleich behandelt worden sind, grundsätz-

lich eine Verletzung des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes und Verzerrung

des Wettbewerbs darstellen (vgl. die Vorabentscheidungsersuchen zum

Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften BPatG GRUR 2007, 329

- SCHWABENPOST; Mitt. 2008, 179 - Volks-Handy). Dies setzt aber voraus,

dass sich die bisherige Amtspraxis als willkürlich darstellt und nicht erkennen

lässt, welche der vorangegangenen Entscheidungen rechtmäßig und welche

unrechtmäßig waren. Soweit sie sich auf die hier einschlägigen Waren und

Dienstleistungen beziehen, datieren die von der Markeninhaberin angeführ-

ten Voreintragungen überwiegend aus den Jahren 1964 bis 1994 und damit

aus der Zeit vor Inkrafttreten des Markengesetzes im Jahr 1995 und auch vor

der Entstehung der vom Bundesgerichtshof aufgestellten Grundsätze zur

Schutzunfähigkeit inhaltsbeschreibender Angaben. Sie sind aus diesem

- 7 -

Grund nicht mit der verfahrensgegenständlichen Marke vergleichbar. Nach

Inkrafttreten des Markengesetzes sind jedenfalls nur vereinzelt Eintragungen

für einschlägige Dienstleistungen erfolgt, die die Annahme einer gefestigten

Amtspraxis nicht rechtfertigen können.

Da der Marke bereits die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, konnte die

Prüfung eines möglichen Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-

kenG dahin gestellt bleiben. Die Frage, inwieweit die vom Bundesgerichtshof

aufgestellten Grundsätze zur indiziellen Bedeutung einer ausländischen Vor-

eintragung für das Fehlen eines Freihaltebedürfnisses (vgl. BGH GRUR

2001, 162, 164 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001,

1046, 1047 - GENESCAN; GRUR 1996, 771, 772 - THE HOME DEPOT)

durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaf-

ten überholt sind, bedurfte daher keiner abschließenden Klärung (vgl. BPatG

GRUR 2006, 509, 511 - Portland).

Das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft hat die Marke nicht in-

folge ihrer Benutzung im Verkehr überwunden (§ 8 Abs. 3 MarkenG).

7. 1. Maßgebliche Kriterien für die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung sind

nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaf-

ten insbesondere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die

geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, der

Werbeaufwand für die Marke, der Anteil der angesprochenen Verkehrskrei-

se, der die Ware oder Dienstleistung auf Grund der Marke als von einem

bestimmten Unternehmen stammend erkennt sowie Erklärungen von Indus-

trie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbänden. Die Vorausset-

zungen für die Eintragung als verkehrsdurchgesetzte Marke sind erfüllt, wenn

sich anhand der genannten Kriterien feststellen lässt, dass ein erheblicher

Teil der maßgeblichen Verkehrskreise das Zeichen als Unternehmenshin-

weis auffasst (vgl. EuGH GRUR 2005, 763, Rn. 31 – Nestlé/Mars; GRUR

- 8 -

2002, 804 , Rn. 60 f. – Philips; GRUR 1999, 723, Rn. 51 f. - Windsurfing

Chiemsee). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist dabei re

gelmäßig ein Durchsetzungsgrad von mindestens … % erforderlich (vgl.

BGH GRUR 2008, 710, Rn.

26 -

VISAGE; GRUR 2006, 760, Rn.

- LOTTO).

7. 2. Bezogen auf die Ware "Magazine" zeigen die von der Markeninhaberin vor-

gelegten Unterlagen eine Benutzung der Marke als Zeitschriftentitel für eine

deutschsprachige Ausgabe im Zeitraum von 1989 bis 1997. Selbst unter Be-

rücksichtigung der eidesstattlichen Versicherung, dass das Magazin in die

sen Jahren in einer durchschnittlichen Auflagenhöhe von … Exemplaren

erschienen ist, sind diese Unterlagen schon deshalb unzureichend, weil die

Durchsetzung im Verkehr auch zum Zeitpunkt der Entscheidung gegeben

sein muss. Im Übrigen gibt die bloße Auflagenhöhe keinen Aufschluss zu

dem in Deutschland erzielten Umsatz und der geografischen Verbreitung in

Deutschland. Soweit die Markeninhaberin ihren Vortrag darüber hinaus auf

den Vertrieb der englischsprachigen Ausgabe in Deutschland stützt, fehlt es

ebenfalls an Nachweisen für den Zeitpunkt der Entscheidung, da sich die

Angaben zu Auflagenhöhe und verkaufter Stückzahl nur auf den Zeitraum bis

März 2005 beziehen. Die monatliche Verkaufszahl zwischen … und …

Exemplaren im Jahr 2005 ist im Übrigen bezogen auf den Gesamtmarkt der

Zeitschriften und Magazine sehr gering.

Unzureichend sind auch die zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung für die

Dienstleistungen im Bereich der Ausstrahlung und Produktion von Fernseh-

sendungen vorgelegten Unterlagen. Allein dem Hinweis auf insgesamt drei-

zehn Produktionen, die seit April 2006 wöchentlich in einem kostenpflichtigen

Privatsender ausgestrahlt wurden, lässt sich nach den Grundsätzen der

ständigen Rechtsprechung zur Verkehrsdurchsetzung keine Durchsetzung

der Marke im Verkehr entnehmen (vgl. Fezer/Grabrucker, Handbuch der

Markenpraxis, Bd. I, Rn. 504).

- 9 -

Nach alledem konnte die Beschwerde keinen Erfolg haben.

Grabrucker Fink

Dr.

Mittenberger-Huber