Urteil des BPatG, Az. 10 W (pat) 23/09

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BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
10 W (pat) 23/09
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(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 10 2007 045 086.0
(wegen Übersetzungserfordernis, § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG)
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hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts in der Sitzung vom 22. Juli 2010 durch den Vorsitzenden Rich-
ter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter Prof. Dr. Dr. Ensthaler
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent-
und Markenamts – Prüfungsstelle 15 – vom 1. April 2009 aufge-
hoben.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zu-
rückgewiesen.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
G r ü n d e
I.
Die Beschwerde richtet sich gegen den Beschluss der Prüfungsstelle 15 des Deut-
schen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 1. April 2009 mit der Feststellung,
dass durch den am 21. September 2007 eingegangenen Antrag auf Erteilung ei-
nes Patents keine rechtswirksame Patentanmeldung zustande gekommen sei.
Dem liegt folgender Sachverhalt zu Grunde:
Am 21. September 2007 meldete die Anmelderin beim DPMA in italienischer Spra-
che eine Erfindung mit der Bezeichnung "Macchina per la lavorazione di pannelli
di legno o simili" (Maschinen für die Bearbeitung von Tafeln aus Holz oder dgl.)
zum Patent an. Zu der Anmeldung gehören 15 Patentansprüche. Die Ansprüche 2
bis 15 sind unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 rückbezogen.
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Am 12. November 2007 reichte die Anmelderin die deutsche Übersetzung der An-
meldung nach. In dieser Übersetzung waren die Patentansprüche 14 und 15 nicht
enthalten. Deren Fehlen fiel erst nach Herausgabe der Offenlegungsschrift auf.
Am 4. März 2009 reichte die Anmelderin eine Übersetzung ein, die auch die An-
sprüche 14 und 15 umfasste. Auf den Hinweis der Prüfungsstelle im Fe-
bruar 2009, dass im Hinblick auf § 35 PatG die Anmeldung wegen der unvollstän-
digen Übersetzung als nicht erfolgt gelten müsse, hat die Anmelderin mit Schrift-
satz vom 4. März 2009 vorgetragen, dass eine vollständige Übersetzung einge-
reicht worden sei.
Das Deutsche Patent- und Markenamt – Prüfungsstelle 15 - hat durch Beschluss
vom 1. April 2009 festgestellt, dass innerhalb der Frist von drei Monaten nach der
Einreichung der fremdsprachigen Anmeldung die Übersetzung nicht vollständig
zur Akte gelangt sei. Auch eine nochmalige Überprüfung habe nichts anderes er-
geben, als dass die Seite mit den Ansprüchen 14 und 15 beim Amt nicht vorhan-
den sei. Die Übersetzung sei somit unvollständig gewesen und deshalb sei nach
§ 35 Abs. 2 PatG eine rechtswirksame Patentanmeldung nicht entstanden.
Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde und beantragt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und
die Beschwerdegebühr rückzuerstatten.
Der angefochtene Beschluss sei fehlerhaft, weil die Rechtsfolgen des § 35 Abs. 2
Satz 2 PatG nur eintreten könnten, wenn keine Übersetzung eingereicht worden
wäre. Nach den Feststellungen der Prüfungsstelle hätte nur die Übersetzung der
Ansprüche 14 und 15 nicht vorgelegen. Mängel bei der Übersetzung könnten au-
ßerdem jederzeit berichtigt werden. Im Übrigen sei die Eingabe vom 4. März 2009
hilfsweise als Antrag auf Wiedereinsetzung in die Wiedereinsetzungsfrist zur Ein-
reichung einer Übersetzung anzusehen.
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Die Präsidentin des Deutschen Patentamts hat - nachdem ihr der Senat dies
durch Beschluss vom 3. Dezember 2009 anheim gegeben hatte - gemäß § 77
PatG ihren Beitritt zum Verfahren erklärt. In ihrer Stellungnahme vertritt sie die
Auffassung, dass die fehlende Übersetzung der Patentansprüche 14 und 15 die
Rechtsfolge des § 35 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 PatG ausgelöst habe. Da die Über-
setzung dieser Ansprüche fehle, habe die Anmelderin keine Übersetzung der An-
meldung in der eingegangenen Fassung, sondern in einer anderen Fassung der
Anmeldung eingereicht. Maßgebliches Abgrenzungskriterium für die Frage der Er-
füllung der Übersetzungspflicht könne auch nicht sein, ob der Gegenstand bzw.
die Gegenstände der Anmeldung, durch die der angestrebte Schutzumfang be-
stimmt werde, der Übersetzung entnommen werden könne. Dies finde im Gesetz
keine Stütze und würde zudem eine intensive inhaltliche Prüfung erfordern, die
ebenfalls im Gesetz nicht vorgesehen sei.
II.
Die Beschwerde ist begründet, denn das Patentamt hat zu Unrecht angenommen,
dass die Anmeldung als nicht erfolgt gilt, weil die Anmelderin aufgrund der Unvoll-
ständigkeit der Übersetzung dem Übersetzungserfordernis nicht nachgekommen
sei.
Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 und 2 PatG liegen die Voraussetzungen für die Zuerken-
nung eines Anmeldetages vor, wenn die in § 34 Abs. 3 Nr. 1, 2 und 4 PatG ge-
nannten Unterlagen (Name des Anmelders, Erteilungsantrag, Beschreibung) beim
Patentamt eingegangen sind. Sind die genannten Unterlagen nicht in deutscher
Sprache abgefasst, gilt dies allerdings nur, wenn die deutsche Übersetzung inner-
halb einer Frist von drei Monaten nachgereicht wird; andernfalls gilt die Anmel-
dung als nicht erfolgt (§ 35 Abs. 2 Satz 2 PatG). Die Vorschrift enthält zwar ihrem
Wortlaut nach keine Bestimmung darüber, wie in Fällen fehlerhafter oder unvoll-
ständiger Übersetzungen (Auslassungen) zu verfahren ist. Nach ihrem Sinn und
Zweck ist es aber nicht gerechtfertigt, die Fälle fehlerhafter oder unvollständiger
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deutscher Übersetzungen ausnahmslos dem Fall einer gänzlich fehlenden Über-
setzung gleichzustellen. Vielmehr genügt grundsätzlich auch eine fehlerhafte oder
unvollständige Übersetzung dem Übersetzungserfordernis des § 35 Abs. 1 Satz 1
PatG.
1. § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG stellt eine Ausnahme von dem Grundsatz des § 126
PatG dar, wonach die Amtssprache vor dem Deutschen Patent- und Markenamt
deutsch ist (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 35 Rn. 12). Durch die Nachreichung ei-
ner Übersetzung innerhalb der Dreimonatsfrist soll diesem Grundsatz wieder Ge-
nüge getan werden (Schulte, a. a. O., § 35 Rn. 12; Busse/Keukenschrijver, PatG,
6. Aufl., § 35 Rn. 3 f.). Damit soll in angemessener Frist eine deutschsprachige Ar-
beitsgrundlage für das weitere Verfahren nachgereicht werden, wobei insbesonde-
re auch die Öffentlichkeit durch die erforderliche Herausgabe der Offenlegungs-
schrift in deutscher Sprache unterrichtet werden soll. Dies wird auch durch eine
deutsche Übersetzung, die Fehler oder Auslassungen aufweist, nicht ernsthaft in
Frage gestellt.
a) So ist die deutsche Übersetzung für den ursprünglichen Offenbarungsgehalt der
Patentanmeldung nicht entscheidend, maßgeblich ist vielmehr der zunächst einge-
reichte fremdsprachige Text (vgl. Busse/Keukenschrijver, a. a. O., § 35 Rn. 3).
Diese Ansicht wird auch in der Begründung des Regierungsentwurfs zu § 35 PatG
vertreten. Dort heißt es, dass der Anmelder durch die Möglichkeit, die Anmeldung
in ihrer Originalsprache einzureichen, den Vorteil habe, dass auf diese Weise kei-
ne Bestandteile der Offenbarung durch die Übersetzung verloren gingen, weil sich
der Offenbarungsgehalt nach der Anmeldung in der Originalsprache und nicht
nach der Übersetzung richte (BIPMZ 1998, 393, 403). Diese Auffassung ist auch
zutreffend, weil anderenfalls der mit § 35 PatG verfolgte Zweck, Anmeldungen in
ausländischer Sprache bzw. Auslandsanmeldungen den für den Eingang der An-
meldung in dieser Sprache maßgeblichen Zeitpunkt als Anmelde- bzw. Prioritäts-
zeitpunkt zuzubilligen, nicht sicher erreicht werden könnte. Eine Auslegung der
Vorschrift dahin, dass jeder Fehler oder jede Auslassung der Übersetzung auto-
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matisch zu einem Verlust des Anmeldetags führen muss, ist angesichts der Maß-
geblichkeit der Originalfassung für die Offenbarung nicht geboten.
Enthält nämlich die deutsche Übersetzung inhaltliche Fehler, die dazu führen,
dass der deutsche Text über den Offenbarungsgehalt des fremdsprachigen Textes
hinausgeht, setzt sich der Anmelder dem Risiko aus, dass seine Anmeldung we-
gen unzulässiger Erweiterung zurückgewiesen wird (§ 38 PatG) oder - sofern hie-
rauf ein Patent erteilt werden sollte, weil der Fehler im Erteilungsverfahren nicht
zutage getreten ist - dass der Einspruchs- oder Nichtigkeitsgrund unzulässiger Er-
weiterung (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) gegeben ist. Rechtliche Vorteile können dem
Anmelder somit selbst aus solchen Übersetzungsfehlern nicht erwachsen, so dass
es nicht gerechtfertigt ist, deswegen das Übersetzungserfordernis als nicht erfüllt
anzusehen mit der Folge des Verlustes von Anmeldung und Priorität. Bei kleineren
inhaltlichen Fehlern der Übersetzung wäre dies noch weniger gerechtfertigt, wobei
sich ohnehin eine zuverlässige Abgrenzung geringfügiger zu doch schon nicht
mehr unerheblichen Fehlern nur schwer treffen ließe. Den deutschen Überset-
zungstext wird der Anmelder zudem jederzeit nach Ablauf der Dreimonatsfrist
- nicht anders wie bei weiteren Eingaben zu einer von vornherein in Deutsch ein-
gereichten Anmeldung - ändern und damit auch inhaltliche Fehler beseitigen kön-
nen, sofern sich nur die Änderung im Rahmen der (fremdsprachigen) Ursprungsof-
fenbarung hält.
b) Eine andere Beurteilung ist auch nicht deshalb gerechtfertigt, weil auf Grundla-
ge einer etwaigen fehlerhaften oder unvollständigen Übersetzung die Offenle-
gungsschrift herausgegeben wird, mit der die Öffentlichkeit über die Existenz der
Anmeldung und das künftig mögliche Schutzrecht unterrichtet wird.
Durch eine fehlerhafte Übersetzung können Dritte, die auf die Richtigkeit der Of-
fenbarung bzw. der Übersetzung vertraut haben, nicht geschädigt werden. Fehler-
hafte Übersetzungen haben nur nachteilige Folgen für den Anmelder selbst. So
hat die fehlerhafte Übersetzung Auswirkungen auf einen Entschädigungsanspruch
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des Anmelders gemäß § 33 PatG, weil ein Dritter, der den Gegenstand der Anmel-
dung nicht in der engeren Fassung des Offenlegungstextes, jedoch in der weiten
Fassung des fremdsprachigen Ursprungstextes benutzt, regelmäßig nicht schuld-
haft handeln wird. Sollte – umgekehrt – der fremdsprachige Ursprungstext enger
als die deutsche Übersetzung sein und Dritte deshalb von einer Nutzung abhalten,
so bestehen wegen der Behauptung gewerblicher Schutzrechte wettbewerbsrecht-
liche Abwehr- und gegebenenfalls auch Schadensersatzansprüche.
Für den hier vergleichbaren Fall, der fehlerhaften Übersetzung einer europäischen
Patentschrift, hat der Bundesgerichtshof dahin entschieden, dass die Bedeutung
der Übersetzung in die deutsche Sprache in ihrem informatorischen Charakter
liegt (so BGH, Urteil vom 18. März 2010, Xa ZR 74/09, Rn. 14 - Nabenschal-
tung II). Dies wird wesentlich daraus gefolgert, dass der deutsche Gesetzgeber
von der Möglichkeit, im Falle einer den Schutzbereich einengenden Fassung der
Übersetzung diese engere Fassung für verbindlich zu erklären, keinen Gebrauch
gemacht hat. Die Rechtsfolgen einer fehlerhaften Übersetzung ergeben sich da-
raus, dass der gute Glaube an den sich aus einer fehlerhaften Übersetzung erge-
benden scheinbaren Schutzbereich durch ein Weiterbenutzungsrecht geschützt
wird. Daraus wird zutreffend gefolgert, das der Übersetzung anhaftende Mängel
keinen Einfluss auf den Schutzbereich des angegriffenen Patents haben können.
Diese Erwägungen des BGH sind hier heranzuziehen, weil auch im Falle einer
fehlerhaften Übersetzung bei einer inländischen Anmeldung ein Weiterbenut-
zungsrecht des redlichen Erfindungsbesitzers besteht.
Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG a. F. erlaubt dem gutgläubigen Nutzer auch ein auf sei-
nen Betrieb beschränktes Weiterbenutzungsrecht nach der Patenterteilung, wäh-
rend § 33 PatG den gutgläubigen Nutzer nur für die Zeit bis zur Patenterteilung
privilegiert. Einschlägig ist hier aber § 12 PatG. Die Norm ist wegen des ihr zu-
grunde liegenden allgemeinen Rechtsgedankens analogiefähig. Eine analoge An-
wendung der Norm wurde von der Rechtsprechung insbesondere dann ange-
wandt, wenn der Besitzstand redlich erworben wurde und die Berufung auf die
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Rechte aus einem Patent oder einer Patentanmeldung dem der redlichen Nutzung
nicht gewichtig entgegengesetzt werden können (BGHZ 6, 172 - Wäschepresse;
weitere Nachweise bei Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 12 Rn. 54 mit
Fn. 207 ff.). So verhält es sich, wenn die der Offenbarung der Erfindung zugrunde
liegende Übersetzung nicht dem Inhalt der Erfindung entspricht, wie sie in auslän-
discher Sprache angemeldet wurde. Auch in einem solchen Fall ist ein Weiterbe-
nutzungsrecht bei redlich erworbenen Besitzstand ggfls. zu gewähren.
2. Dem Sinn und Zweck von § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG entspricht es nach den obi-
gen Ausführungen, dass bei einer fehlerhaften Übersetzung die Rechtsfolge des
§ 35 Abs. 2 Satz 2 PatG nicht ausgelöst wird, soweit nur eine Übersetzung beige-
fügt wird, die der Form nach eine ordnungsgemäße Offenlegung gestattet und for-
mell alle Bestandteile der fremdsprachigen Anmeldungsunterlagen (Patentansprü-
che, Beschreibung, Zeichnungen) betrifft. Eine unvollständige Übersetzung, die
bei Patentansprüchen, Beschreibung oder Zeichnungen Auslassungen enthält, ist
dem Fall einer fehlerhaften Übersetzung gleichzusetzen.
Es besteht nämlich kein qualitativer Unterschied zwischen einer fehlerhaften und
einer unvollständigen Übersetzung. In beiden Fällen kann der Informationswert
der Übersetzung erheblich gemindert oder aber in keiner Weise beeinträchtigt sein
(vgl. LG Mannheim, Mitt. 2009, 402, 403, Abschnitt III. 2, zum Übersetzungserfor-
dernis nach Art. II § 3 Abs. 1 Satz 1 IntPatÜG in der bis 30. April 2008 gültigen
Fassung). Dies hat auch der BGH in der Entscheidung "Nabenschaltung II" für die
Vorschrift des Art. II § 3 IntPatÜG a. F. angenommen (Urteil vom 18. März 2010,
Xa ZR 74/09, Rn. 16). Ebenso wenig kommt es darauf an, ob die Fehler oder Aus-
lassungen in der Übersetzung so schwerwiegend sind, dass sie die Offenbarung
der Erfindung ernsthaft oder substantiell beeinträchtigen, wie der Senat noch in
seinem Beschluss vom 3. Dezember 2009, mit dem der Präsidentin des Patent-
amts der Beitritt zu vorliegendem Beschwerdeverfahren anheimgestellt worden ist,
angenommen hat. Denn dies würde eine inhaltliche Prüfung der Übersetzung im
Einzelfall voraussetzen, die - worauf die Präsidentin des Patentamts in ihrer Stel-
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lungnahme vom 16. April 2010 zu Recht hingewiesen hat - weder im Gesetz vor-
gesehen ist noch vom Patentamt in diesem Verfahrensstadium, bei dem es vor-
nehmlich um die Erfüllung formeller Erfordernisse geht, geleistet werden kann.
Die Grenze, bei der die Annahme gerechtfertigt ist, dass keine Übersetzung im
Sinne von § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG vorgelegt worden ist, kann dann erreicht sein,
wenn etwa die Übersetzung erkennbar in keinerlei sachlichem Zusammenhang mit
der fremdsprachigen Anmeldung steht, z. B. wenn die Übersetzung eine andere
Anmeldung oder Erfindung betrifft, oder ganze Bestandteile der Anmeldungsunter-
lagen, z. B. die Übersetzung der Patentansprüche, insgesamt fehlen.
3. Die Anmelderin hat hier daher trotz des Umstands, dass sie innerhalb der Drei-
monatsfrist keine Übersetzung der Patentansprüche 14 und 15 eingereicht hat,
dem Übersetzungserfordernis des § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG genügt; die Rechtsfol-
ge nach § 35 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 PatG ist nicht eingetreten.
4. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist dagegen nicht begrün-
det, wobei diese Entscheidung trotz Terminsantrags im schriftlichen Verfahren er-
gehen konnte (vgl. Schulte, a. a. O., § 78 Rn. 14 unter e). Billigkeitsgründe, die ei-
ne Rückzahlung gemäß § 80 Abs. 3 PatG rechtfertigen könnten, sind weder dar-
getan noch ersichtlich. Dass die Beschwerde Erfolg hatte, ist insoweit nicht ausrei-
chend.
5. Die Rechtsbeschwerde ist angesichts der grundsätzlichen Bedeutung der
Rechtsfrage zuzulassen (§ 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG).
Schülke
Püschel
Ensthaler