Urteil des BPatG vom 04.11.2004, 33 W (pat) 11/08

Entschieden
04.11.2004
Schlagworte
Marke, Beratung, Unternehmen, Verwechslungsgefahr, Finanzwesen, Kennzeichnungskraft, Beschwerde, Dienstleistung, Gutachten, Abweichung
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BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 11/08

_______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

BPatG 152

08.05

betreffend die Marke 304 03 166

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 29. September 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Bender und der Richter Knoll und Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die Eintragung der Marke 304 03 166

CONPARTIS

geschützt für

Unternehmensberatung, Consulting, nämlich betriebswirtschaftliche Beratung, Erstellen von betriebswirtschaftlichen Gutachten;

Finanzwesen und Geldgeschäfte, insbesondere Beratung in finanzieller Hinsicht, Finanzanalysen und Finanzberatung, Finanzierungen und deren Vermittlung, Vermittlung von Vermögensanlagen;

Erstellen von Gutachten in finanzieller Hinsicht, Vermittlung von

Immobilien,

ist Widerspruch erhoben worden aus der Marke 301 46 478

Compertis

geschützt für

Büroarbeiten; Beratung von Unternehmen, Verbänden, Vereinen

und anderen Einrichtungen und Einzelpersonen in betriebswirtschaftlicher, versicherungswirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht, insbesondere Beratung auf allen Gebieten der betrieblichen

Altersvorsorge und Beratung zum Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge sowie aller damit zusammenhängende

Geschäfte; Versicherungs- und Finanzwesen, insbesondere Beratung zu und Vermittlung von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge; Geldgeschäfte.

Der Widerspruch richtet sich nach dem Inhalt der Widerspruchserklärung gegen

alle Dienstleistungen der angegriffenen Marke und wird - mit Ausnahme von „Büroarbeiten“ - auf alle Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gestützt.

Mit Schreiben vom 4. November 2004 hat der Inhaber der angegriffenen Marke

gegen die seit dem 5. November 2001 eingetragene Widerspruchsmarke die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Hierauf hat ihm die Markenstelle mit Bescheid

vom 17. November 2004 mitgeteilt, dass die Einrede mangels Ablaufs der Benutzungsschonfrist derzeit nicht zulässig sei und nach Ablauf der Benutzungsschonfrist erneut erhoben werden „müsste“.

Mit Beschlüssen vom 13. April 2005 und vom 27. September 2007, letzterer im

Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 36 die Löschung der jüngeren Marke angeordnet. Nach ihrer Auffassung besteht zwischen den Marken die

Gefahr von Verwechslungen. Die Dienstleistung „Vermittlung von Immobilien“ der

angegriffene Marke sei mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zumindest mittelgradig ähnlich, da häufig ein funktioneller Zusammenhang zwischen den

Dienstleistungen vorliege. Im Übrigen lägen die beiderseitigen Dienstleistungen im

Identitätsbereich. Die Marken seien zumindest in klanglicher Hinsicht ähnlich. Sie

seien weitgehend identisch und unterschieden sich lediglich bei den Konsonanten

„n/m“ am Ende der ersten Silbe und den Vokalen „a/e“ in der zweiten Silbe. Diese

Unterschiede in der Wortmitte seien nicht geeignet, eine hochgradige Ähnlichkeit

zu beseitigen, so dass angesichts der normalen Kennzeichnungskraft und der

Identität, zumindest aber mittelgradigen Ähnlichkeit der Dienstleistungen, eine

Verwechslungsgefahr bestehe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der jüngeren Marke, mit der

er sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 13. April 2005 und vom 27. September 2007 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Seine Beschwerde hat er nicht begründet. Im Verfahren vor der Markenstelle hat

er vorgetragen, dass die beiden Verfahrensbeteiligten in unterschiedlichen Bereichen des Finanz- und Versicherungswesens tätig seien. Die Widersprechende

betätige sich im Versicherungswesen, insbesondere der betrieblichen Altersvorsorge, während das Unternehmen des Markeninhabers im Bereich des Consulting, der Finanzierungsvermittlung und Kapitalbeschaffung, insbesondere für mittelständische Unternehmen, sowie der Immobilienvermittlung tätig sei. Zudem

werde die angegriffene Marke vornehmlich im Umkreis von etwa 100 km um die

Stadt Hof verwendet, während die Widersprechende im Raum Wiesbaden tätig

sei. Auch würden die Marken jeweils mit unterscheidenden Zusätzen verwendet,

insbesondere unterschiedlichen Zusätzen über die Gesellschaftsform. Darüber

hinaus unterschieden sich die Marken neben den Konsonanten „m/n“ und den Vokalen „a/e“ durch ihre Schreibweise in durchgängiger Großschreibung bei

„CONPARTIS“ und die (bis auf den Anfangsbuchstaben) Kleinschreibung bei

„Compertis“.

Auch die Widersprechende hat von einer Äußerung abgesehen. Im Verfahren vor

der Markenstelle hat sie vorgetragen, dass die beiderseitigen Dienstleistungen

identisch, jedenfalls hochgradig ähnlich seien und dass auf Grund der hochgradigen Zeichenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr gegeben sei. Die Zeichen unterschieden sich lediglich in den sowohl schriftbildlich als auch klanglich beinahe

identischen Konsonanten „n/m“ und den ähnlichen Vokalen „a/e“. Auf außerhalb

des Registerinhalts liegende Umstände, auf die der Markeninhaber maßgeblich

abgestellt habe, komme es im Widerspruchsverfahren nicht an.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist nicht begründet. Zu Recht hat die Markenstelle eine Verwechslungsgefahr i. S. d. §§ 9

Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG festgestellt und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die

mit den Vergleichsmarken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus

demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist

unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen.

Dabei ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, Klang oder

in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die kennzeichnungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechs-

lungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR

2005, 1042, Rdn. 28 - THOMSON LIFE; GRUR 2008, 343, Nr. 33 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM („BAINBRIDGE“), jew. m. w. N.).

Insbesondere bestimmt sich die Verwechslungsgefahr anhand einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder

-ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft

der Widerspruchsmarke in der Weise, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit

der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken

oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und

umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2001, 544, 545 - BANK 24 m. w. N.; GRUR

2002, 1067 - DKV/OKV; GRUR 2003, 963 - AntiVir/AntiVirus).

a) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als durchschnittlich zu

bewerten. Weder ergaben sich Hinweise auf eine Schwächung der Kennzeichnungskraft, etwa infolge eines sachlich-beschreibenden Begriffsinhalts, noch waren Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass die Kennzeichnungskraft infolge intensiver Benutzung erhöht worden ist.

b) Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen liegen weitgehend im Identitätsbereich, im Übrigen sind sie hochgradig ähnlich. Nachdem die am

4. November 2004 erhobene Nichtbenutzungseinrede zu diesem Zeitpunkt nach

§ 43 Abs. 1 MarkenG unzulässig war und später nicht nochmals gesondert erhoben worden ist, sind die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke vollumfänglich

nach dem Registerstand zu berücksichtigen. Insbesondere wird eine mangels

Ablaufs der Benutzungsschonfrist verfrüht und damit unzulässig erhobene Nichtbenutzungseinrede nach ständiger Rechtsprechung auch nicht in einem späteren

Stadium des Verfahrens "nachträglich" zulässig (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 43, Rdn. 22 m. w. N.).

Im Übrigen ist es auch ohne Belang, ob die Verfahrensbeteiligten in ihrer Unternehmenspraxis verschiedene inhaltliche Schwerpunkte haben oder bestimmte für

sie eingetragene Einzeldienstleistungen nicht erbringen. Auch auf sonstige außerhalb des Registerinhalts liegende Umstände, wie örtlich begrenzte Verwendungen

oder Verwendungen mit Zusätzen, kommt es nicht an. Im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren sind die beiderseitigen Marken und ihre für sie eingetragenen

Waren oder Dienstleistungen allein nach dem Registerstand zu vergleichen. Etwas anderes könnte sich nur als Folge einer zulässigen Nichtbenutzungseinrede

nach § 43 Abs. 1 MarkenG ergeben, die hier aber gerade nicht vorliegt (s. o.).

Die für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistungen „Unternehmensberatung, Consulting, nämlich betriebwirtschaftliche Beratung, Erstellen von betriebswirtschaftlichen Gutachten“ sind entweder bereits vollständig von der für die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistung „Beratung von Unternehmen, in

betriebwirtschaftlicher Hinsicht, insbesondere …“ erfasst oder überschneiden

sich zumindest weitgehend damit. Denn die mit dem Wort „insbesondere …“ eingeleitete Aufzählung ist (im Gegensatz zur Einleitung mit „nämlich“) nur illustrierend, nicht aber abschließend. Daher ist insoweit eine Identität der beiderseitigen

Dienstleistungen festzustellen.

Ebenso sind die für die jüngere Marken eingetragenen Dienstleistungen „Finanzwesen und Geldgeschäfte, insbesondere …, Vermittlung von Vermögensanlagen“

von den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Oberbegriffen „Finanzwesen“

und „Geldgeschäfte“ vollständig erfasst, so dass auch insoweit eine Identität besteht.

Auch die für die jüngere Marke eingetragene Dienstleistung „Erstellen von Gutachten in finanzieller Hinsicht“ ist bereits von den beiden o. g. Oberbegriffen der

Widerspruchsmarke erfasst, zumindest aber mit der für die Widersprechende geschützten Dienstleistung „Beratung von Unternehmen, Verbänden, in finanzieller Hinsicht, insbesondere …“ hochgradig ähnlich.

Schließlich ist auch die für die jüngere Marke eingetragene Dienstleistung „Vermittlung von Immobilen“ mit den für die Widersprechende geschützten Dienstleistungen „Finanzwesen“ und „Geldgeschäfte“ hochgradig ähnlich. Denn die beiderseitigen Dienstleistungen haben gewichtige Gemeinsamkeiten und Berührungspunkte. So werden Immobilien z. B. in den Geschäftsstellen von Banken beworben und von diesen oder deren Tochterunternehmen vermittelt. Es bestehen also

Überschneidungen bei den Dienstleistungserbringern. Berührungspunkte bestehen auch bei der Immobilienfinanzierung, die regelmäßig mit dem Erwerb der

Immobilie einhergeht und diesen Zweck ermöglichen soll. So werden Immobilienfinanzierungen etwa auch von Immobilienmaklern angeboten bzw. vermittelt. Zudem dienen auch die Auflage, der Vertrieb und der Betrieb von (zum Finanzwesen) gehörenden Immobilienfonds der Verwertung von Immobilien, so dass eine

weitere Gemeinsamkeit mit dem Immobilienwesen besteht.

c) Die angegriffene Marke hält den damit erforderlichen deutlichen Abstand zur

Widerspruchsmarke in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht nicht ein.

In klanglicher Hinsicht stimmen die mit jeweils drei Silben bzw. neun Buchstaben

eher langen Markenwörter in sieben Lauten überein. Insbesondere sind die vom

Verkehr regelmäßig stärker beachtete Wortanfänge identisch, jedenfalls fast identisch. Soweit sich die Markenwörter im Auslaut „n“ bzw. „m“ der jeweils ersten

Silbe unterscheiden, ist diese Abweichung zu vernachlässigen, da „m“ und „n“ eng

verwandt sind und - jedenfalls an unbetonter Stelle von Fantasiewörtern - selbst

bei guten akustischen Bedingungen füreinander gehört werden können. Zudem

fällt die Identität am ungewöhnlichen Schluss „-tis“ auf, der beiden Marken einen

an lateinische Begriffe erinnernden Wortcharakter verleiht.

Allein die Abweichung zwischen dem dunklen Vokal „a“ und dem hellen Vokal „e“

stellt einen für sich genommen durchaus beachtlichen Klangunterschied dar. Angesichts der ansonsten weitgehenden Übereinstimmungen in nahezu jedem ihrer

Laute, die Gemeinsamkeiten in Kriterien wie der Silbengliederung, dem Wortanfang, der Betonung und dem Sprechrhythmus bewirken, vermag diese Abweichung jedoch nicht zu einem merklich unterschiedlichen Gesamtklangcharakter

der jüngeren Marke zu führen. Daher hält sie den erforderlichen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein.

Zudem sind die Marken auch in schriftbildlicher Hinsicht hochgradig ähnlich. Hierbei sind alle verkehrsüblichen Schreibweisen zu berücksichtigen, insbesondere

die Groß- und Kleinschreibung (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdn. 155, 207).

Soweit die Marken in Versalien (CONPARTIS; COMPERTIS) oder in Normalschrift

(Conpartis; Compertis) wiedergegeben werden, entsprechen sie sich nach Kriterien wie Wortlänge, Wortanfang und -schluss sowie in der Wortkontur. Insgesamt besteht damit die Gefahr von Verwechslungen.

Damit hat die Markenstelle zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, so dass die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen war.

2.Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass, aus Gründen

der Billigkeit einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG aufzuerlegen.

Bender Knoll Kätker

Cl

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2 ZA (pat) 10/14 vom 30.04.2015

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2 Ni 20/13 (EP) vom 23.07.2015

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Anmerkungen zum Urteil