Urteil des BPatG, Az. 27 W (pat) 74/03

BPatG (bezeichnung, marke, beschreibende angabe, antragsteller, eintragung, deutschland, internet, usa, begriff, verwendung)
BPatG 154
6.70
BUNDESPATENTGERICHT
27 W (pat) 74/03
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
15. Februar 2005
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
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betreffend die Marke 399 32 978
hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 15. Februar 2005 durch Richter Dr. van Raden als
Vorsitzenden sowie Richter Schwarz und Richterin Prietzel-Funk
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der
Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes
vom 11. Dezember 2002 aufgehoben und der Löschungsantrag
zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Be-
schluss vom 11. Dezember 2002 dem Teil-Löschungsantrag des Antragstellers
betreffend die Wortmarke 399
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978 „TAE-BO“ stattgegeben und die am
23. August 1999 in das Markenregister eingetragene Marke gemäß §§ 50 Abs. 1
Nr. 3, 54 MarkenG ohne Auferlegung der Kosten des Verfahrens teilweise ge-
löscht, nämlich für die Dienstleistungen „Planung, Organisation und Ausführung
von Aus- und Weiterbildungen, Seminaren, Kongressen, Schulungen, Firmenver-
anstaltungen und multimedialen Lernprogrammen; Durchführung von Kursen und
Ausbildungsprogrammen das physische und mentale Trainings- und Fitneßwesen
betreffend und von Aerobic-Veranstaltungen, Aerobic-Kursen und Aerobic-Kon-
gressen; Veranstaltung von Workshops; Dienstleistungen eines Fitneß-Studios,
insbesondere Trainingskonzepte und -systeme zur körperlichen Ertüchtigung“.
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Die für die Waren und Dienstleistungen „Computersoftware, Computerhardware,
Computer-Netzwerksoftware, Computer-Netzwerkhardware, Ersatzteile für Com-
puterhardware, Großrechenanlagen; Datenträger in Form von Bändern, Chips,
Magnetkarten zur Aufnahme, Speicherung und Wiedergabe von Daten; Tonträger,
nämlich Magnetbänder, Musikkassetten, Schallplatten und CD's; Videokassetten;
Druckereierzeugnisse, nämlich Verkaufs- und Erläuterungsbroschüren und Lehr-
mittel; Turn- und Sportgeräte, nämlich Hantelgewichte, Hantelstangen, Hantel-
ständer; Trainings- und Fitneßgeräte (nicht für medizinische Zwecke); Planung,
Organisation und Ausführung von Aus- und Weiterbildungen, Seminaren, Kon-
gressen, Schulungen, Firmenveranstaltungen und multimedialen Lernprogram-
men; Durchführung von Kursen und Ausbildungsprogrammen das physische und
mentale Trainings- und Fitneßwesen betreffend und von Aerobic-Veranstaltungen,
Aerobic-Kursen und Aerobic-Kongressen; Veranstaltung von Workshops; Dienst-
leistungen eines Fitneß-Studios, insbesondere Trainingskonzepte und -systeme
zur körperlichen Ertüchtigung; Aktualisierung, Vermietung und Design von Com-
putersoftware, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Vermietung
von Zugriffszeiten auf Datenbanken, Vermietung von Speicherplatz auf EDV-Anla-
gen, Dienstleistungen eines Internet-Providers, Vermietung von Zugriffszeiten im
Internet, Gestaltung von Websites, Durchführung von Marketing- und Werbemaß-
nahmen für Dritte, Betreiben von Sport- und Freizeitanlagen“ eingetragene Marke
habe schon zum Eintragungszeitpunkt eine gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG frei-
zuhaltende beschreibende Angabe dargestellt. In der Bezeichnung „Tae-Bo“ er-
kenne der Verkehr ohne weiteres, dass es sich um eine aus den Vereinigten
Staaten von Amerika stammende Trend-Sportart handele. Der Begriff „Tae-Bo“ sei
zum Eintragungs- und zum Entscheidungszeitpunkt als Benennung einer Fitness-
art verwendet worden, die sich in Begriffe wie „Aerobic“, „Spinning“ oder „Tai Chi“
einreihe, die ebenfalls als Bezeichnung bestimmter Sportarten dienten. Zum Beleg
dafür hat die Markenabteilung neben US-amerikanischen Internetseiten aus den
Jahren 1998 bis 2000, Artikel aus amerikanischen Zeitschriften von 1996 und
1997 sowie als Belege aus Deutschland einen im Internet veröffentlichten Auszug
einer Sendung des WDR vom Oktober 2000 und einen Artikel der Zeitschrift „Fit
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For Fun“ (Ausgabe 12/1999) an geführt und aus letzterem zitiert: „In den USA
schon lange ein Renner: Kampfsportkurse wie Tae-Bo kommen jetzt auch bei uns
in Mode“. Aus den genannten Beispielen sei ersichtlich, dass der Begriff „Tae Bo“
in beschreibender Verwendung für die Benennung einer Trend-Sportart zum Ein-
tragungszeitpunkt vor allem in den USA nachweisbar gewesen sei. Da gerade im
Fitnessbereich üblicherweise neue Trends in den USA entstünden und dann auf
den deutschen Markt kämen, müsse davon ausgegangen werden, dass es in
Deutschland zum Eintragungszeitpunkt, der nur einige Monate vor dem Erschei-
nen des „Fit For Fun“-Artikels gelegen habe, bereits eine tatsächliche Entwicklung
gegeben habe, die in die Aufnahme der Bezeichnung „Tae Bo“ als Benennung ei-
ner Trend-Sportart gemündet habe, woraus das Bedürfnis der Mitbewerber nach
freier Verfügbarkeit dieses Begriffs folge.
Das Freihaltungsbedürfnis an der Bezeichnung „Tae Bo“ werde auch nicht da-
durch ausgeräumt, dass der Begriff von dem Inhaber der Antragsgegnerin in den
USA erfunden und in Deutschland bekannt gemacht worden sei, denn es komme
bei der markenrechtlichen Beurteilung unabhängig von der Urheberschaft allein
auf die Frage an, ob ein Begriff beschreibenden Charakter aufweise. Auch die von
der Antragsgegnerin geltend gemachte US-amerikanische Markeneintragung
könne ein inländisches Freihaltungsbedürfnis nicht ausschließen. Bei dieser
Sachlage könne es dahingestellt bleiben, ob die Marke auch wegen mangelnder
Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zu löschen gewesen wäre.
Gegen diesen Beschluss hat die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt. Zur Be-
gründung trägt sie vor: Die von der Markenabteilung ihrer Entscheidung zugrunde
gelegte Verwendung der Bezeichnung „Tae-Bo“ in Deutschland zum Zeitpunkt der
Antragstellung und danach sei nicht nachzuweisen. Die von der Markenabteilung
als Beleg für eine beschreibende Verwendung der Bezeichnung in den USA an-
geführten Zitate stammten aus einer Zeit, als dort die Marke „TAE BO“ bereits im
Jahr 1997 unter Inanspruchnahme der ersten geschäftlichen Benutzung im Jahre
1982 angemeldet bzw. eingetragen gewesen sei. Zum Beleg dieser Markeneintra-
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gung legt die Antragsgegnerin einen Auszug aus der Marken-Datenbank des U.S.
Patent and Trademark Office betreffend die Markenregistrierung 2043160 vor, de-
ren Richtigkeit der Antragsteller nicht in Zweifel zieht. Ein Rückschluss auf ein vor
August 1999 in Deutschland gegebenes künftiges Freihaltungsinteresse sei aus
den vorliegenden Unterlagen nicht zu ziehen. In dem zitierten Artikel der Zeitschrift
„Fit For Fun“ sei über „Tae-Bo“ in direktem Zusammenhang mit dem Chief Execu-
tive Officer der Markeninhaberin, Herrn B…, berichtet worden. Auch spä-
terhin habe sich kein Freihaltungsinteresse im Inland ergeben. Vergleichbare Fit-
nessprogramme hätten sich unter anderen Bezeichnungen etabliert wie „Thairo-
bic“, „THAI DO“, „Cardio Kick Fit“ oder „Kickboxfitness“. An einer hinreichenden
Unterscheidungskraft bestehe im übrigen auch kein Zweifel. Aus diesen Gründen
habe auch das Oberlandesgericht Hamburg es durch zu den Akten gereichtes
Urteil vom 5. Mai 2005 (5 U 85/03) abgelehnt, eine Unterlassungsklage der An-
tragsgegnerin hinsichtlich der Benutzung der Zeichen „TaeBo“ und/oder „Euro-
pean TaeBo“ im Hinblick auf das anhängige Löschungsverfahren des Antragstel-
lers sowie ein paralleles Löschungsverfahren auszusetzen, weil es eine überwie-
gende Erfolgsaussicht für diese Löschungsanträge nicht habe feststellen können.
Die Antragsgegnerin verweist ferner darauf, dass auch das Harmonisierungsamt
für den Binnenmarkt am 2. August 2004 ausweislich der zu den Akten gereichten
Kopie der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung den Löschungsantrag einer der
Antragstellerinnen im parallelen Löschungsverfahren gegen die Gemeinschafts-
marke 1126432 „TAE BO“ zurückgewiesen hat. Soweit im übrigen in Nachschla-
gewerken die Bezeichnung „Tae Bo“ ohne einen Hinweis auf die eingetragene
Marke verwendet worden sei, habe beispielsweise der Brockhaus Duden Mayer
Verlag zugesichert, in Folgeauflagen seiner Druckwerke sowie im Internet die Be-
zeichnung mit dem Zusatz ® zu kennzeichnen.
Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß,
den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des deutschen Patent-
und Markenamts vom 13.
August
2003 aufzuheben, den Lö-
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schungsantrag zurückzuweisen und dem Antragsteller die Kosten
des Verfahrens aufzuerlegen.
Dagegen wendet sich der Antragsteller, der beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Er hält den Beschluss der Markenabteilung für zutreffend und trägt weiter vor:
Keineswegs handele es sich bei der Bezeichnung „Tae-Bo“ um eine Wortneu-
schöpfung von Herrn B…, die keine unmittelbare Sachbeschreibung auf-
weise. Vielmehr handele es sich um eine Beschreibung der Verbindung der Sport-
arten Taek-Won-Do und Boxen, von denen sich die jeweils ersten Bestandteile als
Kombination durchgesetzt hätten. Aufgrund der von der Antragsgegnerin betrie-
benen Fernsehwerbung in den USA seit Mitte der 90er Jahre habe sich die Be-
zeichnung Tae-Bo bereits 1999 in Deutschland als gebräuchliches Wort durchge-
setzt und „mehr als etabliert“.
In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre Rechtsansichten auf-
rechterhalten und weiter vertieft, wobei sich die Vertreterin des Antragstellers den
Ausführungen des Vertreters der Antragsteller in dem gleichzeitig verhandelten
parallelen Beschwerdeverfahren 27 W (pat) 339/03 angeschlossen hat. Dieser hat
ergänzend geltend gemacht, Herr B… selbst habe in einem im Internet
und damit weltweit, also auch in Deutschland, verbreiteten Interview vom 30. De-
zember 1998 „Tae-Bo“ rein beschreibend benutzt, ebenso wie in weiteren zahlrei-
chen Veröffentlichungen. Er hat auf eine Reihe Presseveröffentlichungen, auch
aus dem Inland, verwiesen, sowie auf eine Reihe von Abmahnungen, die die An-
tragsgegnerin im Verlauf des Jahres 2002 gegen Fitness-Studios gerichtet habe,
die die Bezeichnung „Tae-Bo“ für ihre Fitness-Angebote genutzt hätten, und die zu
strafbewehrten Unterlassungserklärungen geführt hätten. Dabei habe es sich aber
nur um „nicht einmal in Promille messbare Reaktionen einer verschwindend klei-
nen Minderheit der in Deutschland existierenden Fitness-Studios“ gehandelt, de-
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nen die Antragsgegnerin diese Erklärungen „abgepresst“ habe. Tatsächlich habe
eine Internet-Recherche über die Suchmaschine … am 1. Februar 2005 zu
469.000 Ergebnissen zum Suchbegriff „Tae Bo“ geführt. Zur Erläuterung hat er
verschiedene Internet-Ausdrucke vorgelegt.
II.
Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig und auch begründet. Zu Unrecht
hat die Markenabteilung die Marke „Tae-Bo“ gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG
gelöscht, denn es lag zum Eintragungszeitpunkt kein Eintragungshindernis im
Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG vor. Der Senat kann sich der Ansicht,
in der Bezeichnung „Tae-Bo“ liege ausschließlich eine beschreibende und damit
freizuhaltende Sachaussage, nicht anschließen.
Da einem Eintragungsantrag gem. § 33 Abs. 2 Satz 2 MarkenG stattzugeben ist,
es sei denn, dass absolute Eintragungshindernisse der Eintragung entgegenste-
hen, trifft die Beweislast für das Vorliegen solcher Hindernisse im Zeitpunkt der
Eintragung die Eintragungsbehörde, im Löschungsverfahren aber den Antragstel-
ler. Nur die positive Feststellung solcher Hindernisse rechtfertigt die Löschung. Zur
Rechtfertigung der Eintragung ist es dagegen nicht erforderlich, dass die individu-
elle Kennzeichnungsfunktion einer Bezeichnung positiv festgestellt wird. Es ist
vielmehr zugunsten des Anmelders zu entscheiden, selbst wenn gewisse Zweifel
an der Unterscheidungskraft bestehen oder Anhaltspunkte dafür erkennbar sind,
dass die Bezeichnung auf dem Weg sein könnte, sich zu einer Gattungsbezeich-
nung zu entwickeln (vgl. BPatG GRUR 2004, 685 – LOTTO).
Im vorliegenden Fall hat der Senat nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen
können, dass ein Freihaltungsbedürfnis zugunsten der Mitbewerber an der Be-
zeichnung "Tae-Bo“, das der Eintragung der Marke zum damaligen Zeitpunkt hätte
entgegen stehen können, gegeben wäre. Nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2
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MarkenG ist ein Zeichen dann von der Eintragung auszuschließen, wenn es zu-
mindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehen-
den Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, Nr. 32
– Doublemint; MarkenR 2004, 99 - POSTKANTOOR). Eine solche Merkmalsbe-
zeichnung ist in „Tae-Bo“ nicht zu sehen. Entgegen der Ansicht des Antragstellers
ist die angegriffene Marke nicht bereits im Eintragungszeitpunkt zu einer geläufi-
gen Bezeichnung für eine aktuelle Trend-Sportart geworden.
Der Senat kann sich der Auffassung des Antragstellers, die Bezeichnung sei auf-
grund ihrer Herleitung aus den Sportarten Taek-Won-Do und Boxen bereits von
Haus aus unmittelbar und ohne weiteres verständlich beschreibend, nicht an-
schließen. Ein solches rückschließendes Verständnis bedürfte einiger Analyse des
Begriffs, zu welcher der Verkehr aber erfahrungsgemäß nicht neigt. Soweit der
Antragsteller geltend macht, die Bezeichnung „Tae-Bo“ habe sich jedenfalls in der
Zeit nach der Eintragung zu einem Gattungsnamen für bestimmte Fitness-Pro-
gramme oder eine Sportart entwickelt, was als Indiz für eine schon zuvor gege-
bene rein beschreibende Funktion angesehen werden müsse, hat der Senat auch
hierfür keinen hinreichenden Anhaltspunkt dafür erkennen können, dass sie schon
im Zeitpunkt ihrer Eintragung als Marke von Dritten im inländischen Geschäftsver-
kehr als beschreibende Angabe oder gar Synonym für derartige Dienstleistungen
verwendet worden wäre (vgl. BGH WRP 2003, 384, 388 – Feldenkrais; BPatG
GRUR 1998, 722 – GILSONITE). Den vom Antragsteller als Beleg eingereichten
Zeitschriftartikeln und Internet-Auszügen aus den USA ist jedenfalls kein Hinweis
auf eine solche Verwendung zu entnehmen. Die weiteren Belege, insbesondere
der Beitrag der Zeitschrift „Fit For Fun“ sowie die Sendung des WDR, stammen
aus einem Zeitraum nach der Markenanmeldung, ebenso wie die weiteren vorge-
legten zahlreichen Internetausdrucke. Ihnen ist nicht zu entnehmen, dass sich die
angemeldete Marke zu einem Zeitpunkt vor der Eintragung oder jedenfalls in en-
gem zeitlichen Zusammenhang mit dieser als Gattungsbegriff durchgesetzt hätte.
Selbst wo in einzelnen Fällen die Marke in einem Bericht über das entsprechende
Fitnessprogramm ohne Hinweis auf die Markeneintragung benutzt worden sein
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mag, spricht dies noch nicht dafür, dass der Begriff einen rein beschreibenden
Charakter angenommen hätte, und dass diese Entwicklung zum Eintragungszeit-
punkt bereits absehbar gewesen wäre. Die Umbildung eines ursprünglich als Ur-
sprungskennzeichen verstandenen Begriffs in einen gebräuchlichen Warennamen
- entsprechendes gilt für Dienstleistungen – ist nur unter der relativ strengen Vor-
aussetzung anzunehmen, dass bei den beteiligten Verkehrskreisen die Vorstel-
lung des Namens als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren oder
Dienstleistungen weitgehend verloren gegangen ist. Allein die Tatsache, dass ein
solcher Name bei den angesprochenen Verkehrskreisen den Gedanken an eine
bestimmte Eigenschaft der Ware (oder Dienstleistung) hervorruft, reicht zur An-
nahme einer bereits vollzogenen Umbildung zu einer Beschaffenheitsangabe nicht
aus (vgl. BPatG 33 W (pat) 45/97 – GALLUP (PAVIS).
Soweit darauf verwiesen wird, Herr Billy Blanks, der Inhaber der Antragsgegnerin,
habe die Bezeichnung „Tae-Bo“ selbst immer wieder beschreibend benutzt, kann
dies nicht als Indiz für ein Freihaltungsbedürfnis gewertet werden. Herr B… war
unstreitig seit spätestens 1997 Inhaber einer Marke „Tae Bo“ in den USA. Es
muss dem Inhaber einer Marke unbenommen sein, die Produkte, die er unter sei-
ner Marke anbietet, zu erläutern, um sie dem Publikum in seinem eigenen legiti-
men Geschäftsinteresse nahe zu bringen. Derartige Beschreibungen lassen aber
nicht den Rückschluss zu, der Markeninhaber wolle die entsprechende Bezeich-
nung als Freizeichen der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Das Gegenteil dürfte
regelmäßig der Fall sein. Auch die Tatsache, dass nur einige Dutzende aus der
großen Zahl der inländischen Sportstudios strafbewehrte Unterlassungserklärun-
gen abgegeben haben, die vielen anderen dagegen nicht, zeigt nur, dass die An-
tragsgegnerin ihre Marke, deren Verwendung Dritten attraktiv erscheinen mag,
verteidigt. Dafür spricht auch, dass Nachschlagewerke wie der „Duden“ auf Inter-
vention der Antragsgegnerin hin einen Hinweis auf die Markeneintragung aufge-
nommen haben.
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Da dem - entgegen der Auffassung des Antragstellers als Kunstwort und nicht nur
als reine naheliegende Abkürzung anzusehenden - Begriff „Tae-Bo“ nach den ge-
troffenen Feststellungen für die relevanten Dienstleistungen kein im Vordergrund
stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich
auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort handelt, das vom Verkehr, sei es
auch nur wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung, stets nur als
solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR
2002, 1070, 1071 "Bar jeder Vernunft"; GRUR 2003, 1050, 1051 "Cityservice),
scheidet auch der Löschungsgrund der mangelnden Unterscheidungskraft der
Marke (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG) aus.
Es war kein Grund ersichtlich, dem Antrag der Antragsgegnerin entsprechend von
dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG abzuweichen, dass jeder Verfah-
rensbeteiligte im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren seine eigenen Kosten
in der Regel selbst zu tragen hat. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz be-
darf es stets besonderer Umstände, wie etwa ein mit der prozessualen Sorgfalt
nicht zu vereinbarendes Verhalten, das etwa dann vorliegen kann, wenn ein Betei-
ligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder
zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am
Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. Strö-
bele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 71, Rdn. 13, 25).
Als derart aussichtslos erscheinender Versuch kann der Löschungsantrag ebenso
wenig angesehen werden wie nach dem Erfolg vor der Markenabteilung dessen
weitere Verfolgung im Beschwerdeverfahren. Einige der vom Antragsteller einge-
reichten Belege aus der Zeit nach Eintragung der angegriffenen Marke stellen
Verwendungshinweise dar, die zwar nicht für den Erfolg des Antrags ausgereicht
haben, dennoch aber keine völlig aus der Luft gegriffenen Zweifel an der anfängli-
chen und gegenwärtigen Schutzfähigkeit der Marke begründen (vgl. BPatG 32 W
(pat) 158/02 – THAI-DO (PAVIS)), so dass weder der Löschungsantrag noch der
Antrag auf Zurückweisung der Beschwerde der Antragsgegnerin als von vornher-
ein aussichtslos oder nahezu aussichtslos erschien. Auch die Tatsache, dass das
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Hanseatische Oberlandesgericht auf die Klage der Antragsgegnerin eine Ent-
scheidung gegen die Antragsteller im Parallelverfahren 27 W (pat) 339/03 getrof-
fen hat, ohne den Ausgang des vorliegenden Verfahrens abzuwarten, musste den
Antragsteller nicht zwingend veranlassen, der Beschwerde nicht weiter entgegen-
zutreten und den Löschungsantrag zurückzunehmen, denn eine Bindung des Se-
nats an die Entscheidung des Oberlandesgerichts besteht nicht.
Dr. van Raden
Prietzel-Funk
Schwarz
Na