Urteil des BPatG vom 12.12.2000, 33 W (pat) 156/99

Entschieden
12.12.2000
Schlagworte
Schweiz, Benutzung, Marke, Bundesrepublik deutschland, Verhältnis zu, Deutschland, Patent, Markenschutz, Sitz, Menge
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BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 156/99 _______________ Verkündet am 12. Dezember 2000

(Aktenzeichen) Schwäger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 396 10 980

BPatG 154

6.70

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 12. Dezember 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin am Amtsgericht

Dr. Hock

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Beim Deutschen Patentamt (seit dem 1. November 1998 "Deutsches Patent- und

Markenamt") sind gegen die am 23. Mai 1996 vollzogene und am 30. August 1996

veröffentlichte Eintragung der Marke 396 10 980

Thermopane

für die Waren

"19: Bauglas und Isolierglas für Bauzwecke"

auf Grund der für die Waren

"Glas, Mehrschichtglas und daraus gefertigte Scheiben für Fenster, Schaufenster und für Schaukästen"

am 13. Juni 1952 eingetragenen Marke 621 974

siehe Abb. 1 am Ende

sowie der für die Waren

"aus mehrschichtigem Glas oder glasähnlichen plastischen Stoffen gefertigte Platten (Tafeln) oder Füllungen für Wände, Fenster

und Türen"

am 18. April 1963 eingetragenen Marke 772 617

THERMOPANE

Widersprüche erhoben worden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung beider Widerspruchsmarken innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angegriffenen

Marke bestritten.

Daraufhin hat die Widersprechende vor dem Patentamt vorgetragen, ihre Widerspruchsmarken seien im maßgeblichen Zeitraum vom 30. August 1991 bis

30. August 1996 rechtserhaltend benutzt worden. Da es zwischen Deutschland

und der Schweiz die völkerrechtliche Vereinbarung gebe, nach der die Benutzung

in der Schweiz einer inländischen Markenbenutzung rechtlich gleichzustellen sei,

müsse die Benutzung der Widerspruchsmarken in der Schweiz als rechtserhaltend

angesehen werden. Auf Grund eines Lizenzvertrages habe die Firma

G… S.A. mit Sitz in B…l/B1… als Lizenznehmerin über ihre schweizer

Niederlassung mit "THERMOPANE" gekennzeichnetes Glas bzw Mehrschichtglas

sowie daraus gefertigte Scheiben in der Schweiz verkauft. Zur Glaubhaftmachung

sind von der Widersprechenden Kopien des "License Agreement" mit dem

"Addendum" vom Juni/Juli 1990, eine Kopie des "Affidavit" des Direktors des Geschäftsbereichs Bauglas der Gl… S.A., Herrn U…, vom

1. August 1997, Rechnungskopien sowie einige Kopieauszüge aus Prospekten

und Produktbeschreibungen über die Isolierverglasung (Doppelverglasung) und

das Isolierglas "Thermopane" vorgelegt worden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Nichtbenutzungseinrede aufrechterhalten und die Ansicht vertreten, die Widersprechende könne sich nicht auf Art 5

Abs 1 des Übereinkommens zwischen dem Deutschen Reich und der Schweiz

betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom

13. April 1892 in der Fassung des Abkommens vom 26. Mai 1902 berufen.

Außerdem stellten die von der Widersprechenden behaupteten Benutzungshandlungen keine rechtserhaltende Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG dar.

Die Widersprechende habe weder vorgetragen noch nachgewiesen, daß die angeblich in der Schweiz in Verkehr gebrachte Ware mit der Marke "Thermopane"

gekennzeichnet gewesen sei. Es werde bestritten, daß überhaupt irgendwelche

Verkäufe in der Schweiz erfolgt seien. Eine funktionsgerechte Benutzung scheide

auch deshalb aus, weil die Lizenznehmerin die Marke "Thermopane" nach Punkt

3.3 des Lizenzvertrages nur als Adjektiv in einem Gesamtbegriff habe verwenden

dürfen. Im übrigen seien die angegebenen Umsätze so gering, daß eine ernsthafte

Benutzung nicht angenommen werden könne.

Die Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

beiden Widersprüche durch den von einem Mitglied des Patentamts erlassenen

Beschluß vom 14. Juni 1999 wegen mangelnder Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken gemäß § 43 Abs 2 Satz 2

MarkenG iVm §§ 43 Abs 1 Satz 1, 26 MarkenG mit der Begründung zurückgewiesen, nach dem Vortrag der Widersprechenden seien die Widerspruchsmarken in

Deutschland nicht benutzt worden. Eine Benutzung in der Schweiz könne die Wi-

dersprechende aber nicht geltendmachen, weil die Widersprechende mit Sitz in

den USA keine Niederlassung in der Schweiz besitze und deshalb nicht dem Kreis

der Berechtigten angehöre, welche die durch das Abkommen zwischen dem

Deutschen Reich und der Schweiz betreffend den gegenseitigen Patent-, Musterund Markenschutz vom 13. April 1892 gewährten Rechtsvorteile in Anspruch

nehmen könnten.

Die Widersprechende hat gegen diese Entscheidung des Patentamts Beschwerde

eingelegt. Sie trägt vor, es komme auf die Frage an, ob die in der eidesstattlichen

Versicherung ("Affidavit") genannten Mengen des in der Schweiz verkauften Glases zur rechtserhaltenden Benutzung ausreichten. Auf angeliefertem Glas seien in

der Regel die jeweiligen Marken angebracht; ihr sei jedoch nicht bekannt, ob das

in der Schweiz verkaufte Glas tatsächlich mit einer der Widerspruchsmarken gekennzeichnet gewesen sei.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung der

angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie vertritt die Ansicht, nach dem "PLAYBOY"-Urteil des Bundesgerichtshofes vom

15. Dezember 1999 könne sich die Widersprechende zwar auf eine Markenbenutzung in der Schweiz berufen, es habe aber keine ernsthafte Benutzung stattgefunden. Die verkauften Mengen von qm im Jahr 1992 und qm im

Jahr 1993 seien äußerst geringfügig. Zum Vergleich demgegenüber produziere ihr

eigenes Unternehmen qm Glas pro Tag. Für ein mittleres Hochhaus

benötige man allein schon ca. 2.000 qm bis 4.000 qm.

II

Die Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet.

Zur Überzeugung des Senats hat die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarken nicht gemäß §§ 26, 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG

iVm § 294 ZPO glaubhaft zu machen vermocht, so daß die Löschung der angegriffenen Marke nicht gemäß § 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG iVm § 9 Abs 1 Nr 1 oder

2, 42 Abs 2 Nr 1, 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG angeordnet werden kann. Die Markenstelle hat die Widersprüche daher im Ergebnis zu Recht gemäß § 43 Abs 2

Satz 2 MarkenG zurückgewiesen.

Die gemäß § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG erhobene Nichtbenutzungseinrede der

Inhaberin der angegriffenen Marke ist hinsichtlich beider Widerspruchsmarken

zwar zulässig, aber nicht begründet.

Da die Widerspruchsmarken in Deutschland unstreitig nicht benutzt worden sind,

war zunächst fraglich, ob sich die Widersprechende überhaupt auf Benutzungshandlungen in der Schweiz berufen kann (vgl ua Droste, Unbenutzte Zeichen und

Art 5 des deutsch-schweizerischen Übereinkommens von 1892, in: GRUR 1974,

S 522 ff; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, München 1998, § 26 Rdn 107; Fezer,

Markenrecht, München 1997, § 26 Rdn 77 und S 1665 f.). Grundsätzlich muß eine

Marke im Inland benutzt worden sein 26 Abs 1 und 4 MarkenG). Benutzungshandlungen im Ausland können aber rechtserhaltend sein, soweit völkerrechtliche

Verträge die Benutzung im Ausland der Benutzung im Inland gleichstellen (vgl

Regierungsbegründung zu § 26 MarkenG in: BlPMZ 1994, Sonderheft, S 77). Eine

solche Regelung enthält das Übereinkommen zwischen dem Deutschen Reich

und der Schweiz betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz

vom 13. April 1892 (BlPMZ 1894, 70, 71) in seinem Art 5 Abs 1, der nach

Aufhebung einiger Bestimmungen auf Grund des Abkommens zwischen dem

Deutschen Reiche und der Schweiz zur Abänderung des Übereinkommens vom

13. April 1892 betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz

vom 26. Mai 1902 (BlPMZ 1903, 132) bestehen geblieben und dessen Geltung

von der Bundesrepublik Deutschland ebenso wie von der Schweiz am

2. November 1950 bestätigt worden ist (vgl Schriftwechsel über die Fortgeltung

des Übereinkommens zwischen Deutschland und der Schweiz betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892/26. Mai 1902

in: BlPMZ 1955, 292 f.). Art 5 Abs 1 des deutsch-schweizerischen Übereinkommens bestimmt, daß die Rechtsnachteile, welche nach den Gesetzen der vertragschließenden Teile eintreten, wenn eine Handels- oder Fabrikmarke nicht innerhalb einer bestimmten Frist angewendet wird, auch dadurch ausgeschlossen

werde sollen, daß die Anwendung in dem Gebiet des anderen Teils erfolgt.

Der Bundesgerichtshof hat nunmehr in seinem "PLAYBOY"-Urteil vom

15. Dezember 1999 (GRUR 2000, 1035, 1037 f = MarkenR 2000, 270, 273 f)

entschieden, daß auch die Tatsache, daß eine Markeninhaberin nicht Angehörige

der Schweiz oder Deutschlands ist und in der Schweiz oder in Deutschland auch

keinen Sitz oder keine Niederlassung hat, der Anwendung der Bestimmung des

Art 5 des Übereinkommens von 1892 zu ihren Gunsten nicht entgegensteht. Denn

durch Art 2 und 3 PVÜ sei die im Übereinkommen von 1892 nur den eigenen

Staatsangehörigen gewährleistete Gleichstellung durch das Prinzip der Inländerbehandlung für alle Angehörigen der Verbandsländer und die ihnen gleichgestellten Gebietsansässigen ersetzt worden. In dieser Entscheidung hat der Bundesgerichtshof außerdem auf die Rechtslage hingewiesen, daß die Frage der

rechtserhaltenden Benutzung, obwohl eine Markenverwendung in der Schweiz in

Betracht kommt, nicht etwa nach schweizerischem Recht, sondern nach den

deutschen Vorschriften - insbesondere nach § 26 MarkenG - zu beurteilen ist, weil

das Übereinkommen von 1892 allein der Markenverwendung im anderen Staat

Bedeutung beimessen, die jeweiligen inländischen gesetzlichen Anforderungen an

eine rechtserhaltende Benutzung als solche jedoch nicht berühren wollte.

Im vorliegenden Widerspruchsverfahren geht mittlerweile auch die Inhaberin der

angegriffenen Marke von dieser jüngsten Rechtsprechung aus. Da die Inhaberin

der Widerspruchsmarken mit ihrem Sitz in den USA einem Verbandsland der Pariser Verbandsübereinkunft angehört, kann sie sich demnach grundsätzlich nach

dem deutsch-schweizerischen Übereinkommen vom 13. April 1892 auf eine Benutzung ihrer in Deutschland eingetragenen Marken in der Schweiz berufen. Auch

eine Drittbenutzung der Widerspruchsmarken gemäß § 26 Abs 2 MarkenG durch

die Lizenznehmerin mit der auf Grund des Lizenzvertrages erteilten Zustimmung

der Markeninhaberin hindert eine rechtserhaltende Benutzung nicht.

Im vorliegenden Fall scheitert die Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken jedoch daran, daß die Widersprechende eine

funktionsgerechte Verwendung durch Anbringung der Marke "Thermopane" oder

"THERMOPANE" in einem unmittelbaren Bezug zu der Ware nicht glaubhaft gemacht hat.

Eine rechtserhaltende Benutzung liegt in der Regel nur dann vor, wenn die Marke

unmittelbar auf der Ware oder deren Verpackung oder Umhüllung angebracht ist;

liegt eine tatsächliche oder wirtschaftliche Unmöglichkeit einer derartigen Markenverwendung nicht vor, kommt eine Abweichung von dieser Regel nicht in Betracht (vgl BGH GRUR 1996, 267, 268 - AQUA; BGH GRUR 1995, 347, 348 f

- TETRASIL). Dieser bereits unter dem alten Warenzeichengesetz geltende

Grundsatz wird auch in der neueren Rechtsprechung zu § 26 MarkenG aufrechterhalten (vgl BGH WRP 1999, 936, 938 - HONKA; BPatGE 39, 212 ff - MAPAG;

BPatG GRUR 1996, 981 f - ESTAVITAL).

Aus der von der Widersprechenden vorgelegten eidesstattlichen Versicherung

("Affidavit") vom 1. August 1997 läßt sich eine unmittelbare Kennzeichnung der

Waren mit zumindest einer der Widerspruchsmarken nicht entnehmen. In der

mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende zwar eingeräumt, daß bei den

betroffenen Waren Bauglas und Isolierglas die Anbringung der jeweiligen Marken

nicht nur möglich, sondern auch verkehrsüblich ist, aber hinsichtlich ihrer eigenen

Widerspruchsmarken von einer tatsächlichen Anbringung auf dem Glas oder seiner Verpackung oder Verhüllung nichts gewußt. Die Verwendung der Widerspruchsmarken in Prospekten und Produktbeschreibungen reicht zu der Annahme

einer hinreichend funktionsgerechten Benutzung jedenfalls nicht aus (vgl BGH

aaO - AQUA; BGH aaO - HONKA, BPatG aaO - MAPAG; BPatG aaO

- ESTAVITAL).

Im übrigen sprechen auch die auf den maßgeblichen Benutzungszeitraum vom

30. August 1991 bis 30. August 1996 entfallenden, in der eidesstattlichen Versicherung genannten Verkaufsmengen nicht für eine ernsthafte Benutzung. Die

Menge vom qm im Jahr 1991 kann eigentlich überhaupt nicht berücksichtigt

werden, da nicht ersichtlich ist, inwiefern die Verkäufe seit dem 30. August 1991

stattgefunden haben, aber selbst bei proportionaler Zurechnung ergibt sich lediglich eine Menge von qm. Auch die Mengen von qm im Jahr 1992 und

qm im Jahr 1993 erscheinen äußerst geringfügig, insbesondere im Verhältnis

zu den allgemeinen Bedarfsmengen an Bauglas, zu der allein für ein mittleres

Mietshaus benötigten Menge sowie zu den üblichen Produktionsmengen von

Flachglasherstellern. Die im Benutzungszeitraum verkaufte Menge ist so gering,

daß sie ohne weiteres bloß an die aus den vorgelegten Rechnungskopien ersichtlichen zwei Abnehmer geliefert worden sein kann. Die vom Jahr 1989 bis zum

Jahr 1993 von qm bis auf qm stetig erheblich sinkenden Absatzzahlen,

lassen auch darauf schließen, daß die Lizenznehmerin in der Schweiz keine

ernsthaften Verkaufsbemühungen entfaltet hat, zumal der Verkauf seit dem Jahr

1994 offenbar ganz eingestellt worden ist.

III

Die Beteiligten tragen die Kosten des Beschwerdeverfahrens jeweils selbst 71

Abs 1 Satz 2 MarkenG).

Winkler Dr. Hock v. Zglinitzki

Cl

Abb. 1

Urteil vom 30.04.2015

2 ZA (pat) 10/14 vom 30.04.2015

Urteil vom 23.07.2015

2 Ni 20/13 (EP) vom 23.07.2015

Urteil vom 16.06.2016

10 W (pat) 20/16 vom 16.06.2016

Anmerkungen zum Urteil